Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 23.07.2020, Az. I ZB 43/19

[X.]:[X.]:[X.]:2020:230720BIZB43.19.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 43/19
Verkündet am:

23.
Juli 2020

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend die Marke Nr. 398 69 970

-
2
-

Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 14.
Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Koch, die Richter Prof.
Dr.
Schaffert und Dr.
Löffler, die Richterin Dr.
[X.] und den Richter Odörfer
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 25.
[X.]s ([X.]) des [X.] vom 13.
Dezember 2018 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückge-wiesen.

Gründe:
A. Für die Markeninhaberin ist die mit [X.] vom 4.
Dezember 1998 angemeldete und am 28.
August 2001 eingetragene dreidimensionale Marke Nr.
398
69
970
1
-
3
-

als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für Tafelschokolade (Klasse
30) eingetra-gen. Dabei handelt es sich nach den Angaben der Markeninhaberin um die neutralisierte Verpackung der Tafelschokolade "Ritter Sport Minis" mit einem Gewicht von 16,67 Gramm.
Die Antragstellerin hat am 25.
November 2010 beim Deutschen Patent-
und Markenamt mit der Begründung die Löschung der Marke beantragt, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei (§
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.]). Im [X.] hat sie gegenüber dem Deutschen Patent-
und Markenamt weiter geltend gemacht, die der Markeneintragung zugrunde lie-genden Abbildungen ließen den Schutzgegenstand nicht eindeutig erkennen (§
8 Abs.
1 [X.]).
2
-
4
-

Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat den Löschungsantrag zurück-gewiesen. Die Antragstellerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde [X.]. Während des Beschwerdeverfahrens hat sie erklärt, sie stütze ihren [X.] auch darauf, dass die Marke ausschließlich aus einer Form be-stehe, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei (§
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.]) und die der Ware einen wesentlichen Wert verleihe (§
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.]). Des Weiteren hat sie erklärt, der Löschungsantrag werde nicht mehr mit §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] begründet. Die Markeninhaberin ist der Einführung weite-rer [X.]se entgegengetreten. Das [X.] hat die Lö-schung der Marke angeordnet, weil sie nach §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] schutz-unfähig sei
([X.], Beschluss vom 4.
November 2016 -
25 W [pat] 79/14, juris). Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der [X.] die [X.] aufgehoben, weil das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] nicht vorliege, und die Sache an das
[X.] zurückver-wiesen ([X.], Beschluss vom 18.
Oktober 2017 -
I
ZB 106/16, juris).
Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat die Antragstellerin den auf §
8 Abs.
1 [X.] gestützten [X.] nicht weiterverfolgt. Das [X.] hat nunmehr die auf das Vorliegen des [X.]ses des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] gestützte Beschwerde der Antragstellerin zu-rückgewiesen ([X.], Beschluss vom 13.
Dezember 2018 -
25 W [pat] 79/14, juris).
Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
B. Das [X.] hat angenommen, die Marke sei nicht ge-mäß §
50 Abs.
1 und
2 Satz
1 [X.] zu löschen. Dazu hat
es ausgeführt:
3
4
5
6
-
5
-

Die Antragstellerin könne ihr Löschungsbegehren im Beschwerdeverfah-ren auf §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] stützen, auch wenn sie in der Antragsbegrün-dung lediglich §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] als Rechtsgrundlage ihres Löschungs-begehrens genannt habe. Die angegriffene dreidimensionale Marke sei sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzfähig gewesen. Die Ware und die Warenverpa-ckung seien im Streitfall zwar gleichzustellen. Die angegriffene Gestaltung ver-leihe der beanspruchten Ware jedoch keinen wesentlichen Wert. Unabhängig von der Erklärung der Antragstellerin, ihren Löschungsantrag darauf nicht mehr zu stützen, dass die Marke entgegen §
8 Abs.
1 [X.] eingetragen worden sei, genüge die angegriffene Marke den insoweit zu stellenden Anforderungen.
[X.] Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg.
[X.] Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens ist allein noch der Antrag, die Eintragung der Marke nach §
50 Abs. 1 und 2 Satz 1 [X.] zu löschen, weil das Zeichen entgegen §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] einge-tragen worden ist. Die weiteren im Laufe des [X.] geltend ge-machten Löschungsgründe sind nicht mehr Streitgegenstand.
1. Der [X.] hat in
seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung ent-schieden, dass die einzelnen in §§ 3, 7 und 8 [X.] angeführten Eintra-gungshindernisse, die unterschiedliche Sachverhalte der Schutzunfähigkeit ei-nes Zeichens umschreiben, grundsätzlich selbstständige Antragsgründe für das Löschungsbegehren und damit eigene Streitgegenstände bilden ([X.]Z 216, 208 Rn.
11 -
Quadratische Tafelschokoladenverpackung
I, mwN). Das [X.] hat ausgeführt, es sehe sich an diese Beurteilung nicht gebunden und gehe nach wie vor von einem hiervon abweichenden [X.]-verständnis aus. Es sei weder zwingend noch sinnvoll, in jedem Eintragungs-hindernis einen [X.] zu sehen, es sei ferner weder sachgerecht noch praktikabel, die jeweiligen [X.]se mit dem zivilprozessualen 7
8
9
10
-
6
-

Begriff des [X.] gleichzusetzen. Diese Auffassung habe unerfreu-liche Konsequenzen und berücksichtige nicht, dass es sich beim Löschungsver-fahren nicht um ein "normales" kontradiktorisches Verfahren handele, sondern um ein Verfahren zur Durchsetzung des öffentlichen Interesses an der Lö-schung ungerechtfertigt eingetragener Marken aus dem Register. Diese Aus-führungen des [X.] vermögen nicht zu überzeugen. Der [X.] hält aus den in der ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung genannten Gründen daran fest, dass grundsätzlich jeweils eigene Streitgegenstände vorliegen, wenn ein Löschungsantrag auf unterschiedliche Löschungsgründe gestützt wird.
2. Die Antragstellerin hat danach zusätzlich zu dem zunächst geltend gemachten [X.] drei weitere Streitgegenstände in das Löschungs-verfahren eingeführt. Die Antragstellerin hat sich zur Begründung ihres [X.]s zunächst allein auf das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] berufen. Sie hat sodann bereits im Verfahren vor dem Deutschen Pa-tent-
und Markenamt auch das [X.] des §
8 Abs.
1 [X.] geltend gemacht. Darüber hinaus hat sie nach der Zurückweisung ihres [X.]s im Laufe des Beschwerdeverfahrens vor dem [X.]
erklärt, sie stütze ihren Löschungsantrag auch auf §
3 Abs.
2 Nr.
1 und
3 [X.]. Damit hat die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren in zulässiger Weise erweitert.
a) Der [X.] hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung ent-schieden, die Zulässigkeit der Erweiterung des [X.] im [X.] vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt und im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] richte sich nach den Bestimmungen der §§
263
ff. ZPO; eine Änderung oder Erweiterung des Löschungsantrags sei deshalb zu-lässig, wenn der Markeninhaber einwillige oder das Deutsche Patent-
und Mar-kenamt beziehungsweise das [X.] sie für sachdienlich erachte 11
12
-
7
-

([X.]Z
216, 208 Rn.
22 f. und 26 -
Quadratische Tafelschokoladenverpa-ckung
I).
-
8
-

[X.]) Soweit das [X.] hiervon abweichend angenommen hat, im Löschungsverfahren könne der Wechsel von einem der in §
3 Abs.
2 [X.] genannten [X.]se zu einem anderen ohne Weiteres erfol-gen, weil darin keine Änderung des [X.] liege, ist dem nicht zu folgen. Da die einzelnen [X.]se entgegen der Ansicht des [X.] grundsätzlich selbstständige Streitgegenstände bilden (vgl. oben Rn.
10), führt die Berufung auf weitere Löschungsgründe zu einer Erweiterung des Löschungsantrags, die nur unter den Voraussetzungen der entsprechend anwendbaren Regelung des §
263 ZPO zulässig ist.
bb) Entgegen der Ansicht des [X.] lässt das im Lö-schungsverfahren nach §
54 Abs.
2 [X.] vorgesehene Vorverfahren nicht darauf schließen, dass eine Änderung oder Erweiterung des Löschungsantrags im Löschungsverfahren unzulässig ist.
Wird ein Antrag auf Löschung gestellt oder ein Löschungsverfahren von Amts wegen eingeleitet, unterrichtet das Patentamt den Inhaber der eingetra-genen Marke nach §
54 Abs.
2 Satz
1 [X.] darüber, dass ein Antrag auf Löschung gestellt oder ein Löschungsverfahren von Amts wegen eingeleitet wird. Widerspricht der Inhaber der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung nach §
54 Abs.
2 Satz
2 [X.] gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird nach §
54 Abs.
2 Satz
3 [X.] das Löschungsverfahren durchgeführt.
Aus dieser Regelung geht nicht hervor, dass im Löschungsverfahren ei-ne Erweiterung des [X.] um weitere Löschungsgründe unzulässig ist. Ist bereits ein Löschungsverfahren anhängig und werden weitere Lö-schungsgründe geltend gemacht, werden diese vielmehr unter den Vorausset-zungen der entsprechend anwendbaren
Regelung des §
263 ZPO Gegenstand des laufenden Verfahrens, ohne ein neues Löschungsverfahren in Gang zu [X.]. Den nachgeschobenen [X.] muss daher auch nicht inner-13
14
15
16
-
9
-

halb von zwei Monaten widersprochen werden, um eine Löschung zu [X.] (vgl. [X.]E
48, 118, 125
[juris Rn.
61 bis 65]). Das in §
54 Abs.
2 [X.] vorgesehene Vorverfahren dient ebenso wie das [X.] der Zivilprozessordnung dazu, unstreitige Löschungsverfahren von streitigen zu trennen und bei unterbliebenem Widerspruch des Markeninhabers eine schnel-le Entscheidung des Deutschen Patent-
und Markenamts über den [X.] herbeizuführen. Hat der Markeninhaber der Löschung seiner Marke [X.] einmal widersprochen, wäre es eine sinnlose [X.], wenn man von ihm
verlangen würde, der Geltendmachung weiterer Löschungsgründe jeweils in-nerhalb von zwei Monaten erneut zu widersprechen.
b) Die Erweiterung des [X.] durch die Antragstellerin war nach §
263 ZPO zulässig. Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat die Erweiterung auf das [X.] aus §
8 Abs.
1 [X.] als sach-dienlich angesehen. Das [X.] hat die Einführung des Schutz-hindernisses des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] in das Beschwerdeverfahren [X.] und auch die Einführung des [X.]ses des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] jedenfalls als sachdienlich angesehen. Dem [X.] ist entsprechend §
268 ZPO die Überprüfung dieser Entscheidungen verwehrt. Nach §
268 ZPO findet eine Anfechtung der Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder dass die Änderung zuzulassen sei, nicht statt. Dies gilt auch im markenrechtlichen Löschungsverfahren ([X.]Z
216, 208 Rn.
24 und 27 -
Quad-ratische Tafelschokoladenverpackung
I).
3. Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens
ist allein noch das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.].
a) Über das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] hatte bereits das [X.] nicht mehr zu befinden. Die Antragstellerin hatte den Löschungsantrag, soweit er
auf dieses [X.] gestützt war, bereits vor dem ersten Rechtsbeschwerdeverfahren im Beschwerdeverfahren vor dem 17
18
19
-
10
-

[X.] zurückgenommen (vgl. [X.]Z 216, 208 Rn.
16 bis 19
-
Quadratische Tafelschokoladenverpackung
I).
b) Auch das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ist nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahrens. Der [X.] hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren entschieden, dass dieses [X.] nicht vorliegt und die angegriffene Marke daher nicht aus diesem Grund ge-löscht werden kann (vgl. [X.]Z 216, 208 Rn.
31 bis 70 -
Quadratische Tafel-schokoladenverpackung
I).
c) Die Antragstellerin hat, nachdem der [X.] die Sache an das [X.] zurückverwiesen hat, die Rücknahme des auf das Schutzhinder-nis des §
8 Abs.
1 [X.] gestützten Löschungsantrags erklärt. Soweit das [X.] trotz dieser Rücknahme gleichwohl ausgeführt hat, die Marke sei nicht entgegen §
8 Abs.
1 [X.] eingetragen worden, vielmehr genüge die angegriffene
Marke den insoweit zu stellenden Anforderungen, ist diese Entscheidung nicht Gegenstand des Rechtsbeschwerdeverfahrens ge-worden. Die Antragstellerin wendet sich mit der Rechtsbeschwerde allein gegen die Entscheidung des [X.], soweit dieses
das Vorliegen des [X.]ses des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] verneint hat.
I[X.] Die Ansicht des [X.], die angegriffene Marke sei nicht nach §
50 Abs.
1 und
2 Satz
1 [X.] zu löschen, weil sie sowohl zum Anmeldezeitpunkt als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den [X.] im Beschwerdeverfahren nicht entgegen §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] eingetragen gewesen sei, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
1. Nachdem die angegriffene
Marke mit [X.] vom 1.
Januar 1995 angemeldet und am 24.
Mai 1996 eingetragen worden und die angefochtene Entscheidung des [X.] am 18.
Dezember 2018
verkündet worden ist, sind die im Streitfall maßgeblichen Bestimmungen der §
50 Abs.
1 20
21
22
23
-
11
-

und
2 Satz
1 und §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie ([X.]) 2015/2436 des [X.] und des Rates vom 16.
Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-st[X.]ten über die Marken vom 11.
Dezember 2018 ([X.] I S.
2357) mit Wirkung vom 14.
Januar 2019 geändert worden. Für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren ist §
50 Abs.
1 [X.] in seiner neuen Fassung und sind §
50 Abs.
2 Satz
1 und §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] in ihrer bislang geltenden Fassung anwendbar. Eine für den Streitfall erhebliche Rechtsänderung ist durch die Neu-fassung der beiden zuletzt genannten Vorschriften allerdings nicht eingetreten.
Die neue Fassung des §
50 Abs.
1 [X.] ist seit ihrem Inkrafttreten am 14.
Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Danach wird die Eintragung einer Marke auf [X.] für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie -
was hier allein noch zu prüfen ist (vgl. oben Rn. 18 bis 21) -
entgegen §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] eingetragen worden ist. Ist der Antrag auf Löschung gemäß §
50 Abs.
1 [X.] -
wie hier -
vor dem 14.
Januar 2019 gestellt worden, so ist §
50 Abs.
2 [X.] nach der Übergangsvorschrift des §
158 Abs.
8 Satz
2 [X.] in seiner bisher [X.] Fassung anzuwenden. Nach §
50 Abs.
2 Satz
1 [X.] in der bis zum 14.
Januar 2019 geltenden Fassung wird eine Marke auf Antrag wegen Nichtig-keit gelöscht, wenn sie -
was hier allein noch zu prüfen ist -
entgegen §
3 Abs. 2 Nr.
3 [X.] eingetragen worden ist und dieses [X.] auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Bei der im vorliegenden [X.] vorzunehmenden Prüfung eines der Ein-tragung entgegenstehenden [X.]ses ist danach -
ebenso wie im Eintragungsverfahren (§
37 Abs.
1, §
41 Satz 1 [X.])
-
auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denjenigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. [X.]Z 216, 208 Rn.
30 -
Quadratische Tafelschokoladenverpackung
I, mwN). Im [X.] ist außerdem 24
-
12
-

zu prüfen, ob die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzunfähig ist.
Nach §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] in der zum Zeitpunkt der Anmeldung
der Marke am 1. Januar 1995 und -
unverändert -
zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde am 13.
Dezember 2018 geltenden Fassung sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,
dem Schutz als Marke nicht zugänglich. Diese Vorschrift diente zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Umsetzung von Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 3.
Spiegelstrich der
Ersten
Richtlinie 89/104/[X.]
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedst[X.]ten über die Marken
und zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde der Umsetzung des am 28.
November 2008 an dessen Stelle getretenen Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
iii der Richtlinie 2008/95/[X.]
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedst[X.]ten über die Marken
und ist deshalb im Lichte dieser Bestimmungen auszulegen. Nach diesen gleichlautenden Bestimmungen der Richtlinien sind Zeichen von der Ein-tragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der [X.], die ausschließlich aus der Form bestehen, die der Ware einen we-sentlichen Wert verleiht.
Im Übrigen hat sich daraus, dass nach der Verkündung der Entschei-dung des [X.] am 13.
Dezember 2018 mit Wirkung vom 14.
Januar 2019 eine neue Fassung des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] in [X.] ge-treten ist, keine für den Streitfall maßgebliche Änderung der Rechtslage erge-ben. Nach der neuen Fassung dieser Vorschrift sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die der [X.] einen wesentlichen Wert verleihen, dem Markenschutz nicht zugänglich. Die Vorschrift dient der Umsetzung der an die Stelle des Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Zif-fer
iii der Richtlinie 2008/95/[X.] getretenen Art.
4 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
iii der Richtlinie ([X.]) 2015/2436. Danach sind Zeichen von der Eintragung ausge-25
26
-
13
-

schlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Im Streitfall geht es allein um die Frage, ob das angegriffene Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Andere cha-rakteristische Merkmale stehen nicht in Rede.
2. Das [X.] hat zu Recht angenommen, dass die ange-griffene Marke nicht ausschließlich aus einer Form im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.
a) Da die Vorschrift des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] der Umsetzung von Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 3.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.] und Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
iii der Richtlinie 2008/95/[X.] dient, ist sie im Lichte dieser Bestimmungen und des mit ihnen verfolgten Ziels auszulegen. Diese [X.] Bestimmungen der Richtlinien sollen -
ebenso wie Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
und 2.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.] und Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i und
ii der Richtlinie 2008/95/[X.] -
verhindern, dass das aus-schließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, andere Rechte verewigt, für die der [X.] eine begrenzte Schutzdauer vorsehen wollte ([X.], Urteil vom 18.
September 2014 -
C-205/13, [X.], 1097 Rn.
19, 20 und 31 = [X.], 1298 -
[X.]). Die in Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e der [X.]/[X.] und 2008/95/[X.] geregelten [X.] verfolgen außerdem das übereinstimmende Ziel zu verhindern, dass dem Markeninhaber ein Monopol für in der Form verkörperte wesentliche Ei-genschaften einer Ware eingeräumt wird, nach denen der Benutzer auch bei anderen Waren suchen kann (vgl. [X.], [X.], 1097 Rn.
18 und 20 -
[X.]; vgl. auch Schlussanträge des Generalanwalts [X.], BeckRS 2014, 80871 Rn.
28 -
[X.]; vgl. [X.]Z 216, 208 Rn.
58 -
Quadratische Tafelschoko-ladenverpackung
I).
27
28
-
14
-

b) Das angegriffene dreidimensionale Zeichen zeigt eine [X.] Verpackung, die Schutz für Tafelschokolade beansprucht. Es ist zweifelhaft, ob diese Verpackung mit der Form der Ware gleichgesetzt werden kann, auf die sich das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] bezieht.
[X.]) Das [X.] hat unter Bezugnahme auf seine erste Be-schwerdeentscheidung zur Vorschrift des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] angenom-men, die Vorschrift des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] sei auch auf eine Warenver-packung anwendbar, die -
wie die angegriffene Gestaltung -
die Form der ver-packten Ware deutlich erkennen lasse.
bb) Der [X.] hat in seiner ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung of-fengelassen, ob eine Verpackung der Form der Ware im Sinne von §
3 Abs.
2 [X.] gleichzustellen ist, wenn die Verpackung, wie im Streitfall, mit der [X.]nform nicht identisch ist, sondern ihr lediglich optisch nahekommt ([X.]Z 216, 208 Rn.
36 bis 43 -
Quadratische Tafelschokoladenverpackung
I). Die Frage muss auch im vorliegenden
Rechtsbeschwerdeverfahren nicht entschieden werden, weil das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] jedenfalls aus anderen Gründen nicht vorliegt.
c) Das [X.] hat zu Recht angenommen, dass die in dem angegriffenen Zeichen abgebildete Verpackung nicht ausschließlich aus einer Form im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] besteht, die der Ware einen we-sentlichen Wert verleiht.
[X.]) Das [X.] hat angenommen, nach bisheriger Recht-sprechung des [X.] seien solche [X.] gemäß §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] vom Markenschutz ausgenommen, bei denen der durch die Form vermittelte ästhetische Wert der Ware so im Vordergrund stehe, dass die Hauptfunktion der Marke, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft [X.], nicht mehr zur Geltung komme. Dies sei hier nicht der Fall, da wesent-29
30
31
32
33
-
15
-

liches Merkmal der angegriffenen üblichen Schlauchbeutelverpackung allein deren Gestaltung als Quadrat als einer besonderen Form des Rechtecks sei. Es könne nicht angenommen werden, dass bei einer solchen Warenform deren ästhetischer Wert so im Vordergrund stehe, dass die Herkunftsfunktion nicht mehr zum Tragen komme. Nichts Anderes ergebe sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] in seinem Urteil vom 18.
September 2014 "[X.]". Die angegriffene Form hebe sich nicht wesentlich von der übli-chen Warenform ab, sondern verkörpere die Grundform. Selbst wenn man da-von ausgehen wollte, dass sich eine quadratische Form von anderen Recht-ecken mit ungleichen Seitenlängen wesentlich unterscheide, könne dieser [X.] keinen relevanten künstlerischen oder gestalterischen Wert und keine wesentliche Andersartigkeit der Warenform begründen. Zwar betreibe die Inha-berin der angegriffenen Marke mit der jahrelangen Benutzung des [X.] "Quadratisch.Praktisch.Gut." eine Vermarktungsstrategie, die spezi-fisch auf die angegriffene Form der Ware beziehungsweise auf die Form der Verpackung bezogen sei. Im Rahmen der Gesamtabwägung überwiege aber der Umstand, dass die angegriffene Form der Grundform der beanspruchten Ware beziehungsweise der Grundform der üblichen Verpackung der bean-spruchten Ware entspreche. Die von der Markeninhaberin beanspruchte [X.] in der Grund-
oder Idealform eines Quadrats mit vier gleichen Seiten-längen
könne allenfalls dem [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] un-terfallen, nicht jedoch dem [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.]. [X.] verleihe dieser gegenüber [X.] nicht den wesentlichen Wert. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprü-fung stand.
bb) Das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] setzt ebenso wie Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 3.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.] und Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
iii der Richtlinie 2008/95/[X.] voraus, dass das angegrif-fene Zeichen ausschließlich aus einer Form besteht, die der Ware einen [X.]
-
16
-

sentlichen Wert verleiht. Eine korrekte Anwendung dieser Bestimmungen erfor-dert daher, dass zunächst die wesentlichen Merkmale im Einzelfall dadurch ordnungsgemäß
ermittelt werden, dass der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt oder die Bestandteile des Zeichens nachei-nander einzeln geprüft werden. Dabei kann die Wahrnehmung des Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise ein nützliches
Beurteilungskriterium sein. Ein in diesen Bestimmungen geregeltes [X.] liegt nur vor, wenn alle wesentlichen Merkmale der in dem Zeichen wiedergegebenen Ware die Voraussetzungen dieses [X.]ses erfüllen. Dies ist nicht der Fall, wenn für die gezeigte Warenform ein weiteres Element von Bedeutung oder wesentlich ist, das die Voraussetzungen dieses [X.]ses nicht erfüllt (zu Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii der Richtlinie 2008/95/[X.]
vgl. [X.], [X.], 1097 Rn.
19, 20 und 31 -
[X.]; zu Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii der Richtlinie 2008/95/[X.] vgl. [X.], Urteil vom 23.
April 2020 -
C-237/19, GRUR
2020, 631 Rn.
26 bis
31 = WRP 2020, 710 -
Gömböc Kutató; vgl. auch [X.]Z 216, 208 Rn.
45 -
Quadratische Tafelschokoladenverpackung
I, mwN).
Das [X.] hat in der angegriffenen Beschwerdeentschei-dung angenommen, wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Warenverpackung sei allein die quadratische Grundfläche des [X.]. Dabei hat es ersichtlich seine Beurteilung aus seiner ersten [X.] übernommen. Diese tatrichterliche Beurteilung hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren einer rechtlichen Nachprüfung standgehalten ([X.]Z 216, 208 Rn. 47 bis 54 -
Quadratische Tafelschokoladenverpackung
I). Sie wird im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen. Soweit die Rechtsbeschwerdeerwide-rung in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, dass sich die angegriffene Marke nicht in einer quadratischen Grundfläche erschöpfe, vielmehr seien links und rechts seitliche Verschlusslaschen angesetzt, hat sie damit keine Umstän-35
-
17
-

de dargelegt, die in dieser Hinsicht eine andere Beurteilung als im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren rechtfertigten.
cc) Die Beurteilung des [X.], die quadratische Grund-fläche des Verpackungskörpers als alleiniges wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Form der Warenverpackung verleihe der Ware keinen wesentlichen Wert, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
(1) Nach der Rechtsprechung des [X.]s ist unter dem durch die Form vermittelten Wert einer Ware im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] der ästhe-tische Wert zu verstehen, den die Form der Ware verleiht. Der Ausschlussgrund des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] steht danach dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines [X.] zukommen kann. Stellt dagegen in den Augen des Verkehrs nicht allein die ästhetische Formgebung die eigentliche Ware dar, sondern erscheint sie nur als eine Zutat zu der Ware, deren Nutz-
oder Verwendungszweck auf anderen Ei-genschaften beruht, steht sie der Eintragung der Form als Marke auch dann nicht entgegen, wenn es sich um eine ästhetisch besonders gelungene Gestal-tung handelt ([X.], Beschluss vom 24.
Mai 2007 -
I
ZB 37/04, [X.], 71 Rn.
18 = [X.], 107 -
Fronthaube; Beschluss vom 9.
Juli 2009 -
I
ZB 88/07, [X.], 138 Rn.
19 = [X.], 260 -
ROCHER-Kugel).
Der Begriff "Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht" ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] allerdings nicht auf die Form von Waren beschränkt, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass [X.] nicht erfasst würden, die außer einem bedeutenden ästhetischen Element auch wesentliche funktionelle Eigenschaften aufweisen. Damit würde das Recht, das 36
37
38
-
18
-

die Marke ihrem Inhaber verleiht, ein Monopol auf die wesentlichen Eigenschaf-ten der Waren gewähren, wodurch dieses [X.] seinen Zweck nicht mehr voll erfüllen könnte ([X.], [X.], 1097 Rn. 32 -
[X.]). Das [X.] ist daher auf ein Zeichen anwendbar, das ausschließlich aus der Form einer Ware mit mehreren Eigenschaften, die ihr in unterschiedli-cher Weise jeweils einen wesentlichen Wert verleihen können, besteht ([X.], [X.], 1097 Rn.
35
[X.]).
Ferner ist die Wahrnehmung des Zeichens durch den [X.], ob dieses [X.] vorliegt, kein ent-scheidender Faktor,
auch wenn sie ein nützliches Beurteilungskriterium bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden kann ([X.], [X.], 1097 Rn. 34 -
[X.]; [X.], 631 Rn.
44 -
Gömböc Kutató). [X.] sind vielmehr andere Beurteilungskriterien, wie die
Art der in Rede ste-henden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre An-dersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein ge-nutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Pro-dukten oder die
Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht ([X.], [X.], 1097 Rn. 35 -
[X.]). Das [X.] liegt vor, wenn aus objektiven und verlässlichen Gesichtspunkten hervorgeht, dass die Entschei-dung der Verbraucher, die betreffende Ware zu kaufen, in hohem Maß durch dieses Merkmal bestimmt wird ([X.], [X.], 631 Rn.
47 -
Gömböc Kutató).
Diese Grundsätze hat das [X.] seiner Beurteilung zu-grunde gelegt.
(2) Auf der Grundlage der vom [X.] getroffenen [X.] kann nicht angenommen werden, dass die Entscheidung der Verbrau-cher, die betreffende Ware (Tafelschokolade) zu kaufen, in hohem Maß 39
40
41
-
19
-

dadurch
bestimmt wird, dass
die quadratische Form der angegriffenen Verpa-ckung der Ware
einen wesentlichen Wert verleiht.
Nach den Feststellungen des [X.] hat die quadratische Form der angegriffenen Verpackung im Vergleich zu Verpackungen in Recht-eckform mit ungleichen Seitenlängen keinen relevanten künstlerischen oder
gestalterischen Wert. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das [X.] nicht festgestellt, dass diese Verpackung eine nicht uner-hebliche ästhetische Wirkung vermittelt. Das [X.]
hat zwar festgestellt, dass gestalterisch stark reduzierte [X.] häufig der Grund-form entsprächen oder mit dieser identisch seien und dass solche [X.] oft als ästhetisch besonders gelungen empfunden würden. Nach seinen Fest-stellungen trifft dies jedoch auf die in Rede stehende Schlauchbeutelverpa-ckung nicht zu.
Nicht zugestimmt werden kann der Ansicht der Rechtsbeschwerde, das [X.] habe zu hohe Anforderungen an die ästhetischen Eigen-schaften der in Rede stehenden Warenverpackung gestellt. Nach der vorste-hend dargestellten Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] ist ein bedeutendes ästhetisches Element der betreffenden Form oder zumin-dest ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt all-gemein genutzten Formen
erforderlich. Nach den Feststellungen des [X.]s fehlt es daran im Streitfall.
Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat es das Bundespatent-gericht nicht unterlassen, Feststellungen zum Grad der Andersartigkeit der quadratischen Form im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt [X.] genutzten Formen zu treffen. Das [X.] hat festgestellt, dass Tafelschokolade fast ausnahmslos in rechteckiger Form hergestellt und verpackt wird und dass sich die quadratische Form nicht wesentlich von der für Tafelschokolade üblichen Rechteckform abhebt.
42
43
44
-
20
-

Das [X.] hat weiterhin ohne Rechtsfehler die von der Markeninhaberin verwendete Vermarktungsstrategie und deren bekannten Werbespruch "Quadratisch.Praktisch.Gut." berücksichtigt, diesen Aspekt aber nicht für ausschlaggebend gehalten. Es hat die nach dem Urteil des Gerichts-hofs der [X.] "[X.]" maßgeblichen, beispielhaft angeführten Beurteilungskriterien, nämlich die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, den künstlerischen Wert der in Rede stehenden Verpackungsform, deren An-dersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein ge-nutzten Formen und einen bedeutenden Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten, einer Gesamtbetrachtung zugeführt und ist zu dem Ergebnis ge-langt, dass die quadratische Form der angegriffenen Schlauchbeutelverpa-ckung keinen wesentlichen Wert verleiht. Insbesondere hat es weder [X.], dass die Form der Verpackung zu bedeutenden Preisunterschieden der in Rede stehenden Ware führt, noch dass die Entscheidung der Verbraucher, [X.] der Markeninhaberin zu kaufen, in hohem Maß dadurch bestimmt wird, dass die Form der Verpackung der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Rechtsbeschwerde macht dies auch nicht geltend. Soweit sie der Ansicht ist, das [X.] habe auf der Grundlage der getroffenen [X.] die maßgeblichen Kriterien fehlerhaft gewichtet, setzt sie lediglich ihre Beurteilung an die Stelle derjenigen des [X.].
Damit kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren keinen Erfolg haben.
Die Rechtsbeschwerde macht außerdem ohne Erfolg geltend, der erfor-derliche wesentliche Wert der angegriffenen Form ergebe sich aus der hohen Verkehrsdurchsetzung und dem daraus folgenden Wettbewerbsvorteil der Mar-keninhaberin. Es kommt nicht darauf an, ob die Form der Ware für den Marken-inhaber einen besonderen wirtschaftlichen Wert hat, weil sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware durchgesetzt hat. Ausschlaggebend ist viel-mehr allein, ob die in Rede stehende Form (hier: eines Quadrats) der Ware (hier: Tafelschokolade) einen wesentlichen Wert verleiht. Diese Voraussetzung 45
46
-
21
-

ist nach den Feststellungen des [X.] nicht erfüllt. Es kann nicht angenommen werden, dass die Verbraucher die Schokolade kaufen, weil sie am Erwerb einer quadratischen Schokolade interessiert sind; ob die [X.] die Schokolade kaufen, weil sie in der quadratischen
Verpackung ei-nen Hinweis auf deren
Herkunft sehen und damit bestimmte [X.] verbinden, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung. Das von der Rechtsbeschwerde für richtig gehaltene Verständnis des [X.]ses des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] würde außerdem der Regelung in §
3 Abs.
1 [X.] zuwiderlaufen, die
den jeweiligen Art.
2 der [X.]/[X.] und 2008/95/[X.] umsetzt. Danach kann die Form oder Aufmachung oder [X.] der Ware grundsätzlich als Marke geschützt werden. Wenn der wirt-schaftliche Wert,
den das Markenrecht als Ausschließlichkeitsrecht für den Markeninhaber hat, Warenformmarken einen wesentlichen Wert im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] verleihen könnte, wären wirtschaftlich wertvolle [X.]nformmarken generell schutzunfähig.
Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht der Hinweis zum Erfolg, [X.]ngrundformen dürften nicht mit den Mitteln des Markenrechts monopolisiert werden, wenn ein berechtigtes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der Form bestehe. Das [X.] hat mit Recht angenommen, das Ziel, Warengrundformen von markenrechtlichen Monopolen freizuhalten, werde nicht durch §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.], sondern durch §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] verwirklicht. Der [X.] hat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren abschließend entschieden, dass dieses [X.] nicht vorliegt.
D.
Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserhebli-chen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungser-suchen an den Gerichtshof der [X.] nach Art.
267 A[X.]V [X.]. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen das [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] vorliegt, ist durch die Entscheidungen des Gerichtshofs 47
48
49
-
22
-

der [X.] "[X.]" ([X.], 1097) und "Gömböc Kutató" ([X.], 631) hinreichend geklärt. Die Anwendung der danach maßgebli-chen Beurteilungskriterien auf den Einzelfall ist Aufgabe der [X.].
-
23
-

E. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin mit der Kosten-folge aus §
90 Abs.
2 Satz
1 [X.] zurückzuweisen.
Koch
Schaffert
Löffler

[X.]
Odörfer
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 13.12.2018 -
25 W
(pat) 79/14 -

49