Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.10.2017, Az. I ZB 105/16

[X.]:[X.]:[X.]:2017:181017BIZB105.16.1

BUN[X.]SGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I [X.]/16
Verkündet am:

18. Oktober 2017

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem
[X.]
betreffend die Marke Nr. 2 913 183

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
ja
[X.]R:
ja

Quadratische Tafelschokoladenverpackung
[X.] § 3 Abs. 2 Nr. 1; ZPO § 263
a)
Der [X.] kann sein Löschungsbegehren im Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt in entsprechender Anwendung von §
263 ZPO auf andere Schutzhindernisse erwei-tern. Im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] kann ein zulässiges Rechtsmittel unter den Voraussetzungen des §
263 ZPO mit einer Erweiterung des Löschungsantrags verbunden werden.
b)
Die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung sind im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] durch die Art der Ware selbst [X.], wenn sie wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweisen, die den gattungstypischen Funktio-nen der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte. Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden [X.] unentbehrlich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lässt.
c)
Ebenso wie bei dem Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] sind für das in §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] geregelte Schutzhindernis ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Wesentliche Erleichterungen bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport durch die in Rede stehende Form sind Vorteile bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware, sie kommen jedoch nicht dem Benutzer zugute.
d)
[X.] des § 3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften (hier: quadratische Form von Tafelschokolade) für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind und dem bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware dienen (hier: Verzehr von [X.]). Vorteile, die nur in für die Verwendung unüblichen Konstellationen eintreten (hier: Mitführen von Tafelschokolade in einer Jackentasche zum Verzehr unterwegs), stellen keine wesentlichen [X.] dar und führen nicht dazu, dass das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.]nG eingreift.
[X.], Beschluss vom 18. Oktober 2017 -
I [X.]/16 -
[X.]

-
2
-

Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 18.
Oktober 2017
durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Büscher, die Richter Prof.
Dr.
Schaffert, Dr.
Löffler, die Richterinnen Dr.
Schwonke und Dr.
Marx
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 4.
November 2016 an [X.] Statt zugestellte Beschluss des 25.
[X.]s ([X.]) des [X.] aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen.

Gründe:
A. Für die Markeninhaberin ist die
mit Zeitrang vom 1.
Januar 1995 an-gemeldete und
am 24.
Mai 1996
eingetragene dreidimensionale Marke
Nr.
2
913
183
1
-
3
-

als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für Tafelschokolade (Klasse
30) eingetra-gen.
Dabei handelt es sich nach den Angaben der Markeninhaberin um die neutralisierte Verpackung der Tafelschokolade "R.

S.

"
mit einem Ge-
wicht von 100
Gramm.
Die
Antragstellerin
hat
am 25.
November 2010 beim Deutschen Patent-
und Markenamt die Löschung der Marke beantragt. In dem verwendeten amtli-chen Formblatt war angekreuzt "Die Marke ist entgegen §
3 [X.] eingetra-gen worden (§
50 Abs.
1 i.
V.
m. §
3 [X.])".
In der beigefügten Begründung hat die Antragstellerin angeführt, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus einer technisch erforderlichen Form im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
2
[X.]. Sie hat im Verlauf des [X.] gegenüber dem Deut-schen Patent-
und Markenamt weiter geltend gemacht, die Marke genüge nicht den Anforderungen an die Bestimmtheit eines Zeichens (§
8 Abs.
1 [X.]).
Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat den Löschungsantrag zurück-gewiesen.
Die Antragstellerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde [X.].
Während des Beschwerdeverfahrens hat sie
ihren Löschungsantrag 2
3
-
4
-

auch auf §
3 Abs.
2 Nr.
1 und 3 [X.]
gestützt.
Des Weiteren hat sie erklärt, der Löschungsantrag werde nicht mehr mit dem [X.] nach §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] begründet. Die Markeninhaberin ist der Einführung weite-rer
Schutzhindernisse entgegengetreten. Das [X.] hat die Lö-schung der Marke angeordnet, weil sie nach
§
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] schutz-unfähig sei
([X.], [X.], 275). Hiergegen wendet sich die Markenin[X.]rin mit der vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die
Antragstellerin
beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
B. Das [X.] hat angenommen,
die Marke sei gemäß
§
50 Abs.
1 und 2 Satz 1 [X.] zu löschen, weil sie nach §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] schutzunfähig sei.
Dazu hat es ausgeführt:
Die Antragstellerin könne ihr Löschungsbegehren im [X.] auf §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] stützen, auch wenn sie in der Antragsbegrün-dung lediglich §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] als Rechtsgrundlage ihres Löschungs-begehrens genannt habe. [X.] habe sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als auch im Zeitpunkt der
Entscheidung über die Be-schwerde vorgelegen. Die als Marke eingetragene dreidimensionale Gestaltung bestehe ausschließlich aus einer [X.], die im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Es könne deshalb offen bleiben, ob die Schutzhindernisse gemäß §
3 Abs.
2 Nr.
2 und 3 [X.] vorlägen
und ob der Schutzgegenstand in der Anmeldung gemäß §
8 Abs.
1 [X.] hinreichend eindeutig definiert sei.
[X.] Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.]. Mit der vom [X.] gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, dass die angegriffene dreidimensionale [X.] zu löschen ist.
4
5
6
-
5
-

[X.] Das [X.] hat
durch die Annahme eines [X.] nach §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] über einen Streitgegenstand entschie-den, der Gegenstand des [X.] geworden ist.
1.
Durch einen Löschungsantrag gemäß §
54 Abs.
1 [X.] wird ein kontradiktorisches Verfahren eingeleitet, das grundsätzlich den für ein solches Verfahren geltenden Regeln unterworfen ist. Dazu gehören auch Bestimmun-gen der Zivilprozessordnung sowie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsät-ze, soweit das [X.] keine Verfahrensvorschriften enthält und die [X.] des registerrechtlichen [X.] ihre Heranziehung nicht ausschließen (§
82 Abs.
1 [X.] zum Verfahren vor dem [X.]; zum Verfahren vor dem [X.] vgl. [X.], Beschluss vom 16.
Juni 1993 -
I
ZB
14/91, [X.]Z 123, 30, 34 -
Indorektal
II; Beschluss vom 16.
Juli 2009 -
I
ZB
53/07, [X.]Z 182, 325 Rn.
18 -
Legostein; Beschluss vom 11.
Februar 2016

I
ZB
87/14, [X.], 500 Rn.
12 = [X.], 592 -
Fünf-Streifen-Schuh; [X.], [X.], 685, 688).
Das konkrete, auf einen bestimmten Lö-schungsgrund gestützte Löschungsverlangen ist einem zivilprozessualen Streit-gegenstand hinreichend vergleichbar ([X.]Z 123, 30, 34 -
Indorektal
II; [X.], [X.], 500 Rn.
12 -
Fünf-Streifen-Schuh). Daraus ergibt sich, dass der das Verfahren einleitende Akt nicht nur das im Antrag umschriebene Verfah-rensziel, sondern auch die Angabe des Antragsgrunds enthalten muss, aus dem der Antragsteller die begehrte Rechtsfolge herleitet ([X.], [X.], 500 Rn.
12 -
Fünf-Streifen-Schuh). Daraus folgt weiter, dass das Deutsche Pa-tent-
und Markenamt und das [X.] entsprechend §
308 Abs.
1 ZPO nur über den [X.] entscheiden dürfen, der ihnen vom Antrag-steller unterbreitet worden ist (vgl. [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
70 Rn.
7; [X.] [X.]/[X.], 11.
Edition [Stand: 1.
Oktober
2017],
§
66 [X.] Rn.
7; zum Zivilprozess vgl. [X.], Urteil vom 23.
Juni 2005 -
I
ZR
227/02, [X.], 854, 855 = [X.], 1173 -
Karten-Grundsubstanz; Urteil vom 23.
September 2015 -
I
ZR
105/14, [X.]Z 207, 71 Rn.
63 -
Goldbären). Der im 7
8
-
6
-

registerrechtlichen Verfahren maßgebliche Untersuchungsgrundsatz (§
59 Abs.
1, §
73 Abs.
1 [X.]) entfaltet seine Geltung nur innerhalb des vom Antragsteller vorgegebenen [X.] (vgl. [X.], Beschluss vom 20.
Mai 1977 -
I
ZB
6/76, [X.] 1977, 664, 665 = WRP 1977, 574

[X.]; Beschluss vom 10.
Januar 1995 -
X
ZB 11/92, [X.]Z 128, 280, 293

Aluminium-Trihydroxid;
Beschluss vom 8.
November 2016

X
ZB
1/16, [X.]Z 212, 351 Rn.
25
ff. -
Ventileinrichtung).
2.
Die Annahme des [X.]s, die Antragstellerin könne ih-ren Löschungsantrag auf §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] stützen, auch wenn sie in ihrer dem amtlichen Formblatt beigefügten Antragsbegründung lediglich §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] als Rechtsgrundlage genannt habe, ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.
a) Das [X.] hat angenommen, der Streitgegenstand [X.] sich nicht dadurch geändert, dass die Antragstellerin im [X.] ihre rechtliche Argumentation modifiziert habe. Durch den Löschungsantrag als [X.] und die Angabe der angegriffenen Marke als zu-grunde liegenden Lebenssachverhalt sei wegen des geltenden Untersuchungs-grundsatzes eine Überprüfung der Marke auf ein Schutzhindernis unter
allen rechtlichen Aspekten der §
3 und §
8 Abs.
2 Nr.
1 bis 9 [X.] möglich. [X.] genüge es, dass die Antragstellerin vorgebracht habe, die Marke sei wegen der fehlenden Markenfähigkeit des Zeichens (§
3 [X.]) zu löschen.
Diese Beurteilung hält
nur im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand.
b) Durch die Benennung der angegriffenen Marke wird der Gegenstand des [X.]s bezeichnet und dadurch der Löschungsantrag konkretisiert (vgl. [X.]Z 212, 351 Rn.
27 -
Ventileinrichtung; [X.]/[X.], ZPO, 32.
Aufl., §
253 Rn.
13; MünchKomm.ZPO/[X.], 5.
Aufl., §
253 Rn.
88). Die in §§
3, 7 und 8 [X.] angeführten Löschungsgründe bilden nicht nur die rechtlichen, sondern auch die tatsächlichen Grundlagen für 9
10
11
-
7
-

das Löschungsbegehren. Sie umschreiben unterschiedliche Sachverhalte, auf-grund deren
ein Zeichen schutzunfähig ist. Die einzelnen [X.]-se bilden deshalb grundsätzlich selbstständige Antragsgründe für das Lö-schungsbegehren und damit eigene Streitgegenstände (vgl. [X.], [X.], 500 Rn.
11
f. und 28 -
Fünf-Streifen-Schuh; [X.], [X.], 685, 688; zu §§
21, 22 [X.] vgl. [X.]Z 212, 351
Rn.
27 -
Ventileinrichtung). Das gilt nicht nur für die in §
8 Abs.
2 Nr.
1 bis 10 [X.] geregelten [X.]-se (vgl. [X.], [X.], 500 Rn.
9 -
Fünf-Streifen-Schuh), sondern auch für die in §
3 Abs.
2 Nr.
1 bis 3 [X.] angeführten Schutzhindernisse. Die in §
3 Abs.
2 [X.] vorgesehenen Schutzhindernisse knüpfen zwar sämtlich an die Form der Ware an und verfolgen das übereinstimmende Ziel, wesentliche Eigenschaften der Ware, die sich in ihrer Form widerspiegeln, für alle Wirt-schaftsteilnehmer freizuhalten (zu Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e der Richtlinie 89/104/[X.] vgl. [X.], Urteil vom 18.
September 2014 -
C-205/13, [X.] 2014, 1097 Rn.
18 und 20 = [X.], 1298 -
Hauck/[X.]; Schlussanträge des Generalanwalts [X.], BeckRS 2014, 80871 Rn.
26 bis 28 -
Hauck/[X.]). Sie bilden aber keinen einheitlichen Tatsachenkomplex, sondern [X.] spezifische, voneinander verselbstständigte Lebenssachverhalte, indem sie auf die für die jeweilige Warengattung typischen Gebrauchseigenschaften (§
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.]), die technische Funktionalität (§
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.]nG) oder den ästhetischen Wert der Form (§
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.]) abstel-len. Demzufolge erfordert die Annahme eines [X.]s nach §
3 Abs.
2 Nr.
1, 2 oder
3 [X.] unterschiedliche tatsächliche Feststellungen. Dass im Einzelfall mehrere Tatbestände des §
3 Abs.
2 [X.] verwirklicht sein können, steht der Annahme eigenständiger Antragsgründe nicht entgegen.
c) Insgesamt drei
Streitgegenstände waren Gegenstand des Beschwer-deverfahrens vor dem [X.]. Dabei handelte es sich um die Schutzhindernisse
gemäß §
3 Abs.
2 Nr.
1 und 3 [X.] sowie das Schutz-hindernis nach §
8 Abs.
1 [X.].

12
-
8
-

[X.]) Die Antragstellerin hat dem [X.] eine Befugnis zur Prüfung aller Schutzhindernisse des §
3 Abs.
2 [X.] nicht bereits dadurch eröffnet, dass sie im amtlichen Formblatt als [X.] angekreuzt hat "Die Marke ist entgegen §
3 [X.] eingetragen worden (§
50 Abs.
1 in [X.] mit §
3 [X.])". Diese Angabe hat den Gegenstand des [X.] mangels Angabe eines konkreten Schutzhindernisses nicht hinreichend bestimmt umrissen
(vgl. [X.], [X.], 500 Rn.
11 und 12

Fünf-Streifen-Schuh).
Die Beschwerdeerwiderung macht vergeblich geltend, aus den [X.] der §§
41, 42 [X.] ergebe sich, dass sich die Prüfungs-
und Entscheidungskompetenz des Deutschen Patent-
und Markenamts und damit auch des [X.]s
auf sämtliche Schutzhindernisse nach §
3 Abs.
2 [X.] erstrecke, wenn sich der [X.] des amtlichen Formblatts bediene. Die im kontradiktorischen Löschungsverfahren heranzuzie-henden zivilprozessualen Grundsätze können nicht durch das vom Deutschen Patent-
und Markenamt verordnete Formblatt, sondern nur durch abweichende markengesetzliche Verfahrensvorschriften ausgeschlossen oder beschränkt werden (vgl. [X.], [X.], 500 Rn.
16 -
Fünf-Streifen-Schuh).
Die Antragstellerin hat den Streitgegenstand erst dadurch präzisiert, dass sie sich in der beigefügten Antragsbegründung auf das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] berufen hat.
[X.]) Über das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] hatte das [X.]
allerdings nicht mehr zu befinden. Die Antragstellerin hat den Löschungsantrag, soweit er auf dieses Schutzhindernis gestützt war, im Beschwerdeverfahren zurückgenommen.
(1) Die Antragstellerin hat die Beschwerde
damit begründet, das Deut-sche Patent-
und Markenamt habe zu Unrecht das Vorliegen dieses Schutzhin-13
14
15
16
17
-
9
-

dernisses verneint. Deshalb war dieser Streitgegenstand zunächst in die Be-schwerdeinstanz gelangt.
[X.] Die Antragstellerin hat jedoch im Beschwerdeverfahren nach [X.] der Entscheidung des Gerichtshofs der [X.] vom 16.
September 2015 ([X.]/14, [X.] 2015, 1198 = [X.], 1455 -
Nestlé/[X.]) erklärt, der Löschungsantrag
werde nicht mehr aufrechterhalten, so-weit er darauf gestützt gewesen sei, dass die als Marke geschützte Form von ihrer Eintragung ausgeschlossen sei, weil sie das Ergebnis eines technischen Herstellungsprozesses sei. Das [X.] hat diese Erklärung zu-treffend dahingehend ausgelegt, dass die Antragstellerin den Löschungsantrag nicht mehr mit §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] begründete. Der Sache nach liegt da-rin die Rücknahme des auf dieses Schutzhindernis gestützten Löschungsan-trags.
(3) Die Rücknahme des Löschungsantrags war wirksam. Der [X.] einerseits und das Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt mit dem sich daran anschließenden Beschwerde-
und gegebenen-falls auch [X.] andererseits weisen zwar wesentliche Unterschiede auf. Gleichwohl ist eine Rücknahme des Löschungsantrags [X.] wie eine Klagerücknahme möglich, und zwar auch noch in der Rechtsbe-schwerdeinstanz ([X.], [X.] 1977, 664, 665 -
[X.]; vgl. zum Wi-derspruchsverfahren [X.], Beschluss vom 18.
Januar 1974 -
I
ZB 3/73, [X.] 1974, 465, 466 -
Lomapect; vgl. hierzu [X.] [X.]/[X.] [X.]O §
54 [X.] Rn.
27). Die Antragstellerin konnte deshalb im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] wirksam die Rücknahme erklären.
[X.]) Beim [X.] ist außerdem die Prüfung des [X.] angefallen, soweit er damit begründet wurde, dass die angegriffene Marke nach §
8 Abs.
1 [X.] von der Eintragung ausgeschlossen ist.
18
19
20
-
10
-

(1) Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag zunächst nicht auf [X.] gestützt. Sie hat ihren Löschungsantrag im Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt jedoch in zulässiger Weise auf dieses Schutzhindernis erweitert.
[X.] Bei dem durch Antrag eingeleiteten Löschungsverfahren gemäß §
50 [X.] handelt es sich -
ungeachtet der Amtsprüfungspflicht -
um ein [X.] Verfahren, das grundsätzlich den für ein solches Verfahren gelten-den Regeln unterworfen ist ([X.], [X.] 1977, 664,
665 -
[X.]). Zu diesen Regeln gehören, soweit sie zur Ausfüllung von Lücken der Verfahrens-vorschriften des [X.]es erforderlich sind und Besonderheiten dieser Verfahrensart dies nicht ausschließen, auch Bestimmungen der [X.] sowie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsätze ([X.]Z 123, 30, 33 -
Indorektal II).
(3) Da das [X.] keine Vorschriften für den Fall der Änderung und Erweiterung eines [X.] im Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt enthält, kann §
263 ZPO entsprechend angewendet werden
([X.]E 42, 250, 253). Danach ist eine Änderung oder Erweiterung des [X.] zulässig, wenn dies vom Deutschen Patent-
und Markenamt für sachdienlich erachtet wird oder der Markeninhaber einwilligt.
(4) Die Markeninhaberin hat der Erweiterung des Löschungsantrags vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt widersprochen. Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat die Erweiterung jedoch aus Gründen der [X.] als sachdienlich angesehen. Diese Entscheidung ist entsprechend §
268 ZPO unanfechtbar.
[X.])
Die Antragstellerin hat ihr Löschungsbegehren im Beschwerdever-fahren auf ein weiteres Schutzhindernis ausgedehnt, indem sie das Schutzhin-21
22
23
24
25
-
11
-

dernis des §
3
Abs.
2 Nr.
1
[X.] geltend gemacht hat. Diese
Erweiterung des [X.] ist ebenfalls zulässig.
(1) Das [X.] enthält keine besonderen Regelungen darüber, ob und in welchem Umfang neue Angriffs-
oder Verteidigungsmittel sowie eine Än-derung des [X.] in der Beschwerdeinstanz vor dem [X.] zulässig sind.
Die entsprechend anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung sehen für das Beschwerdeverfahren keine [X.] Regelungen vor. Neue Angriffs-
und Verteidigungsmittel werden in §
571 Abs. 2 Satz 1 ZPO sogar ausdrücklich zugelassen. Die Zulässigkeit der Erweiterung des [X.] im Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§
263
ff. ZPO (vgl. [X.], Beschluss vom 5.
Dezember 2002 -
I
ZB
19/00, [X.] 2003, 342 = [X.], 519

[X.]; [X.]Z 212, 351 Rn.
37
f. -
Ventileinrichtung; [X.], [X.], 685, 688; [X.], Beschluss vom 1.
Februar 2017 -
25
W
[pat]
1/15, juris Rn.
40; [X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
54 Rn.
9; [X.] [X.]/[X.] [X.]O §
54 [X.] Rn.
20). Die Vorschrift des §
533 ZPO findet auf das Verfahren vor dem [X.] keine Anwendung, weil es sich bei dem Beschwerdeverfahren um eine umfassende Tatsacheninstanz handelt (vgl. [X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
82 Rn.
24; MünchKomm.ZPO/[X.] [X.]O §
571 Rn.
12).
Eine Erweiterung des Löschungsantrags in der Beschwerdeinstanz ist deshalb zulässig, wenn der Markeninhaber einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich hält.
[X.] Das [X.] hat die Einführung des Schutzhindernisses des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] in das Beschwerdeverfahren zugelassen. Dem [X.] ist entsprechend §
268 ZPO die Überprüfung dieser Entscheidung ver-wehrt. Nach §
268 ZPO findet eine Anfechtung
der Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder dass die Änderung zuzulassen sei, nicht statt. Die Vorschrift erfasst auch den Fall, dass sich das Gericht mit der 26
27
-
12
-

Frage der Zulässigkeit des neuen Begehrens befasst hat, ohne -
wie im Streit-fall -
die Sachdienlichkeit zu prüfen (vgl. [X.], Urteil vom 15.
Januar 2003

XII
ZR
300/99, NJW 2003, 1043, 1044; Urteil vom 2.
April 2004 -
V
ZR
107/03, [X.], 2382, 2383; Urteil vom 25.
Oktober 2007 -
VII
ZR
27/06, NJW-RR 2008, 262 Rn.
9; [X.]Z 212, 351 Rn.
42 -
Ventileinrichtung).
(3) Unabhängig davon stellt sich die Berücksichtigung des von der [X.] zusätzlich angeführten Schutzhindernisses des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] als sachdienlich dar. Die Prüfung der Sachdienlichkeit kann auf die Rüge eines Verfahrensfehlers in der Rechtsmittelinstanz nachgeholt werden (vgl. [X.], Urteil vom 14.
März 1979 -
IV
ZR
80/78, [X.] 1979, 829; [X.], [X.], 2382, 2383; [X.]Z 212, 351 -
Ventileinrichtung). Dies
dient der abschlie-ßenden Klärung der zwischen
den Parteien bestehenden Streitpunkte und ver-meidet die Einleitung eines neuen [X.] durch die Antragstelle-rin. Der damit verbundene Verlust einer Tatsacheninstanz ist im Interesse der Verfahrensökonomie hinzunehmen (vgl. [X.], Urteil vom 13.
April 2011

XII
ZR
110/09, [X.]Z 189, 182 Rn.
26).
(4) Der Erweiterung des [X.] steht nicht entgegen, dass sie erst nach der für die Einlegung der Beschwerde in § 66 Abs. 2 [X.] vorge-sehene Frist erfolgt ist. Nach den für den Zivilprozess geltenden Regeln ist es jedenfalls statthaft, ein zulässiges Rechtsmittel mit einer Erweiterung des in der Vorinstanz verfolgten Begehrens zu verbinden ([X.], Urteil vom 11.
Oktober 2000 -
VIII
ZR
321/99, NJW 2001, 226; Urteil vom 14.
März 2012

XII
ZR
164/09, NJW-RR 2012, 516 Rn. 17; [X.]Z 212, 351 Rn.
39

Ventileinrichtung). Da die Antragstellerin sich weiter auf das vom Deutschen Patent-
und Markenamt abgelehnte [X.] der Unbestimmtheit der eingetragenen Marke berufen hat, steht der Einführung des [X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] in der Beschwerdeinstanz nicht entgegen, 28
29
-
13
-

dass die Antragstellerin insoweit durch den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent-
und Markenamts nicht beschwert ist.
I[X.] Eine Marke wird nach
§
50 Abs.
1 und 2 Satz
1 [X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §
3 oder §
8 [X.] eingetra-gen worden ist und das Schutzhindernis -
vom Fall des §
8 Abs.
2 Nr.
10 [X.]nG abgesehen
-
auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über
den Antrag auf Löschung besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] und der des [X.]s ist für die im Eintragungsverfahren (§
37 Abs.
1, §
41 Abs.
1
[X.]) und im [X.] (§
50 Abs.
1 [X.]nG) vorzunehmende Prüfung eines Schutzhindernisses nach §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denje-nigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. [X.], Beschluss vom 18.
April 2013 -
I
ZB
71/12, [X.] 2013, 1143 Rn.
15 = [X.], 1478 -
Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17.
Oktober 2013

I
ZB
65/12, [X.] 2014, 483 Rn.
22 = [X.], 438 -
test; Beschluss vom 10.
Juli 2014 -
I
ZB
18/13, [X.] 2014, 872 Rn.
10 = WRP
2014, 1062 -
Gute Laune Drops; Beschluss vom
21.
Juli 2016 -
I
ZB
52/15, [X.]Z 211, 268 Rn.
22 -
Sparkassen-Rot). Für die Prüfung eines Schutzhindernisses nach §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] gilt nichts anderes. Auch in diesem Fall ist es für den Anmelder von Interesse, durch die Dauer des [X.] keine Nachteile zu erleiden (zu Art.
51 Abs.
1 Buchst.
a der Verordnung [[X.]]
Nr.
40/94 [[X.] aF]
vgl. [X.], Urteil vom 23.
April 2010 -
C-332/09, [X.] 2010, 439 Rn.
47

Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]; [X.], [X.] 2013, 1143 Rn.
13 und 15 -
Aus Akten werden Fakten). Außerdem ist zu prüfen, ob die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzunfähig ist (§
50 Abs.
2 Satz
1 [X.]). Hiervon ist das [X.] ausgegangen.
[X.] Die Ansicht des [X.]s, die angegriffene Marke sei zu löschen, weil sie entgegen §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] eingetragen worden sei 30
31
-
14
-

und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung des [X.]s über den Löschungsantrag bestanden habe
(§
50 Abs.
1 und 2 Satz
1 [X.]), hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Das [X.] hat angenommen, die Vorschrift des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] sei auf eine Warenverpackung anwendbar, die wie die angegriffene Gestaltung die Form der verpackten Ware
deutlich erkennen [X.]. Wesentliches Merkmal der angegriffenen [X.] sei die [X.] Grundfläche des [X.]. Der Verkehr werde eine quadrati-sche Form bei Mitbewerbern der Markeninhaberin nachsuchen, weil sie nur ei-ne besondere
Form der handelsüblichen rechteckigen Form von [X.] sei. Die regelmäßige Rechteck-
bzw. Quadratform bringe praktische Vorteile mit sich, weil sie die Verpackung, die Lagerung, den Transport und die Portio-nierung von Tafelschokolade wesentlich erleichtere. Die quadratische Form bie-te dem Verkehr zudem Vorteile gegenüber [X.]n Formen, weil sich eine derart dimensionierte Schokoladentafel besser in einer Jackentasche unterbringen lasse. Der Wesentlichkeit der Gebrauchseigenschaften stehe nicht entgegen, dass der Verkehr auch den Geschmack und die Zutaten von [X.] als wesentlich ansehen werde. In der Warenform müssten nicht sämtliche wesentlichen Gebrauchseigenschaften verwirklicht sein.
Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.
2. Nach §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] sind Zeichen dem Schutz einer Marke nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist.
Die Vorschrift
des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] dient der Umsetzung des Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.] und des am 28.
November 2008 an seine Stelle getretenen Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i der Richtlinie 2008/95/[X.]. Sie ist deshalb im Lichte
des im
Zeitpunkt der Anmeldung der Marke geltenden Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich
der Richtlinie 89/104/[X.]
und des
im
Zeitpunkt der Beschwer-32
33
-
15
-

deentscheidung nach wie vor geltenden Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i
der Richtlinie 2008/95/[X.]
auszulegen
(vgl. Art.
55 der Richtlinie ([X.]) 2015/2436).
Nach
Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.]
sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art
der Ware selber
bedingt ist.
Nach
Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Zif-fer
i der Richtlinie 2008/95/[X.]
sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlos-sen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die aus-schließlich aus der Form der Ware bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. Durch diese
Bestimmungen soll im Allgemeininteresse
verhindert werden, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich unbegrenz-tes Monopol für
sich aus der Form ergebende wesentliche Gebrauchseigen-schaften einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei Waren der [X.] mit identischen
oder ähnlichen Gebrauchseigenschaften suchen kann
(vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
18,
20
und 26
-
Hauck/[X.]; [X.] des Generalanwalts
[X.], BeckRS 2014, 80871 Rn.
28
-
Hauck/[X.]).
Würden solche
Eigenschaften dem Markeninhaber vorbehalten, könn-te er es Mitbewerbern erschweren, ihren Waren eine gleichermaßen
gebraucht-staugliche Form zu geben, und auf diese Weise unlautere Wettbewerbsvorteile erlangen (vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
26 -
Hauck/[X.]; Schlussanträ-ge des Generalanwalts
[X.], BeckRS 2014, 80871 Rn.
58 -
Hauck/[X.]).

Da Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.] und
Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i der Richtlinie 2008/95/[X.] sowie §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschließ-lich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens enthält, kann ein solches Zeichen weder als Marke eingetragen werden noch durch seine Benutzung Un-terscheidungskraft erlangen (vgl. [X.], Urteil vom 18.
Juni 2002 -
C-299/99, [X.].
2002, [X.] = [X.] 2002, 804 Rn.
74 bis 76 -
Philips/[X.]; Urteil 34
35
-
16
-

vom 8.
April 2003 -
C-53/01 bis [X.]/01,
[X.].
2003, [X.] = [X.] 2003, 514 Rn.
44 -
Linde/Winward/Rado).
3. Das angegriffene dreidimensionale Zeichen zeigt eine [X.] Verpackung, die Schutz für Tafelschokolade beansprucht. Es ist schon [X.], ob diese Verpackung mit der Form der Ware gleichgesetzt werden
kann, auf die sich das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] bezieht.
a) Die in Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e der [X.]/[X.] und 2008/95/[X.]
sowie in § 3 Abs.
2 Nr.
1
[X.] geregelten Schutzhindernisse beziehen sich
auf die Form der Ware selbst
(zu Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e der Richtlinie 89/104/[X.]
vgl. [X.], Urteil vom 12.
Februar 2004 -
C-218/01, [X.], 428 Rn.
37 = [X.], 475 -
Henkel
[Waschmittelflasche]). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs
der [X.] kann
bei dreidimensionalen Marken, die die Verpackung von Waren zeigen,
die aus mit der Art der Ware zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des [X.] sind, die Verpackung als Form der Ware in diesem Sinne gelten
([X.], [X.], 428 Rn.
37
-
Henkel
[Waschmittelflasche]). Der
Gerichtshof der [X.] hat deshalb bei Waren, die -
etwa auf-grund ihrer körnigen, pudrigen oder flüssigen Konsistenz
-
ihrer Art nach keine eigene Form besitzen und erst durch die gewählte Verpackung eine vermark-tungsfähige Form erhalten, die Verpackung der Form der Ware gleichgestellt
(vgl. [X.], [X.], 428 Rn.
33 -
Henkel
[Waschmittelflasche]). Dagegen hat er bei Waren, deren Form sich -
wie bei regelmäßig verpackt vertriebenen
Nägeln
-
notwendig aus den Merkmalen der Waren selbst ergibt und die zu
ih-rer
Vermarktung keiner besonderen Form bedürfen, keinen hinreichend engen
Zusammenhang zwischen der Verpackung und der Ware gesehen, um die [X.] der Form der Ware gleichzusetzen
(vgl. [X.], [X.], 428 Rn.
32 -
Henkel
[Waschmittelflasche]).
36
37
38
-
17
-

b) Nach
den Feststellungen des [X.]s handelt es sich bei der angegriffenen dreidimensionalen Verpackung um eine Schlauchbeutel-verpackung für die Ware Tafelschokolade, die aus hygienischen und prakti-schen Gründen ausnahmslos verpackt vertrieben wird, weil sie beim unverpack-ten Verkauf nach kurzer Zeit in der Hand schmelzen würde und deshalb [X.] zum sofortigen Verzehr angeboten werden könnte. Danach besteht ein durch die Art der Ware selbst bedingtes sachliches Erfordernis, sie zur Herstel-lung und Erhaltung ihrer Marktfähigkeit zu verpacken. Allerdings erhält [X.] nicht erst durch die Verpackung ihre Form. Grundsätzlich besteht nach der vorstehend dargestellten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-päischen [X.] deshalb bei Tafelschokolade im Regelfall kein hinreichend en-ger Zusammenhang zwischen der Verpackung und der Ware, um die Verpa-ckung der Form der Ware gleichzusetzen.
c) Im Einzelfall ist es allerdings möglich, bei Waren, die ohne Verpa-ckung bereits eine vermarktungsfähige Form haben, die Verpackung als mit der Warenform identisch anzusehen. In diesem Fall kann die [X.] ebenso wie die Form der Ware selbst schutzunfähig sein.
[X.]) Der Gerichtshof der [X.] hat deshalb ein für Schoko-lade und Schokoladenwaren eingetragenes dreidimensionales Zeichen, das eine einen Schokoladenhohlkörper umhüllende Goldfolie mit rotem Band zeigt,
als eine aus der Form der Ware bestehende Marke angesehen (zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
b der Verordnung [[X.]] Nr.
40/94 vgl. [X.], Urteil vom
24.
Mai 2012

[X.]/11, [X.] 2012, 925 Rn.
44 -
Lindt [Form [X.] aus Schokolade mit rotem Band]).

[X.]) Die Gleichsetzung der Verpackung mit der Warenform setzt jedoch voraus, dass die Verpackung der Warenform vollständig entspricht
oder ihr [X.] so nahe kommt, dass es gerechtfertigt ist, zwischen der [X.] und der Warenform nicht zu unterscheiden. In diesem Fall gebietet es der 39
40
41
-
18
-

Zweck der Regelung in §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ebenso wie der Zweck der dieser Regelung zugrunde liegende Vorschrift
des Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.] und der dieser Regelung entspre-chenden Vorschrift des Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i der Richtlinie 2008/95/[X.],
die Verpackung mit der Warenform gleichzusetzen.
[X.]) Das [X.] hat festgestellt, dass die in Rede stehende [X.] eine Schlauchverpackung ist und dass Tafelschokolade demgegenüber eine eigene Form aufweist. Es hat allerdings angenommen, Verpackungen wie die in Rede stehende, die die Form der verpackten Ware deutlich erkennen ließen, lägen optisch nahe an der unverpackten Warenform. In derartigen Fällen sei es noch eher angezeigt als bei zwingend notwendigen [X.]en für formlose Waren mit körniger, pudriger oder flüssiger Konsistenz,
eine Monopolisierung warenbedingter Formen zu verhindern.
[X.]) Ob diese Auffassung zutrifft, ist zweifelhaft. Es kann jedoch offen bleiben, ob eine Verpackung der Form der Ware im Sinne von §
3 Abs.
2 [X.]nG gleichzustellen ist, wenn
die Verpackung, wie im Streitfall, mit der Waren-form nicht identisch ist, sondern ihr lediglich optisch nahekommt. Für das vor-liegende [X.] kann die [X.] der Ware gleichgestellt werden.
4.
Jedenfalls kann die Entscheidung des [X.]s
deshalb keinen Bestand haben, weil die in dem angegriffenen Zeichen abgebildete [X.] nicht ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten
Form
im Sinne von §
3 Abs.
2 Nr.
1
[X.] besteht.
a)
[X.] des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] liegt nur vor, wenn alle
wesentlichen Merkmale der
in dem Zeichen wiedergegebenen Ware eine für die Gattung der beanspruchten Ware typische Funktion aufweisen. Dies ist nicht der Fall, wenn für die gezeigte
Warenform ein weiteres -
wie ein dekorati-42
43
44
45
-
19
-

ves oder phantasievolles
-
Element
von Bedeutung oder wesentlich ist, das der
gattungstypischen Funktion der Ware nicht innewohnt
(vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
22
-
Hauck/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii der Verordnung [[X.]] Nr.
40/94
vgl. [X.], Urteil vom 14.
September 2010 -
C-48/09, [X.]. 2010, [X.] = [X.] 2010, 1008 Rn.
51
f. und 72
-
Lego
Juris [[X.]]).
Eine korrekte Anwendung von
Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.]
und
Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i der Richtlinie 2008/95/[X.]
so-wie
§
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] erfordert
daher, dass zunächst die wesentlichen Merkmale im Einzelfall dadurch ordnungsgemäß ermittelt werden, dass der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck zugrunde gelegt oder die Be-standteile des Zeichens nacheinander einzeln geprüft werden
(vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
21
-
Hauck/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii der Verordnung [[X.]] Nr.
40/94
vgl. [X.], [X.] 2010, 1008 Rn.
70 -
Lego
Juris [[X.]]).
Dabei kann die Wahrnehmung des Zeichens durch die angespro-chenen Verkehrskreise ein nützliches Beurteilungskriterium sein ([X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
34 -
Hauck/[X.]; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii der [X.] [[X.]] Nr.
40/94 vgl. [X.], [X.] 2010, 1008 Rn. 76 -
Lego Juris [Le-go-Stein]).
b) Das [X.] hat angenommen, augenfällige Merkmale der in der Marke gezeigten
[X.]
seien
die flache
quadratische [X.]
und die
Längsnaht an einer der zwei großflächigen Seiten. Soweit nach den Feststellungen des Deutschen
Patent-
und Marken-amts
die Marke weitere Merkmale wie Riffelungen der Schweißnähte und
zick-zack-förmige Einkerbungen an den Außenkanten der Schlauchfolie aufweise, seien diese
Details kaum erkennbar. Sie bewegten sich -
ebenso wie die dem Öffnen der Verpackung dienende Längsnaht
-
gestalterisch im Rahmen dessen, was bei zahlreichen
[X.]en von Schokolade und Scho-koladenwaren üblich sei, und würden vom Verkehr auch nur entsprechend wahrgenommen. Die neben der Quadratform vorhandenen Gestaltungselemen-46
-
20
-

te stellten deshalb
allenfalls schwach dekorative
und unwesentliche Gestal-tungsmerkmale der
in der Marke gezeigten [X.] dar, die eine Besonderheit allein insoweit aufweise, als
sie
in einer speziellen Form des Rechtecks,
nämlich in der des Quadrats,
gestaltet sei.
Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.
c) Die tatrichterliche Beurteilung des [X.]s, wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Warenverpackung sei allein die quadratische Grundfläche des [X.], hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde allerdings stand.
[X.]) Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im Wesentlichen auf tat-richterlichem Gebiet. Im [X.] ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfah-rungssätze oder Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände un-berücksichtigt gelassen hat (vgl. [X.], Urteil vom 5.
März 2015 -
I
ZR
161/13, [X.] 2015, 1004 Rn.
27 = [X.], 1219 -
IPS/[X.]; Beschluss vom 9.
Juli 2015 -
I
ZB
16/14, [X.], 283 Rn.
13 = [X.], 210 -
BSA/[X.] [X.]UTSCHE SPORTMANAGEMENTAKA[X.]MIE, jeweils mwN). Einen solchen Rechtsfehler des [X.]s hat die Rechtsbeschwerde nicht aufge-zeigt.
[X.]) Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich geltend, das Bundespa-tentgericht habe die wesentlichen Merkmale des angegriffenen Zeichens im Hinblick auf das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] nicht ordnungs-gemäß ermittelt. Es habe auf die Feststellungen des Deutschen Patent-
und Markenamts verwiesen, das die wesentlichen Merkmale der Marke bezogen auf das abweichende Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] bestimmt [X.]. Das [X.] hat zwar im Ausgangspunkt auf die Merkmalsana-lyse des Deutschen Patent-
und Markenamts Bezug genommen. Auf dieser Grundlage hat es die Merkmale aber einer eigenständigen -
von der Einschät-47
48
49
-
21
-

zung des Deutschen Patent-
und Markenamts abweichenden
-
Beurteilung auf ihre Wesentlichkeit unterzogen.
[X.]) Die Rechtsbeschwerde beanstandet ohne Erfolg, das Bundespatent-gericht habe bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der in der Marke gezeig-ten Verpackung rechtsfehlerhaft nur den Verpackungskörper und nicht
auch die [X.] berücksichtigt.
(1) Die Rechtsbeschwerde verweist vergeblich darauf, dass das [X.] in einem Urteil vom 25.
Mai 2012 (6
U
223/11, S.
10
f.
-
un-veröffentlicht) die Folien-Schlauchverpackung mit seitlichen Laschen und einer Knickfalte auf der rückwärtigen Fläche als den Gesamteindruck prägende Merkmale der Marke angeführt hat. Die von der tatrichterlichen Beurteilung ei-nes anderen Gerichts begründet als solche keinen Rechtsfehler.
[X.] Die Rechtsbeschwerde rügt erfolglos, das [X.] habe die seitlichen [X.] nicht in seine Erwägungen einbezogen. Das [X.] hat die als Quernähte bezeichneten seitlichen Verschluss-laschen erkennbar als üblichen und deshalb für den Gesamteindruck unwesent-lichen Bestandteil von [X.]en für Tafelschokolade und Schokoladenwaren angesehen. Diese Annahme stellt sich nicht als [X.] dar (zur fehlenden Unterscheidungskraft wegen Branchenüblichkeit der Warenform vgl. [X.], Urteil vom 12.
Januar 2006 -
C-173/04, [X.]. 2006, [X.] = [X.] 2006, 233 Rn.
31 -
Deutsche SiSi-Werke [Standbeutel]; Urteil vom 22.
Juni 2006 -
C-24/05, [X.]. 2006, [X.] = [X.] Int. 2006, 842 Rn.
26 und 29
f.

[X.] [Form eines Bonbons]; [X.], Beschluss vom 6.
April 2017

I
ZB
39/16, [X.],
1262
Rn.
19 = [X.], 1478 -
Schokoladenstäb-chen
III).
50
51
52
-
22
-

(3) Die Rechtsbeschwerde dringt nicht mit ihrem Einwand durch,
bei [X.] der Marke im Jahr 1995 sei die Verwendung einer Schlauchbeutelver-packung für
Tafelschokolade entgegen der Einschätzung des [X.] nicht üblich, sondern einzigartig und außergewöhnlich gewesen. Das [X.] hat angenommen, [X.]en seien auf dem Warengebiet der Schokolade seit Jahrzehnten üblich und vom Verkehr entsprechend wahrgenommen worden. Dabei hat es nicht nur auf [X.], sondern auch auf Schokoladenwaren abgestellt. Für die Beurteilung, ob der Verkehr eine Waren-
oder [X.] als üblich ansieht, können auch Gestaltungsformen aus benachbarten [X.] berücksichtigt wer-den, wenn aufgrund der konkreten Umstände mit einer Übertragung der [X.] auf den betroffenen [X.] zu rechnen ist (vgl. [X.], [X.],
1262
Rn.
24 -
Schokoladenstäbchen
III, mwN). Die Annahme des [X.]s, dass der Verkehr die [X.] wegen ihrer Verbreitung bei (sonstigen) Schokoladenwaren auch bei Tafelschokolade als üblich ansieht, ist danach rechtlich nicht zu beanstanden. Die Rechtsbe-schwerde stellt nicht in Abrede, dass im Jahr 1995 Schlauchbeutelverpackun-gen bei anderen Schokoladenprodukten weit verbreitet waren.
(4) Die Rechtsbeschwerde führt erfolglos an, entgegen der Ansicht des [X.]s seien für den Gesamteindruck der Marke
auch der zick-zack-förmige Rand der [X.] und die rückwärtige, im angefochte-nen Beschluss als Längsnaht bezeichnete Verschlusslasche von -
wenn auch deutlich geringerer
-
Bedeutung. Insoweit ersetzt sie die tatrichterliche Beurtei-lung durch ihre eigene Sichtweise, ohne einen Rechtsfehler des Bundespatent-gerichts aufzuzeigen. Im Übrigen macht sie selbst nicht geltend, bei dem -
nach den Feststellungen des [X.]s kaum erkennbaren
-
Zick-Zack-Muster und der rückwärtigen Verschlusslasche handele es sich um Gestal-tungsmerkmale, die den Gesamteindruck der in der Marke gezeigten Verpa-ckung wesentlich mitprägten.
53
54
-
23
-

d) Die quadratische Grundfläche des [X.] als alleiniges wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Form der [X.] ist jedoch nicht durch die Art der Ware selbst bedingt.
[X.]) [X.] nach Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.], Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i der Richtlinie 2008/95/[X.] und
§
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] setzt voraus, dass die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung durch die Art der Ware selbst bedingt sind. Nach der Recht-sprechung des Gerichtshofs der [X.] sind die wesentlichen Merkmale der Warenform durch die Art der Ware selbst bedingt, wenn sie eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaft(en) aufweisen, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte (vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
25 bis 27 -
Hauck/[X.]). Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden Ware unentbehr-lich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lässt (vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
23
f. -
Hauck/[X.]). Sie muss nicht die einzige Form sein, in der die gattungstypischen Funktionen der Ware ihren Ausdruck finden können (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts [X.], BeckRS 2014, 80871 Rn.
62 -
Hauck/[X.]; [X.], [X.], 399, 403; zu Art.
7 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii der Verordnung [[X.]] Nr.
40/94 vgl. [X.], [X.] 2010, 1008 Rn.
53
f. -
Lego Juris [[X.]]; [X.], Urteil vom 11.
Mai 2017 -
C-421/15, [X.] Int. 2017, 623 Rn.
28 -
Yoshida/[X.]). Soweit der [X.] in früheren Entscheidungen angenommen hat, dass §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ausschließlich Formen erfasst, deren Merkmale für die [X.] sind und im Blick darauf die Grundform der bean-spruchten Ware ausmachen (vgl. [X.], Beschluss vom 20.
November 2003

I
ZB
18/98, [X.], 506, 507 = [X.], 755 -
Stabtaschenlampen
II; Beschluss vom 25.
Oktober 2007 -
I
ZB
22/04, [X.] 2008, 510 Rn.
13 und 16 55
56
-
24
-

= WRP 2008, 791 -
Milchschnitte; Beschluss vom 9.
Juli 2009 -
I
ZB
88/07, [X.] 2010, 138 Rn.
14 = [X.], 260 -
ROCHER-Kugel), hält er daran im Blick auf die vorstehend angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-ropäischen [X.] nicht fest.
[X.]) Entgegen der Ansicht des [X.]s können wesentliche Erleichterungen bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport von rechteckiger oder quadratisch geformter Tafelschokolade keine wesentlichen Gebrauchseigenschaften der Waren-
oder [X.] im Sinne von Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.], Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i
der Richtlinie 2008/95/[X.] und
§
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.]
be-gründen.
(1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] verfolgen die in Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e der [X.]/[X.] und 2008/95/[X.]
geregelten Schutzhindernisse das übereinstimmende Ziel zu ver-hindern, dass dem Markeninhaber ein Monopol für in der Form verkörperte we-sentliche Eigenschaften einer Ware eingeräumt wird, nach denen der Benutzer auch bei anderen Waren suchen kann (vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
18 und 20 -
Hauck/[X.]; vgl. auch Schlussanträge des Generalanwalts [X.], BeckRS 2014, 80871 Rn.
28 -
Hauck/[X.]). Für den Benutzer sind die Funk-tionalitäten der Ware
und nicht die Modalitäten ihrer Herstellung maßgeblich (vgl. [X.], [X.] 2015, 1198 Rn.
55 -
Nestlé/[X.]). Der Gerichtshof der [X.] hat deshalb entschieden, dass das Schutzhindernis des Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
ii der Richtlinie 2008/95/[X.], der durch §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] in das [X.] Recht umgesetzt ist, nur die Funktionsweise der fraglichen Ware erfasst ([X.], [X.] 2015, 1198
Rn.
57 -
Nestlé/[X.]). [X.] nach Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e 1.
Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/[X.], Art.
3 Abs.
1 Buchst.
e Ziffer
i der Richtlinie 2008/95/[X.]
und
§
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ist übereinstimmend mit den anderen in Art.
3 Abs.
1 57
58
-
25
-

Buchst.
e der [X.]/[X.] und 2008/95/[X.] geregelten Schutzhin-dernissen auszulegen, weil es das gleiche Ziel verfolgt (vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
20 -
Hauck/[X.]). Auch insoweit sind daher ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Eigenschaften, die allein den Herstellungsprozess betreffen, sind dagegen nicht entscheidend.
[X.] Die vom [X.] angeführten praktischen Vorzüge bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport von Tafelschokolade bezie-hen sich nicht auf Gebrauchseigenschaften, die dem Benutzer zugutekommen können. Ersichtlich handelt es sich dabei um Vorteile für die Anbieter von [X.] bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware. Hierauf kommt es jedoch bei der Prüfung des Schutzhindernisses nach §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] nicht an.
[X.]) Zu Unrecht hat das [X.] angenommen, die quadrati-sche Form sei eine wesentliche Gebrauchseigenschaft
von Tafelschokolade, weil sie
die Portionierung erleichtere.
(1) Allerdings stellt die Portionierbarkeit von Tafelschokolade für den Verbraucher einen Gebrauchsvorteil beim Verzehr der Ware dar. Eine gattungs-typische Funktion von Tafelschokolade besteht darin, portionsweise konsumiert zu werden (vgl. Kur, [X.], 134, 139 Fn.
44).
[X.] [X.] ist jedoch keine Gebrauchseigenschaft, die sich aus der Quadratform der (verpackten) Tafelschokolade
ergibt.
Die Rechtsbe-schwerde macht zu Recht geltend, dass die Portionierung durch die rechteckige bzw. quadratische Form der Tafelschokolade für sich genommen nicht [X.] wird. Ihre regelmäßige Form ermöglicht als solche nicht die Aufteilung der Ware in [X.].
59
60
61
62
63
-
26
-

(3) Die Portionierung von Tafelschokolade wird erst durch die [X.], etwa in Form von Rillen oder Einkerbungen, ermög-licht. Eine Rechteckform oder eine Quadratform mag im Zusammenspiel mit den Bruch der Tafelschokolade ermöglichenden Rillen Gebrauchsvorteile bie-ten, weil diese, wenn sie in regelmäßiger Weise angeordnet sind, eine gleich-mäßige Portionierung ermöglichen.
Das [X.] hat jedoch nicht festgestellt, dass das angegriffene Zeichen
als Verpackung von [X.]
derartige Sollbruchstellen erkennen lässt
und dass dieses Merkmal wesent-lich wäre. Dies ist auch nicht ersichtlich.
[X.]) Soweit das [X.] angenommen hat, eine quadrati-sche Tafelschokolade lasse sich besser in einer Jackentasche mitführen als eine [X.] Tafelschokolade, liegt darin keine
wesentliche Ge-brauchseigenschaft von Tafelschokolade.
(1) Das [X.] hat einen Gebrauchsvorteil der quadrati-schen Form von entsprechend verpackter Tafelschokolade in der Möglichkeit gesehen, dass der Verbraucher eine derart dimensionierte Ware besser ver-stauen könne, wenn er sie mit sich führe. In einer solchen Situation lasse sich eine quadratische Tafelschokolade -
jedenfalls in der dem üblichen Gewicht von 100 Gramm entsprechenden Größe
-
besser in eine Jackentasche einstecken als eine länglich-rechteckige Tafelschokolade.
Dem kann nicht zugestimmt werden.
[X.] Die
gegenteilige
Beurteilung des [X.]s hält den An-griffen der Rechtsbeschwerde schon deshalb nicht stand, weil das Bundespa-tentgericht dabei ersichtlich auf den Vortrag der Markeninhaberin abgestellt hat, bei dem angegriffenen Zeichen handele es sich um eine neutralisierte Verpa-ckung der Tafelschokolade "R.

S.

"
mit einem Gewicht von 100
Gramm.
Das [X.] hat in anderem Zusammenhang festgestellt, die [X.] Marke lasse offen, welche Größe die Verpackung und die in ihr ent-64
65
66
-
27
-

haltene Schokoladentafel habe. Bei einer solchen Sachlage fehlt es an einer tatsächlichen Grundlage für die Annahme, eine quadratische Form von [X.] sei eher als eine rechteckige Form geeignet, in einer Jackentasche untergebracht zu werden. Diese Annahme kann nur für Tafelschokolade in Quadratform zutreffen, die kleiner ist als eine Jackentasche. Das angegriffene Zeichen beansprucht dagegen Schutz für Tafelschokolade unabhängig von die-ser Größenbeschränkung.
(3) Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob Tafelschokolade in [X.]r Form leichter in eine Jackentasche passt als rechteckige [X.].
[X.] des § 3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind
(vgl. Schlussanträge des Generalanwalts [X.], BeckRS 2014, 80871 Rn.
55 -
Hauck/[X.]). Auch das Ziel des Schutzhindernisses, Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit offenzuhalten, ihren Waren eine mög-lichst gebrauchstaugliche Form zu geben (vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
26 -
Hauck/[X.]), bezieht sich auf den bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware.

Bei Tafelschokolade handelt es sich um eine Ware, deren primärer Zweck der Verzehr ist. Für den Verzehr sind
ausschlaggebend der Geschmack und die Zutaten der Tafelschokolade. Die leichte Transportmöglichkeit in der Jackentasche ist dagegen grundsätzlich keine wesentliche Eigenschaft eines zum Verzehr bestimmten Produkts. Anderenfalls wären sämtliche Formen von (verpackten) Lebensmitteln,
die Platz in einer Jackentasche finden, vom [X.]nschutz ausgenommen.
(4) Danach ist davon auszugehen, dass der Vorteil der platzsparenden Unterbringung von verpackter Tafelschokolade allenfalls bei bestimmten, für die Ware nicht typischen Gelegenheiten zutage tritt. Derartige Vorteile, die nur in 67
68
69
70
-
28
-

für die Verwendung unüblichen Konstellationen eintreten, führen nicht dazu, dass das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
1 [X.] eingreift.
IV.
Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserhebli-chen Fragen zur Auslegung des [X.]srechts, die ein Vorabentscheidungser-suchen an den Gerichtshof der [X.] nach Art.
267 AEUV [X.]. Durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] ist hinreichend geklärt, dass nur gattungstypische Gebrauchseigenschaften der Ware, die in der Form verkörpert sind, der Schutzfähigkeit eines [X.], das aus dieser Form besteht (vgl. [X.], [X.] 2014, 1097 Rn.
25
f. -
Hauck/[X.]).

D. Die Entscheidung des [X.]s kann danach nicht [X.] werden. Sie ist aufzuheben und die Sache an das Bundespatent-gericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§
89 Abs.
4 Satz
1 [X.]).
Für das weitere Verfahren weist der [X.] auf Folgendes hin:
[X.] Das [X.] hat offen gelassen, ob die in §
3 Abs.
2 Nr.
2 und 3 [X.] genannten Schutzhindernisse vorliegen.

1. Das [X.] hat keine Veranlassung zu prüfen,
ob das Schutzhindernis des §
3 Abs.
2 Nr.
2 [X.] vorliegt, weil sich die Antragstel-lerin hierauf ausdrücklich nicht mehr berufen hat. Erklärt der Löschungsantrag-steller wie im Streitfall, dass der Löschungsantrag, soweit er auf ein bestimmtes Schutzhindernis gestützt ist, nicht mehr aufrechterhalten werde, ist das [X.] nach §
308 ZPO wegen Wegfalls des Löschungsantrags ge-hindert zu prüfen, ob die angegriffene Marke wegen Vorliegen dieses [X.] zu löschen ist
([X.], [X.] 1977, 664, 665 -
[X.]).
71
72
73
74
-
29
-

2. Das [X.] wird sich deshalb
im Hinblick auf §
3 Abs.
2 [X.] allein
noch mit der Frage zu befassen haben, ob das von der Antrag-stellerin angeführte Schutzhindernis nach §
3 Abs.
2 Nr.
3 [X.] vorliegt.
I[X.] Soweit das [X.] Zweifel geäußert hat, ob das ange-griffene Zeichen in seiner -
für die rechtliche Beurteilung maßgeblichen (vgl. [X.], Urteil vom 22.
September 2005 -
I
ZR
188/02, [X.]Z 164, 139, 143

Dentale Abformmasse)
-
eingetragenen und veröffentlichten Form hinreichend bestimmt wiedergegeben ist, hat es dazu keine abschließenden Feststellungen getroffen.
Dies wird es im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren nachzuholen haben.
Büscher
Schaffert
Löffler

Schwonke
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 04.11.2016 -
25 W(pat) 78/14 -

75
76