Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 11.01.2005, Az. X ZR 20/02

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 11. Januar 2005 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja

[X.]

[X.] (1981) § 9, § 15 Abs. 2

Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, ist diese im Zweifel mitlizenziert.

[X.], Urt. v. 11. Januar 2005 - [X.] - [X.] [X.]

- 2 - [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 11. Januar 2005 durch [X.] Melullis und [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.]
für Recht erkannt:

Auf die Revision der [X.] wird das am 15. November 2001 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des [X.] im [X.] und insoweit teilweise aufgehoben, als die Beklagte über den landgerichtlichen Urteilsausspruch hinaus zur Rechnungslegung über Handlungen seit dem 16. Juni 1990 verurteilt worden ist und als festgestellt worden ist, daß die [X.] zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung für die in der [X.] vom 16. Juni 1990 bis zum 28. August 1993 begangenen Handlungen und zum Ersatz des Schadens für Handlungen in der [X.] vom 29. August 1993 bis 17. September 1996 verurteilt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des [X.], an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen
- 3 - Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin des einen [X.] betref-fenden, u.a. mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 0 368 084 (Klagepatents), das sie von den Erben des auch als Erfinder benannten verstorbenen früheren Patentinhabers [X.]er- [X.] hat; vor dem Rechtserwerb entstandene Ansprüche wegen Benutzung oder Verletzung des Klagepatents sind an die Klägerin abgetreten worden. Pa-tentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:
"[X.] mit einem Zulauf (11) für ein Leicht-flüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch, mindestens einer Ab-scheidekammer (2), einem Schwerflüssigkeitsablauf (13) und einer Leichtflüssigkeitsabführung (3), wobei dem Zulauf (11) für das [X.] ein [X.] (6) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das [X.] (6) bei Erreichen einer bestimmten Höhe des [X.] selbsttätig den Zulauf sperrt."

Die Klägerin macht Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche wegen Benutzung der angemeldeten Erfindung und Verletzung des [X.] durch Herstellung und Vertrieb der [X.] durch die Beklagte geltend. Diese benutzt sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß. Die Beklagte meint, zur Benutzung auch der durch das Klagepatent geschützten Erfindung berechtigt zu sein. Sie ist unstrei-tig berechtigt, eine weitere Erfindung [X.], die zu der [X.] Patentanmeldung 39 30 226 geführt hat, gegen Zahlung einer Lizenzvergütung zu benutzen. Diese weitere Erfindung bildet die Entwicklungsstufe 6 des von [X.]entwickelten [X.], während sich die dem [X.] - 4 - gepatent zugrunde liegende Erfindung auf eine frühere Entwicklungsstufe be-zieht.
Wegen weiterer Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte kam es zum Streit zwischen [X.]und den drei Gesellschaftern einer im Ver- fahren als [X.] bezeichneten Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der auch der Geschäftsführer der [X.] angehörte. Die Übertragungsklage der Gesell-schafter der [X.] bezüglich dieser Schutzrechte wurde abgewiesen. In einem weiteren Rechtsstreit kam es zu einem am 17. September 1996 gerichtlich pro-tokollierten Vergleich, in dem sich [X.]zur Zahlung von 40.000 DM an die Gesellschafter der [X.] bei Erledigung sämtlicher, auch der nicht streitbe- fangenen gegenseitigen Ansprüche aus einer früheren Vereinbarung verpflich-tete. Aus diesem Vergleich leitet die Beklagte ihre Benutzungsberechtigung in erster Linie her. Die Klägerin vertritt demgegenüber die Ansicht, daß die [X.] zur Benutzung der im Klagepatent geschützten Lehre nicht berechtigt sei.
Das [X.] hat die Beklagte zu Unterlassung und Rechnungsle-gung verurteilt sowie deren Schadensersatzpflicht seit dem 18. September 1996 festgestellt.
Gegen das Urteil des [X.]s haben beide Parteien Berufung [X.], die Klägerin mit dem Ziel, eine Verurteilung ab einem Monat nach [X.] der Anmeldung zu erreichen, die Beklagte mit dem Ziel vollstän-diger Klageabweisung. Das Rechtsmittel der Klägerin hatte Erfolg, während die Berufung der [X.] zurückgewiesen wurde. Mit ihrer Revision begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. - 5 - Entscheidungsgründe:

Die Revision führt entsprechend der Anfechtung durch die Revision zur Aufhebung des angefochtenen Urteils in dem Umfang, in dem die Verurteilung der [X.] durch das Berufungsurteil gegenüber dem [X.]surteil erweitert worden ist, und in diesem Umfang zur Zurückverweisung des [X.] an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.
[X.] Das Berufungsgericht hat der Klägerin teils aus eigenem, teils aus ab-getretenem Recht Ansprüche wegen Benutzung der offengelegten Patentan-meldung - insoweit zutreffenderweise auf der Rechtsgrundlage des Art. II § 1 [X.] -, teils wegen Patentverletzung (§ 139 [X.], §§ 242, 259 BGB in ent-sprechender Anwendung) zugesprochen. Es hat dabei - anders als noch das [X.] - angenommen, Ansprüche wegen der unstreitigen Benutzung der Patentanmeldung und des Klagepatents seien nicht Gegenstand des Ver-gleichs vom 17. September 1996 gewesen. Entgegen der Auffassung des [X.]s, die [X.] erfasse auch die Ansprüche [X.]

gegen die Beklagte, weil [X.]anerkannt habe, daß [X.] mit seinen durch die beklagte Gesellschaft ausgeübten [X.] seiner vertraglichen Ausübungspflicht nachkomme, könne ein solches Aner-kenntnis nicht darin gesehen werden, daß [X.]der [X.] gestattet habe, die die Benutzung des [X.]gepatents voraussetze. Die seinerzeit gewährte einfache Lizenz bedeute nicht, daß [X.]damit anerkannt habe, daß die [X.] insoweit ihrer Aus- übungspflicht nachkomme; hierzu hätte es nach Auffassung des Berufungsge-richts einer Erklärung dahin bedurft, daß die auf Grund der Lizenzvergabe er-- 6 - folgten [X.] der [X.] in Erfüllung der Ausübungspflicht der [X.] erfolgten; eine solche Erklärung sei aber nicht erfolgt und [X.]

habe auch nach den Umständen nicht zwingend davon ausgehen kön- nen, daß die [X.] der [X.] in Erfüllung der Ausübungs-pflicht der [X.] erfolgten. Dieser und ihren Gesellschaftern habe es nämlich frei gestanden, in welcher Weise - z.B. durch Einrichtung einer eigenen Produkti-onsstätte oder durch Beauftragung eines Drittunternehmens - sie ihrer Aus-übungspflicht genügen wollten.
I[X.] Hiergegen wendet sich die Revision im Ergebnis mit Erfolg.
1. Sie rügt die Nichtberücksichtigung erheblichen Streitstoffs (§ 286 ZPO), bei dessen Berücksichtigung das Berufungsgericht zu einem anderen Ergebnis habe kommen müssen. Der Geschäftsführer der [X.] habe sich, wie [X.]gewußt habe, lediglich mit der Patentverwaltung befaßt; das operative Geschäft habe allein in den Händen der [X.] gelegen. Das [X.] habe zudem unangegriffen festgestellt, daß [X.]der [X.] eine Lizenz an der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Patentan-meldung eingeräumt habe, die eine Benutzung des Klagepatents voraussetze. Die Beklagte habe erhebliche Lizenzzahlungen an [X.]

erbracht. [X.]habe auch niemals selbst die verfahrensgegenständlichen An- sprüche geltend gemacht, obwohl er von der Formunwirksamkeit des [X.] gewußt habe.
Bei diesen Umständen handelt es sich lediglich um Indiztatsachen, die der Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht nicht die Grundlage entziehen. - 7 - 2. Das [X.] hat das Vorbringen des [X.] als nicht widerlegt angesehen, daß es die Benutzung der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden [X.] Patentanmeldung 39 30 226, an der der [X.] eine Lizenz ein-geräumt worden war, erforderte, daß die Beklagte auch die Entwicklungsstufen 3 bis 5 und damit den Gegenstand des Klagepatents benutzen durfte. Das hat das Berufungsgericht nur im Rahmen der Überlegung berücksichtigt, hieraus ergebe sich ein Anerkenntnis von [X.]nicht, daß [X.] hiermit ihrer Ausübungspflicht nachkomme. Den weiteren Gesichtspunkt, daß sich hieraus eine Berechtigung der [X.] ergeben konnte, auch das Klagepatent mitzu-benutzen, hat das Berufungsgericht nicht bedacht. Das Berufungsgericht hat weiter nicht berücksichtigt, daß sich eine Benutzungsberechtigung der [X.]n an dem Klagepatent auch unabhängig hiervon daraus ergeben kann, daß die Benutzung des lizenzierten Rechts die des Klagepatents notwendig [X.], wie es die Beklagte geltend gemacht hat. Setzte nämlich die der [X.]n erteilte Lizenz hinsichtlich der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden [X.] die Benutzung des Klagepatents voraus, der nach den vom [X.] getroffenen Feststellungen die Gesellschafter von [X.] zugestimmt hatten, dann erforderte es der Zweck des Lizenzvertrags, auch die Benutzung dieses Schutzrechts zu gestatten (vgl. Bartenbach/Gennen, Patent-lizenz- und [X.], 5. Aufl. [X.]. 442 m.w.N.; Busse, [X.] 6. Aufl. § 15 [X.]. 49). Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, gilt allgemein, daß diese im Zweifel mitlizenziert ist. Wer einem anderen eine Be-nutzungsberechtigung an einem Schutzrecht einräumt, ist schon nach [X.] und Glauben (§ 242 BGB) in der Regel gehalten, das ihm Mögliche und Zumutbare zu tun, um dem anderen Vertragsteil die Ausübung der vertraglichen Berechti-gung zu ermöglichen; das gilt umso mehr, als es bei der vertraglichen Einräu-mung einer Benutzungsberechtigung in der Regel das Ziel der [X.] - mung sein wird, die Berechtigung auch auszuüben. Gesichtspunkte, aus denen sich ausnahmsweise etwas anderes ergeben könnte, sind bisher nicht [X.].
II[X.] Das angefochtene Urteil ist demnach aufzuheben. Das Berufungsge-richt wird sich bei seiner erneuten Befassung mit der Frage auseinanderzuset-zen haben, ob die Benutzung des Klagepatents zur Ausführung der lizenzierten Erfindung tatsächlich erforderlich war. [X.] es dies, wird eine Verletzung des Klagepatents nur unter besonderen Umständen bejaht werden können.
Soweit die Verurteilung der [X.] mit der Revision nicht angegriffen ist, ist dem [X.] eine Prüfung verwehrt.

Melullis Scharen [X.]

[X.] [X.]