Bundespatentgericht, Beschluss vom 12.10.2017, Az. 30 W (pat) 21/15

Die am 5. März 2010 angemeldete Wort-/Bildmarke

ist am 24. März 2010 - unter Berücksichtigung einer mit Wirkung vom 7. Mai 2010 vorgenommenen Teillöschung - unter der Nummer 30 2010 003 649 für die Dienstleistungen

„[X.]: Unternehmensberatung, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung im Zusammenhang mit der Erbringung medizinischer Dienstleistungen

Klasse 44: Ambulante Pflegedienstleistungen; Aromatherapie-Dienste; Dienstleistungen einer Kurklinik; Dienstleistungen eines Heilpraktikers; Dienstleistungen eines Logopäden; Dienstleistungen eines medizinischen Labors; Dienstleistungen eines Psychologen; Dienstleistungen eines Sanitäters; Dienstleistungen eines Arztes; Dienstleistungen eines Chiropraktikers; Dienstleistungen eines Zahnarztes; Dienstleistungen von Polikliniken (Ambulanzen); Dienstleistungen von Kliniken; Dienstleistungen von Sanatorien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung medizinischer und klinischer Untersuchungen; Durchführung von Therapien; Durchführung von Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Gesundheitsberatung; [X.]; In-vitro-Befruchtung; Krankenpflegedienste; physiotherapeutische Behandlungen; plastische und Schönheitschirurgie; psychosoziale Betreuung; Seniorenpflegedienste; [X.]; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung; Vermietung von medizinischen Geräten“

in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 23. April 2010.

Gegen die Eintragung ist am 23. Juli 2010 Widerspruch erhoben worden aus der am 29. August 2009 angemeldeten und am 19. Juli 2010 unter der Nummer 30 2009 051 781 eingetragenen Wort-Bildmarke

die u. a für die Dienstleistungen

„[X.]:

 Werbung, insbesondere für Dienstleistungen eines Apothekers; Betreuung von Apotheken in [X.]; Konzeption und Durchführung von Kundenbindungsmaßnahmen unter Werbe- und Marketing-Aspekten, Ausgabe von Kundenkarten ohne Zahlungs- und [X.] zur Durchführung von [X.] im Rahmen des Marketings; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; [X.], [X.] und Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen, veterinärmedizinischen Erzeugnissen, Hygienepräparaten für medizinische Zwecke, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmitteln, Hygieneprodukten für den persönlichen Gebrauch, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässern, [X.], Nahrungsergänzungsmitteln, orthopädischen Bandagen, medizinischen Tees, Getränken für medizinische Zwecke; Schaufensterdekorationen; Geschäftsführung, insbesondere einer Apotheke oder einer Kooperation von Apotheken; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Arzneimitteln und apothekerüblicher Ware, insbesondere mit Großhändlern und pharmazeutischen Herstellern; Bestellannahme, [X.] und Rechnungsabwicklung über Arzneimittel und apothekenübliche Ware; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Rechnungsabwicklung von Verträgen mit Sozialversicherung

 …..

Klasse 44:

 medizinische Dienstleistungen, insbesondere Dienstleistungen eines Apothekers; Beratung in der Pharmazie, nämlich durch einen Apotheker oder Drogeristen; Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Zubereitung von pharmazeutischen Zubereitungen sowie Arzneimitteln für Dritte aufgrund von ärztlichen Rezepten; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung; Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, insbesondere Durchführen medizinischer Tests, medizinischer Laboruntersuchungen, Untersuchung über die Hygiene und Bewertung pharmazeutischer Erzeugnisse; Pflegedienstleistungen; physiotherapeutische Behandlungen; Dienstleistungen von medizinischen Versorgungszentren und ambulanten Pflegediensten im Zusammenhang mit der Behandlung von Patienten; Kurberatung zur Gesundheitspflege“

Schutz beansprucht. Ein gegen die Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren endete am 9. Oktober 2013.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des [X.]s hat mit Beschluss vom 30. Januar 2015 den Widerspruch zurückgewiesen.

Auch soweit sich beide Marken nach der [X.] bei identischen Dienstleistungen begegnen könnten, so dass unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand zwischen beiden Marken erforderlich sei, genüge die angegriffene Marke diesen Anforderungen.

Aufgrund der abweichenden Wortbestandteile „main“ bzw. „Apotheke“, der Bildelemente bei der angegriffenen Marke sowie der graphischen Ausgestaltung der Wortbestandteile der Widerspruchsmarke komme eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Markenähnlichkeit nur dann in Betracht, wenn der Gesamteindruck beider Zeichen durch den übereinstimmenden Bestandteil „[X.]/[X.]“ geprägt werde.

Dies sei zwar bei der Widerspruchsmarke der Fall, da der nachgestellte Wortbestandteil „[X.]“ lediglich die Art und den Ort des Dienstleistungsangebots beschreibe. Ebenso seien bei der angegriffenen Marke die nachgestellten Wortbestandteile „Die Gesundheitswelt im twenty-M“ aufgrund der kleinen Schriftgröße sowie des die Dienstleistungen beschreibenden Inhalts dieser Wortfolge zu vernachlässigen.

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde jedoch nicht allein durch den Bestandteil „[X.]“, sondern auch durch den weiteren vorangestellten Wortbestandteil „main“ mitbestimmt. Da der Bestandteil „main“ am Anfang des [X.] steht, habe der Verkehr keine Veranlassung, diesen Wortbestandteil bei der Benennung wegzulassen. Eine eindeutig beschreibende Bedeutung komme diesem [X.] nicht zu. Als Hinweis auf den Fluss „[X.]“ sei er zu unbestimmt, um als geografische Herkunftsangabe den genauen Stand- oder Erbringungsort der Dienstleistungen zu bezeichnen.

Aber selbst wenn „main“ insoweit beschreibend sei, stünde dieser Wortbestandteil gleichgewichtig neben „[X.]“ und präge den Gesamteindruck der angegriffenen Marke jedenfalls mit. Dazu trage auch die verbindende Wirkung des grafisch angedeuteten Kreuzes bzw. [X.] zwischen den Wortbestandteilen bei. Schließlich könne der angesprochene Verkehr in der angegriffenen Marke ein Wortspiel i. S. v. „mein [X.]“ hören. In diesem Fall würde die gesamtbegriffliche Einheit eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „[X.]“ ausschließen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken scheide somit aus.

Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS [X.] wegen der Übereinstimmung indem Wortbestandteil „[X.]/[X.]" komme nicht in Betracht.

Weder habe die Widersprechende geltend gemacht, dass sie den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken an diesen Stammbestandteil gewöhnt habe, noch habe sie irgendwelche Umstände vorgetragen, die darauf schließen ließen, dass dem Wortbestandteil „[X.]" in der jüngeren Marke ein Hinweischarakter auf sie zukomme.

Umstände, die den übereinstimmenden Bestandteil als eine im Rahmen des [X.] selbständige Kennzeichnung erschienen ließen, wie dies z. B. bei einer Kombination mit einem bekannten Unternehmenskennzeichen, einem Serienzeichen oder einer sonst bekannten Marke der Fall sein könnte, fehlten ebenfalls, zumal nicht zuletzt auch die charakteristische grafische Gestaltung der angegriffenen Marke einer solchen Annahme entgegenstehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass sich beide Marken überwiegend auf identischen und ansonsten hochgradig ähnlichen Dienstleistungen begegnen könnten.

Weiterhin sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Beide Marken seien auch hochgradig ähnlich, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliege.

Zutreffend sei die Markenstelle zwar davon ausgegangen, dass bei der angegriffenen Marke aufgrund der Schriftgröße sowie der die Dienstleistung beschreibenden Inhalte die Wortfolge „Die Gesundheitswelt im twenty-M“ nicht zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke beitrage. Gleiches gelte für den Bestandteil „Apotheke“ der Widerspruchsmarke, welcher lediglich die Art und den Ort des Dienstleistungsangebots beschreibe.

angegriffenen Marke durch den übereinstimmenden Bestandteil „[X.]“ geprägt. Der Begriff „main“ werde mit dem gleichnamigen Fluss assoziiert, welcher aber als geographische Herkunftsangabe den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht mitprägen könne. Dementsprechend seien eine Reihe von Markenanmeldungen mit dem Bestandteil „main“ wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden.

Soweit die Wortbestandteile der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht i. S. von „mein [X.]“ verstanden würden, stehe dieser der Annahme einer Prägung durch den Wortbestandteil „[X.]“ nicht entgegen. So werde der Verkehr, wenn er das Personalpronomen „mein“ höre, dieses in Bezug setzen zu dem Begriff, der diesem nachfolge.

Zumindest könnten die Vergleichsmarken vor dem Hintergrund, dass die Widersprechende über weitere benutzte Marken mit dem Bestandteil „[X.]“ verfüge und dieser Begriff auch von mehreren Gesellschaften firmenmäßig verwendet werde, gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, so dass jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz [X.]).

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des [X.]s vom 30. Januar 2015 aufzuheben und die Marke 30 2010 003 649 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch sich zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] besteht.

A. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. [X.] GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - [X.]/[X.]; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - [X.]; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - [X.]; [X.] 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - [X.]/[X.]; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/[X.]; GRUR 2010, 235, Nr. 15 [X.]/ [X.]). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. [X.] 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/[X.]; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - [X.] B/ [X.]; [X.], 64, Nr. 9 - Maalox/[X.]; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; [X.] GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il [X.]/[X.]).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen, weshalb die angegriffene Marke nach § 43 Abs. 2 Satz 1 [X.] zu löschen ist.

1. Ausgehend von der vorliegend maßgeblichen [X.] können sich beide Marken auf identischen Dienstleistungen begegnen.

Durch die Eintragung der angegriffenen Marke in Klasse 35 für die Dienstleistungsoberbegriffe

Unerheblich ist, dass sich die von der angegriffenen Marke zu [X.] beanspruchten Dienstleistungsoberbegriff nicht auf diese von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen beschränken. Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der Vergleichsmarken nur einzelne Waren oder Dienstleistungen Identität oder Ähnlichkeit auf, führt dies bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr gleichwohl zur Löschung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff, soweit er nicht vom Inhaber dieser Marke entsprechend eingeschränkt wird (vgl. [X.]/Hacker, [X.], 11. Aufl., § 9 Rdnr. 77).

Was die von der angegriffenen Marke zu Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen betrifft, besteht insoweit Dienstleistungsidentität, als der für die Widerspruchsmarke eingetragene weite Oberbegriff

Die Dienstleistungen

Unter die für die Widerspruchsmarke eingetragenen

Die für die Widerspruchsmarke eingetragenen

Ferner können die „

Identität besteht auch zwischen den

2. Die Widerspruchsmarke weist in ihrer Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf (vgl. [X.] 2017, 914, Nr. 18 ff. - [X.]-Apotheke/MediCo Apotheke).

3. Die [X.] weisen eine zumindest mittlere Zeichenähnlichkeit auf.

a. In ihrer Gesamtheit sind die Vergleichsmarken allerdings durch die keine klanglichen wie schriftbildlichen Gemeinsamkeiten aufweisenden Bestandteile „main“ bzw. „Apotheke“, welche auch im Gesamtbild beider Marken gegenüber dem gemeinsamen Wortbestandteil „[X.]/[X.]“ weder überlesen noch überhört werden, leicht zu unterscheiden, zumal der übereinstimmende Bestandteil „[X.]“ bei der Widerspruchsmarke voran- und bei der angegriffenen Marke nachgestellt ist. In schriftbildlicher Hinsicht trägt zudem auch die graphische Ausgestaltung der jüngeren Marke zur Unterscheidung bei.

Jedoch ergibt sich eine jedenfalls durchschnittliche Zeichenähnlichkeit aus der Übereinstimmung beider Marken in dem Bestandteil „[X.]/[X.]“.

b. Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks zwingt nicht dazu, die Vergleichsmarken stets in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Vielmehr ist nicht ausgeschlossen, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. [X.] 2013, 1239, Nr. 32 - [X.]/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/[X.]; GRUR 2009, 772, Nr. 57 - [X.]). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. [X.] 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/[X.]; GRUR 2010, 729, Nr. 31 - [X.]; GRUR 2009, 1055, Nr. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. [X.] GRUR 2016, 80, Nr. 37 - [X.]/[X.]; GRUR 2007, 700, Nr. 42 - [X.]/Shaker, [X.]. 2010, 129, Nr. 62 - [X.]/[X.]; GRUR 2010, 1098, Nr. 56 - [X.]/[X.]; [X.] GRUR 2004, 778, 779 - [X.] DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2010, 828, Nr. 45 - DiSC).

Ausgehend davon wird zunächst der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke durch den Bestandteil „[X.]“ geprägt, weil neben der nicht ins Gewicht fallenden farblichen Ausgestaltung der Wortbestandteile vor allem auch der weitere Bestandteil „Apotheke“ als kennzeichnungsschwacher Bestandteil in den Hintergrund rückt.

So wird dieser auch optisch im Gesamtbild der Widerspruchsmarke hinter „[X.]“ zurücktretende Wortbestandteil in Zusammenhang mit denjenigen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, welche in oder durch eine Apotheke erbracht werden können, als glatt beschreibender Hinweis auf den Erbringungsort der jeweiligen Dienstleistungen verstanden.

Dies betrifft neben den Dienstleistungen

Soweit unter diesen für die Widerspruchsmarke eingetragenen weiten Oberbegriff mehrheitlich auch solche

Dies gilt auch für die weiteren von der Widerspruchsmarke beanspruchten

Aber auch in Zusammenhang mit den zu Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen

Weiterhin wird entgegen der Auffassung der Markenstelle auch der rechtlich maßgebliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein durch den Begriff „[X.]“ geprägt, da sowohl das Bildelement wie auch die weiteren Wortbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können.

Das Bildelement der angegriffenen Marke in Form eines Kreuzes wird lediglich als einfaches dekoratives Element wahrgenommen, dem der Verkehr keine kennzeichnende Bedeutung beimessen wird. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (vgl. [X.]Z 167, 322, Nr. 30 - Malteserkreuz; [X.] 2008, 258, Nr. 23 - [X.]/T-InterConnect).

Bei den Wortbestandteilen tritt zunächst die Wortfolge „Die Gesundheitswelt im twenty-M" im Gesamteindruck zurück, da diese so klein geschrieben ist, dass sie im Gesamtbild der Marke vor allem gegenüber den weiteren Wortbestandteilen „main“ und „[X.]“ kaum wahrgenommen wird. Sie erschöpften sich zudem in einem anpreisenden Werbeslogan, welcher jeder [X.] Unterscheidungskraft entbehrt.

Ein Verständnis von „main“ als auch im Inland bekanntes [X.] Wortbildungselement mit der Bedeutung „Haupt-; hauptsächlich“ (vgl. dict cc Deutsch-Englisch-Wörterbuch, [X.]/ englisch-deutsch/main.htm) ist hingegen in Kombination mit dem Kunstwort „[X.]“, welches weder der [X.] zugeordnet werden kann noch eine sinnvolle gesamtbegriffliche Bedeutung mit „main“ aufweist, fernliegend.

Namen von Flüssen, Seen oder Bergen sind zwar nicht ohne weiteres selbst als Angaben über die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen anzusehen; sie können aber gleichwohl als beschreibende Herkunftsangaben zu bewerten sein, wenn sie zugleich die angrenzenden Gebiete, Regionen oder Landschaften hinreichend deutlich bezeichnen (vgl. [X.] GRUR 1999, 723 [X.]. 34 - [X.]; [X.]/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 443). Dies ist bei der Bezeichnung „main“ der Fall, welche nicht nur den gleichnamigen Fluss benennt, sondern gleichzeitig als Gebietsbezeichnung eine geografische Herkunftsangabe bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen darstellt, wobei der Flusslauf des [X.]s die regionale Zuordnung hinreichend konkretisiert (vgl. [X.] W (pat) 111/05 v. 29. November 2006 - [X.]bahn, veröffentlicht in [X.]). In diesem Sinne hat sich etwa die Bezeichnung “[X.]-Region“ eingebürgert, die ohne weiteres als geografische Angabe verstanden wird. Der Verkehr wird daher diesem Begriff in Zusammenhang mit den vorliegend maßgeblichen Dienstleistungen lediglich den glatt beschreibenden Hinweis entnehmen, dass diese aus der Region um den Fluss [X.] stammen bzw. dort angeboten werden. In diesem Wortbestandteil wird der Verkehr daher ebenso wenig einen Herkunftshinweis erkennen wie in der einfachen und werbeüblichen grafischen Ausgestaltung der Marke.

Dem steht auch nicht entgegen, dass der Begriff „main“ bei mündlicher Wiedergabe auch als Possessivpronomen „mein“ verstanden werden kann – was wohl auch bei der Verwendung des Begriffs „main“ beabsichtigt ist. Durch das Possessivpronomen „mein“ wird in der Werbesprache vielfach ein besonderer Bezug zwischen dem Anbieter eines Produkts oder einer Leistung und dessen Abnehmer hergestellt, der verdeutlichen soll, dass ein Produkt bzw. eine Leistung in besonderer Weise auf die Bedürfnisse des Abnehmers zugeschnitten ist und/oder dieser sich in besonderer Weise mit dem Produkt oder der Leistung identifizieren kann (vgl. [X.] 2009, 949 (Nr. 28) - My World). Der Verkehr wird daher auch bei einem solchen Verständnis die eigentliche Kennzeichnung in dem Bestandteil „[X.]“ sehen.

Werden beide Marken daher in Zusammenhang mit den im Identitätsbereich liegenden Dienstleistungen jeweils durch übereinstimmenden Bestandteil „[X.]/[X.]“ geprägt, ist von einer zumindest durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit auszugehen

4. Ausgehend davon kann in der Gesamtabwägung angesichts der Identität der Dienstleistungen, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der [X.] eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken nicht verneint werden.

B. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 [X.], da [X.] für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.