Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.08.2010, Az. I ZB 59/09

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS [X.]/09 vom 17. August 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Markenanmeldung Nr. 307 78 307.3 Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] [X.] § 70 Abs. 3 Nr. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 Hat die Markenstelle die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke we-gen Fehlens der Unterscheidungskraft versagt, so liegt kein wesentlicher Ver-fahrensmangel i.S. von § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] vor, wenn die Markenstelle dabei zwar Vorbringen des Anmelders zur Eintragung ähnlicher Zeichen [X.], aber nicht im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung angegeben und nicht dargelegt hat, dass sie die Voreintragungen für rechtswid-rig halte. [X.], Beschluss vom 17. August 2010 - [X.]/09 - [X.]
- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 17. August 2010 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Bergmann und [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats ([X.]) des Bundespatent-gerichts vom 10. Juni 2009 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-dung an das [X.] zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festgesetzt. Gründe: [X.] Die Anmelderin hat am 30. November 2007 die Eintragung des Zei-chens 1 [X.] als Wortmarke für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der [X.] 16, 35 und 41 beantragt. - 3 - 2 Die Markenstelle des [X.] hat die [X.] wegen fehlender Unterscheidungskraft mit Beschluss vom 22. Mai 2008 zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Anmelderin hatte nur teilweise Erfolg. Mit Beschluss vom 20. August 2008 hat die Markenstelle die Zurückweisung der Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen bestätigt: Klasse 16: [X.], Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster, Aufkleber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwer-bung, Print- und [X.]werbung; Werbung über Mobilfunknetze; Werbung durch [X.]; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von [X.] im [X.]; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webverti-sing); Marktforschung und -analyse; Werbung im [X.] für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung (Sales Promotion); Öffent-lichkeitsarbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Durchführung von [X.]; Organisation von Ausstellungen und Messen für [X.] und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Beratung in Bezug auf Werbung und Marketing, [X.] Entwicklung von Geschäftskonzepten; Dienstleistungen einer Merchandi-sing-Agentur, soweit in Klasse 35 enthalten; Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von [X.]n (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im [X.]; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Bü-chern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeich-nungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere [X.] und Fernsehunterhaltung; Durchführung von [X.], kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bil-dungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, so-weit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im [X.]. - 4 - 3 Das [X.] hat die Beschlüsse des [X.] auf die Beschwerde der Anmelderin aufgehoben, soweit die [X.] zurückgewiesen worden ist, und hat das Verfahren an das [X.] zurückverwiesen ([X.], Beschluss vom 10. Juni 2009 - 29 W (pat) 73/08, juris). Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet sich die Anmelderin gegen den Beschluss des [X.]s, soweit zu ihrem Nachteil ent-schieden worden ist. 4 I[X.] Das [X.] hat ausgeführt, die Beschlüsse der [X.] seien unter Zurückverweisung der Sache an das [X.] aufzuheben, weil sie nicht den Vorgaben des Beschlusses des [X.] der [X.] vom 12. Februar 2009 in den verbundenen Rechtssachen [X.]/08 und [X.]/08 (Slg. 2009, [X.] = [X.], 667 - Bild digital GmbH & Co KG u. [X.]/Präsident des [X.]) entsprächen. 5 Danach müsse eine nationale Behörde bei der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berück-sichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im glei-chen Sinne zu entscheiden sei oder nicht. Es bestehe nicht nur die Verpflich-tung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssten für den Adressaten auch erkenn-bar sein. Dazu bedürfe es entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung. Die Beschlüsse des [X.] enthielten keine derartige Begründung. Insoweit liege ein wesentli-cher Verfahrensfehler vor, so dass das Verfahren nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 6 - 5 - [X.] zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht und zur Nachholung der Begründung gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 [X.] zurückverwiesen werde. Bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zu-rückweisungen einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen, habe die [X.] mitzuwirken und ihren diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu [X.]. Dieser Mitwirkungspflicht sei die Anmelderin bisher nur sehr un-vollständig nachgekommen, so dass auch aus diesem Grund die Sache an das [X.] zurückzuverweisen sei. II[X.] [X.] hat Erfolg. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, soweit das [X.] gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] von einer eigenen Sachentscheidung abge-sehen und die Sache an das [X.] zurückverwie-sen hat. 7 1. Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] kann das Beschwerdegericht die an-gefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] kann - wie bei § 79 Abs. 3 Nr. 2 [X.], dem die Vorschrift nachgebildet ist (vgl. Begründung zu § 70 [X.], [X.] Sonderheft 1994, [X.]; vgl. ferner § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, § 130 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) - nur aus-gegangen werden, wenn ein so erheblicher [X.] gegeben ist, dass es an einer ordnungsgemäßen Grundlage für eine Sachentscheidung fehlt (vgl. [X.], Urteil vom 24. Oktober 1961 - [X.], [X.], 86, 87 - Fischereifahrzeug, zur entsprechenden Anwendung von §§ 539, 540 ZPO a.F.; Büscher in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheber-recht Medienrecht, 2. Aufl., § 70 [X.] Rn. 20; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., 8 - 6 - § 70 Rn. 10; [X.] in Ströbele/[X.], [X.], 9. Aufl., § 70 Rn. 7; vgl. ferner zur Regelung in der ZPO: [X.], Urteil vom 26. September 2002 - [X.], NJW-RR 2003, 131 mwN; Musielak/Ball, ZPO, 7. Aufl., § 538 Rn. 9; [X.]/[X.], ZPO, 28. Aufl., § 538 Rn. 11; zu § 79 [X.]: [X.], [X.], 10. Aufl., § 79 Rn. 28; zu § 130 VwGO: Meyer-Ladewig/Rudisile in [X.]/[X.]/[X.], VwGO, 18. Aufl., § 130 Rn. 7). Ob ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt, ist in Anlehnung an die ständige Rechtsprechung des [X.] zur entsprechenden Regelung in der Zivilprozessordnung allein aufgrund des materiell-rechtlichen Standpunkts der Vorinstanz zu beurteilen, auch wenn dieser verfehlt ist oder das Beschwerdege-richt ihn für verfehlt erachtet (vgl. [X.], Urteil vom 12. Januar 1983 - [X.], [X.] 86, 218, 221; Urteil vom 13. Juli 2010 - [X.]/09 Rn. 8, juris; [X.]/[X.] aaO § 538 Rn. 10, jeweils mwN). Ein wesentlicher Verfahrensmangel, der zum Fehlen einer ordnungsgemäßen [X.] führt, kann ferner nur angenommen werden, wenn er sich auf das Ergebnis der Entscheidung rechtlich ausgewirkt hat (vgl. [X.], Urteil vom 19. Oktober 1989 - [X.], [X.], 68, 69 = [X.], 274 - [X.]; Urteil vom 9. Mai 1996 - [X.], NJW 1996, 2155 jeweils mwN, zu § 539 ZPO). 2. Entgegen der Auffassung des [X.] leidet das Verfah-ren vor dem [X.] nicht an einem solchen Man-gel. Die Markenstelle war nicht gehalten, im Hinblick auf eingetragene ver-gleichbare Marken im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Beurteilung an-zugeben oder darzulegen, dass es die Voreintragungen für rechtswidrig halte. 9 a) Maßgebliche Grundlage für die Entscheidung, ob die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleis-tungen zu versagen ist, ist die Prüfung, ob eines der in § 8 Abs. 1 und 2 10 - 7 - [X.] genannten [X.] gegeben ist. Diese Prüfung darf nicht abstrakt erfolgen. Sie hat sich vielmehr auf die Eigenschaften der Marke zu beziehen, deren Eintragung begehrt wird, und hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das angemeldete Zeichen unter ei-nes der [X.] fällt (vgl. [X.], [X.], 667 Rn. 14 f. - Bild digital u.a./Präsident [X.]). Etwaige Entscheidungen über ähnliche [X.]en sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu be-rücksichtigen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht; sie sind [X.] keinesfalls bindend ([X.] aaO Rn. 17, 19). Denn für die Entscheidung, ob der Markenanmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend ([X.] aaO Rn. 15, 18 f.). b) Von diesen Grundsätzen ist auch die Markenstelle in ihren Beschlüs-sen ausgegangen. Sie hat zu Recht die Prüfung, ob das angemeldete Zeichen für die einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] von der Eintragung ausgeschlossen ist, maßgeblich darauf ge-richtet, ob dem Zeichen insoweit jegliche Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift fehlt. Den Rechtsbegriff der Unterscheidungskraft hat die [X.] rechtsfehlerfrei in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Gerichts-hofs der [X.] und des [X.] im Sinne der konkre-ten Eignung des Zeichens bestimmt, die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stam-mend zu kennzeichnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu [X.] (vgl. [X.], Urteil vom 21. Januar 2010 - [X.]8/08 P, [X.], 228 Rn. 33 - [X.] [Vorsprung durch Technik], mwN; [X.], Beschluss vom 11 - 8 - 19. November 2009 - [X.], [X.], 637 Rn. 12 = [X.], 888 - Farbe gelb). Zutreffend ist sie weiter davon ausgegangen, dass die [X.] zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten [X.] zu beurteilen ist, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durch-schnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. [X.] aaO Rn. 34 - [X.] [Vorsprung durch Technik], mwN). Sodann hat sie die [X.] der von den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen ange-sprochenen Verkehrskreise ermittelt und auf dieser Grundlage für die im [X.] angeführten Waren und Dienstleistungen die Voraussetzungen des [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] bejaht. Dabei hat die Markenstelle ausgeführt, dass die von der Anmelderin angeführten Entschei-dungen und Voreintragungen zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung führen könnten. c) Darin kann entgegen der Auffassung des [X.]s kein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] gese-hen werden. Von dem für die Anwendung des § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] maß-geblichen (oben unter [X.]) materiell-rechtlichen Standpunkt der [X.] kam es allein darauf an, dass nach ihrer Beurteilung die materiell-rechtlichen Voraussetzungen des [X.]s des Fehlens jegli-cher Unterscheidungskraft hinsichtlich der von ihr im Einzelnen angeführten Waren und Dienstleistungen vorliegen. Bei dieser Beurteilung hat sie das [X.] der Anmelderin zu ähnlichen Anmeldungen und Voreintragungen hin-reichend im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] berücksichtigt. Die Markenstelle musste, da sie die Voraussetzungen des [X.]s nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] bejaht hat, auf dieses Vorbringen auch deshalb nicht näher eingehen, weil zum einem (nicht [X.] - 9 - deten) Eintragungen anderer Marken keine weiter gehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden [X.] und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrund-satz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf ([X.] aaO Rn. 18 - Bild digital, mwN). Das Bundespa-tentgericht hätte somit schon aus diesem Grunde nicht gemäß § 70 Abs. 2 Nr. 3 [X.] von einer eigenen Entscheidung absehen dürfen. [X.] Auf die Rechtsbeschwerde ist der angefochtene Beschluss daher aufzuheben und die Sache an das [X.] zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 [X.]), das im Rahmen seiner eigenen umfassenden Prüfungsbefugnis (vgl. § 73 Abs. 1 [X.]) die erforderlichen Feststellungen zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] nachzu-holen hat. Sollte das [X.] dabei zu dem Ergebnis gelangen, der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Markenstelle liege eine rechtlich fehlerhafte Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zugrunde, sind 13 - 10 - in diesem Fall etwaige Voreintragungen gleichfalls ohne Bedeutung, weil dann schon die auf die konkrete Anmeldung beschränkte fehlerfreie Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zur Eintragung führt. Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 10.06.2009 - 29 W(pat) 73/08 -