Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 31.05.2012, Az. I ZR 135/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I [X.]/10
Verkündet am:
31. Mai 2012
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 15 Abs. 1 und 2 Buchst. a, Art. 50 Abs. 1 Buchst. a, Art. 95 Abs. 3; [X.] § 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1 und 3
a)
Eine Gemeinschaftsmarke (hier: [X.]), die aus dem Nachnamen einer bekannten Person (hier des Musikers [X.]) besteht, wird durch die Verwendung eines Domainnamens, der aus dem Namen dieser Person und der Top-Level-Domain gebildet ist (hier: zappa.com), nicht rechtserhaltend im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.] benutzt, wenn der Verkehr diesem Domain-namen nur den beschreibenden Hinweis entnimmt, dass auf der so bezeich-neten [X.]seite Informationen über Werk und Leben der Person zu finden sind, und diese Erwartung auch dem Inhalt der [X.]seite entspricht.
b)
Wird eine Gemeinschaftsmarke (hier: [X.]) in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt (hier: [X.] [X.]), liegt eine Benutzung im Sinne von Art.
15 Abs.
2 Buchst.
a [X.], durch die die Unterscheidungskraft der Marke unbeeinflusst bleibt, nicht vor, wenn das angesprochene Publikum nur in der abgewandelten Form eine kennzeichenmäßige Verwendung (hier: "[X.] [X.]" als Hinweis auf eine Gesellschaft zur Produktion von [X.]) sieht.
[X.], Urteil vom 31. Mai 2012 -
I [X.]/10 -
[X.]

[X.]

-
2
-
Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche
Verhand-lung vom 16.
Februar 2012 durch [X.] Dr. Büscher, Pokrant, Prof. Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff und Dr.
Löffler

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 20.
Zivilsenats des [X.] vom 15.
Juni 2010 wird auf Kosten des [X.] zu-rückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:
Der
Kläger, ein in [X.] ansässiger Trust, der den Nachlass des 1993 verstorbenen Musikers [X.]
verwaltet, ist Inhaber der Gemeinschafts-wortmarke Nr.
001933944 "[X.]", die seit dem 1.
August 2002 für die Waren und Dienstleistungen

bespielte [X.], Schallplatten und Kassettenbänder, Tonaufzeichnungen, Druckerei-erzeugnisse, nämlich Tourneebücher, Poster und Plakate, Liederbücher und [X.] mit Artikeln in Bezug auf Musik,
Produktion von Schallplatten, Dienstleis-tungen eines Musikverlags und Unterhaltung in Form von Musikdarbietungen und aufzeichnungen

eingetragen
ist.
1
-
3
-
Der Kläger ist ferner Inhaber der am 26.
April
1995 für Bekleidungsstücke und Schuhwaren eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen
[X.] Bildmarke Nr.
2095671:

Unter dem
Domainnamen "zappa.com"
betreibt der Kläger eine [X.] mit Informationen
über den Künstler [X.]. Dort findet
sich unter der Bezeichnung "[X.] (shoppage)"
ein
elektronischer Verweis (Link)
zu einer [X.]seite, auf der [X.] mit Liedern von [X.] zum Kauf angebo-ten werden.

Die Beklagte zu
1 ist ein in [X.] ansässiger Verein, dessen sat-zungsmäßiger Zweck die Förderung der zeitgenössischen Musik der 60iger Jahre, insbesondere der ehemaligen Gruppe "[X.]

and the Mothers of Invention"
ist. Der Beklagte zu
2 ist Vorsitzender, der Beklagte zu
3 ist Mitglied der Beklagten zu
1.

Die Beklagte zu
1 richtet seit ihrer
Gründung im Jahre 1993
ein bereits seit 1990 bis heute jährlich stattfindendes Festival aus, das die Bezeichnung "[X.]"
trägt. Sie vertreibt außerdem unter Verwendung der Bezeichnung "[X.]"
seit 1996 [X.] und seit 1999 DVDs mit Bild-
und Tonaufnahmen der bei dem Festival auftretenden Gruppen. Weiter bietet die Beklagte zu
1 Be-kleidungsstücke, T-Shirts und Mützen an, die mit "[X.]"
sowie der
aus dem Klageantrag ersichtlichen stilisierten Darstellung eines Bartes
gekenn-zeichnet sind.
2
3
4
5
-
4
-
Der Beklagte zu
3 ist Inhaber des
Domainnamens "zappanale.de".
Der Kläger hat
soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung

beantragt,
[X.]
die
Beklagte zu
1 zu verurteilen, es zu unterlassen,

a)
im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von bespielten [X.] und Ton-aufzeichnungen sowie zur Unterhaltung in Form von Musikdarbietungen die Kennzeichnung "[X.]"
zu verwenden, insbesondere wenn dies ge-schieht wie nachstehend eingeblendet:

6
7
-
5
-

b)
im geschäftlichen Verkehr Bekleidungsstücke zu kennzeichnen wie
nachste-hend wiedergegeben:

I[X.]
die Beklagten zu
2 und 3 zu verurteilen, es zu unterlassen, für [X.], insbesondere ein "[X.]"
bezeichnetes Festival sowie Bekleidungs-stücke,
wie vorstehend eingeblendet zu werben;

[X.][X.]
den Beklagten
zu
3 zu verurteilen, es zu unterlassen, die Bezeichnung "zappanale.de"
als Adresse im [X.]verkehr zum Vertrieb von bespielten [X.] und Tonaufzeichnungen und zur Unterhaltung in Form von Musikdarbie-tungen zu benutzen, insbesondere unter der Domain "zappanale.de"
im [X.] und/oder im [X.], Homepages zum Abruf vorzuhalten, anzukündi-gen oder zu bewerben oder sonst die Domain "zappanale.de"
zu benutzen oder Dritten zugänglich zu machen;

-
6
-
IV.
die Beklagten zu verurteilen, dem Kläger
Auskunft über die
unter
Verwendung
des
Kennzeichens "[X.]"
sowie

gemäß der dritten Abbildung des Antrages
I
a erzielten Umsätze aufgeschlüsselt nach Monaten zu erteilen.

Darüber hinaus hat der Kläger
die
Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt. Die
Beklagte zu
1 hat
widerklagend
verlangt, die [X.] Nr.
001933944 "[X.]"
des [X.] für verfallen zu erklären und festzustellen, dass der Verfall am 1.
August 2007 eingetreten ist.

Das Landgericht
hat die Klage und die Widerklage abgewiesen ([X.], Urteil vom 21.
Januar 2009

2a
O
232/07, juris). Das Berufungsgericht hat die Berufung des [X.] zurückgewiesen und auf die Berufung der
Beklag-ten zu
1 die Gemeinschaftsmarke des
[X.]
ab dem 1.
August 2007 für ver-fallen erklärt
([X.], [X.], 172). Mit der vom Senat zuge-lassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren
und seinen Antrag auf Abweisung der Widerklage
weiter. Die Beklagten beantragen, das
Rechts-mittel
zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Gemeinschaftswort-marke "[X.]"
nach Art.
15 Abs.
1, Art.
50
Abs.
1 Buchst.
a
der Verordnung Nr.
40/94 des Rates vom 20.
Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend:
[X.]) wegen Nichtbenutzung zu löschen sei.
Sie sei aus diesem 8
9
10
-
7
-
Grund nicht geeignet, die geltend gemachten Ansprüche des [X.] zu be-gründen. Mangels rechtserhaltender Benutzung könne der Kläger auch aus der [X.] Bildmarke keine Ansprüche herleiten. Dazu hat es
ausgeführt:
Die Gemeinschaftsmarke sei nicht
durch den Betrieb einer [X.]seite unter dem Domainnamen
"zappa.com"
rechtserhaltend benutzt worden. Eine markenmäßige Benutzung setze voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Waren-
oder
Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer diene. Dies sei bei Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten [X.]seite
führten, zwar
in der Regel anzunehmen. Vorliegend sehe der [X.] in dem
Domainnamen jedoch einen Hinweis auf den Künstler
[X.]
und nicht auf Waren oder Dienstleistungen. Dieser Erwartung entspreche der
Inhalt der [X.]seite, die in vielfältiger Weise Informationen über [X.] enthalte. Die Nutzung des Namens "[X.]"
auf [X.], Liederbü-chern und Postern verstehe
der Verkehr ebenfalls nur als Hinweis auf den Künstler und damit auf den Inhalt
der Produkte.

Auch in der Verwendung der Bezeichnung "[X.]
[X.]"
auf der Rückseite von Tonträgern liege keine rechtserhaltende Benutzung. Die Be-zeichnung
"[X.]
[X.]"
werde lediglich beschreibend benutzt.
Dasselbe gelte im Hinblick auf die mit "[X.]
[X.]"
bezeichnete Unterseite auf der [X.]seite des [X.].
Zudem weiche die Bezeichnung durch den Zusatz "[X.]" von der eingetragenen Form der Gemeinschaftsmarke "[X.]" in einer Weise ab, welche die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusse.
Ein Unternehmenskennzeichen des [X.] mit der Bezeichnung "[X.]"
sei in [X.] nicht entstanden. Schließlich habe der Kläger auch die Bildmarke im maßgebenden Zeitraum für Bekleidungsstücke in [X.]
nicht rechtserhaltend benutzt.
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13
-
8
-
I[X.] Die Revision hat keinen Erfolg.
1. Die Beurteilung
des Berufungsgerichts, der von der Beklagten
zu
1
mit der
Widerklage verfolgte
Antrag, die Gemeinschaftsmarke Nr.
001933944 "[X.]" mit Wirkung ab 1.
August 2007 für verfallen zu erklären (Art.
15 Abs.
1, Art.
50
Abs.
1 Buchst.
a [X.]),
sei begründet, hält der revisionsrechtli-chen Nachprüfung stand.
Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Marke
im Zusammenhang
mit der [X.]seite "zappa.com"
und durch die Verwendung der Bezeichnung "[X.]
[X.]"
innerhalb des für den [X.] maßgeblichen Zeitraums nicht rechtserhaltend
benutzt worden ist.

a)
Der maßgebliche [X.], innerhalb dessen der Kläger die angegriffene Marke rechtserhaltend benutzen musste, begann mit der Eintra-gung der Marke am 1.
August 2002 und endete am 1.
August 2007 (Art.
15 Abs.
1 [X.]). Der Verfall der Marke kann jedoch nach Art.
50 Abs.
1 Buchst.
a [X.] auch dann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende des Fünfjah-reszeitraums und vor Erhebung der Widerklage die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen worden ist, es sei denn, es liegen die weiteren
hier nicht interessierenden
Voraussetzungen des Art.
50 Abs.
1 Buchst.
a letzter Halbs. [X.] vor. Der Kläger musste danach die angegriffene Marke spätestens bis zum 14.
Mai 2008 (Erhebung der Widerklage) rechtserhaltend benutzen. Dies ist nicht geschehen.
b)
Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, die Gemein-schaftsmarke "[X.]"
sei durch die Verwendung des Domainnamens "zappa.com"
nicht rechtserhaltend benutzt
worden.
Der Verkehr werde diesem
Domainnamen
nur den beschreibenden Hinweis entnehmen, auf der so be-zeichneten [X.]seite
seien
Informationen über Werk und Leben des be-rühmten Künstlers [X.] zu finden.
Dies werde durch den Inhalt der In-ternetseite bestätigt.
14
15
16
17
-
9
-
aa)
Nach Art.
15 Abs.
1 [X.] setzt eine rechtserhaltende Benutzung [X.], dass der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleis-tungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf
Jahren nach Eintragung ernsthaft in der Union
benutzt
hat. Diese Bestimmung
entspricht inhaltlich Art.
10 Abs.
1 [X.]. Für beide Vorschriften
und damit auch für
§
26 [X.], durch den Art.
10 Abs.
1 [X.] im [X.] Recht umgesetzt wird

gelten danach einheitliche Maßstäbe (vgl. [X.], Urteil vom 13.
Sep-tember 2007
234/06, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 343 Rn.
83
[X.]/[X.] [[X.]]; [X.], Beschluss vom 17.
August 2011

I
ZR
84/09, [X.], 1142 Rn.
19 = [X.], 1615

PROTI). Unter Be-nutzung
im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.]
ist eine Verwendung der Marke
zu verstehen, die ihrer Hauptfunktion entspricht, dem Verbraucher oder Endab-nehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechs-lungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterschei-den ([X.], Urteil vom 11.
März 2003
[X.]/01, [X.]. 2003, I2439
= [X.], 425
Rn.
36
Ansul; Urteil vom 9.
Dezember 2008

442/07, [X.]. 2008, 9223 = [X.], 156 Rn.
13
Verein [X.]; Urteil vom 15.
Ja-nuar 2009
C-495/07, [X.]. 2009,

137 = [X.], 410 Rn.
17
Silberquelle GmbH; [X.], Urteil vom 21.
Juli 2005
I
ZR
293/02, [X.], 1047, 1049 = [X.], 1527
[X.]; Urteil vom 14.
April 2011
I
ZR
41/08, [X.], 623 Rn.
23 = WRP
2011, 886
Peek & Cloppenburg
[X.]).
Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwende-ten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im [X.] angebotenen Waren oder Dienstleistungen. Etwas anderes gilt allerdings
dann, wenn der
Domainname
ausnahmsweise eine reine Adressfunktion hat
oder wenn er vom 18
19
-
10
-
Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird
(vgl. zur rechtsverlet-zenden Benutzung [X.], Urteil vom 14.
Mai 2009
I
ZR
231/06, [X.], 1055 Rn.
49
= [X.], 1533

airdsl; Urteil vom 18.
November 2010

I
ZR
155/09, [X.], 617 Rn.
19 = [X.], 881
[X.]).
bb)
Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht
zu Recht angenommen, dass dem Domainnamen "zappa.com" des
[X.]
keine kennzeichnende Funktion zukommt.
Der Teil des Verkehrs, dem die Person [X.] bekannt sei, werde den Domainnamen als Hinweis auf den Musi-ker
und nicht auf die Herkunft
von
Waren oder Dienstleistungen verstehen. Der-jenige
Teil des Verkehrs, dem die Person [X.] unbekannt sei,
erkenne nach dem Aufruf der [X.]seite unmittelbar, dass dort Informationen
zu ei-nem Musiker gleichen Namens dargestellt seien,
und fasse den Domainnamen
daher
ebenfalls nur als beschreibend auf.

(1) Die Revision hält dem entgegen, bei dem Domainnamen handele es sich um den (schlagwortartig verkürzten) Namen des [X.];
als klassisches Kennzeichnungsmittel sei der Name unterscheidungskräftig.
Den [X.] sehe der Verkehr nicht als beschreibend, sondern als Hinweis auf ein Un-ternehmen mit der betreffenden Geschäftsbezeichnung an.
Dem kann nicht zu-gestimmt werden.
(2) Allerdings
ist ein Name
vorliegend der Name [X.]
dazu geeignet und
bestimmt, seinen Namensträger individuell zu bezeichnen und von anderen Personen zu unterscheiden, weshalb der Name einer Person ein klassisches Kennzeichnungsmittel darstellt (vgl. [X.], Urteil vom 30.
Januar 2008

I
ZR
134/05, [X.], 801 Rn.
13
= [X.], 1189

Hansen
Bau). [X.] folgt aber nicht, dass der Verkehr einen Namen, anhand dessen er eine Person von anderen unterscheiden kann, grundsätzlich auch als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem Unternehmen und 20
21
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-
11
-
damit
als Marke auffasst, wenn ihm der Name als Domainname begegnet. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.] liegt danach nicht vor, wenn der aus dem Namen einer Person gebildete Domainname vom Verkehr als ausschließlich den Inhalt der [X.]seite beschreibender oder

im Hinblick auf ein gleichnamiges Unternehmen

als rein firmenmäßiger Hinweis aufgefasst wird (vgl. [X.], Urteil vom 11.
September 2007
[X.], [X.]. 2007, [X.] = [X.], 971
Rn.
21
Céline; [X.], [X.], 1047,
1049

[X.];
[X.], Beschluss vom 15.
September 2005

I
ZB
10/03, [X.], 150 Rn.
9
= WRP 2006, 241

NORMA;
Urteil vom 10.
April 2008

I
ZR
167/05, [X.], 60 Rn.
24 bis 27 = [X.], 1544

L[X.]CARD; Fezer, Markenrecht, 4.
Aufl., §
26 Rn.
68; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
26 Rn.
60).
(3) Von diesen Maßstäben ist das Berufungsgericht ausgegangen und hat im Streitfall rechtsfehlerfrei
angenommen, dass der Verkehr den Domainnamen "zappa.com"
nur als beschreibenden Hinweis auf den Inhalt einer [X.]seite auffasst. Die Feststellung, ob der Verkehr den Domainnamen ausnahmsweise nur als beschreibend ansieht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechts-begriff zugrunde gelegt hat, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze ver-stoßen oder wesentliche Umstände nicht unberücksichtigt gelassen hat. Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unterlaufen.
(4) Anders als die Revision meint, ist das Berufungsgericht nicht von ei-nem Erfahrungssatz ausgegangen, der Verkehr sehe in dem auf den Nachna-men eines berühmten Künstlers lautenden Domainnamen stets einen beschrei-benden Hinweis. Es hat vielmehr zu Recht das Verständnis der angesproche-nen Verkehrskreise anhand des Domainnamens und des Inhalts der [X.] ermittelt. Danach fasst der Verkehr den Domainnamen "zappa.com" als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder 23
24
-
12
-
Dienstleistungen auf.
Er versteht den Domainnamen
wie
das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt hat

auch nicht als Hinweis auf den Kläger, so dass es auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen die firmen-mäßige Verwendung eines Zeichens auch eine markenmäßige Benutzung
dar-stellt, nicht ankommt.
Etwas anderes ergibt sich im Streitfall auch nicht aus dem Inhalt der [X.]. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts befindet sich auf der über den fraglichen Domainnamen erreichbaren [X.]seite des
[X.] ein elektronischer Hinweis
(Link)
mit der Bezeichnung "[X.] (shoppage)" zu einer [X.]seite, auf der [X.] mit Liedern von [X.] zum Kauf angebo-ten werden.
Daraus ergibt sich ebenfalls keine rechtserhaltende Benutzung der Marke "[X.]".
Allerdings hat der Senat angenommen, eine rechtsverletzende marken-mäßige Verwendung eines Domainnamens könne sich daraus ergeben, dass auf der über
den Domainnamen erreichbaren [X.]seite elektronische Wer-beverweise angebracht seien, die zu Produktangeboten von Drittanbietern führ-ten (vgl. [X.], [X.], 617 Rn.
19
[X.]). Ob ein entsprechender Inter-netauftritt für eine rechtserhaltende Benutzung (Art.
15 Abs.
1 [X.], Art.
10 Abs.
1 [X.], §
26 Abs.
1 [X.]) ausreicht, braucht hier nicht entschie-den zu werden. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsge-richts ist im Streitfall
der elektronische Verweis auf der [X.]seite mit [X.] nicht mit der [X.], sondern mit dem Hinweis "[X.] (shoppage)" gekennzeichnet.
Das reicht für eine rechtserhaltende Benut-zung der [X.] nicht aus, weil der Verkehr den Domainnamen als rein beschreibend auffasst und keinen Anlass hat, aufgrund des mit "[X.] (shoppage)" bezeichneten Links an
dieser Sichtweise etwas zu ändern.
25
26
-
13
-

Die Revision macht ferner ohne Erfolg geltend, auf der unter "zappa.com"
erreichbaren [X.]seite würden auch Konzerte und Fanartikel der Band "[X.] plays [X.]" des Künstlers Dweezil [X.], des
Sohns von [X.], vermarktet.
Feststellungen hierzu hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Die Revision zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht Vortrag des [X.] übergangen
hat, der die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der an-gegriffenen Gemeinschaftsmarke "[X.]" rechtfertigt.

c) Die Annahme des Berufungsgerichts, durch die Verwendung der Be-zeichnung "[X.] [X.]" sei die Gemeinschaftsmarke "[X.]" nicht rechtserhaltend benutzt worden
(Art.
15 Abs.
1 und 2 Buchst.
a [X.]), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand.
aa) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, der Verkehr verstehe die Bezeichnung "[X.] [X.]" in einem beschreibenden Sinn als eine Ein-heit zur Produktion von [X.], die Musik von [X.] enthielten, und nicht als Hinweis auf die Herkunft der [X.].
Zum Teil wurde die Bezeichnung "[X.] [X.]"
etwa bei der Verwendung auf einer [X.]seite des [X.]
als beschreibender Hinweis auf die Musik von [X.] aufgefasst.
Eine Ver-wendung der Bezeichnung "[X.] [X.]" auf der [X.]seite lasse sich im maßgeblichen [X.] und anschließend bis zur Erhebung der [X.] am 14.
Mai 2008 auch nicht feststellen. Zudem stelle die Verwendung von "[X.] [X.]" keine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke dar.
Der Zusatz "[X.]" sei nicht ohne Einfluss auf die Unterschei-dungskraft der angegriffenen Marke "[X.]". Durch "[X.]" werde in der Musikbranche regelmäßig eine Gesellschaft bezeichnet, die Musikaufnahmen produziere. Auch reiche eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen für eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.] nicht aus.
27
28
29
-
14
-
bb) Gegen diese Ausführungen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
(1) Das Berufungsgericht hat zu Recht eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "[X.]" durch die Bezeichnung "[X.]
[X.]" auf einer [X.]
des [X.], auf der Rückseite von [X.] und im Zusammenhang mit [X.] verneint.

Es kann offenbleiben, ob dem Berufungsgericht in der Beurteilung zu [X.] ist, die Bezeichnung "[X.] [X.]" werde lediglich als Hinweis auf den Künstler und daher beschreibend verstanden. Jedenfalls lässt die weitere

entgegen der Auffassung der Revision nicht in widersprüchlicher Weise, son-dern im Wege einer Hilfsbegründung getroffene
Feststellung des Berufungs-gerichts keinen Rechtsfehler erkennen, dass bei einer Verwendung der Be-zeichnung "[X.]"
in der Zusammensetzung mit "[X.]" eine [X.]e Benutzung ausscheidet, weil diese Benutzung von der eingetragenen Form der Marke in rechtlich erheblicher Weise abweicht.
(2) Gemäß Art.
15 Abs.
2 Buchst.
a [X.] gilt als rechtserhaltend auch eine Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass die Unterscheidungskraft der Marke dadurch beeinflusst wird. Wird eine Marke
in einer von der Eintragung abwei-chenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach mit der eingetra-genen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. zu §
26 Abs.
3 [X.] [X.], Urteil vom 18.
März 2008

I
ZR
200/06, [X.], 772 Rn.
39 = [X.], 971
[X.]; Urteil vom 19.
November 2009
I
ZR
142/07, [X.], 729 Rn.
17 = [X.], 1046
MIXI).
30
31
32
33
-
15
-
Die Beurteilung, ob durch die Benutzung einer Marke in einer von der Ein-tragung abweichenden Form ihr kennzeichnender Charakter verändert wird, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Sie ist vom Revisionsgericht nur ein-geschränkt unter anderem
auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Be-achtung der allgemeinen Lebenserfahrung
überprüfbar ([X.], [X.], 623 Rn.
19
Peek
&
Cloppenburg
[X.]). Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurtei-lung kein Rechtsfehler unterlaufen.
(3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Zusatz "[X.]" sei rein beschreibend und könne deshalb die Unterscheidungskraft der [X.] nicht beeinflussen. Allerdings wird der kennzeichnende Charakter einer Wort-marke regelmäßig nicht verändert, wenn ihr ein weiterer Wortbestandteil hinzu-gefügt wird, dem keine eigene herkunftshinweisende Funktion zukommt, etwa weil er glatt beschreibend ist. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn sich die Marke und der weitere Wortbestandteil zu einem neuen [X.] und dadurch der kennzeichnende Charakter der Marke verändert wird (vgl. [X.], Beschluss vom 9.
Juli 1998
I
ZB
37/96, [X.], 94, 95 = [X.], 1081
[X.]; [X.], [X.], 772 Rn.
45
Augsburger Puppen-kiste; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
26 Rn.
130; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
26 Rn.
176
ff.).
Eine Änderung des kennzeichnenden [X.] einer Marke liegt auch vor, wenn erst durch den Zusatz eine an sich [X.]e Verwendung zu einer kennzeichenmäßigen Benutzung wird. So liegt es im Streitfall. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Angabe "[X.]" im Zusammenhang mit Musik des Künstlers [X.] regelmäßig vom Verkehr beschreibend aufgefasst wird und die Bezeichnung "[X.] Re-cords" durch den Zusatz "[X.]" die Bedeutung des Kennzeichens eines [X.] erlangt. Damit wird der kennzeichnende Charakter der [X.] "[X.]" geändert, indem die beschreibende Angabe "[X.]" durch den 34
35
-
16
-
Zusatz "[X.]" die Bedeutung eines (Unternehmen)Kennzeichens [X.].
Anders als die Revision meint, kommt es nicht darauf an, ob vorliegend in der Verwendung von "[X.] [X.]" als Unternehmenskennzeichen im Zu-sammenhang mit dem [X.] zugleich eine rechtserhaltende Benutzung einer gleichlautenden Marke liegt. Zwar kann die Verwendung eines Unterneh-menskennzeichens zugleich eine rechtserhaltende Benutzung einer [X.] Marke darstellen, wenn der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens nicht ausschließlich als Unternehmenskennzeichen, sondern auch als Unterscheidungszeichen für die Waren oder Dienstleistungen ansieht (vgl. [X.], Urteil vom 10.
Oktober 2002
I
ZR
235/00, [X.], 428, 430 = [X.], 647
[X.]; [X.], [X.], 1047, 1049
[X.]). [X.] kann die Revision im Zusammenhang mit der rechtserhaltenden Benutzung der angegriffenen Marke "[X.]" durch die abgewandelte Form "[X.]
Re-cords" nach Art.
15 Abs.
2 Buchst.
a [X.] aber nichts für sie Günstiges ablei-ten. Der Umstand, dass neben der Verwendung von "[X.] [X.]" als [X.]kennzeichen auch eine Benutzung dieses Zeichens als Marke in Betracht kommt, berührt nicht die Frage, ob durch den Zusatz "[X.]" die Unterscheidungskraft der Marke "[X.]" beeinflusst wird.
Der Revision verhilft weiter
nicht die Rüge zum Erfolg, der Bestandteil "[X.]" gehe gegenüber dem großflächigen und in Fettdruck gehaltenen Be-standteil "[X.]" völlig unter und sei nur bei genauer
Betrachtung überhaupt erkennbar. Kann der Verkehr den Zusatz "[X.]" im zusammengesetzten Zeichen "[X.] [X.]" aufgrund der unterschiedlichen Größenverhältnisse nicht erkennen, liegt lediglich eine beschreibende
und keine markenmäßige Benutzung des Zeichens vor. Im Übrigen hat das Berufungsgericht keine Fest-stellungen getroffen, die den Schluss rechtfertigen, bei der Bezeichnung "ZAP-PA [X.]" seien die Bestandteile in einer so unterschiedlichen Größe wie-36
37
-
17
-
dergegeben, dass zwar der Bestandteil "[X.]",
nicht aber "[X.]" zu er-kennen sei.
2. Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Abwei-sung der Klage wendet.
a) Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit des Klageantrags un-zulässig. Der Kläger hat in der [X.] erklärt, dass er den [X.] zu
I
a, den Klageantrag zu
[X.], soweit er gegen "[X.]" gerichtet ist, sowie den Klageantrag zu
[X.]I in erster Linie auf die Gemeinschaftsmarke Nr.
001933944 und hilfsweise auf das Unternehmenskennzeichen des [X.] und den Klageantrag zu
I
b sowie den Klageantrag zu
[X.], soweit dieser gegen die Werbung für Bekleidungsstücke gerichtet ist, auf die Bildmarke Nr.
2095671 stützt.
b) Die auf das Verbot der Bezeichnung "[X.]" gerichteten Unterlas-sungsanträge zu
I
a, [X.] und [X.]I sind unbegründet.
aa) Die Anträge können nicht auf die Gemeinschaftswortmarke "[X.]" gestützt werden. Die Marke ist nach Art.
50 Abs.
1 Buchst.
a [X.] ab dem 1.
August 2007 verfallen (dazu
[X.]
1) und kann bereits deshalb kein in die Zukunft gerichtetes Verbot rechtfertigen. Zudem steht den auf die Gemeinschaftsmarke gestützten [X.] der Einwand des Verfalls nach Art.
15 in Verbindung mit Art.
95 Abs.
3 [X.] entgegen.
bb) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass keine Ansprüche des [X.] wegen Verletzung des Rechts an einem [X.] bestehen
(§
15 Abs.
2 und 4 [X.]). Für den Kläger sei kein Recht an einem Unternehmenskennzeichen in [X.] entstanden. Das
ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
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-
18
-
(1) Die Revision rügt vergeblich, das Berufungsgericht habe [X.] verneint, dass für den Kläger ein Recht an einem [X.] in [X.] durch die Benutzung des Domainnamens "zappa.com" entstanden sei.
(2) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach §
5 Abs.
2 Satz
1 [X.] entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im Inland im geschäftlichen Verkehr zur [X.] ([X.], Urteil vom 19.
Februar 2009

I
ZR
135/06, [X.], 685 Rn.
17 = [X.], 803
ahd.de).
(3) Das Berufungsgericht hat in der Verwendung der Domainbezeichnung "zappa.com" keine Ingebrauchnahme eines Unternehmenskennzeichens gese-hen, weil das Zeichen nach den konkreten Umständen des Streitfalls rein [X.] für den Inhalt der Seite verstanden werde. Das hält der rechtlichen Nachprüfung stand (dazu [X.]
1
b).
c) Die auf das Verbot der Verwendung des [X.] gerichteten
Unter-lassungsanträge zu
I
b und [X.] sind ebenfalls unbegründet.
aa) Das Berufungsgericht hat Ansprüche des [X.] wegen der Verlet-zung der [X.] Bildmarke Nr.
2095671 nach §
14 Abs.
2 Nr.
2 und Abs.
5 [X.] zu Recht verneint. Die Ansprüche sind gemäß §
25 Abs.
1
und 2 Satz
1, §
26 [X.] ausgeschlossen, weil der Kläger die Marke nicht inner-halb der letzten fünf Jahre vor Klageerhebung (3.
Dezember 2007) [X.] im Inland benutzt hat.
bb) Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, das Berufungsgericht habe nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Kläger seine Waren auf seiner [X.]seite ständig zum Verkauf anbiete. Da keine 43
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-
19
-
Anhaltspunkte für eine Scheinbenutzung vorlägen, müssten die [X.] für eine ernsthafte Benutzung ausreichen. Auf den [X.] könne es nicht ankommen.
(1) Eine Marke wird dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu ga-rantieren, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Ausge-schlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt wer-den kann. Dazu rechnen
insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Be-nutzung der Marke (vgl. [X.], [X.], 343 Rn.
72
[X.]/[X.] [[X.]]; [X.], [X.], 729 Rn.
15
MIXI). Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzu-gewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. [X.], [X.], 343 Rn.
73
[X.]/[X.] [[X.]]).
(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Bildmarke sei nicht im Zu-sammenhang mit Bekleidungsstücken auf der [X.]seite "zappa.com" rechts-erhaltend benutzt worden. Ein Bezug zu Bekleidungsstücken ergebe sich auf der [X.]seite nicht. Der Kläger habe zwar Bekleidungsstücke vorgelegt, auf denen die Bildmarke angebracht sei. Zu deren Vertrieb in [X.] habe der Kläger aber
nichts mehr vorgetragen. Er habe lediglich in allgemeiner Form be-hauptet, mit der [X.] gekennzeichnete Bekleidungsstücke seien in [X.] vertrieben worden. Ob dies in nennenswerter Stückzahl und damit in einem Umfang geschehen sei, der als ernsthafte Benutzung im Sinne des 49
50
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20
-
§
26 Abs.
1 [X.] angesehen werden könne, bleibe ebenso offen wie die Frage, ob dies in dem hier maßgebenden Zeitraum der Fall gewesen sei. Der Kläger habe hinsichtlich der Ware Bekleidungsstücke überhaupt keine näheren Angaben gemacht, die es ermöglichen könnten, die Voraussetzungen des §
26 [X.] zu beurteilen.
Diese von zutreffenden rechtlichen Grundlagen ausgehende Beurteilung des Berufungsgerichts ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Revi-sion zeigt keinen
Vortrag des [X.] zum Umfang der Benutzung der Marke für Bekleidungsstücke in [X.] auf, den das Berufungsgericht unberück-sichtigt gelassen hat.
Gegenteiliges ergibt sich
anders als die Revision meint

auch nicht aus dem in Rede stehenden
[X.]auftritt. Dieser weist keinen Bezug zu Beklei-dungsstücken auf und damit auch keine Werbung für Bekleidungsstücke mit der fraglichen Bildmarke. Das in der Anlage K
16 angeführte Angebot, auf das die Revision abhebt, ist weder in zeitlicher Hinsicht noch vom Umfang her näher konkretisiert.
d) Die Anträge auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht sind ebenfalls unbegründet. Auch insoweit greift der [X.] der Beklagten durch. Im Hinblick auf die Gemeinschaftswortmarke
"[X.]" ergibt sich dies aus Art.
15 in Verbindung mit Art.
95 Abs.
3 [X.] und hinsicht-lich der [X.] Bildmarke aus §
25 Abs.
1, §
26 Abs.
1 [X.]. Diese Vorschriften sehen
anders als Art.
54 Abs.
1 [X.], §
52 Abs.
1 [X.] für die Löschung einer Marke wegen Verfalls
keine zeitliche Begrenzung der Rückwirkung vor und stehen deshalb auch der Geltendmachung von auf die Vergangenheit bezogenen Ansprüchen wegen Markenverletzung entgegen, wenn die Marke während des Verletzungszeitraums nicht benutzt worden ist ([X.]/[X.] aaO §
25 Rn.
29; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
25 Rn.
6).
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21
-
Ob dies auch im Hinblick auf Ansprüche wegen Verletzungshandlungen gilt, die zu einer Zeit entstanden sind, als die Marke noch benutzt wurde, braucht nicht entschieden zu werden. Im
Streitfall ist nichts dazu festgestellt, dass die in [X.] stehenden Marken rechtserhaltend benutzt worden sind.
[X.][X.] Danach ist die Revision des [X.] mit der Kostenfolge aus §
97 Abs.
1 ZPO zurückzuweisen.
Büscher
Pokrant
Schaffert

Kirchhoff
Löffler
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom [X.] -
2a [X.]/07 -

[X.], Entscheidung vom 15.06.2010 -
I-20 U 48/09 -

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