Bundespatentgericht, Beschluss vom 15.09.2016, Az. 28 W (pat) 36/15

Mit Beschluss vom 11. Februar 2015 hat die Mar[X.]enstelle für Klasse 31 des [X.] die Mar[X.]enanmeldung 30 2014 066 509.3 der Beschwerdeführerin zurüc[X.]gewiesen.

Hiergegen hat die Anmelderin am 4. März 2015 Erinnerung eingelegt. Sie hat vorgetragen, dass das angemeldete Zeichen „[X.]“ für die beanspruchten Waren „Lebende Pflanzen; Natürliche Pflanzen; Stec[X.]linge [Pflanzen]“ schutzfähig sei. Insbesondere die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 [X.] längen nicht vor. Hilfsweise hat sie den Antrag gestellt, das Zeichen als im Ver[X.]ehr durchgesetzt einzutragen.

Daraufhin hat die Mar[X.]enstelle mit Schreiben vom 16. April 2015 mitgeteilt, der Eintragung des angemeldeten Zeichens stünden auch unter Berüc[X.]sichtigung der Ausführungen im Rahmen der Erinnerungsbegründung absolute Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 [X.] entgegen, insoweit werde Bezug auf den Beanstandungsbescheid vom 8. Dezember 2014 und den angegriffenen Zurüc[X.]weisungsbeschluss vom 11. Februar 2015 genommen. Unter Ziffern [X.] bis II[X.] des Schreibens vom 16. April 2015 folgten Erläuterungen zu den Voraussetzungen und Anforderungen sowie zum Verfahren der geltend gemachten Ver[X.]ehrsdurchsetzung des [X.]. Unter Ziffer [X.] wurde der Anmelderin für den Fall, dass das angemeldete Zeichen nach ihrer Prognose nicht ver[X.]ehrsdurchgesetzt sei, anheimgestellt, die Anmeldung zurüc[X.]zunehmen. Unter Ziffer V. heißt es:

„Zur Er[X.]lärung und Einreichung der Glaubhaftmachungsunterlagen wird zunächst eine Frist von

vier Monaten

nach Empfang dieses Schreibens gewährt. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird die Mar[X.]enstelle nach Lage der A[X.]ten entscheiden.“

Eine Rechtsbehelfsbelehrung war dem Schreiben nicht beigefügt.

Hiergegen hat die Anmelderin am 9. Mai 2015 unter Einzahlung einer Beschwerdegebühr von 200,- € Beschwerde eingelegt.

Mit Schreiben vom 28. Mai 2015 hat die Mar[X.]enstelle die Anmelderin darauf hingewiesen, dass sich die Anmeldung noch im Erinnerungsverfahren befinde, zwar ein Bescheid des Erinnerungsprüfers mit Fristsetzung von 4 Monaten ergangen sei, jedoch noch [X.]ein rechtsmittelfähiger Beschluss vorliege, gegen den eine Beschwerde möglich sei. Die Anmelderin wurde aufgefordert, eine Ban[X.]verbindung für die Rüc[X.]zahlung der Beschwerdegebühr zu benennen.

Die Beschwerdeführerin hat daraufhin ausgeführt, die Anmeldung befinde sich nicht mehr im Erinnerungsverfahren, die Beschwerde unterliege zumindest einem amtsinternen Devolutiv-Effe[X.]t, für das weitere Verfahren sei die Beschwerdestelle zuständig. Mit dem Hinweis auf die fehlende Schutzfähig[X.]eit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 [X.] habe eine amtsinterne „Instanz“ abschließend über den Hauptantrag der Beschwerdeführerin entschieden, den diese aber [X.]. Auch hinsichtlich des [X.] fehle eine Aussage, ob der bisherige Sachvortrag schlüssig sei, auch darin liege eine Beschwer der Anmelderin. Sie müsse die prozessuale Möglich[X.]eit haben, zunächst gerichtlich attestiert zu be[X.]ommen, dass [X.]on[X.]ret ([X.])eine Ausnahme der Regel vorliegt, wonach die Eintragung einer Mar[X.]e [X.]raft Ver[X.]ehrsdurchsetzung ausschließlich nach einer Ver[X.]ehrsbefragung o. ä. möglich ist, bevor sie, die Anmelderin, eine Ver[X.]ehrsumfrage starte.

Auf den telefonischen Hinweis der Berichterstatterin, dass es sich bei dem Schreiben vom 16. April 2015 nicht um einen rechtsmittelfähigen Beschluss handele, hat die Beschwerdeführerin um eine Beschwerdeentscheidung gebeten. Sie hat ausgeführt, die Mar[X.]enstelle habe sich in dem angegriffenen Schreiben festgelegt, dass der Zurüc[X.]weisungsbeschluss vom 11. Februar 2015 zutreffend gewesen sei. Hierin liege ein negativer Zweitbescheid, der nach allgemein verwaltungsrechtlichen Maßstäben eigenständig mit Rechtsmitteln angreifbar sei. Zudem sei das Schreiben wie ein Beschluss aufgebaut, der erste Absatz sei der Tenor der Entscheidung, die danach unter Ziffer [X.] bis V. folgenden Ausführungen hätten mit diesem nichts mehr zu tun. Zudem habe sich das Schreiben mit dem bloß hilfsweise vorgetragenen Argument der Ver[X.]ehrsdurchsetzung und dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt. Ein solcher werde nach allgemeinen Regeln erst bearbeitet, wenn der Hauptantrag negativ und abschließend verbeschieden worden sei. Zudem spreche auch die Verwendung des Begriffs „Bescheid“ für eine Verwaltungsa[X.]tqualität des Tenors. Die Beschwerdeführerin habe auch ein Rechtsschutzbedürfnis. Wenn sie nunmehr ein Ver[X.]ehrsdurchsetzungsgutachten einreiche, dessen Ergebnis der Mar[X.]enstelle nicht ausreiche, [X.]önne es sein, dass das Gericht bei seiner Überprüfung der Entscheidung zu dem Ergebnis gelange, es bestehe [X.]ein Eintragungshindernis gemäß § 8 [X.], sodass die Anmelderin die Kosten des demos[X.]opischen Gutachtens vergeblich getätigt habe, ein für sie unzumutbares Ergebnis. Fa[X.]tisch sei die Einschätzung des Amtes zum [X.] bereits zum jetzigen Zeitpun[X.]t endgültig, da es schon aus Gründen der Selbstachtung seine bisher vertretene Auffassung nicht ändern werde. Dass es sich gleichwohl nicht binden wolle, sei rechtsstaatswidrig. Hilfsweise sei die Beschwerde als Untätig[X.]eitsbeschwerde analog § 75 VwGO zu behandeln. Die in dem Schreiben vom 16. April 2015 gesetzte Frist sei seit nahezu einem Jahr abgelaufen, ohne dass eine Entscheidung der Mar[X.]enstelle ergangen sei. Die Beschwerde habe das Amt nicht gehindert, über die Erinnerung zu befinden. Diese Entscheidung müsse nunmehr das [X.] im Rahmen der Untätig[X.]eitsbeschwerde nachholen. Dabei sei hilfsweise zu beachten, dass mit der Beschwerdeeinlegung zugleich die jedenfalls [X.]on[X.]ludente Rüc[X.]nahme des hilfsweise gestellten Antrags vom 11. März 2015 „Durchsetzungsmar[X.]e“ verbunden gewesen sei. Entsprechender Antrag auf Entscheidung im Wege der Untätig[X.]eitsbeschwerde werde vorsorglich gestellt. Zudem werde beantragt, nicht ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

Zum weiteren Vortrag wird auf den A[X.]teninhalt verwiesen.

Die Beschwerde war gemäß § 70 Abs. 1 [X.] als unzulässig zu verwerfen. Gemäß § 70 Abs. 2 [X.] [X.]onnte der Beschluss ohne mündliche Verhandlung ergehen.

1. Die Beschwerde ist nicht statthaft gemäß § 66 Abs. 1 [X.], weil sie sich nicht gegen einen Beschluss der Mar[X.]enstelle oder der Mar[X.]enabteilung des [X.] richtet. Gegenstand der Beschwerde ist nach deren eindeutigem Wortlaut nicht der [X.] der Mar[X.]enstelle vom 11. Februar 2015, gegen den die Beschwerdeführerin bereits Erinnerung eingelegt hatte, sondern das im Rahmen des [X.] übersandte Schreiben der Mar[X.]enstelle vom 16. April 2015. Es liegt damit [X.]ein Fall der Einlegung einer Beschwerde anstelle einer Erinnerung gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 [X.] vor.

Das angegriffene Schreiben der Mar[X.]enstelle vom 15. April 2015 ist [X.]ein Beschluss im Sinne von § 66 Abs. 1 [X.]. Beschlüsse gemäß § 66 Abs. 1 [X.] sind alle abschließenden Entscheidungen der Mar[X.]enstellen und Mar[X.]enabteilungen, die Rechte von Verfahrensbeteiligten berühren [X.]önnen. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend geltend macht, ist dabei nicht nur auf die Form der Entscheidung, sondern materiell auf ihren Inhalt abzustellen. Maßgeblich ist, ob mit der Äußerung des [X.] eine Entscheidung im Sinne einer abschließenden Regelung getroffen wird. Bloße Hinweise ohne verfahrensbeendenden Chara[X.]ter sind dagegen nicht beschwerdefähig. Dazu gehören vorbereitende Bescheide, wie Beanstandungen wegen absoluter Schutzhindernisse, und verfahrensleitende Verfügungen, wie [X.] oder die Ablehnungen von Fristgesuchen.

Um eine solch vorbereitende Anordnung im Rahmen der Prüfung des Eintragungsantrags handelt es sich bei dem angegriffenen Schreiben. Dies geht schon aus seiner Form hervor. Es ist in Form eines Briefes gehalten, richtet sich nicht an die Anmelderin, sondern ihren Verfahrensbevollmächtigten, trägt nicht die Bezeichnung „Beschluss“ und enthält [X.]eine Rechtsmittelbelehrung. Auch inhaltlich handelt es sich nicht um eine verfahrensbeendende Entscheidung. Der erste Absatz gibt zwar die Rechtsauffassung des Erinnerungsprüfers zum Vorliegen der Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 [X.] wieder, enthält aber inhaltlich [X.]eine Entscheidung über die Erinnerung und den mit ihr angegriffenen Beschluss. Das Schreiben enthält Informationen über das weitere Prüfungsverfahren und die dazu erforderlichen Mitwir[X.]ungshandlungen der Anmelderin sowie ihre Handlungsalternativen. Ferner wird der Anmelderin eine Frist zur Nachreichung von Unterlagen gesetzt und für den Fall der Versäumung dieser Frist eine Entscheidung der Mar[X.]enstelle nach A[X.]tenlage ange[X.]ündigt. Auch inhaltlich handelt es sich daher nur um die bloße Äußerung einer Rechtsauffassung zu einem Teilbereich der Tatbestandsvoraussetzungen verbunden mit Hinweisen zum weiteren Vorgehen.

Ein solcher Bescheid stellt [X.]eine verfahrensbeendende Entscheidung dar, gegen die die Beschwerde zum [X.] eröffnet ist. Denn das Anmeldeverfahren ist dahingehend ausgestaltet, dass eine abschließende Entscheidung über die Eintragung erst nach Prüfung aller in §§ 3, 8 [X.] vorgesehenen Eintragungsvoraussetzungen ergeht. Gemäß § 37 Abs. 1 [X.] wird die Anmeldung zurüc[X.]gewiesen, wenn die Mar[X.]e nach § 3, 8 oder 10 von der Eintragung ausgeschlossen ist. Dazu gehört auch die Prüfung, ob ein Zeichen, dessen Eintragung von Haus aus die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 [X.] entgegenstehen, [X.]raft Ver[X.]ehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 [X.] eingetragen werden [X.]ann.

Die Überwindung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 [X.] aufgrund Ver[X.]ehrsdurchsetzung des Zeichens wird im Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar[X.]enamt geprüft, wobei hier in der Regel vorab ein Vortrag der Anmelderin zur Nutzung der Mar[X.]e und ihrer Ver[X.]ehrsbe[X.]anntheit erforderlich ist. Erst wenn die Schutzhindernisse nicht durch Ver[X.]ehrsdurchsetzung überwunden sind, schreibt das Gesetz die Zurüc[X.]weisung der Anmeldung vor. Eine isolierte Zwischenfeststellung des Vorliegens von [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 [X.] und deren gerichtliche Überprüfung vor der Feststellung, ob das Zeichen ver[X.]ehrsdurchgesetzt ist, sieht das Mar[X.]engesetz nicht vor. Entsprechend hat der [X.] ein Rechtsschutzbedürfnis für eine isolierte Feststellung des Vorliegens von [X.] verneint, wenn feststeht, dass die Mar[X.]e aufgrund Ver[X.]ehrsdurchsetzung einzutragen ist. Die Eintragung aufgrund Ver[X.]ehrsdurchsetzung ist [X.]ein Minus gegenüber der Eintragung aufgrund der Feststellung, dass [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 nicht bestehen ([X.], 701, 702, Rdnr. 9 - [X.] 911).

Ein Anmelder, der - wie die Beschwerdeführerin - zunächst eine gerichtliche Prüfung des Vorliegens der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 [X.] erreichen will, bevor er die eventuell hohen Kosten eines Verfahrens zur Feststellung der Ver[X.]ehrsdurchsetzung zahlen muss, hat die Möglich[X.]eit, sich erst im Beschwerdeverfahren auf die Überwindung der Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 3 [X.] zu berufen bzw. erst in diesem Verfahrensstadium zur Ver[X.]ehrsdurchsetzung in der Sache vorzutragen. In diesem Fall [X.]ann das [X.] das Verfahren gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 [X.] zur Prüfung der Ver[X.]ehrsdurchsetzung an die Mar[X.]enstelle zurüc[X.]verweisen ([X.] (pat) 66/09 - [X.]; 27 W (pat) 18/09 - Typologie der Wünsche).

2. Die Beschwerde [X.]ann auch nicht in eine zulässige Durchgriffsbeschwerde gemäß § 66 Abs. 3 [X.] umgedeutet werden, da die Voraussetzungen für deren Erhebung nicht gegeben sind. Ist über eine Erinnerung nach § 64 [X.] innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung gestellt, ist gemäß § 66 Abs. 3 [X.] die Beschwerde unmittelbar gegen den Beschluss der Mar[X.]enstelle oder der Mar[X.]enabteilung zulässig, wenn über die Erinnerung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags entschieden worden ist.

Zwar hat die Mar[X.]enstelle eine Entscheidung über die Erinnerung vom 4. März 2015 bisher nicht getroffen. Die Beschwerdeführerin hat aber vor Einreichung der Beschwerde [X.]einen Antrag auf Entscheidung über die Erinnerung gestellt und damit der Mar[X.]enstelle [X.]eine Gelegenheit gegeben, die Entscheidung im Erinnerungsverfahren fristgemäß zu erlassen. Im Gegenteil hat sie sich gegen die Fortsetzung des [X.] mit Schreiben vom 9. Juni 2015 verwahrt und im Schreiben vom 8. Juli 2015 ausdrüc[X.]lich die Abgabe des Verfahrens an das [X.] beantragt. Damit sind die Zulässig[X.]eitsvoraussetzungen für eine Durchgriffsbeschwerde nicht erfüllt.

3. Auch unter dem Gesichtspun[X.]t der Untätig[X.]eitsbeschwerde ist das Beschwerdeverfahren entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin nicht eröffnet. Denn das Mar[X.]engesetz sieht eine Untätig[X.]eitsbeschwerde entsprechend § 75 VwGO nicht vor ([X.]/Hac[X.]er Mar[X.]engesetz, 11. Aufl., 2015, § 66, Rdnr. 12). Gemäß § 82 Abs. 1 [X.] sind für das Verfahren vor dem Patentgericht ergänzend die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung anwendbar, die eine vergleichbare Regelung nicht enthalten. Die Frage, ob aus Gründen der Gewährung eines effe[X.]tiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG, Art. 6 Abs. 1 [X.] eine Untätig[X.]eitsbeschwerde auch im Mar[X.]enverfahren im Einzelfall zuzulassen ist (vgl. dazu [X.]/Rohn[X.]e, Mar[X.]engesetz, 3. Aufl. 2011, § 66 Rdnr. 16; [X.]/Hac[X.]er a. a. O., § 66, Rdnr. 12 m. w. N.) [X.]ann hier im Ergebnis dahinstehen, da ein effe[X.]tiver Rechtsschutz gegen unbillige Verzögerungen jedenfalls im Erinnerungsverfahren durch die Sonderregelung der Durchgriffsbeschwerde gemäß § 66 Abs. 3 [X.] gewährleistet ist, sodass eine Regelungslüc[X.]e insoweit nicht besteht.

Daher war die Beschwerde zu verwerfen.