Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 30.10.2003, Az. I ZB 9/01

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 9/01 Verkündet am: 30. Oktober 2003 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.] betreffend die Marke Nr. 2 905 136

Nachschlagewerk: ja [X.] : nein [X.]R : ja

[X.]
[X.] § 50 Abs. 1 Nr. 4

a) Eine Löschung einer eingetragenen Marke wegen Bösgläubigkeit kommt u.a. dann in Betracht, wenn sich die Anmeldung als sittenwidrige Behinderung eines Dritten darstellt, der das Zeichen in der Vergangenheit benutzt hat. Die Sittenwidrigkeit im Verhalten des Anmelders kann darin liegen, daß er das [X.] ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen [X.] des [X.] und mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören oder dem Vorbenutzer den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (im Anschluß an [X.], 1032, 1033 [X.] 2000).
b) Geht es um ein Zeichen, dessen Eintragung erst aufgrund einer Gesetzes-änderung möglich geworden ist (hier: Abschaffung eines [X.]-ses), kann der schutzwürdige Besitzstand auch zu einer [X.] erarbeitet worden sein, zu der der Eintragung des Zeichens noch das [X.] [X.]. - 2 - c) Bei der Beantwortung der Frage, ob für die Anmeldung des von einem [X.] benutzten Zeichens ein hinreichender sachlicher Grund bestand, bleibt ein berechtigtes Interesse des Anmelders an einer bestimmten Markennutzung au-ßer Betracht, wenn zu erwarten ist, daß die Eintragung der Marke nicht nur die-sem Interesse dienen soll.

[X.], [X.]. v. 30. Oktober 2003 [X.]/01 [X.] - 3 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Oktober 2003 durch [X.] Dr. [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, Prof. [X.], Pokrant und [X.] beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uß des 24. Senats ([X.]) des [X.] vom 12. Dezember 2000 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festge-setzt. Gründe: [X.] Für die Markeninhaberin ist seit dem 28. April 1995 die Marke Nr. 2 905 136 [X.] für Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und [X.] und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Motor-räder, eingetragen. Die Antragstellerin, ein mittelständisches Unternehmen mit etwa achtzig [X.], begehrt die Löschung dieser und einer weiteren für die Markeninhaberin - 4 - eingetragenen Marke ([X.]), weil die Markeninhaberin bei der Anmeldung der [X.] gewesen sei. Die Marke —[X.]fi, die für Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und [X.] und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Personenkraftfahrzeuge, eingetra-gen ist, ist Gegenstand eines [X.] ([X.]). Die Antragstellerin stellt seit 1976 einen Flüssigreiniger für [X.] und seit 1980 einen Reiniger zur selbsttätigen Komplettreinigung von Motorrädern her. Das Reinigungsmittel für [X.] vertreibt sie unter der Bezeich-nung —[X.]fi, den Motorradreiniger unter der Bezeichnung —[X.]fi. 1984 beschloß sie, diese beiden Produkte auch in die [X.] zu exportieren. Zu diesem Zweck ar-beitete sie mit der dort ansässigen (späteren) Markeninhaberin zusammen, die vereinbarungsgemäß den Vertrieb der beiden Produkte in den [X.] übernahm und —[X.]fi und —[X.]fi als eigene Marken beim [X.] und Markenamt eintragen ließ. 1992 endete die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen im Streit. Die [X.] stellte die Belieferung der Markeninhaberin mit den Produkten —[X.]fi und —[X.]fi ein. Ihr Versuch, die beiden [X.] —[X.]fi und —[X.]fi auf sich übertragen zu lassen, schlug fehl. Seit Mai 1992 vertreibt vielmehr die Markenin-haberin in den [X.] unter diesen Zeichen zwei entsprechende Produkte [X.] einen Motorradreiniger und ein Reinigungsmittel für [X.] [X.], die sie in [X.] von einem Wettbewerber der Antragstellerin herstellen und mit den Zeichen —[X.]fi bzw. —[X.]fi versehen läßt. Am 1. Oktober 1994 meldete die Markeninhaberin die Zeichen —[X.]fi und —[X.]fi beim [X.] als Warenzeichen an und er-klärte sich nach einer entsprechenden Anfrage hinsichtlich beider Anmeldungen mit einer [X.]rangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden. Daraufhin - 5 - wurden beide Zeichen mit diesem [X.]rang in das Markenregister eingetragen. Auch die Antragstellerin meldete noch 1994 —[X.]fi und —[X.]fi beim [X.] an. Nachdem sie sich ebenfalls mit einer [X.]rangver-schiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hatte, wurden beide [X.] auch für sie in das Markenregister eingetragen, und zwar —[X.]fi für —Rost- und Korrosionsschutzmittel, insbesondere für Motorräder; Putz-, Polier-, [X.] und Schleifmittel, insbesondere zur Anwendung bei Kraftfahrzeugenfi, und —[X.]fi für —Rostschutzmittel, insbesondere Felgenschutzmittel, Färbemittel, insbesondere Reifenfärbemittel und Reifenglanz; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, insbesondere Metallreiniger und [X.] Die Markeninhaberin vertreibt die beiden mit den Marken —[X.]fi und —[X.]fi versehenen Produkte in erster Linie in den [X.]. Der zu ihren Kunden zählende Motorradhersteller [X.] verkauft jedoch die bei der Markeninhaberin in den [X.] erworbenen, mit dem Zeichen —[X.]fi versehenen Motorradreiniger auch in [X.]. Nachdem die [X.] Tochtergesellschaft von [X.] von der Antragstellerin abgemahnt worden war, hat ihr die Markeninhaberin rück-wirkend eine Lizenz für die Benutzung der im Streit stehenden Marke —[X.]fi er-teilt. Die Antragstellerin hat vorgetragen, sie habe an der Bezeichnung —[X.]fi ei-nen wertvollen, schutzwürdigen Besitzstand erworben. Die Umsätze mit dem ent-sprechenden Motorradreiniger hätten von 1989 bis 1995 insgesamt über 8 Mio. DM betragen, und zwar 1989 etwa 0,79 Mio. DM und 1994 annähernd 1,6 Mio. DM, davon mehr als 90% in [X.]. Der Werbeaufwand für das Produkt ha-be etwa 10% des Umsatzes ausgemacht. Im [X.]n [X.] sei das Produkt mit einem Marktanteil von 55% mit Abstand Marktführer. In Kenntnis dieses Besitzstandes habe die Markeninhaberin —[X.]fi angemeldet, um die [X.] - tragstellerin in ihrem Besitzstand zu stören und in wettbewerbswidriger Weise zu behindern. Die Markeninhaberin habe [X.] gehandelt. Die Antragstellerin hat beim [X.] Antrag auf Löschung der für die Markeninhaberin eingetragenen Marke —[X.]fi gestellt. Die Markeninhabe-rin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen. Die Markeninhaberin hat vorgetragen, sie habe bei der Anmeldung keine Kenntnis von einem etwaigen (von ihr im übrigen bestrittenen) wertvollen Besitz-stand der Antragstellerin gehabt. Die Anmeldung sei auch nicht in Behinde-rungsabsicht, sondern in Ausübung eines berechtigten Interesses, nämlich allein zu dem Zweck erfolgt, die Kennzeichnung des von einem dritten Hersteller bezo-genen, für den Vertrieb in den [X.] bestimmten Motorradreinigers unbehelligt von denkbaren künftigen Schutzrechten der Antragstellerin an der Bezeichnung —[X.]fi zu ermöglichen. Die Markeninhaberin sei wegen der für die Antragstellerin mit gleichem [X.]rang eingetragenen Marke —[X.]fi auch rechtlich nicht in der Lage, die Antragstellerin in irgendeiner Weise zu behindern. Die zuständige Markenabteilung des [X.]s hat die Lö-schung der Marke beschlossen. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Mar-keninhaberin hat das [X.] zurückgewiesen (BPatGE 43, 233 = GRUR 2001, 744). Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Markenin-haberin. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. I[X.] Das [X.] hat angenommen, daß die Markeninhaberin bei der Anmeldung [X.] gewesen und die Marke daher gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] zu löschen sei. Zur Begründung hat es ausgeführt: - 7 - Die Bestimmung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] erfasse unter anderem auch die Fälle, in denen sich die Markenanmeldung als sittenwidriger [X.] darstelle. Danach liege ein Löschungsgrund vor, wenn der Markenin-haber ein von einem Dritten verwendetes Zeichen in Kenntnis des erwirtschafteten Besitzstandes und mit dem Ziel, diesen Besitzstand zu stören, ohne hinreichenden sachlichen Grund als Marke für identische oder ähnliche Waren angemeldet habe. Die Antragstellerin habe zur [X.] der Anmeldung der angegriffenen Marke einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtlicher Hinsicht schutz-würdigen Besitzstand an der Kennzeichnung —[X.]fi für [X.]. Sie habe diese Bezeichnung seit 1980 ununterbrochen für einen Motorrad-reiniger benutzt und damit erhebliche Umsätze erzielt. Die Umsätze hätten einen erheblichen Anteil der Geschäftstätigkeit der Antragstellerin ausgemacht. Im [X.] auf diese langjährige, von insgesamt steigenden Umsätzen gekennzeichnete und für das Unternehmen der Antragstellerin wichtige Benutzung des Zeichens —[X.]fi sei ein wirtschaftlich wertvoller, nicht unerheblicher Besitzstand der [X.] zu bejahen. Dabei sei auch zu berücksichtigen, daß es sich bei einem Motorradreiniger um ein verhältnismäßig spezielles Produkt für einen [X.] handele. Der Besitzstand sei auch rechtlich schutzwürdig. Dem stehe nicht entgegen, daß nach dem zum [X.]punkt der Anmeldung noch geltenden alten Recht Zeichen, die ausschließlich aus Zahlen oder einzelnen Buchstaben bestanden hätten, grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen gewesen seien und daß dieses [X.] auch auf Kombinationen von Zahlen und einzelnen Buch-staben erstreckt worden sei. Dieser erweiternden Auslegung habe bereits seit dem 1. Januar 1993 die [X.] erst zum 1. Januar 1995 mit zweijähriger Verspätung in [X.] Recht umgesetzte [X.] [X.] entgegengestanden, in der die - 8 - absoluten Schutzhindernisse abschließend geregelt seien und die ein solches Ein-tragungshindernis nicht kenne. Die Markeninhaberin habe [X.] so die Überzeugung des Beschwerdegerichts [X.] zum Anmeldezeitpunkt hinreichende Kenntnis von dem schutzwürdigen Besitz-stand der Antragstellerin an der Bezeichnung —[X.]fi gehabt. An den Nachweis ei-ner solchen Kenntnis dürften keine hohen Anforderungen gestellt werden. Die [X.] Marke sei von der Markeninhaberin auch mit dem Ziel einer Störung des [X.] der Antragstellerin angemeldet worden. Dem stehe nicht entge-gen, daß die Markeninhaberin wegen der der Antragstellerin zustehenden zeit-ranggleichen identischen Marke —[X.]fi rechtlich nicht in der Lage sei, aus der im Streit stehenden Marke gegen die Antragstellerin vorzugehen. Für die Annahme einer Störung des Besitzstandes genüge es vielmehr, daß die Antragstellerin es im Falle des Bestands der Streitmarke hinnehmen müsse, daß [X.] in [X.] mit der Marke —[X.]fi gekennzeichnet werde. Zwar werde die mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete [X.] unmittelbar exportiert. Die Antragstellerin könnte aber nichts dagegen unternehmen, wenn die Markeninha-berin die mit der Marke —[X.]fi gekennzeichnete [X.] in [X.] vertreibe oder [X.] wie bereits im Fall [X.] geschehen [X.] vertreiben lasse. Die Markeninhaberin habe auch kein eigenes schützenswertes Interesse an der Streitmarke, um den Bezug des Reinigungsmittels von einem anderen deut-schen Hersteller abzusichern. Fraglich sei schon, ob die Markeninhaberin in [X.] des schutzwürdigen [X.] der Antragstellerin ein berechtigtes [X.] daran beanspruchen könne, daß ihre [X.] gerade in [X.] mit der Marke —[X.]fi gekennzeichnet werde. Diese Kennzeichnung könne ebenso gut in den [X.] vorgenommen werden, auch wenn dies mit einem gewis-sen Mehraufwand verbunden sei. Entscheidend sei, daß die angegriffene Marke ihrer Inhaberin eine Rechtsmacht verleihe, die erheblich über das als [X.] 9 - gungsgrund für die Markenanmeldung angeführte Interesse an der markenrechtli-chen Absicherung der Kennzeichnung von Exportwaren in [X.] hinausrei-che. II[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das [X.] angenommen, daß die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke —[X.]fi i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.] war. 1. Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] ist [X.] wie das [X.] mit Recht ausgeführt hat [X.] jedenfalls dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig er-folgt ist (vgl. Begründung des [X.], BT-Drucks. 12/6581, [X.] = Sonderheft Bl.f.[X.]). Das [X.] knüpft an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des [X.] an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläu-bigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] heranzuziehen (vgl. [X.], Urt. v. 9.10.1997 [X.] I ZR 95/95, [X.], 412, 414 = [X.], 373 [X.] [X.]; Urt. v. 10.8.2000 [X.] I ZR 283/97, [X.], 1032, 1033 = [X.], 1293 [X.] 2000; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 29; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 50 Rdn. 10). Von einer sittenwidrigen Anmeldung kann allerdings nicht schon dann aus-gegangen werden, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Für eine Bejahung der Sitten-widrigkeit müssen vielmehr auf seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten. Sie können darin liegen, daß der [X.] - haber das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen [X.] des [X.] und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren ([X.], 1032, 1034 [X.] 2000, m.w.N.). 2. Diese Voraussetzungen hat das [X.] im Streitfall zutref-fend bejaht. a) Das [X.] ist allerdings zu Unrecht davon ausgegangen, daß ein schützenswerter Besitzstand sich stets auf ein Zeichen beziehen muß, das zum [X.]punkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Für eine sol-che Einschränkung besteht keine Veranlassung. Zwar handelte es sich bei den bislang entschiedenen Fällen durchweg um Sachverhalte, bei denen das Zeichen bereits zum [X.]punkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Ein Be-dürfnis nach einem Schutz vor einer [X.]en Markenanmeldung besteht aber auch und gerade in Fällen, in denen ein [X.] durch eine Geset-zesänderung entfällt. Denn in diesen Fällen wäre der Vorbenutzer, der sich mit dem bislang nicht eintragungsfähigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand erar-beitet hat, sonst wehrlos den Anmeldungen Dritter ausgesetzt, die sich mit dem-selben [X.]rang wie der Vorbenutzer dieses Zeichen eintragen lassen können. Bei einer Änderung der Rechtslage kann dem Vorbenutzer [X.] anders als in Fällen, in denen sich die Benutzung auf ein eintragungsfähiges Zeichen bezieht [X.] nicht vor-gehalten werden, er habe es versäumt, das Zeichen rechtzeitig anzumelden. Im Streitfall bedarf es daher keiner Klärung, ob nach Ablauf der für die Um-setzung der [X.] gesetzten Frist am 1. Januar 1993 jedenfalls Kombinationen aus Zahlen und einzelnen Buchstaben [X.] in Abkehr der bis dahin geübten, auf § 4 Abs. 2 Nr. 1 [X.] gestützten [X.]n Praxis [X.] hätten eingetra-- 11 - gen werden müssen (vgl. zu Zahlwörtern [X.], [X.]. v. 3.6.1993 [X.]/91, [X.], 825, 826 [X.] Dos). Denn der Besitzstand, den die Antragstellerin erar-beitet hat, ist auch dann gegenüber einem [X.]en Anmelder schutzwürdig, wenn das in Rede stehende Zeichen vor dem 1. Januar 1995 nicht eintragungsfä-hig war. b) Nach den vom [X.] getroffenen Feststellungen verfügte die Antragstellerin zum [X.]punkt der Anmeldung (Oktober 1994) ebenso wie zu dem für den [X.]rang der Streitmarke maßgeblichen [X.]punkt (1.1.1995) über ei-nen wertvollen Besitzstand. Der Motorradreiniger —[X.]fi der Antragstellerin ist seit 1980 auf dem Markt. Die Umsätze bewegten sich bei durchweg steigender Ten-denz in der ersten Hälfte der neunziger Jahre im [X.]. Was den Absatz über den Fachhandel angeht, war die Antragstellerin mit Abstand Markt-führerin. Es unterliegt keinem Zweifel, daß ein solches im Markt hervorragend ein-geführtes Produkt mit stetigen, wachsenden Absatzchancen für ein [X.] Unternehmen wie die Antragstellerin einen wertvollen Besitzstand darstellt. Auf die absoluten Stückzahlen der verkauften Produkte, die aus der Sicht der Rechtsbeschwerde eher unbedeutend sind, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. c) Die Feststellung des [X.], der Geschäftsführer der Markeninhaberin habe Kenntnis von dem wertvollen Besitzstand gehabt, den sich die Antragstellerin mit ihrem Produkt —[X.]fi erarbeitet hatte, wird von der [X.] nicht angegriffen und läßt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen. d) Das [X.] hat ferner angenommen, die Markeninhaberin habe die Streitmarke mit dem Ziel angemeldet, den Besitzstand der Antragstellerin zu stören. Auch diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand. - 12 - Dabei hat das [X.] nicht verkannt, daß die Markeninhaberin die Streitmarke nicht dazu einsetzen kann, die Antragstellerin von der Benutzung ihres eigenen (identischen) Zeichens auszuschließen. Denn nach der [X.] besteht zwischen den beiden —[X.]fi-Marken eine Koexistenz: Die Parteien kön-nen diese Marken nicht einsetzen, um eine Benutzung des Zeichens durch den jeweils anderen Inhaber zu unterbinden. Die Ausschließlichkeitsrechte des [X.] können in diesem Fall nur jeweils gegen Dritte eingesetzt werden. Dennoch hat das Beschwerdegericht das Ziel der [X.]störung mit Recht bejaht. Es ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Markeninhaberin mit der Anmeldung der Streitmarke in [X.] in erster Linie das Ziel verfolgt ha-ben mag, den bisherigen Produktionsablauf ihres eigenen Motorradreinigers mar-kenrechtlich abzusichern und zu verhindern, daß die Antragstellerin es ihr [X.], diesen Reiniger in [X.] in Behältnisse abfüllen zu lassen, die mit dem Zeichen —[X.]fi versehen sind. Das [X.] hat auch zu Recht angenommen, daß allein durch diese Nutzung der (inländische) Besitzstand der Antragstellerin noch nicht tangiert wird. Von der Eintragung der Streitmarke geht aber darüber hinaus ein erhebliches Störpotential aus, weil sie der Markeninhabe-rin die Möglichkeit eröffnet, den eigenen Motorradreiniger unter dem eingeführten Namen des Produkts der Antragstellerin auch in deren Heimatmarkt anzubieten. Auch wenn diese Möglichkeit für die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Streitmarke nicht im Vordergrund gestanden haben mag, zeigt doch die Erteilung der Lizenz an die [X.] Tochtergesellschaft von [X.], daß die Markeninhaberin gewillt war, die Eintragung der Streitmarke einzusetzen, um ihr eigenes Produkt in [X.] abzusetzen. e) Zu Recht hat das [X.] angenommen, daß sich die Mar-keninhaberin für die Anmeldung der Streitmarke nicht auf ein durchgreifendes [X.] berechtigtes Interesse stützen kann. Dabei kann offenbleiben, ob für das - 13 - berechtigte Interesse bereits ausreicht, daß es für die Markeninhaberin kosten-günstiger ist, an der schon seit 1992 praktizierten Konfektionierung ihres Reini-gungsmittels in [X.] festzuhalten, statt die Reinigungsflüssigkeit in die [X.] zu transportieren und dort in mit dem Zeichen —[X.]fi versehene Behältnisse abzufüllen. Denn bei der Bewertung der Interessen der Markeninhaberin kann nicht außer Betracht bleiben, daß sie die ihr eingeräumte Rechtsposition dazu be-nutzt hat, den Absatz ihrer Produkte auch in [X.] zu ermöglichen. Das be-rechtigte Interesse an der Eintragung der Streitmarke muß unberücksichtigt blei-ben, wenn die Gefahr besteht, daß die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird, weitere Vorteile aus der Eintragung zu ziehen, für die ein berechtigtes [X.] nicht geltend gemacht werden kann. - 14 - IV. Danach ist die gegen den [X.]uß des [X.] gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 [X.] zurückzuweisen.

[X.] v. Ungern-Sternberg Bornkamm

Pokrant Schaffert