Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 30.10.2003, Az. I ZB 8/01

[X.] ZB 8/01Verkündet am:30. Oktober 2003WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein der [X.] die Marke Nr. 2 905 137- 2 -Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] 30. Oktober 2003 durch [X.] Dr. Ullmann und [X.] Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. [X.], Pokrant und [X.]:Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uß des 24. Senats ([X.]) des [X.] vom 12. Dezember 2000wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 e-setzt.Gründe:[X.] die Markeninhaberin ist seit dem 28. April 1995 die Marke [X.] 137P21Sfür Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-,Wasch- und [X.] und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Per-sonenkraftfahrzeuge, eingetragen.Die Antragstellerin, ein mittelständisches Unternehmen mit etwa achtzig [X.], begehrt die Löschung dieser und einer weiteren für die [X.] 3 -eingetragenen Marke ([X.]), weil die Markeninhaberin bei der Anmeldung [X.] [X.] gewesen sei. Die Marke —[X.]fi, die für Reinigungs-, Pflege-,Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und [X.] und-schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Motorräder, eingetragen ist, ist Ge-genstand eines [X.] ([X.]/01).Die Antragstellerin stellt seit 1976 einen Flüssigreiniger für [X.] seit 1980 einen Reiniger zur selbsttätigen Komplettreinigung von [X.]. Das Reinigungsmittel für [X.] vertreibt sie unter der [X.], den Motorradreiniger unter der Bezeichnung —[X.]fi. 1984 beschloßsie, diese beiden Produkte auch in die [X.] zu exportieren. Zu diesem Zweck ar-beitete sie mit der dort ansässigen (späteren) Markeninhaberin zusammen, dievereinbarungsgemäß den Vertrieb der beiden Produkte in den [X.] übernahm und—P21Sfi und —[X.]fi als eigene Marken beim [X.] und Markenamt eintragenließ.1992 endete die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen im Streit. [X.] stellte die Belieferung der Markeninhaberin mit den Produkten—P21Sfi und —[X.]fi ein. Ihr Versuch, die beiden [X.] —P21Sfi und —[X.]fi aufsich übertragen zu lassen, schlug fehl. Seit Mai 1992 vertreibt vielmehr die Mar-keninhaberin in den [X.] unter diesen Zeichen zwei entsprechende Produkte [X.] für [X.] und einen Motorradreiniger [X.], die sie in[X.] von einem Wettbewerber der Antragstellerin herstellen und mit [X.] —P21Sfi bzw. —[X.]fi versehen läßt.Am 1. Oktober 1994 meldete die Markeninhaberin die Zeichen —P21Sfi und—[X.]fi beim [X.] als Warenzeichen an und er-klärte sich nach einer entsprechenden Anfrage hinsichtlich beider Anmeldungenmit einer [X.]rangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden. [X.] 4 -wurden beide Zeichen mit diesem [X.]rang in das Markenregister eingetragen.Auch die Antragstellerin meldete noch 1994 —P21Sfi und —[X.]fi beim [X.] zur Eintragung an. Nachdem sie sich ebenfalls mit einer [X.]rangver-schiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hatte, wurden beide [X.] auch für sie in das Markenregister eingetragen, und zwar —P21Sfi für —Rost-schutzmittel, insbesondere Felgenschutzmittel, Färbemittel, insbesondere Reifen-färbemittel und Reifenglanz; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, ins-besondere Metallreiniger und [X.], und —[X.]fi für —Rost- und Korrosi-onsschutzmittel, insbesondere für Motorräder; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- undSchleifmittel, insbesondere zur Anwendung bei [X.] Markeninhaberin vertreibt die beiden mit den Marken —P21Sfi und —[X.]fiversehenen Produkte in erster Linie in den [X.]. Der zu ihren Kunden zählendeMotorradhersteller [X.] verkauft jedoch die bei der Markeninhaberin inden [X.] erworbenen, mit dem Zeichen —[X.]fi versehenen Motorradreiniger auchin [X.]. Nachdem die [X.] Tochtergesellschaft von [X.]von der Antragstellerin abgemahnt worden war, hat ihr die Markeninhaberin rück-wirkend eine Lizenz für die Benutzung der Marke —[X.]fi erteilt.Die Antragstellerin hat vorgetragen, sie habe an der Bezeichnung —P21Sfi ei-nen wertvollen, schutzwürdigen Besitzstand erworben. Die Umsätze mit dem ent-sprechenden Reinigungsmittel für [X.] hätten von 1989 bis 1995 ins-gesamt fast 9 Mio. DM betragen, und zwar 1989 annähernd 1,2 Mio. DM und 1994annähernd 1,6 Mio. DM, davon mehr als 80% in [X.]. Der [X.] das Produkt habe etwa 10% des Umsatzes ausgemacht. Das Produkt sei miteinem Marktanteil von 40% mit Abstand Marktführer in [X.]. In [X.] Besitzstandes habe die Markeninhaberin —P21Sfi angemeldet, um die [X.] in ihrem Besitzstand zu stören und in wettbewerbswidriger Weise zubehindern. Die Markeninhaberin habe [X.] [X.] 5 -Die Antragstellerin hat beim [X.] Antrag auf Löschung [X.] die Markeninhaberin eingetragenen Marke —P21Sfi gestellt. Die Markeninhabe-rin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.Die Markeninhaberin hat vorgetragen, sie habe bei der Anmeldung [X.] von einem etwaigen (von ihr im übrigen bestrittenen) wertvollen Besitz-stand der Antragstellerin gehabt. Die Anmeldung sei auch nicht in Behinde-rungsabsicht, sondern in Ausübung eines berechtigten Interesses, nämlich [X.] dem Zweck erfolgt, die Kennzeichnung des von einem dritten Hersteller bezo-genen, für den Vertrieb in den [X.] bestimmten Reinigungsmittels für [X.] unbehelligt von denkbaren künftigen Schutzrechten der Antragstellerin ander Bezeichnung —P21Sfi zu ermöglichen. Die Markeninhaberin sei wegen der fürdie Antragstellerin mit gleichem [X.]rang eingetragenen Marke —P21Sfi auch [X.] nicht in der Lage, die Antragstellerin in irgendeiner Weise zu behindern.Die zuständige Markenabteilung des [X.]s hat die Lö-schung der Marke beschlossen. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Mar-keninhaberin hat das [X.] zurückgewiesen ([X.]. 2001,389).Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Markenin-haberin. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.II.Das [X.] hat angenommen, daß die [X.] der Anmeldung [X.] gewesen und die Marke daher gemäß § 50 Abs. 1Nr. 4 [X.] zu löschen sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:Die Bestimmung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] erfasse unter anderem auchdie Fälle, in denen sich die Markenanmeldung als sittenwidriger [X.] -wettbewerb darstelle. Danach liege ein Löschungsgrund vor, wenn der Markenin-haber ein von einem Dritten verwendetes Zeichen in Kenntnis des erwirtschaftetenBesitzstandes und mit dem Ziel, diesen Besitzstand zu stören, ohne hinreichendensachlichen Grund als Marke für identische oder ähnliche Waren angemeldet habe.Die Antragstellerin habe zur [X.] der Anmeldung der angegriffenen Marke einensowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtlicher Hinsichtschutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung —P21Sfi für [X.] erworben. Sie habe diese Bezeichnung seit 1976 ununterbrochenfür einen Leichtmetallradreiniger benutzt und damit erhebliche Umsätze erzielt.Die Umsätze hätten einen erheblichen Anteil der Geschäftstätigkeit der Antrag-stellerin ausgemacht. Im Hinblick auf diese langjährige, von insgesamt steigendenUmsätzen gekennzeichnete und für das Unternehmen der Antragstellerin wichtigeBenutzung des Zeichens —P21Sfi sei ein wirtschaftlich wertvoller, nicht unerhebli-cher Besitzstand der Antragstellerin zu bejahen. Dabei sei auch zu [X.], daß es sich bei einem Reinigungsmittel für [X.] um ein verhält-nismäßig spezielles Produkt für einen beschränkten [X.] handele. Zu-sätzlich bestätigt werde diese Beurteilung durch die vorgelegte [X.], nach der der Marktanteil des Reinigers —P21Sfi im Kraftfahrzeugeinzel-handel bei 29% gelegen habe. —P21Sfi habe damit 1992 mit einem Abstand vonsechs Prozentpunkten zum nächsten Konkurrenzprodukt an erster Stelle gelegenund habe in der Folge [X.] wie sich aus einer weiteren [X.] ergebe [X.]seine Marktstellung weiter ausgebaut.Der Besitzstand sei auch rechtlich schutzwürdig. Dem stehe nicht entgegen,daß nach dem zum [X.]punkt der Anmeldung noch geltenden alten Recht Zeichen,die ausschließlich aus Zahlen oder einzelnen Buchstaben bestanden hätten,grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen gewesen seien und daß diesesEintragungshindernis auch auf Kombinationen von Zahlen und einzelnen Buch-- 7 -staben erstreckt worden sei. Dieser erweiternden Auslegung habe bereits seit [X.] Januar 1993 die [X.] erst zum 1. Januar 1995 mit zweijähriger Verspätung in [X.] Recht umgesetzte [X.] [X.] entgegengestanden, in der dieabsoluten Schutzhindernisse abschließend geregelt seien und die ein solchesEintragungshindernis nicht kenne.Die Markeninhaberin habe [X.] so die Überzeugung des Beschwerdegerichts [X.]zum Anmeldezeitpunkt hinreichende Kenntnis von dem schutzwürdigen Besitz-stand der Antragstellerin an der Bezeichnung —P21Sfi gehabt. An den [X.] solchen Kenntnis dürften keine hohen Anforderungen gestellt werden. Dieangegriffene Marke sei von der Markeninhaberin auch mit dem Ziel einer [X.] der Antragstellerin angemeldet worden. Dem stehe nicht entge-gen, daß die Markeninhaberin wegen der der Antragstellerin zustehenden zeit-ranggleichen identischen Marke —P21Sfi rechtlich nicht in der Lage sei, aus der [X.] stehenden Marke gegen die Antragstellerin vorzugehen. Für die [X.] Störung des Besitzstandes genüge es vielmehr, daß die Antragstellerin esim Falle des Bestands der Streitmarke hinnehmen müsse, daß [X.] in[X.] mit der Marke —P21Sfi gekennzeichnet werde. Zwar werde die mit derangegriffenen Marke gekennzeichnete [X.] unmittelbar exportiert. [X.] könnte aber nichts dagegen unternehmen, wenn die Markeninha-berin die mit der Marke —P21Sfi gekennzeichnete [X.] in [X.]vertreibe oder [X.] wie bereits im Fall [X.] geschehen [X.] vertreiben lasse.Die Markeninhaberin habe auch kein eigenes schützenswertes Interesse ander Streitmarke, um den Bezug des Reinigungsmittels von einem anderen deut-schen Hersteller abzusichern. Fraglich sei schon, ob die Markeninhaberin in [X.] der Antragstellerin ein berechtigtes In-teresse daran beanspruchen könne, daß ihre [X.] gerade in[X.] mit der Marke —P21Sfi gekennzeichnet werde. Diese [X.] -könne ebenso gut in den [X.] vorgenommen werden, auch wenn dies mit einemgewissen Mehraufwand verbunden sei. Entscheidend sei, daß die angegriffeneMarke ihrer Inhaberin eine Rechtsmacht verleihe, die erheblich über das [X.] für die Markenanmeldung angeführte Interesse an der mar-kenrechtlichen Absicherung der Kennzeichnung von Exportwaren in [X.]hinausreiche.[X.] gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerdehaben keinen Erfolg. Mit Recht hat das [X.] angenommen, daßdie Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke —P21Sfi i.S. von § 50 Abs. 1Nr. 4 [X.] [X.] war.1.Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] ist [X.] wie das [X.] mit Recht ausgeführt hat [X.] jedenfallsdann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrigerfolgt ist (vgl. Begründung des [X.], BT-Drucks. 12/6581, [X.] =Sonderheft Bl.f.[X.]). Das [X.] knüpft an die Rechtsprechung zumaußerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 [X.] Geltung des [X.] an. Die zu diesem Anspruch in [X.] entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläu-bigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] heranzuziehen (vgl. [X.],Urt. v. 9.10.1997 [X.] I ZR 95/95, [X.], 412, 414 = [X.], 373 [X.] Analgin;Urt. v. 10.8.2000 [X.] I ZR 283/97, [X.], 1032, 1033 = [X.], 1293 [X.]EQUI 2000; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 29; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 50 Rdn. 10).Von einer sittenwidrigen Anmeldung kann allerdings nicht schon dann aus-gegangen werden, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, daß ein andererdasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen- 9 -formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Für eine Bejahung der Sitten-widrigkeit müssen vielmehr auf seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeitbegründende Umstände hinzutreten. Sie können darin liegen, daß der Markenin-haber das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hateintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen [X.] des [X.] und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstandzu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren ([X.] [X.],1032, 1034 [X.] EQUI 2000, m.w.N.).2.Diese Voraussetzungen hat das [X.] im Streitfall zutref-fend bejaht.a)Das [X.] ist allerdings zu Unrecht davon ausgegangen,daß ein schützenswerter Besitzstand sich stets auf ein Zeichen beziehen muß,das zum [X.]punkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Für eine sol-che Einschränkung besteht keine Veranlassung. Zwar handelte es sich bei [X.] entschiedenen Fällen durchweg um Sachverhalte, bei denen das [X.] zum [X.]punkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Ein Be-dürfnis nach einem Schutz vor einer [X.]en Markenanmeldung besteht [X.] und gerade in Fällen, in denen ein Eintragungshindernis durch eine Geset-zesänderung entfällt. Denn in diesen Fällen wäre der Vorbenutzer, der sich mitdem bislang nicht eintragungsfähigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand erar-beitet hat, sonst wehrlos den Anmeldungen Dritter ausgesetzt, die sich mit dem-selben [X.]rang wie der Vorbenutzer dieses Zeichen eintragen lassen können. [X.] Änderung der Rechtslage kann dem Vorbenutzer [X.] anders als in Fällen, indenen sich die Benutzung auf ein eintragungsfähiges Zeichen bezieht [X.] nicht vor-gehalten werden, er habe es versäumt, das Zeichen rechtzeitig [X.] 10 -Im Streitfall bedarf es daher keiner Klärung, ob nach Ablauf der für die Um-setzung der [X.] gesetzten Frist am 1. Januar 1993 [X.] aus Zahlen und einzelnen Buchstaben [X.] in Abkehr der bis dahingeübten, auf § 4 Abs. 2 Nr. 1 [X.] gestützten [X.]n Praxis [X.] hätten eingetra-gen werden müssen (vgl. zu Zahlwörtern [X.], [X.]. v. 3.6.1993 [X.] [X.]/91,GRUR 1993, 825, 826 [X.] Dos). Denn der Besitzstand, den die Antragstellerin erar-beitet hat, ist auch dann gegenüber einem [X.]en Anmelder schutzwürdig,wenn das in Rede stehende Zeichen vor dem 1. Januar 1995 nicht eintragungsfä-hig war.b)Nach den vom [X.] getroffenen Feststellungen verfügtedie Antragstellerin zum [X.]punkt der Anmeldung (Oktober 1994) ebenso wie zudem für den [X.]rang der Streitmarke maßgeblichen [X.]punkt (1.1.1995) über ei-nen wertvollen Besitzstand. Der [X.] —P21Sfi der Antragstellerin ist [X.] auf dem Markt. Die Umsätze bewegten sich bei durchweg steigender Ten-denz in der ersten Hälfte der neunziger Jahre im [X.]. Was [X.] über den Fachhandel angeht, war die Antragstellerin Marktführerin. [X.] keinem Zweifel, daß ein solches im Markt hervorragend eingeführtesProdukt mit stetigen, wachsenden Absatzchancen für ein mittelständisches Unter-nehmen wie die Antragstellerin einen wertvollen Besitzstand darstellt. Auf die [X.] Stückzahlen der verkauften Produkte, die aus der Sicht der Rechtsbe-schwerde eher unbedeutend sind, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.c)Die Feststellung des [X.], der Geschäftsführer [X.]inhaberin habe Kenntnis von dem wertvollen Besitzstand gehabt, den [X.] Antragstellerin mit ihrem Produkt —P21Sfi erarbeitet hatte, wird von der [X.] nicht angegriffen und läßt auch sonst keinen Rechtsfehler [X.] 11 -d)Das [X.] hat ferner angenommen, die [X.] die Streitmarke mit dem Ziel angemeldet, den Besitzstand der [X.] stören. Auch diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.Dabei hat das [X.] nicht verkannt, daß die Markeninhaberindie Streitmarke nicht dazu einsetzen kann, die Antragstellerin von der [X.] eigenen (identischen) Zeichens auszuschließen. Denn nach der Registerlagebesteht zwischen den beiden —[X.] eine Koexistenz: Die Parteien kön-nen diese Marken nicht einsetzen, um eine Benutzung des Zeichens durch [X.] anderen Inhaber zu unterbinden. Die Ausschließlichkeitsrechte des [X.] können in diesem Fall nur jeweils gegen Dritte eingesetzt werden.Dennoch hat das Beschwerdegericht das Ziel der [X.]störung [X.] bejaht. Es ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Markeninhaberin mitder Anmeldung der Streitmarke in [X.] in erster Linie das Ziel verfolgt ha-ben mag, den bisherigen Produktionsablauf ihres eigenen Reinigungsmittels mar-kenrechtlich abzusichern und zu verhindern, daß die Antragstellerin es ihr [X.], diesen Reiniger in [X.] in Behältnisse abfüllen zu lassen, die mitdem Zeichen —P21Sfi versehen sind. Das [X.] hat auch zu Rechtangenommen, daß allein durch diese Nutzung der (inländische) Besitzstand derAntragstellerin noch nicht tangiert wird. Von der Eintragung der Streitmarke gehtaber darüber hinaus ein erhebliches Störpotential aus, weil sie der Markeninhabe-rin die Möglichkeit eröffnet, den eigenen Reiniger unter dem eingeführten Namendes Produkts der Antragstellerin auch in deren Heimatmarkt anzubieten. [X.] diese Möglichkeit für die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Streitmar-ke nicht im Vordergrund gestanden haben mag, zeigt doch die Erteilung einer Li-zenz an der Marke —[X.]fi zugunsten der [X.]n Tochtergesellschaft von [X.], daß die Markeninhaberin gewillt war, die Eintragung ihrer Markeneinzusetzen, um ihr eigenes Produkt auch in [X.] abzusetzen.- 12 -e)Zu Recht hat das [X.] angenommen, daß sich die Mar-keninhaberin für die Anmeldung der Streitmarke nicht auf ein durchgreifendes [X.] berechtigtes Interesse stützen kann. Dabei kann offenbleiben, ob für dasberechtigte Interesse bereits ausreicht, daß es für die Markeninhaberin kosten-günstiger ist, an der schon seit 1992 praktizierten Konfektionierung ihres Reini-gungsmittels in [X.] festzuhalten, statt die Reinigungsflüssigkeit in die[X.] zu transportieren und dort in mit dem Zeichen —P21Sfi versehene [X.]. Denn bei der Bewertung der Interessen der Markeninhaberin [X.] außer Betracht bleiben, daß sie im Falle des Zeichens —[X.]fi die ihr einge-räumte Rechtsposition dazu benutzt hat, den Absatz ihrer Produkte auch in[X.] zu ermöglichen. Das berechtigte Interesse an der Eintragung [X.] muß unberücksichtigt bleiben, wenn die Gefahr besteht, daß die Stel-lung als Markeninhaber dazu benutzt wird, weitere Vorteile aus der Eintragung zuziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht werden kann.- 13 [X.] ist die gegen den [X.]uß des [X.] gerichteteRechtsbeschwerde der Markeninhaberin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 [X.] zurückzuweisen.[X.]. [X.]