Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 07.07.2015, Az. X ZR 100/13

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 100/13
Verkündet am:

7. Juli 2015

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Ges[X.]häftsstelle
in der Patentni[X.]htigkeitssa[X.]he
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he Verhand-lung vom 7.
Juli 2015 dur[X.]h
den Vorsitzenden Ri[X.]hter Prof. Dr.
Meiere[X.]k
und
die Ri[X.]hter Dr.
Grabinski, Dr.
Ba[X.]her,
[X.] und Dr.
Dei[X.]hfuß
für Re[X.]ht erkannt:
Die Berufung gegen das am 11.
Juli 2013 an [X.] Statt zugestellte Urteil des 5.
Senats ([X.]) des Bundes-patentgeri[X.]hts wird auf Kosten des Beklagten zurü[X.]kgewiesen.
Von Re[X.]hts wegen

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Tatbestand:
Der
Beklagte ist Inhaber des europäis[X.]hen Patents 1
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391, das am 27.
November 2002 unter Inanspru[X.]hnahme einer Priorität vom 29.
November 2001 angemeldet wurde und ein alternatives Mobilfunksystem betrifft. Patentanspru[X.]h
1, auf den a[X.]ht weitere Patentansprü[X.]he zurü[X.]kbezogen sind, hat folgenden Wortlaut:
"Alternativ [X.] um damit ein elektronis[X.]he Be-stellung und Bedienung unterstützendes, automatisiertes Telekommunikation System zu verwirkli[X.]hen, bei dem drahtlose [X.] ([X.]) zur lokalen Nutzung mit mindestens einer Basisstation über ein lokales Netzwerk LAN kommunizieren, bei dem die mindestens eine Basisstation über eine Telekommunikationsleitung mit einem Telekommunikationsanbieter [X.] ist, um Dienste des [X.] zu nutzen, bei dem das jeweilige drahtlose Telekommunikationsendgerät ([X.]) vor der Kommunikation an der Basisstation angemeldet wird, bei dem für einen ni[X.]ht in dem Lokalen Netzwerk (LAN) re-gistrierten Benutzer ein elektronis[X.]hes Kauf-, Bestell-
oder Bedienverfahren ab-gewi[X.]kelt wird, wenn der fremde Benutzer si[X.]h mit seinem drahtlosen Tele-kommunikationsendgerät ([X.]) in das lokale Netzwerk (LAN) eines Anbieters einbu[X.]ht und einen bidirektionalen Kommunikationskanal bekommt, bei dem das lokale Netzwerk (LAN) für den fremden Benutzer geöffnet wird und er einen digitalen Zugriff bekommt, bei dem der Benutzer mit seinem [X.] ([X.]) eine Ware oder Dienstleistung bestellt und den zu zahlen-den Preis mittels eines über das lokale Netzwerk (LAN) Benutzerabhängig ge-führten Kontos bezahlt oder a[X.]u[X.]hen lässt, bei dem die Ware oder Dienstleis-tung ans[X.]hließend entweder über einen Automaten oder mit persönli[X.]hen Diensten zugestellt bzw. ausgehändigt wird, dadur[X.]h gekennzei[X.]hnet, dass der Benutzer über
das [X.] ein Zei[X.]hen oder Signal s[X.]hi[X.]kt für den [X.]-Servi[X.]e-Provider oder beliebige andere Telekommunikationsprovider in dem er die gewüns[X.]hte ein oder mehrere Telefonnummern oder andere beliebige Iden-tifikationsmerkmale angibt, mit wel[X.]he er verbunden werden mö[X.]hte, weiterhin au[X.]h automatis[X.]h oder manuell seine Errei[X.]hbarkeit mitteilt und der Provider 1
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die gewüns[X.]hte Verbindung entweder paketvermittelt VoIP oder leitungsvermit-telt dur[X.]hführt und dem Teilnehmer die Verbindungen, Anrufe weiterleitet."
Die Klägerin hat geltend gema[X.]ht, der Gegenstand des Streitpatents ge-he über den Inhalt der ursprüngli[X.]h
eingerei[X.]hten Unterlagen hinaus und sei ni[X.]ht patentfähig; ferner sei der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 8 ni[X.]ht so of-fenbart, dass der Fa[X.]hmann die Erfindung ausführen könne. Der Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in neun geänderten Fassungen verteidigt.
Das Patentgeri[X.]ht hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit für ni[X.]htig erklärt. Dagegen wendet si[X.]h der Beklagte mit seiner Berufung, der die Klägerin entgegentritt.
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Ents[X.]heidungsgründe:
Die zulässige Berufung
bleibt ohne Erfolg.
I.
Das Streitpatent betrifft ein in besonderer Weise ausgestaltetes Mo-bilfunksystem.
1.
In der Streitpatents[X.]hrift werden vers[X.]hiedene im Stand der Te[X.]hnik bekannte Lösungen zur Kommunikation mit mobilen [X.] aufgezeigt und aus unters[X.]hiedli[X.]hen Gründen als na[X.]hteilig bewertet. Bei [X.] wie [X.] oder [X.] werden insbesondere die Notwendigkeit einer teuren und anspru[X.]hsvollen Infrastruktur, mangelnde Qualität und Bandbreite sowie eine hohe Umweltbelastung wegen
der hohen Strahlungsleistung bemängelt. Andere Systeme wie zum Beispiel [X.], [X.], [X.], [X.] und WLAN, die einen drahtlosen [X.] innerhalb einer Entfernung von 50 bis 500
m er-mögli[X.]hten, stünden ni[X.]ht überall zur Verfügung und könnten von fremden oder ni[X.]ht registrierten Nutzern ni[X.]ht eingesetzt werden, weil die Kosten auss[X.]hließ-li[X.]h ans[X.]hlussabhängig ermittelt würden. So genannte [X.] stünden ni[X.]ht in ausrei[X.]hender Zahl zur Verfügung und würden nur für die Nutzung des [X.] und das
Senden und Empfangen von E-Mails benutzt, ni[X.]ht aber zur direk-ten Kommunikation zwis[X.]hen Anbieter und Kunde; sie erforderten zudem eine umständli[X.]he Anmeldung mit Benutzername und [X.] und funktionierten [X.] ni[X.]ht so einfa[X.]h wie zum Beispiel ein [X.]-Netz.
Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das te[X.]hnis[X.]he Problem, ein verbessertes System zur Kommunikation mit mobilen [X.] zur [X.] zu stellen, das für elektronis[X.]h angestoßene Bestell-
und Liefervorgänge genutzt werden kann.
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2.
Zur Lösung dieses Problems s[X.]hlägt das Streitpatent in Patent-anspru[X.]h
1 ein System zur mobilen Telekommunikation vor, dessen Merkmale si[X.]h wie folgt gliedern lassen:
1.
Es handelt si[X.]h um ein alternatives, automatisiertes System zur mobilen Telekommunikation, das elektronis[X.]he Bestel-lung und Bedienung unterstützt.
2.
Bei dem System kommunizieren drahtlose Telekommunikati-ons-Endgeräte ([X.]) zur lokalen Nutzung mit mindestens einer Basisstation über ein lokales Netzwerk (LAN).
3.
Die Basisstation ist über eine Telekommunikationsleitung mit einem Telekommunikationsanbieter verbunden, um Dienste des [X.] zu nutzen.
4.
Die drahtlosen [X.] ([X.]) [X.]n vor der Kommunikation an der Basisstation angemeldet.
5.
Wenn ein ni[X.]ht in dem lokalen Netzwerk (LAN) registrierter ("fremder") Benutzer si[X.]h mit seinem drahtlosen [X.] ([X.]) in das lokale Netzwerk (LAN) eines Anbieters einbu[X.]ht und einen bidirektionalen Kommu-nikationskanal bekommt, wird ein elektronis[X.]hes Kauf-, Be-stell-
oder Bedienverfahren abgewi[X.]kelt.

6.
Das lokale Netzwerk (LAN) wird für den fremden Benutzer geöffnet und er bekommt einen digitalen Zugriff.
7.
Der Benutzer bestellt mit seinem [X.] ([X.]) eine Ware oder Dienstleistung und bezahlt den Preis mittels eines über das lokale Netzwerk (LAN) [X.] geführten Kontos oder lässt ihn a[X.]u[X.]hen.
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8.
Ans[X.]hließend wird die Ware oder Dienstleistung über einen Automaten oder mit persönli[X.]hen Diensten zugestellt bzw. ausgehändigt.
9.
Der Benutzer s[X.]hi[X.]kt über das [X.] ein Zei[X.]hen oder [X.] für den [X.]-Servi[X.]e-Provider oder beliebige andere Telekommunikationsprovider, in dem er eine oder mehrere gewüns[X.]hte Telefonnummern oder andere beliebige Identifi-kationsmerkmale angibt, mit denen er verbunden werden mö[X.]hte.
10.
Der Benutzer teilt ferner automatis[X.]h oder manuell seine Er-rei[X.]hbarkeit mit.
11.
Der Provider führt die gewüns[X.]hte Verbindung [X.] (VoIP) oder leitungsvermittelt dur[X.]h.
12.
Der Provider leitet dem Teilnehmer die Verbindungen oder Anrufe weiter.
3.
Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.
a)
Na[X.]h Merkmal
5 bietet das System au[X.]h für Benutzer, die ni[X.]ht im lokalen Netzwerk registriert sind, die Mögli[X.]hkeit, si[X.]h mit ihrem mobilen Gerät in
dieses lokale Netzwerk einzubu[X.]hen, darin einen bidirektionalen [X.] zu nutzen und ein elektronis[X.]hes Kauf-, Bestell-
oder Bedienverfah-ren dur[X.]hzuführen.
Für sol[X.]he "fremden"
Benutzer entfällt die in der Bes[X.]hreibung des Streitpatents als na[X.]hteilhaft dargestellte Notwendigkeit, si[X.]h mit Benutzerken-nung und Passwort in dem lokalen Netzwerk anzumelden und [X.] zuvor einen gesonderten Registriervorgang zu dur[X.]hlaufen. Au[X.]h sol[X.]he 9
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Nutzer müssen in irgendeiner Weise identifiziert werden, um einen [X.] mit ihnen zu ermögli[X.]hen. In der Bes[X.]hreibung des Streitpatents werden als hierfür geeignete Identifikationsmögli[X.]hkeiten beispielhaft die im Mobiltele-fon enthaltene SIM-Karte (Subs[X.]riber Identifi[X.]ation Module Card) oder
die [X.]-Adresse ([X.]) angeführt (Abs.
47). Der Einsatz dieser Mittel zur automatis[X.]hen Anmeldung ist in Patentanspru[X.]h
3 ausdrü[X.]k-li[X.]h vorgesehen.
Eine Identifikation mittels SIM-Karte eröffnet zuglei[X.]h die Mögli[X.]hkeit, angefallene Entgelte über den zugehörigen Telefonans[X.]hluss abzure[X.]hnen (Abs.
59). Bei einer Identifikation allein anhand einer [X.]-Adresse besteht [X.] Mögli[X.]hkeit ni[X.]ht; in dieser Konstellation bedarf es zusätzli[X.]her Maßnahmen, um die Zahlung angefallener Entgelte zu gewährleisten. Als geeignetes Mittel hierfür werden in Patentanspru[X.]h
7 ein Bargeldkarten-Chip oder ähnli[X.]he Wert-spei[X.]her auf dem Mobilgerät angeführt.
b)
Patentanspru[X.]h
1 enthält keine ausdrü[X.]kli[X.]hen Festlegungen dazu, in wel[X.]hem Verhältnis die in den Merkmalen 5, 7 und 8 vorgesehene Mögli[X.]h-keit zur Bestellung von Waren oder Dienstleistungen, zur Bezahlung des [X.] und zur Lieferung bzw. Erbringung zu der in den Merkmalen 9 bis 12 vor-gesehenen Mögli[X.]hkeit steht, über das lokale Netz das [X.] zu nutzen oder Telefongesprä[X.]he zu führen.
Ob hieraus, wie das Patentgeri[X.]ht angenommen hat, zu folgern ist, dass si[X.]h eine Dienstleistung im Sinne der Merkmale 5, 7 und 8 in der Einri[X.]htung einer Zugriffsmögli[X.]hkeit mit den Merkmalen 9 bis 12 ers[X.]höpfen kann, bedarf keiner Ents[X.]heidung. Das angefo[X.]htene Urteil erweist si[X.]h, wie no[X.]h näher [X.] sein wird, au[X.]h dann als im Ergebnis zutreffend, wenn zugunsten des Beklagten unterstellt wird, dass die beiden Merkmalsgruppen unters[X.]hiedli[X.]he Leistungen betreffen.
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Entgegen der Auffassung des Beklagten ist
Patentanspru[X.]h
1 aber ni[X.]ht dahin auszulegen, dass die in Merkmal 11 vorgesehene Telefonverbindung [X.] genutzt werden muss, um den in Merkmal 5 vorgesehenen Bestellvorgang dur[X.]hzuführen, zu bestätigen oder in sonstiger Weise zu beeinflussen. Pa-tentanspru[X.]h
1 ist auf ein System geri[X.]htet, ni[X.]ht auf eine bestimmte Verwen-dung oder auf ein Verfahren, bei dem ein sol[X.]hes System zum Einsatz kommt. Aus den Merkmalen des Patentanspru[X.]hs können deshalb allenfalls [X.] an die Ausgestaltung des Systems abgeleitet werden, die dessen [X.] für bestimmte Zwe[X.]ke oder Verfahren begründen. Au[X.]h unter diesem As-pekt ergeben si[X.]h weder aus dem Patentanspru[X.]h no[X.]h aus dem sonstigen Inhalt der Streitpatents[X.]hrift Hinweise darauf, dass zwis[X.]hen den beiden Merk-malsgruppen der genannte Zusammenhang bestehen muss. Die Bestellung von Dienstleistungen oder Waren und die Herstellung einer Verbindung zum [X.] werden in der Bes[X.]hreibung als Mögli[X.]hkeiten angeführt, die dem Benutzer alternativ oder kumulativ zur Verfügung gestellt werden können.
Dies mag dem Nutzer im Einzelfall die Mögli[X.]hkeit eröffnen, eine eingeri[X.]htete Telefonverbin-dung für den Bestellvorgang zu nutzen. Zwingend erforderli[X.]h ist dies
indes ni[X.]ht.
II.
Das Patentgeri[X.]ht hat seine Ents[X.]heidung im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet:
Dem Streitpatent komme ni[X.]ht der Zeitrang der [X.] zu. Aus dieser gingen jedenfalls die Merkmale 3, 4, 5, 9 und 10 ni[X.]ht hervor.
Der Gegenstand von
Patentanspru[X.]h
1 sei dur[X.]h die (im [X.] veröffentli[X.]hte) internationale Patentanmeldung 02/057869 ([X.]) [X.] offenbart. In dieser Entgegenhaltung sei ein System zur mobilen Telekom-munikation bes[X.]hrieben, bei dem drahtlose Endgeräte mit mindestens einer Basisstation über ein lokales Netzwerk kommunizierten und das au[X.]h alle übri-gen Merkmale von Patentanspru[X.]h
1 aufweise. Der Einwand des Beklagten, 15
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[X.] bes[X.]hreibe keine e-[X.]ommer[X.]e-Lösung, greife s[X.]hon deshalb ni[X.]ht, weil das Streitpatent eine Bestellmögli[X.]hkeit beliebiger Waren ni[X.]ht beanspru[X.]he. Ein System mit den Merkmalen von Patentanspru[X.]h
1 sei ferner au[X.]h in der (ebenfalls im Prioritätsintervall veröffentli[X.]hten)
[X.] 2002/0075844 ([X.]) offenbart.
III.
Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand.
1.
Zu Re[X.]ht ist das Patentgeri[X.]ht zu dem Ergebnis gelangt, dass das Streitpatent die Priorität der [X.] Patentanmeldung 101
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404 ([X.]) ni[X.]ht wirksam in Anspru[X.]h nimmt.
a)
Na[X.]h Art.
87 Abs.
1 EPÜ kann die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann in Anspru[X.]h genommen werden, wenn diese dieselbe Erfindung [X.]. Dies setzt voraus, dass die mit der späteren Anmeldung beanspru[X.]hte Merkmalskombination dem Fa[X.]hmann in der früheren Anmeldung in ihrer
Ge-samtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist ([X.], Urteil vom 11.
September 2001 -
X
ZR
168/98, [X.]Z 148, 383, 391 = [X.], 146, 149 -
Luftverteiler). Für die Beurteilung der identis[X.]hen [X.] gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung ([X.],
Urteil vom 14.
Oktober 2003

X
ZR
4/00, [X.], 133, 135 -
Elektronis[X.]he Funktionseinheit; Urteil vom 14.
August 2012 -
X
ZR
3/10, [X.], 1133 Rn.
30 -
UV-unempfindli[X.]he Dru[X.]kplatte).
b)
In [X.] ist ein Verfahren zum bargeldlosen Bezahlen von Waren oder Dienstleistungen mittels eines Mobiltelefons und eines darin enthaltenen Geld-karten[X.]hips oder sonstigen Bargeldspei[X.]hers offenbart.
In der Bes[X.]hreibung wird ausgeführt, der Umstand, dass Mobiltelefone in der Lage seien, au[X.]h über WLAN zu kommunizieren, eröffne die Mögli[X.]hkeit, sie als mobiles Kaufs-
oder [X.] zu nutzen. Damit entfalle die Not-19
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wendigkeit eines eigens für die Bezahlung mit Geldkarten eingesetzten [X.], außerdem werde der Umfang der Daten, die über teure Fernverbindungen übertragen werden müssten, reduziert. Die Fähigkeit der Mobiltelefone, si[X.]h glei[X.]hzeitig mit mehreren Netzwerken zu verbinden, ermögli[X.]he es ferner, dass der Benutzer über den Mobilfunkprovider voll errei[X.]hbar bleibe, glei[X.]hzeitig aber beliebige Waren oder Dienstleistungen anfordern und bezahlen könne. Als [X.] vorteilhaftes Verfahren wird vorges[X.]hlagen, sofort na[X.]h dem Eintritt eines Benutzers in eine lokale Funkzelle ([X.]) eine Verbindung zwis[X.]hen dem Mobiltelefon und einem Server aufzubauen und den Benutzer zu fragen, wel[X.]he Leistungen er in Anspru[X.]h nehmen wolle oder ob er bereit sei, für zu erbringende Leistungen zu bezahlen, und na[X.]h der Inanspru[X.]hnahme einer Leistung die vereinbarte Summe abzubu[X.]hen. Hierzu könne das Guthaben auf dem Chip direkt auf den [X.] übertragen werden. Dur[X.]h Anruf oder Besu[X.]h bei einem Heim-
oder Bankserver könne der [X.] wieder aufgeladen werden. Weil ein Mobiltelefon anhand seiner SIM (Subs[X.]riber Identi-fi[X.]ation Module) jederzeit identifiziert werden könne, könnten ferner au[X.]h per-sonifizierte Dienste angeboten werden. Außerdem könnten über das [X.] Verknüpfungen zu anderen Netzwerken aufgebaut werden.
[X.])
Damit sind, wie das Patentgeri[X.]ht zutreffend dargelegt hat
und au[X.]h die Berufung ni[X.]ht in Zweifel zieht, jedenfalls die Merkmale 9 und 10 in [X.] ni[X.]ht als zur Erfindung gehörend offenbart.
Zwar wird in [X.] die Mögli[X.]hkeit aufgezeigt, dem Nutzer über das lokale Netz Zugang zum [X.] zu vers[X.]haffen. Die in Merkmal 9 vorgesehene Mög-li[X.]hkeit, auf diesem Weg
Telefonnummern oder sonstige Identitätsmerkmale anzugeben, mit denen der Benutzer verbunden werden will, ist damit aber ni[X.]ht unmittelbar und eindeutig offenbart.
In [X.] wird ferner dargelegt, der Benutzer
des Mobiltelefons bleibe wäh-rend der Ausführung des dort offenbarten Verfahrens in vollem Umfang errei[X.]h-24
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bar. Hierzu wird aber sowohl na[X.]h den Ausführungen in der Bes[X.]hreibung ([X.] S.
2 Z.
29 bis 33) als au[X.]h
na[X.]h Anspru[X.]h
3 ([X.] S.
4 Z.
3 bis 21) das Tele-kommunikationsnetzwerk des Mobilfunkanbieters eingesetzt. Ni[X.]ht offenbart
ist, dass die Errei[X.]hbarkeit stattdessen oder daneben über die [X.]verbindung si[X.]hergestellt wird, wie dies in Merkmal 10 vorgesehen ist.
d)
Angesi[X.]hts dessen ist der Einwand
der Berufung, die [X.] sei im Hinbli[X.]k auf [X.] anders zu beurteilen, unbegründet.
Wenn die frühere Anmeldung die in der späteren Anmeldung [X.] ni[X.]ht in ihrer Gesamtheit als zur Erfindung ge-hörend offenbart, kann
eine Priorität na[X.]h Art.
87 Abs.
1 EPÜ ni[X.]ht in Anspru[X.]h genommen werden. Diese Re[X.]htsfolge ist im Hinbli[X.]k auf alle in Frage [X.] einheitli[X.]h zu beurteilen. Eine Differenzierung zwi-s[X.]hen unters[X.]hiedli[X.]hen Entgegenhaltungen ist ausges[X.]hlossen, solange die Merkmalskombination, deren Patentfähigkeit zu beurteilen ist, unverändert bleibt.
2.
Im Ergebnis zutreffend hat das Patentgeri[X.]ht ents[X.]hieden, dass der Gegenstand von Patentanspru[X.]h
1 in der erteilten Fassung ni[X.]ht patentfähig ist.
a)
Entgegen der Auffassung des Patentgeri[X.]hts sind allerdings in [X.] ni[X.]ht alle Merkmale von Patentanspru[X.]h
1 offenbart.
aa)
In [X.] sind ein Verfahren und ein System zur Verbindung von [X.] [X.] mit einem ortsfesten Netzwerk offenbart.
In der Bes[X.]hreibung von [X.] werden im Stand der Te[X.]hnik bekannte Standards zur Datenübertragung mit mobilen [X.] ([X.], [X.], [X.] und I-Mode) wegen ihrer begrenzten Bandbreite und komplexer Autorisierungs-umgebungen als na[X.]hteilig bezei[X.]hnet ([X.]
S.
2 unten). Als mögli[X.]he Alterna-27
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tive werden IEEE 802.11 (d.h. WLAN), [X.] und [X.] aufgezeigt. Diese erforderten aber häufig einen hohen Aufwand für die erstmalige Einri[X.]htung [X.] physikalis[X.]hen und logis[X.]hen Verbindung ([X.] S.
3 bis 5).
Zur Überwindung dieser Na[X.]hteile wird in [X.] ein System vorges[X.]hla-gen, bei dem zur Herstellung der logis[X.]hen Verbindung und gegebenenfalls zur Abre[X.]hnung der Verbindungsentgelte eine spezielle Software eingesetzt wird, die als Cooperative Tunneling Agent ([X.])
bezei[X.]hnet wird. In dem hierfür be-s[X.]hriebenen Ausführungsbeispiel nimmt ein als Client bezei[X.]hnetes mobiles Gerät, zum Beispiel ein mobiler Computer, ein Personal Digital Assistant (PDA) oder ein Mobiltelefon, über [X.] oder WLAN Kontakt zu einem als
[X.] bezei[X.]hneten, mit dem [X.] verbundenen Gerät auf, sobald es mit diesem in Rei[X.]hweite kommt ([X.] S.
13). Na[X.]h dem Aufbau der physikalis[X.]hen Verbin-dung leitet der [X.] den vom Client stammenden Datenverkehr zum [X.]. Die-ser überprüft die Zugangsbere[X.]htigung zunä[X.]hst anhand von lokal vorhande-nen Daten. Sofern er eine Bere[X.]htigung ni[X.]ht feststellen kann, nimmt er über das [X.] Kontakt zu einem Server auf. Wenn si[X.]h auf einem dieser beiden Wege eine Zugangsbere[X.]htigung ergibt, wird eine logis[X.]he Verbindung [X.], die es dem Client ermögli[X.]ht, die [X.]verbindung des [X.] für in der Zugangsbere[X.]htigung definierte Dienste zu nutzen ([X.] S.
14
f.
mit Figur
2).
Zu den vorgehaltenen Daten eines Benutzers, die in [X.] beispielhaft in Figur
3 wiedergegeben werden, gehören Angaben dazu, ob Daten-
und Spra[X.]hverbindungen aufgebaut werden dürfen, wie viele Benutzer glei[X.]hzeitig aktiv sein dürfen, wel[X.]he Verbindungskosten anfallen und wel[X.]hes Kosten-budget pro Tag maximal in Anspru[X.]h genommen werden soll. Ferner können au[X.]h Angaben zum Mobilfunkanbieter und zur Telefonnummer hinterlegt [X.]n. Diese können dazu genutzt werden, über das [X.] eine Spra[X.]hverbin-dung (VoIP) aufzubauen, so dass der Benutzer ausgehende Gesprä[X.]he über das [X.] führen kann ([X.] S.
19
f.). Abs[X.]hließend wird ausgeführt, die [X.] Te[X.]hnologie ermögli[X.]he eine Reihe von neuen kommerziellen Dienst-33
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leistungen. Als Beispiel werden die automatis[X.]he Herstellung von [X.]ver-bindungen mit hoher Bandbreite, die Syn[X.]hronisation von [X.] mit einer Festplatte des eigenen Computers und das Kaufen und Herunterladen von Filmen während des Aufenthalts an einer Tankstelle
angeführt.
[X.])
Damit sind, wie au[X.]h die Berufung ni[X.]ht in Zweifel zieht, die [X.], 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 und 12 offenbart.
[X.])
Entgegen der Auffassung der Berufung sind ferner au[X.]h die [X.] 7 und 8 offenbart.
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob als Dienstleistung im Sinne dieser Merkmale au[X.]h das Herstellen einer Spra[X.]hverbindung im Sinne der Merkmale 9 bis 12 anzusehen ist oder ob ein erfindungsgemäßes System neben einer sol[X.]hen
Spra[X.]hverbindung zusätzli[X.]h die Bestellung, Bezahlung und Lieferung einer anderen Ware oder Dienstleistung ermögli[X.]hen muss. Au[X.]h das in [X.] offenbarte System bietet beide Mögli[X.]hkeiten, weil es ni[X.]ht nur den Aufbau einer
Spra[X.]hverbindung ermögli[X.]ht, sondern au[X.]h das Kaufen und Herunterla-den eines Films.
Wie au[X.]h die Berufung im Ansatz ni[X.]ht verkennt, ist in [X.] ni[X.]ht nur der Vorgang des Herunterladens des Videomaterials offenbart, sondern au[X.]h dessen Kauf (pur[X.]hase). Dass in [X.] ni[X.]ht näher bes[X.]hrieben ist, wie dieser Kauf erfolgen soll,
und dass es na[X.]h dem Vorbringen der Berufung im Zeitpunkt der [X.] no[X.]h keine Bezahlsysteme wie [X.] oder derglei[X.]hen gab, führt ni[X.]ht zu einer abwei[X.]henden Beurteilung. Au[X.]h das Streitpatent ent-hält keine näheren Festlegungen dazu, auf wel[X.]he Weise die in Merkmal 7 vor-gesehene Bestellung getätigt wird. Es sieht au[X.]h ni[X.]ht den Einsatz eines be-stimmten [X.] vor, sondern lässt unter anderem eine A[X.]u[X.]hung genügen. Diese Mögli[X.]hkeiten stehen au[X.]h bei dem in [X.] offenbarten Sys-tem zur Verfügung. Dass sie dort ni[X.]ht ausdrü[X.]kli[X.]h genannt werden, sondern 35
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die nähere Ausgestaltung dem Fa[X.]hmann überlassen wird, ist unerhebli[X.]h, weil si[X.]h au[X.]h das Streitpatent insoweit mit allgemein gehaltenen Vorgaben [X.].
Eine abwei[X.]hende Beurteilung kann au[X.]h ni[X.]ht daraus abgeleitet [X.]n, dass die Mögli[X.]hkeit eines Videokaufs in [X.] nur als mögli[X.]he Erweite-rung (ramifi[X.]ation) des dort im Fokus stehenden Systems erwähnt wird. Dieser Umstand und die eher allgemein gehaltenen Formulierungen ("One [X.]an envisa-e-sonderen, vom Stand der Te[X.]hnik abwei[X.]henden Mittel umfasst. [X.] geht aber davon aus, dass es im Stand der Te[X.]hnik bereits Mittel zum Erwerb von Filmen im [X.] gab und dass die Nutzung dieser Mittel mit Mobilgeräten le-digli[X.]h eine [X.]verbindung mit hinrei[X.]hender Bandbreite voraussetzt, die dur[X.]h das in [X.] offenbarte System zur Verfügung gestellt wird. Angesi[X.]hts dessen handelt es si[X.]h ni[X.]ht um eine bloße Spekulation über mögli[X.]he künftige Weiterentwi[X.]klungen, sondern um einen hinrei[X.]hend konkreten Hinweis zur Nutzung des offenbarten Systems in einem im Stand der Te[X.]hnik bereits zur Verfügung stehenden Kontext.
Dass in [X.] keine weitergehenden Vors[X.]hläge unterbreitet werden, [X.] dahin, au[X.]h die Tankre[X.]hnung über die eingeri[X.]htete Netzwerkverbindung zu bezahlen, steht der [X.] der Merkmale 7 und 8 entgegen der [X.] der Berufung ebenfalls ni[X.]ht entgegen. Wie bereits das Patentgeri[X.]ht zutreffend dargelegt hat, erfordern diese Merkmale ni[X.]ht, dass s[X.]hle[X.]hthin jede denkbare Art von Waren oder Dienstleitungen auf diesem Weg beziehbar sein muss. Zwar ist der Kreis der Waren und Dienstleistungen in Patentanspru[X.]h
1 ni[X.]ht einges[X.]hränkt. Daraus folgt aber gerade, dass die Merkmale 7 und 8 s[X.]hon dann erfüllt sind, wenn zumindest eine bestimmte Dienstleistung auf [X.]m Wege bestellt, geliefert und bezahlt werden kann. Den genannten [X.]n kann hingegen ni[X.]ht entnommen werden, dass diese Vorgänge bei jedem 39
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erfindungsgemäßen System hinsi[X.]htli[X.]h jeder beliebigen Art von Waren oder Dienstleistungen mögli[X.]h sein müssen.
dd)
Ni[X.]ht offenbart ist hingegen Merkmal 5.
In der Bes[X.]hreibung von [X.] wird ausgeführt, wenn si[X.]h aus den auf [X.] und Server vorhandenen Daten keine Zugangsbere[X.]htigung ergebe, [X.] der Benutzer informiert und in die Lage versetzt, seine Vorgaben (prefe-ren[X.]es) zu ändern und einen neuen Verbindungsversu[X.]h zu starten ([X.] S.
15 Abs.
1 Mitte).
Hieraus ergibt si[X.]h entgegen der Auffassung des Patentgeri[X.]hts ni[X.]ht, dass ein bislang ni[X.]ht registrierter Benutzer auf diese Weise die Mögli[X.]hkeit erhält, si[X.]h ohne Registrierung anzumelden. Die angespro[X.]hene Mögli[X.]hkeit zur Änderung von Vorgaben bezieht si[X.]h vielmehr ledigli[X.]h auf die bereits hin-terlegten Informationen, die für das Zustandekommen einer Verbindung von Bedeutung sind und die beispielhaft in Figur
3 aufgelistet werden. So kann der Aufbau einer Verbindung zum Beispiel daran s[X.]heitern, dass der Nutzer einen hohen [X.] verlangt oder dass ein vorgegebenes Kosten-budget übers[X.]hritten wird. In diesem Fall kann der Nutzer dur[X.]h Ändern der betreffenden Vorgaben do[X.]h no[X.]h eine Verbindung zustande bringen. All dies setzt aber voraus, dass der Nutzer bereits registriert ist und für ihn ein Konto angelegt wurde, in dem er die in Rede stehenden Informationen hinterlegen kann.
Zur Registrierung eines neuen Nutzers wird bei dem in [X.] offenbarten System eine auf dem Server eingeri[X.]htete [X.] angespro[X.]hen ([X.] S.
12 unten). Dies setzt einen bereits bestehenden Zugang zum Server voraus. Die Registrierung ist also ni[X.]ht mögli[X.]h, wenn der [X.] die Einri[X.]htung einer Verbindung wegen fehlender Benutzerdaten ni[X.]ht zulässt. Sie muss über eine andere [X.]verbindung erfolgen. Zwar könnte der in [X.] offenbarte 41
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[X.] so konfiguriert werden, dass er Zugriffe auf die Registrierungsseite stets zulässt. Eine sol[X.]he Ausgestaltung ist in [X.] jedo[X.]h ni[X.]ht offenbart.
b)
Zumindest ni[X.]ht zweifelsfrei ist die Auffassung des Patentgeri[X.]hts, al-le Merkmale von Patentanspru[X.]h
1 seien in [X.] offenbart.
aa)
In [X.] sind ein Verfahren und ein System zur Anbindung von mobi-len [X.] an vorhandene breitbandige Netzwerkans[X.]hlüsse offenbart.
In der Bes[X.]hreibung von [X.] werden mobile Netzwerkzugänge wegen der relativ großen Radien der Funkzellen und der begrenzten Bandbreite als na[X.]hteilig eingestuft. Die damals in Entwi[X.]klung befindli[X.]hen Netze
der dritten Generation (3G, d.h. [X.]) werden ebenfalls als ni[X.]ht in jeder Hinsi[X.]ht befrie-digend angesehen ([X.] Abs.
6). Als Alternative werden WLAN na[X.]h dem Pro-tokoll IEEE 802.11b und [X.] aufgezeigt. Als Na[X.]hteil dieser Systeme wird angeführt, diese seien in erster Linie für die Nutzung von lokalen Netzen vorge-sehen und verfügten no[X.]h ni[X.]ht über effektive Methoden zum lei[X.]hten We[X.]hsel zwis[X.]hen vers[X.]hiedenen Netzen ([X.] Abs.
7).
Zur Überwindung dieser Probleme wird in [X.] ein System vorges[X.]hla-gen, bei dem mobile Endgeräte wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, ein PDA oder ein mobiler Computer über WLAN oder [X.] Kontakt mit einem Zugangs-punkt (wireless a[X.]ess point, [X.]) aufnehmen, sobald sie in dessen Funkbe-rei[X.]h gelangen. Zur Identifikation übermittelt das mobile Endgerät die ihm zuge-ordnete [X.] ([X.], [X.]). Der [X.] leitet den Datenverkehr an einen [X.] (network a[X.]ess server, NAS) weiter. Dieser überprüft anhand einer lokalen Datenbank und er-forderli[X.]henfalls zusätzli[X.]h dur[X.]h Kontaktaufnahme mit einem anderen Dienst-leister (integration operator distributed servi[X.]es, [X.]), ob das Endgerät über eine Zugangsbere[X.]htigung verfügt. Wenn dies der Fall ist, löst der [X.] den Aufbau einer vers[X.]hlüsselten Verbindung aus, über die das Endgerät 45
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Zugang zu einem öffentli[X.]hen Netz erhält ([X.] Abs.
40 bis 49). Darüber hin-aus ermögli[X.]ht der [X.] den Aufbau von Spra[X.]hverbindungen über VoIP, eine [X.] oder über öffentli[X.]he leitungsvermittelte Netze ([X.], [X.] Abs.
51). Wenn die übermittelte [X.]-Adresse weder in der [X.] no[X.]h in der entfernten Datenbank auffindbar ist, wird dem Mobilgerät ein einges[X.]hränkter Zugang eröffnet. Dieser führt zu einer Registrierungsseite, über die si[X.]h der Benutzer unter Angabe der dafür erforderli[X.]hen Informationen wie zum Beispiel Name, Adresse und Kreditkartennummer registrieren kann ([X.] Abs.
52).
Der Aufbau einer Spra[X.]hverbindung kann dur[X.]h den [X.] selbst oder dur[X.]h den Server eines anderen Anbieters erfolgen. Hierbei kann der [X.] hinterlegte Präferenzen zu den Kosten oder zur Verbin-dungsqualität berü[X.]ksi[X.]htigen. Informationen über geführte Gesprä[X.]he und [X.] angefallene Entgelte spei[X.]hert der [X.] in einer lokalen [X.], damit sie dem Benutzer in Re[X.]hnung gestellt werden können ([X.] Abs.
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bis 122). Hierzu werden zum Beispiel die Adresse des mobilen [X.], der Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus, die angerufene Nummer und die Dauer der Verbindung gespei[X.]hert. In einer weiteren Tabelle werden Informati-onen über gestellte Re[X.]hnungen und erfolgte Zahlungen vorgehalten ([X.] Abs.
137 bis 138).
[X.])
Damit sind, wie au[X.]h die Berufung ni[X.]ht in Zweifel zieht, die [X.] bis 6 und 9 bis 12 offenbart.
[X.])
Zumindest ni[X.]ht zweifelsfrei ers[X.]heint die Auffassung des Patentge-ri[X.]hts, dass
au[X.]h die Merkmale 7 und 8 offenbart
seien.
Die Beurteilung dieser Frage hängt davon ab, ob es si[X.]h bei den angebo-tenen Waren oder Dienstleistungen im Sinne der Merkmale 5, 7 und 8 zwin-gend um andere Leistungen handeln muss als den
in den Merkmalen 9 bis 12 49
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näher bes[X.]hriebenen
Zugang zum [X.]. Diese Frage könnte abwei[X.]hend vom Patentgeri[X.]ht zu beantworten sein, weil die beiden Leistungsarten in der Bes[X.]hreibung des Streitpatents unabhängig voneinander ges[X.]hildert werden und die Mögli[X.]hkeit, über das lokale Netzwerk Waren zu kaufen und zu [X.], s[X.]hon in den einleitenden Abs[X.]hnitten (Abs.
16) als zusätzli[X.]her Vorteil herausgestellt wird.
[X.])
Diese Frage bedarf jedo[X.]h keiner abs[X.]hließenden Ents[X.]heidung. Selbst wenn sie abwei[X.]hend vom Patentgeri[X.]ht zugunsten des [X.] wird, sind die Merkmale jedenfalls dur[X.]h eine Zusammens[X.]hau von [X.] und [X.] nahegelegt.
aa)
[X.] und [X.] betreffen Systeme, deren Aufbau und Funktion si[X.]h weitgehend de[X.]ken. Der mit der Weiterentwi[X.]klung eines sol[X.]hen Systems be-traute Fa[X.]hmann hatte mithin Anlass, beide Entgegenhaltungen im [X.] zu betra[X.]hten und si[X.]h die Frage zu stellen, ob einzelne Merkmale, die nur in einer der beiden Entgegenhaltungen offenbart sind, au[X.]h bei dem jeweils anderen System ergänzt werden können.
[X.])
Bei dieser Betra[X.]htung ergab si[X.]h für den Fa[X.]hmann, dass er die in [X.] offenbarte Mögli[X.]hkeit, neben der Einri[X.]htung von Spra[X.]hverbindungen die Bestellung, Lieferung und Bezahlung anderer Waren oder Dienstleistungen zu ermögli[X.]hen, au[X.]h mit dem in [X.] offenbarten System realisieren kann. Umgekehrt ergab si[X.]h, dass die in [X.] offenbarte Mögli[X.]hkeit, einen
no[X.]h ni[X.]ht registrierten Benutzer auf eine Registrierungsseite zu leiten und ihm auf diese Weise den Zugang zum Netz zu ermögli[X.]hen, au[X.]h bei dem in [X.] [X.]n System eingesetzt werden kann. Beide Überlegungen legten dem Fa[X.]hmann den Gegenstand des Streitpatents nahe.
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[X.])
Der von der Berufung geltend gema[X.]hte Gesi[X.]htspunkt der Kombina-tionserfindung führt ni[X.]ht zu einer abwei[X.]henden Beurteilung.
Entgegen der Auffassung der Berufung sind die Merkmale des Streitpa-tents in [X.] ni[X.]ht nur in inhaltli[X.]h ni[X.]ht zusammenhängender Kumulation of-fenbart, sondern in einer aufeinander abgestimmten Kombination. Entspre-[X.]hendes gilt für die in [X.] offenbarten Merkmale.
IV.
Die Kostenents[X.]heidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] und §
97 Abs.
1 ZPO.
Meier-Be[X.]k
Grabinski
Ba[X.]her

[X.]
Dei[X.]hfuß
Vorinstanz:
Bundespatentgeri[X.]ht, Ents[X.]heidung vom 11.07.2013 -
5 Ni 37/11 (EP) -

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