Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 11.10.2001, Az. I ZB 5/99

[X.] ZB 5/99Verkündet am:11. Oktober 2001FühringerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein der [X.] die Marke Nr. 396 03 798Nachschlagewerk: ja[X.]Z: [X.]: ja[X.][X.] § 8 Abs. 2 Nr. 4 und [X.])Bei dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] kommt es nicht aufdie besondere Art der Verwendung des Zeichens im Geschäftsverkehr, son-dern auf eine Irreführung durch den [X.] an, der wesentlich [X.] Waren und Dienstleistungen geprägt wird, für die Schutz beanspruchtwird. Ist für Waren des [X.] eine Markenbenutzung ohneIrreführung des Verkehrs möglich, greift deshalb insoweit das [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] nicht ein.b)[X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 [X.] ist nicht gegeben, wenndie Benutzung der Marke zwar für einzelne Produkte untersagt ist, die zu [X.] gehören, für die die Marke eingetragen werden s[X.]l oder ein-getragen ist, nicht aber für andere Produkte dieser Warenart.[X.], [X.]. v. 11. Oktober 2001 - [X.] - [X.]- 2 -Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die [X.] vom 11. Oktober 2001 durch [X.] v. Ungern-Sternberg,[X.], [X.], [X.] und [X.]:Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uß des 30. Senats ([X.]) des [X.] vom [X.] wird auf Kosten der Antragstellerin zurckgewiesen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 [X.].[X.]:[X.] die Markeninhaberin ist seit dem 14. Mai 1996 die [X.]. 396 03 798[X.]fr die Waren"pharmazeutische und veterirmedizinische Erzeugnisse sowiePrrate fr die Gesundheitspflege, [X.] Erzeugnisse frmedizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, [X.] 3 -in das Markenregister eingetragen.Die Antragstellerin hat beim [X.] schung der Marke gestellt. Zur [X.] sie [X.], die [X.] wegen abs[X.]uter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 [X.] nichteingetragen werrfen. Sie sei praktisch identisch mit dem [X.] (Internatio-nal [X.] Name) "[X.] Markeninhaberin hat dem schungsantrag fristgerecht widerspro-chen.Die Markenabteilung des [X.] hat [X.].Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erf[X.]glos geblieben ([X.], 50 = [X.], 746).Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verf[X.]gt die Antragstellerin ihrschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die [X.].II. Das [X.] hat angenommen, daß die Marke nicht zulschen sei. Im Hinblick auf die Abweichung im Endkonsonantr"Omepraz[X.]" fehle der Marke [X.] weder jegliche Unterscheidungs-kraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]) noch bestehe ein Freihaltrfnis (§ 8Abs. 2 Nr. 2 [X.]) oder ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 3[X.].- 4 -[X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 [X.] liege [X.] vor. Die Antragstellerin ksich nicht auf die [X.][X.] r die Etikettierung und die Packungsbeilage von [X.] 31. Mrz 1992 ([X.]. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992 S. 8) berufen, die ein Ver-bot von Arzneimittelbezeichnungen vorsehe, die mit gebrchlichen Bezeich-nungen verwechselbar seien. Die entsprechende Bestimmung der [X.] in [X.] Recht umgesetzt worden; eine unmittelbare Anwendung [X.] scheide ebenfalls aus. Die Richtlinie beziehe sich auch nur auf [X.] Humanarzneimittel, wrend die Marke auch fr andere Waren einge-tragen sei, fr die sie ordnungsgemß benutzt werden k.Die Marke sei auch nicht tschend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4[X.], wenn sie fr Waren verwendet werde, die nicht den Wirkstoff Ome-praz[X.] enthielten. Das allgemeine Publikum erkenne in der Marke nicht [X.]. Die Fachkreise wßten, daß Omepraz[X.] ein Arzneimit-telwirkstoff sei. Bei anderen Erzeugnissen als Arzneimitteln [X.] der Marke keinen Hinweis auf Omepraz[X.] als Inhaltsstoff.[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-schwerde haben keinen Erf[X.]g.Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1[X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit zu lschen, wenn die [X.] werden mssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein abs[X.]utes Schutzhin-dernis nach § 8 Abs. 2 [X.] bestanden hat, und dieses Schutzhindernisnoch zur Zeit der Entscheir schungsantrag besteht.- 5 -Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das [X.]zutreffend verneint.1. Das [X.] ist fr das Zeichen "[X.]" [X.] nicht von einem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]ausgegangen.Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke in-newohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel frdie von der Marke [X.]en Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmensr s[X.]chen anderer Unternehmen aufgefaût zu werden ([X.], [X.].v. [X.] - [X.], [X.], 1151, 1152 = [X.], 1082 - markt-frisch; [X.]. v. [X.] - I ZB 54/98, [X.], 1042 = [X.], 1205- [X.] UND [X.]; [X.]. v. 17.5.2001 - [X.], [X.], 1043,1044 = [X.], 1202 - [X.]). Denn [X.] der Marke ist es, die Ursprungsidentitt der gekennzeichneten Waren oderDienstleistungen zu gewrleisten (vgl. [X.], Urt. v. 29.9.1998 - Rs. [X.]/97,Slg. 1998, [X.] = GRUR 1998, 922, 924 [X.]. 28 - [X.]; Urt. v. 4.10.2001- Rs. [X.]/99, [X.], 1148, 1149 [X.]. 22 = [X.], 1272 - [X.];[X.], [X.]. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, [X.], 245, 246 = [X.] - [X.]; [X.]. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, [X.], 64 = [X.],1445 - INDIVIDUELLE). Dabei ist grundstzlich von einem groûzigen Maû-stab auszugehen, das heiût jede auch noch so geringe Unterscheidungskraftreicht aus, um das [X.] 6 -Im Streitfall geht es um die Abwandlung eines [X.]. Das Zeichen "[X.]" ist nach den Feststellungen des[X.] angelehnt an den International [X.] Name([X.]) "Omepraz[X.]". Nach der Rechtsprechung des [X.] fehltder Abwandlung eines derartigen Fachbegriffs die Unterscheidungskraft, so-weit die abgewandelte Bezeichnung keine individualisierende Eigenheit auf-weist. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weite-res den ihm bekannten Fachbegriff als s[X.]chen erkennt und zu erwarten ist,[X.] auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, inder Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur eine inhaltlicheBezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn [X.] Fachwort kennengelernt haben (vgl. [X.]Z 91, 262, 264 f. - [X.] I;[X.], [X.]. v. 5.5.1994 - [X.], [X.], 803, 804 - TRILOPIROX;[X.]. v. 23.6.1994 - I ZB 7/92, [X.], 805, 806 - Alphaferon; [X.]. v.19.10.1994 - I ZB 10/92, [X.], 48, 49 - [X.]). Von diesen [X.]und-stzen ist das [X.] ausgegangen und hat zutreffend das [X.] der Unterscheidungskraft des [X.] bejaht. Das [X.] und Markenamt, auf dessen Entscheidung das [X.] er-zend Bezug genommen hat, hat hierzu festgestellt, das medizinische Lai-enpublikum fasse die Bezeichnung "[X.]" als phantasiev[X.]les Kunst-wort auf. Von Fachleuten, denen der Wirkstoff Omepraz[X.] bekannt sei, werdeder Marke "[X.]" herkunftshinweisende Eigenart beigemessen. DieEndsilbe "[X.]" der Marke unterscheide sich von der Endung des [X.] inschriftbildlicher und klanglicher Hinsicht deutlich. "[X.]" trete in empfohlenenWirkstoffbezeichnungen als Endung nicht auf, wrend "[X.]" ein gelfigerWortabschluû von Wirkstoffen sei (vgl. hierzu auch [X.] [X.], 48, 49- 7 -- [X.]). Diese nicht angegriffenen Feststellungen sind aus [X.] nicht zu beanstanden.2. [X.] (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]) ander Marke "[X.]" hat das [X.] ebenfalls zutreffendverneint. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden [X.] "Omepraz[X.]" aus-reichend deutlich ab. Verwechslungen mit dem [X.] sind wegen des deutlichenUnterschieds zwischen dem Markenwort und dem Fachbegriff nicht zu erwarten(vgl. hierzu auch Abschnitt [X.]1.). Behinderungen der Mitbewerber bei der Be-nutzung des freihaltrftigen Fachbegriffs Omepraz[X.] sind ebenfalls nichtzu befrchten, weil der Schutzumfang von Zeichen, die an [X.] angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. [X.] [X.], 805,807 - Alphaferon; [X.] [X.], 48, 49 - [X.]; zum begrenztenSchutzumfang vgl. auch [X.], [X.]. v. [X.] - I ZB 57/98, [X.],1154, 1156 = [X.], 1198, 1201 - Farbmarke vi[X.]ettfarben).3. Das [X.] hat mit Recht auch ein Schutzhindernisnach § 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.] verneint. Die Bedeutung der Bestimmung [X.] sich darin, allgemein gebrchliche oder verkehrsliche Bezeichnun-gen fr die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschlie-ûen (vgl. [X.] [X.], 1148, 1150 [X.]. 40 f. - [X.]; [X.], [X.]. v.8.12.1999 - [X.], [X.], 323, 324 = [X.], 300 - Partner [X.]; [X.]. v. [X.] - [X.], [X.], 722, 723 = WRP2000, 741 - [X.]). Dazu zlt das sich von dem Fachbegriff Omepraz[X.] hin-reichend deutlich abhebende Markenwort "[X.]" [X.] -4. Ohne Erf[X.]g macht die Rechtsbeschwerde geltend, das [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] sei gegeben.Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,die geeignet sind, das Publikum r die Art oder die Beschaffenheit der Wa-ren zu tschen.Bei der Beurteilung, ob ein s[X.]ches Schutzhindernis besteht, geht es umdie Irrefrung durch den [X.] und nicht um die Prfung, ob das [X.] bei einer besonderen Art der Verwendung im Gescftsverkehr geeignetsein kann, irrefrende Vorstellungen zu erwecken. Dabei wird der Zeichenin-halt im wesentlichen geprt durch die Waren oder Dienstleistungen, fr wel-che der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. zu § 4 Abs. 2 Nr. [X.]: [X.], [X.]. v. 30.9.1993 - I ZB 16/91, [X.], 120, 121- EUROCONSULT; [X.], 145, 146 - [X.]; vgl. weiter zu§ 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.]: [X.], Markenrecht, 3. Aufl., § 8 [X.]. 299, 306; Alt-hammer/[X.], [X.], 6. Aufl., § 8 [X.]. [X.] die entsprechenden Waren des [X.] eine [X.] mlich, bei der keine Irrefrung des Verkehrs erf[X.]gt, liegt dasabs[X.]ute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] fr diese nicht vor (vgl.zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 [X.]: [X.], 593, 594 - M[X.]ino; [X.], 145 f. - [X.]; [X.], 516, 517 - [X.]; zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.]: [X.] aaO § 8 [X.]. 306; [X.]/[X.] aaO § 8 [X.]. 230; [X.]/[X.], [X.], § 8 [X.]. [X.] ist fr Arzneimittel eine Tschungseignung im Sinne von § 8Abs. 2 Nr. 4 [X.] insgesamt zu verneinen, weil die Marke jedenfalls [X.], die Omepraz[X.] enthalten, ohne die Gefahr einer Irrefrung be-nutzt werden kann.Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentge-richt aber auch fr dirigen Waren, fr die die Marke eingetragen ist, [X.] im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] rechtsfehlerfreiverneint. Es hat hierzu festgestellt, das Fachpublikum wisse, [X.] Omepraz[X.]ein Wirkstoff sei, der nur in Arzneimitteln verwendet werde. Omepraz[X.] werdeals Ulkusmittel und Protonenpumpenhemmer benutzt. Bei anderen Erzeugnis-sen werde der Fachmann einen Bezug zu diesem Inhaltsstoff nicht herstellen.Mit ihrer gegenteiligen Wertung, fr veterirmedizinische und [X.] Er-zeugnisse fr medizinische Zwecke sei die Annahme, sie enthielten den Wirk-stoff Omepraz[X.], naheliegend und fr dirigen Waren sei diese Annahmenicht ausgeschlossen, begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grund-stzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Wrdigung. Sie verweist [X.] nur auf die Mlichkeit einer irrefrenden Verwendung der Marke. [X.] sie jedoch im schungsverfahren bei der Beurteilung des abs[X.]utenSchutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] nicht rt werden.5. Ohne Erf[X.]g macht die Rechtsbeschwerde weiter unter Hinweis aufArt. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der [X.][X.] des Rates r die [X.] und die Packungsbeilage von [X.] vom 31. Mrz1992 ([X.]. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992, S. 8) geltend, das Zeichen"[X.]" habe nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 [X.] nicht eingetragen werden- 10 -rfen, weil eine Verwechslungsgefahr mit dem International [X.]Name ([X.]) "Omepraz[X.]" bestehe.Aufgrund der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 9 [X.] sind Marken vonder Eintragung ausgeschlossen, deren Benutzung ersichtlich nach "sonstigenVorschriften", das heiût nach Vorschriften auûerhalb des Markenrechts, im f-fentlichen Interesse untersagt werden kann.Jedenfalls im Ergebnis zu Recht hat das [X.] angenom-men, [X.] Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der [X.][X.] die Marke"[X.]" kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 [X.] begrn-det. Nach dieser Vorschrift darf ein Arzneimittel nicht mit einer Phantasiebe-zeichnung in den Verkehr gebracht werden, die zu Verwechslungen mit einergebrchlichen Bezeichnung [X.]. Es kann offenbleiben, ob die [X.], die nicht als s[X.]che umgesetzt worden ist, die Eintragungsrde beider Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 9 [X.] bindet, weil auch daraus im vor-liegenden Verfahren kein Schutzhindernis abzuleiten wre.Die Benutzung der Marke ist fr die Waren, fr die Schutz besteht, mg-lich, ohne gegen Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der [X.][X.]. Von den Waren, fr die die Marke eingetragen ist, werden veteri-rmedizinische Erzeugnisse sowie Prrate fr die Gesundheitspflege, di-tetische Erzeugnisse fr medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verband-material durch die [X.][X.] nicht [X.]. Der Warenbereich derpharmazeutischen Erzeugnisse, auf den sich die Markeneintragung ebenfallsbezieht, ist weiter als der Anwendungsbereich der [X.][X.]. [X.] betrifft nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Etikettierung und die Packungs-- 11 -beilage von [X.], auf die die [X.] bis V der [X.]/[X.] des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- [X.] ([X.]. [X.] 369) anwendbar sind. Dies sind nach Art. 1 Nr. 4 und [X.], Art. 2 der [X.]/65/[X.] im wesentlichen Arzneispezialitten zur Anwendung beimMenschen (zum Begriff der Arzneispezialitten vgl. Art. 1 Nr. 1 der [X.]/[X.]). Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach [X.] [X.][X.] alle pharmazeutischen [X.]undstoffe und Arzneimittel, die nach einer [X.] hergestellt werden, nicht [X.]. Dies reicht aus, um auch die Wa-ren "pharmazeutische Erzeugnisse" von der Eintragung nicht auszuschlieûen(vgl. [X.] aaO § 8 [X.]. 403). Denn es ist nicht erforderlich, [X.] die [X.] unter einen Warenbegriff fallender Produkte rechtlich zulssigist.[X.] Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin(§ 90 Abs. 2 Satz 1 [X.]) zurckzuweisen.v. Ungern-Sternberg[X.][X.]BscherSchaffert