Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 11.06.2013, Az. X ZR 38/12

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES [X.]OLKES

URTEIL
X ZR 38/12
[X.]erkündet am:

11. Juni 2013

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.]erhand-lung vom 11.
Juni 2013 durch den [X.]orsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, die Richter Dr.
Grabinski, Dr.
Bacher, [X.] und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 20.
Oktober 2011 verkündete Urteil des 2.
Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der [X.] zurückgewiesen.

[X.]on Rechts wegen

Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 12.
Februar 1997 angemeldeten euro-päischen Patents 880
754 (Streitpatents),
für das Prioritäten vom 12.
Februar, 17.
Mai und 20.
Mai 1996 in Anspruch genommen worden sind. Das Streitpa-tent umfasst 39
Patentansprüche, von denen Patentanspruch
1 folgenden Wort-laut hat:
"[X.]erfahren zur Kontaktierung eines auf einem Substrat (111) ange-ordneten Drahtleiters (113) bei der Herstellung einer auf einem Substrat (111) angeordneten, eine [X.] (112) und eine Chip-einheit (115) aufweisenden Transpondereinheit, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter (113) über eine [X.] (118, 119) der Chipeinheit oder einen die [X.] aufnehmenden Bereich hinweggeführt und relativ zur [X.] (118, 119) bzw. dem der [X.] zugeordneten Bereich auf dem [X.]
-
3
-
strat (111) fixiert wird, und in einer zweiten Phase die [X.]erbindung des Drahtleiters (113) mit der [X.] (118, 119) mittels [X.] (125, 137) erfolgt."
Die Klägerin zu
1 hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche
1 bis
13, 16 bis
18 und
23 bis
39 angegriffen und geltend gemacht, die Gegen-stände dieser Ansprüche seien nicht patentfähig.
Die Klägerin zu
2 hat geltend gemacht, die Gegenstände der Patentan-sprüche
29 und 39 seien nicht ausführbar offenbart sowie diejenigen der Pa-tentansprüche
1 bis
4, 6 bis
13, 16 bis
18, 23 bis
32, 34 und
36 bis
39 seien nicht patentfähig.
Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise mit fünf geänderten [X.] verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche
1 bis 4, 6 bis 13, 16 bis 18, 23 bis 32, 34 sowie 36 bis 39
für nichtig erklärt.
Dagegen richtet sich die Berufung der [X.] mit dem Antrag, die Klagen abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in geänderten Fassungen mit zehn Hilfsanträgen, von denen die beiden letzten den erstin-stanzlichen Hilfsanträgen
I[X.] und [X.] entsprechen.
Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung
hat in der Sache keinen Erfolg.
2
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5
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7
8
-
4
-
A.
Die Klagen sind
zulässig.
I.
Das Patentgericht hat die Zulässigkeit der beiden Klagen wie folgt begründet:
1.
Der Zulässigkeit der Klage der Klägerin zu
1 stehe keine die Klägerin zu
1 bindende Nichtangriffsverpflichtung des Miterfinders und ursprünglichen Patentinhabers D.

[X.]

entgegen.
Es sei bereits zweifelhaft, ob [X.]

noch verpflichtet sei, das Streitpatent
nicht anzugreifen, nachdem dieses nicht mehr von der [X.]ertragspartnerin des von [X.]

geschlossenen Übertragungsvertrags gehalten werde, sondern mehr-
fach und zuletzt auf die Beklagte übertragen worden sei. Jedenfalls könne aber nicht festgestellt werden, dass die Klägerin zu
1 als "[X.]"
für [X.]

han-
dele. Eine Absprache zwischen der Klägerin zu
1 und [X.]

, nach der der Angriff
gegen das Streitpatent allein in dessen Interesse und auf dessen Kosten ge-führt werde, sei nicht dargetan. Das [X.]orbringen der [X.] erschöpfe sich in einem bloßen [X.]erdacht, der auf den Umstand gegründet werde, dass die Pa-tentanwälte der Klägerin zu
1 sowohl diese als auch [X.]

unter kanzleiinternen
Aktenzeichen verträten, die jeweils die
Buchstabenfolge "[X.]
"
enthielten.
2.
Auch die Klage der Klägerin zu
2 sei zulässig. Klägerin zu
2 sei die im Urteilsrubrum bezeichnete [X.] Handelsgesellschaft A.

T.

S.

Ltd., die in der Klageschrift als "a.

GmbH A.

"
lediglich unvollständig bzw. fehlerhaft benannt worden
sei. Aufgrund der übereinstimmenden Adresse, der in Bezug auf eine [X.] Handelsgesellschaft offensichtlich fehlerhaften Angabe "GmbH"
sowie des [X.], dass jedenfalls auf der aktuellen Internetseite [X.].

.html zu der Unternehmensbe-
zeichnung "A.

T.

S.

"
die für die "A.

T.

9
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11
12
13
-
5
-

S.

Ltd."
zutreffende Registernummer genannt sei, bestehe kein
Zweifel daran, dass mit der in der Klageschrift genannten Gesellschaft die Klä-gerin zu
2 habe bezeichnet werden sollen.
II.
Dies hält den Angriffen der Berufung stand.
1.
Die Klägerin zu
1 ist an der Erhebung der Klage nicht als Stroh-mann des früheren Patentinhabers D.

[X.]

nach Treu und Glauben gehin-
dert. Es kann insofern offenbleiben, ob diesen nach der mehrfachen Übertra-gung des Streitpatents weiterhin eine [X.]erpflichtung
trifft, das Patent nicht anzu-greifen. Auch dann würde sich diese Pflicht nicht auf die Klägerin zu
1 auswir-ken.
a)
Eine (wirksam) vertraglich vereinbarte oder sich aus dem [X.]ertrag ergebende Nichtangriffsverpflichtung wirkt sich nach dem auch das [X.] beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben über die im [X.]ertrag benannte Person hinaus auch auf einen [X.] aus, der ohne jedes eigene ins Gewicht fallende Interesse die Nichtigerklärung des Patents mit der Nichtig-keitsklage verfolgt und hierbei ausschließlich im Interesse und im Auftrag des vertraglich zum Nichtangriff [X.]erpflichteten vorgeht. Der ohne eigenes Interesse auf die Nichtigerklärung eines Patents antragende [X.] muss gegen sich gelten lassen, dass derjenige, an dessen Stelle er klagt, an der Klage gehindert ist (s. nur [X.], Urteil vom 29.
Juni 2010
X
ZR
49/09, [X.], 992

Ziehmaschinenzugeinheit
II). [X.] in diesem Sinne ist jedenfalls, wer wie ein Beauftragter den Weisungen seines Hintermanns unterworfen ist (vgl. [X.], Urteil vom 10.
Januar 1963
Ia
ZR
174/63, [X.] 1963, 253
f.

Bürovorsteher;
Urteil vom 13.
Januar 1998
X
ZR
82/94, [X.] 1998, 904 unter
II
Bürstenstromabnehmer; Urteil vom 30.
April 2009
Xa
ZR
64/08, juris Rn.
10; Urteil vom 10.
Juli 2012
X
ZR
98/11, juris Rn.
13). Die Stellung eines 14
15
16
-
6
-
Beraters reicht für ein Hintermann-[X.]-[X.]erhältnis nicht aus (vgl. [X.],
Urteil vom 10.
Juli 2012

X
ZR
98/11
Rn.
14).
b)
Ein diesen Grundsätzen entsprechendes [X.]verhältnis hat die Beklagte nicht nachgewiesen. Es ist nicht zu beanstanden, dass das [X.] aus dem Umstand, dass die Prozessbevollmächtigten der Klägerin zu
1 für die das Klageverfahren betreffenden Schriftsätze ein internes [X.] verwenden, das ebenso wie in einem für D.

[X.]

gestellten Aktenein-
sichtsgesuch mit den Buchstaben "[X.]
"
beginnt, nicht
die Überzeugung gewon-
nen
hat, dass [X.]

im Klageverfahren der Hintermann
ist, dessen Weisungen

die Klägerin zu
1 unterworfen
ist.
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass ihre [X.] das interne Aktenzeichen für die Nichtigkeitsklage im Streitfall mit den Buchstaben "[X.]
"
beginnen ließen, weil D.

[X.]

mit diesem Mandat im Zu-
sammenhang steht. Daraus folgt indessen auch für den Senat nicht
mit einer für die Überzeugungsbildung ausreichenden Gewissheit, dass diesem
Zusammen-hang ein [X.]verhältnis
zugrunde liegt; andere Formen der [X.] sind denkbar.
Weitere Beweismittel hat die Beklagte nicht angeboten.
Für den Beweis eines [X.]verhältnisses kann sich die Beklagte nicht auf einen Anscheinsbeweis stützen. Hierfür fehlt es bereits an der sich aus der Lebenserfahrung ergebenden Typizität des behaupteten Zusammenhangs
zwischen dem festgestellten Tatbestand (Erfolg) und der hierfür behaupteten Ursache, die voraussetzt, dass Regeln des Lebens und die Erfahrung des Übli-chen und Gewöhnlichen auf einen bestimmten Kausalzusammenhang schlie-ßen lassen (statt vieler: [X.],
Urteil vom 31.
Mai 1978

[X.]III
ZR
263/76, NJW 1978, 2197 unter
2
a; vom 17.
Februar 1988 -
I[X.]a
ZR
277/86, NJW-RR 1988, 789).
17
18
19
-
7
-
2.
In der Klageschrift der Klägerin zu
2 ist diese zwar fehlerhaft,
aber gleichwohl in einer erkennbaren Weise bezeichnet worden. Damit sind die An-forderungen an eine in der Klageschrift hinreichend deutlich bezeichnete [X.] gewahrt.
Die Parteibezeichnung in der Klageschrift ist als Teil einer Prozesshand-lung grundsätzlich der Auslegung zugänglich. Dabei ist maßgebend, wie die Bezeichnung bei objektiver Deutung aus der Sicht der Empfänger (Gericht und Gegenpartei) zu verstehen ist. Bei objektiv unrichtiger oder auch mehrdeutiger Bezeichnung ist grundsätzlich diejenige Person als Partei anzusprechen, die erkennbar durch die Parteibezeichnung betroffen werden soll. Dies gilt auch, wenn der Kläger sich selbst fehlerhaft bezeichnet (vgl. [X.],
Urteile vom 4.
Juni 1981

[X.]II
ZR
174/80, [X.], 829 unter
II
1
a; vom 16.
Mai 1983

[X.]III
ZR
34/82, NJW 1983, 2448 unter
II
1
a; vom 26.
Februar 1987

[X.]II
ZR
58/86, NJW 1987, 1946 unter
II
1
a; jeweils mwN.).
Der Name der Klägerin zu
2 "A.

T.

S.

Ltd."

zeigt nur im letzten Bestandteil des Namens "S.

"
einen markanten
Unterschied von dem in der
Klageschrift gebrauchten Namen. Demgegenüber weist der im Klagerubrum zu Beginn verwendete Bestandteil "a.

GmbH"
darauf
hin, dass es sich um eine Korporation handeln soll, die keinen persönlich [X.] Gesellschafter hat. Die in der Klageschrift verwendete Adresse deutet darauf hin, dass es sich um eine [X.] Gesellschaft handelt, mithin nicht um eine GmbH. Im [X.]n Gesellschaftsrecht entspricht dies einer private limited company. Da sich an der in der Klageschrift angegebenen Adresse keine [X.] befindet, die einen ähnlichen Namen trägt, ist mit hinreichender Klarheit die "A.

T.

S.

Ltd."
als die Klägerin zu
2 im
Streitfall anzusprechen.
20
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-
8
-
B.
Das Patentgericht hat die Klagen zu
Recht als begründet [X.].
I.
Das Streitpatent betrifft [X.]erfahren und [X.]orrichtungen zur Fixierung eines Drahtleiters auf einem Substrat einer Chipkarte und zur Kontaktierung dieses Leiters auf den Chip.
1.
Nach der Beschreibung des Streitpatents besteht bei der Herstellung einer Chipkarte das Problem, die [X.]enden mit ihren sehr kleinen Durchmessern von in der Regel 50

m mit den [X.]n der [X.] mit einer Kantenlänge von regelmäßig 100 bis
150

m zu kontaktieren. Im Stand der Technik werde entweder statt einer direkten eine Kontaktierung über ein zusätzliches Kontaktsubstrat als Kopplungselement vorgenommen oder die Spule ausgebildet und fixiert sowie die [X.]enden mit den [X.] in einem ineinander übergehend erfolgenden [X.] kontaktiert.
Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, ein Herstel-lungsverfahren zur [X.]erfügung zu stellen, bei dem die Kontaktierung der [X.] auf den [X.]n einer Chipeinheit vereinfacht sowie ein erhöhter Produktionsdurchsatz ermöglicht wird.
2.
Zur Lösung wird in Patentanspruch
1 ein [X.]erfahren vorgeschlagen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederung des erstinstanzli-chen Urteils in eckigen Klammern):
1.
Das [X.]erfahren dient der Kontaktierung eines auf einem [X.] angeordneten Drahtleiters [a] bei der Herstellung einer Transpondereinheit, die
1.1
auf dem Substrat angeordnet ist [b] und
23
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-
9
-
1.2
eine [X.] und eine Chipeinheit aufweist [c].
2.
In einer ersten Phase wird der Drahtleiter
2.1
über eine [X.] der Chipeinheit [e] oder einen die [X.] aufnehmenden Bereich [f] hinwegge-führt [d] und
2.2
relativ zur [X.] bzw. dem dieser zugeordneten Bereich auf dem Substrat fixiert [g].
3.
In einer zweiten Phase erfolgt mittels einer [X.]erbindungseinrich-tung die [X.]erbindung des Drahtleiters mit der [X.] [h].
Die nachfolgende Figur
13 des Streitpatents zeigt ein Ausführungsbei-spiel einer erfindungsgemäßen Transpondereinheit.

3.
Zwei Merkmale bedürfen näherer Erläuterung:
a)
Als Substrat ist in der Merkmalsgruppe
1 und im Merkmal
2.2 ein Basismaterial zum Beispiel in Form einer Grundplatte zu verstehen, auf das die Bauelemente aufgebracht oder in dieses eingebracht und damit befestigt wer-28
29
30
-
10
-
den. Hierfür kann ein beliebiges Material verwendet werden wie unter anderem Kunststoff, Papier, ein vlies-
oder gewebeartiger Träger.
b)
Für die Beurteilung des Streitfalls kann hinsichtlich des Merk-mals
2.2 (Fixierung des Drahtleiters auf dem Substrat) die der [X.] güns-tige Auslegung unterstellt werden,
dass der Drahtleiter auf zwei zur Chipeinheit benachbarten Seiten des Substrats bzw. an zwei Kanten des Substrats für den die [X.] aufnehmenden Bereich, mithin beidseitig fixiert wird.
II.
Das Patentgericht hat diesen Gegenstand für nicht patentfähig er-achtet und dies wie folgt begründet:
Dem Fachmann, einem Diplomingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Transpondern und Chipkar-ten und deren Herstellungsverfahren, sei aus der [X.] Offenlegungs-schrift 44
10
732 ([X.].
[X.]) ein [X.]erfahren zur Herstellung einer Chipkarte mit einer Transpondereinheit bekannt gewesen, bei dem Drahtleiter und [X.] auf einem gemeinsamen Substrat angeordnet würden (Merkmalsgruppe
1). Nach dem [X.]erfahren erfolge die Ausbildung der Spule durch [X.]erlegen eines Drahtleiters auf der [X.] und die [X.]erbindung der [X.] mit den [X.]n der Chipeinheit. Hieraus ent-nehme der Fachmann die Möglichkeit eines zweiphasigen Herstellungsverfah-rens, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter auf der [X.] relativ zur [X.] fixiert werde (Merkmale
2 und 2.2) und in einer zwei-ten Phase die [X.]enden mit den [X.]n der Chipeinheit un-mittelbar verbunden würden (Merkmal
3). Die in der [X.] dargestellte einpha-sige [X.]orgehensweise, bei der das Ausbilden der Spule und die [X.]erbindung mit den [X.]n der Chipeinheit ineinander übergehen sollen, stelle nicht die einzige, sondern nur eine besonders vorteilhafte [X.]orgehensweise dar.
31
32
33
-
11
-
Aus der internationalen Patentanmeldung WO
93/20537 ([X.].
[X.]) sei
ein [X.]erfahren erkennbar, bei dem ein Drahtleiter auf einem als Substrat aufzu-fassenden Chipträger angeordnet und eine [X.] hergestellt werde, wobei jedoch nicht die gesamte Spule, sondern nur die [X.]enden und die Chipeinheit auf dem gemeinsamen Chipträger (Socket
3) angeordnet seien. Dabei werde in einer ersten Phase der Drahtleiter über eine [X.] der Chipeinheit oder einen die [X.] aufnehmenden Bereich hin-weggeführt sowie relativ zur [X.] bzw. dem aufnehmenden Bereich exakt positioniert und fixiert. Sodann werde die Spule ausgebildet und schließ-lich das zweite [X.]ende über die zweite [X.] der [X.] oder einen diese [X.] aufnehmenden Bereich hinweggeführt und relativ zur (zweiten) [X.] bzw. dem aufnehmenden Bereich fi-xiert (Merkmalsgruppe
2). In einer zweiten Phase würden die Drahtleiter mit den [X.]n der Chipeinheit verbunden (Merkmal
3). Danach erfolge ein Einkapseln von beiden Seiten mit Plastik, weshalb erst nach dieser Laminierung von einer auf einem Substrat angeordneten Transpondereinheit (Merkmal
1.1) gesprochen werden könne.
Ausgehend von der in der [X.] beschriebenen zweiphasigen [X.]orge-hensweise stelle sich dem Fachmann die Aufgabe, die [X.]enden für eine Kontaktierung vorzubereiten, um sie erst in der zweiten Phase mit den [X.] zu verbinden. Hierzu finde er die Lösung in der [X.], wonach die [X.]enden über die [X.]n bzw. die diese aufnehmende Bereiche hinweggeführt und sogleich exakt positioniert würden, um dann in [X.] zweiten Phase problemlos eine [X.]erbindung mit den [X.]n her-zustellen. Der Fachmann erkenne, dass diese [X.]orgehensweise ohne weiteres auf das [X.]erfahren der [X.] angewendet werden könne. Er erhalte aus der [X.] auch die Anregung, eine Aussparung für eine nachträglich [X.] Chipeinheit vorzusehen und hierüber die beiden Spulenenden zu führen und 34
35
-
12
-
beidseitig zu fixieren, woraus sich nach dem Einsetzen der [X.] die direkte Kontaktierung der beiden Drahtleiter mit den [X.]n und somit ein zweiphasiges [X.]orgehen ergebe. Die Lehre des Patentan-spruchs
1 sei daher von den Druckschriften [X.] und [X.] nahegelegt.
III.
Auch dies hält der Nachprüfung im
Berufungsverfahren stand.
1.
Patentanspruch
1 ist in seiner erteilten Fassung nicht
rechtsbe-ständig. Seine Lehre beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art.
56 EPÜ).
a)
Dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend definiert hat, war aus
[X.] ein [X.]erfahren zur Herstellung einer auf einem Substrat ange-ordneten Transpondereinheit mit [X.] und Chipeinheit bekannt. Die [X.] referiert hierfür einen Stand der Technik, in dem für solche Transpon-dereinheiten die Spulen im [X.] auf
einen Filmträger oder zuvor [X.] gewickelt und sodann auf ein Substrat aufgebracht wurden. In beiden Fällen wurde das Kontaktieren der [X.]enden mit der Chipeinheit in ei-nem gesonderten Schritt vollzogen ([X.], Sp.
1 Z.
11 bis
37).
Demgegenüber zeigt [X.] die direkte Aufbringung des Drahtleiters sowie die Anordnung einer Chipeinheit auf einem gemeinsamen Substrat. Die Spule wird ausgebildet,
indem der Drahtleiter auf der [X.] verlegt wird, wie es in der nebenstehenden Figur
6
der [X.] beispielhaft dargestellt wird.
Damit war dem Fachmann die Merkmalsgruppe
1 bekannt.
[X.] beschreibt als besonderen [X.]orteil, dass der Drahtleiter zunächst mit einer [X.] des Chips verbunden, sodann im Substrat verlegt 36
37
38
39
40
-
13
-
und schließlich mit der zweiten [X.] des Chips verbunden wird. Für diese als "ineinanderübergehend"
bezeichnete [X.]erfahrensweise
wird beispiel-haft auf eine
[X.]erlege-
und [X.]erbindungseinrichtung entsprechend der [X.] [X.] 43
25
334 (ATS10) verwiesen, die in ihrem Bondkopf so-wohl das [X.]erlegen eines Drahts in einem Substrat als auch dessen Kontaktie-ren mit den [X.]n einer Chipeinheit integriert ([X.], Sp.
1 Z.
57 bis Sp.
2 Z.
7, Sp.
2 Z.
29 bis
39).
[X.] beschreibt in ihren [X.] nur solche [X.]erfahren
mit einem ineinanderübergehenden Kontaktieren und [X.]erlegen des Drahtleiters.
Allerdings wird eine solche Reihenfolge erst im zweiten Patentanspruch der Patentanmeldung dargestellt. Der erste angemeldete Patentanspruch
be-schreibt das [X.]erfahren allgemeiner als eine "Ausbildung der Spule durch [X.]erle-gung eines [X.]s sowie [X.]erbindung von [X.]enden mit [X.] des Chips auf dem Substrat". Dies
zeigt
dem Fachmann, dass
es bei [X.]erlegung des Drahts direkt
im Substrat auch andere [X.]erfahren
zur Her-stellung einer Transpondereinheit geben kann, die ebenso von
der in [X.] angemeldeten Erfindung umfasst sein sollen.
Im [X.]ergleich zu dem bereits vor der [X.] bekannten Stand der Technik entnimmt der Fachmann
der Schrift
zwei wesentliche Elemente der dort offen-barten Erfindung, nämlich zum einen das [X.]erlegen des [X.]s unmittel-bar in dem Substrat, auf das auch die Chipeinheit angeordnet ist, und zum an-deren die ineinanderübergehende [X.]erfahrensweise des [X.] und des [X.]erlegens
der Spule durch [X.]erwendung einer integrierten [X.]erlege-
und [X.]erbin-dungseinrichtung.
b)
Aus [X.] kannte der Fachmann ein [X.]erfahren zur Herstellung einer Transpondereinheit, bei dem gewickelte Spulen verwendet werden, um 41
42
43
-
14
-
diese
mit einer Chipeinheit zu verbinden. Hierfür werden die [X.]enden an vorbestimmten Positionen eines Sockels befestigt, in dem sich eine Monta-geausnehmung für die Chipeinheit befindet ([X.], S.
2 Z.
5
bis 10). Für diese Befestigung ist der Sockel mit einem ähnlichen, in Wärme aushärtenden [X.] überzogen wie auch der Drahtleiter ([X.], S.
3 Z.
10
bis 13). Zu Beginn des [X.]erfahrens wird das erste [X.]ende
(7) an dem Sockel
(3) befestigt, sodann die Spule
(1) gewickelt

beispielsweise auf einem in der [X.] nicht näher dargestellten Wickelrahmen

und schließlich das zweite [X.]-ende
(4) ebenfalls am Sockel befestigt.
Die beiden [X.]enden werden jeweils mit Hilfe des in Wärme aushärtenden Klebstoffs
fest mit dem Sockel verbunden, indem Hitze extern auf den Drahtleiter oder mittels eines Stromimpulses
einwirkt ([X.], S.
3 Z.
16
bis 20). Die [X.]enden
(4, 7) werden dabei so über einen offenen Bereich des Sockels (15) geführt, dass die Chipeinheit (2) darin montiert werden kann und dann deren [X.]n
(5) sich direkt auf der Position der [X.]enden ([X.], S.
3 Z.
23
bis 27)
entsprechend der nachfolgend darge-stellten Figur
1 der [X.] befinden.

44
-
15
-
Nach der Montage der Chipeinheit werden die [X.]enden mit den [X.]n verlötet oder verschweißt und die überschüssigen [X.]enden nebst Teilen des Sockels entlang der in der oben gezeigten Figur
1 gestrichelten Linie
9 abgetrennt ([X.], S.
4 Z.
2
bis 5). Zuletzt wird die Trans-pondereinheit
mit einem Schutz überzogen

beispielsweise in einen Kunststoff laminiert ([X.], S.
4 Z.
7
bis 9).
Das in der [X.] beschriebene [X.]erfahren zeigt das Merkmal
1.2, denn die Transpondereinheit weist sowohl eine [X.] als auch eine Chipeinheit auf. Es zeigt weiterhin die Merkmale
2
und 2.1, indem der Drahtleiter in einer ersten Herstellungsphase über einen die Chipeinheit und deren [X.] aufnehmenden Bereich hinweggeführt wird.
Weiterhin zeigt das [X.]erfahren das Prinzip des Merkmals
2.2,
indem die [X.]enden auf dem von der Spule abgewandten Teil des Sockels an dem Sockel fixiert werden, also in dem Bereich, in dem sich die [X.]enden auf dem nebenstehend vergrößerten Ausschnitt der Figur
1 überkreuzen. Die in der [X.] dargestellte feste [X.]erbindung mit dem Sockel muss

wie es auch das zweite von der [X.] eingereichte Privatgutachten sieht

zumindest in diesem Bereich erfolgen, um eine Fixierung für das anschließende [X.]erlöten oder [X.]erschweißen des Drahtleiters mit den [X.]n der Chipeinheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird der [X.] in der Richtung zur Spule jedenfalls durch diese fixiert. Die so mit ihren Enden am Sockel fixierte Spule wird von der [X.] als ein Halbzeug be-schrieben (S.
3 Z.
20 bis 23), das in sich stabil ist und dem weiteren [X.]erarbei-tungsprozess zugeführt werden kann. Der Sockel erfüllt zumindest insoweit die Eigenschaften eines Substrats im Sinne der Lehre des Streitpatents, denn er 45
46
47
-
16
-
dient dazu,
die Chipeinheit aufzunehmen und in diesem Bereich den Drahtleiter zu fixieren.
Nach der Fertigstellung des [X.] mit Spule, Drahtenden und So-ckel folgt die [X.]erbindung der Drahtleiter mit den [X.]n der [X.] in einer zweiten Herstellungsphase unter [X.]erwendung eines Geräts zum Löten oder Schweißen (Merkmal
3).
c)
Der Fachmann hatte [X.]ass, die Lehren aus [X.] und [X.] miteinander zu kombinieren, woraus sich in naheliegender Weise die Lehre des Streitpatents ergab.
Die Lehre der [X.] zeigt vollständig ein [X.]erfahren zur Herstellung [X.] Transpondereinheit. Ihr Kerngedanke liegt in der [X.]erlegung des [X.]s in einem Substrat, das auch als Träger für die Chipeinheit dient, so dass
der [X.] nicht mehr auf einem Wickelrahmen gewickelt werden
muss. Wie beide Privatgutachter der Parteien

wenngleich mit verschiedenen Be-zugspunkten

aufgezeigt haben, ist das in den Ausführungsbeispielen
der [X.]
gezeigte kombinierte [X.]erfahren mit dem Nachteil verbunden, dass die Anordnung des [X.]s zu einer Spule und das [X.]erbinden der [X.]enden mit den [X.]n der Chipeinheit einschließlich deren Be-stückung auf dem Substrat in einem durchgehenden Prozess erfolgen, der nicht in zwei oder mehrere Herstellungsschritte aufgeteilt werden kann. Dies verlän-gert den Herstellungsprozess, weil insofern bei der Herstellung einer [X.]ielzahl von [X.] nicht mehrere Schritte zeitgleich parallel erfolgen können.
Da die im Stand der Technik vor der [X.] bereits bekannten [X.]erfah-rensweisen ebenfalls das [X.]erlegen und Kontaktieren jeweils getrennt vollzogen haben, waren dem Fachmann
aber
die [X.]orteile eines solchen zweiphasigen 48
49
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-
17
-
[X.]orgehens mit dem parallelen Durchführen beider Phasen in getrennten Her-stellungsschritten
bereits bekannt.
Zudem stellte die [X.]erwendung eines wie in den Ausführungsbeispielen der [X.] gezeigten integrierten Kombiwerkzeugs zum [X.]erlegen und Kontak-tieren einen technischen Kompromiss dar, weil dieses
Werkzeug
jeweils unter-schiedliche Ultraschallbewegungen für das [X.]erlegen und das Kontaktieren aus-führen können musste. Das [X.]erlegen erfordert eine Ultraschallschwingung senkrecht zur [X.] des Substrats, mit der der Drahtleiter in das Substrat quasi hineingehämmert wird, während eine solche Schwingung beim Kontaktieren die Chipeinheit beschädigen würde.
Für das Kontaktieren mittels
Ultraschall ist eine parallel zur [X.] der [X.] reibende Ultraschallschwingung erfor-derlich. Die Integration beider Schwingungsarten in einem Werkzeug durfte der Fachmann im [X.]ergleich zur [X.]erwendung von unterschiedlichen, auf den jewei-ligen [X.]erfahrensschritt spezialisierten Werkzeugen eher als Nachteil ansehen.
Die
in
[X.] dargestellten [X.]orteile eines ineinanderübergehenden [X.]er-fahrens
waren deshalb nicht geeignet, den Fachmann davon abzuhalten, nach einer anderen Lösung für die Herstellung einer Transpondereinheit mit Hilfe eines Substrats zu suchen. Angesichts dessen, dass die [X.] zwei erfinderi-sche Gedanken lehrt, nämlich das [X.]erlegen im Substrat und die [X.]erwendung eines Kombiwerkzeugs, hatte
er deshalb [X.]ass, diesem Stand der Technik
im Wesentlichen nur die Methode zur [X.]erlegung des [X.]s im Substrat zu entnehmen.
Für eine Kombination mit einer geeigneten Lehre zum Kontaktieren der Chipeinheit mit den [X.]enden zählte
die [X.] zu jenem Stand der Technik, den er für seine Überlegungen mit heranzuziehen hatte. Sie gehörte
sowohl zu
derselben Unterklasse der internationalen Patentklassifizierung als 51
52
53
-
18
-
auch der weiteren Untergliederung für maschinelle Aufzeichnungsträger zur Aufzeichnung von digitalen Daten mit einem integrierten Schaltkreis. Damit zählte die [X.] zur gleichen Gattung wie die [X.], weil beide Druckschrif-ten Chipkarten
betreffen, die gleichgerichtete Kundenbedürfnisse befriedigen und die insoweit relevanten Märkte
sich zumindest überschneiden.
d)
Ausgehend von der [X.] führte die Kombination mit den [X.] der [X.] den Fachmann zur Lehre des Streitpatents. Mit dem [X.]ass, den Kontaktierungsschritt von der [X.]erlegung des [X.]s zu trennen, war vom Fachmann zu erwarten, dass er
aus der [X.] das Prinzip übernahm, die [X.]enden über die [X.]n der [X.] bzw. über die diese Flächen aufnehmenden Bereiche hinwegzuführen und hierfür an der dem jeweiligen Spulenbeginn gegenüberliegenden
Seite zu fixieren. Dabei gab es keinen Grund, die Fixierung entsprechend der [X.]orgabe aus der [X.] mittels eines in Wärme aushärtenden Klebstoffs vorzunehmen. [X.]ielmehr bot es sich an,
die
aus der [X.] für die [X.]erlegung des Drahtleiters vorgegebene
Fixie-rungsmethode zu wählen, um nicht für die Lösung desselben Problems, hier das Fixieren des Drahtleiters, unterschiedliche [X.]erfahrensweisen vorzusehen.
Diese aus [X.] und [X.] kombinierte [X.]erfahrensweise zeigt dem Fachmann beide Möglichkeiten zur Einfügung der Chipeinheit gemäß Merk-mal
2.1. Er kann entsprechend [X.] die Chipeinheit vor der [X.]erlegung des [X.]s in das Substrat mit einbinden, so dass der [X.] über die bereits eingefügte Chipeinheit hinweggeführt wird. Ebenso kann er entspre-chend [X.] das Substrat so gestalten, dass ein für die spätere Aufnahme der Chipeinheit vorgesehener Bereich im Substrat offenbleibt, so dass der [X.] über diesen Bereich hinweggeführt wird und die Chipeinheit danach in diesen Bereich eingesetzt wird.
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Die [X.]erbindung des [X.]s mit den [X.]n der Chip-einheit in einer zweiten Phase ergab sich als letzter Schritt aus [X.], womit die Lehre des
Patentanspruchs
1 insgesamt dem Fachmann nahegelegt war.
2.
Die
Gegenstände der
Patentansprüche
29, 34 und 39 beruhen [X.] nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
a)
Patentanspruch 29 lehrt eine [X.]orrichtung zur Durchführung des [X.]er-fahrens nach Patentanspruch 1 mit einem Drahtführer und einem Ultraschallge-ber, die miteinander verbunden sind, so dass der Drahtführer zur Ausführung von Ultraschallschwingungen in [X.] angeregt wird. Das [X.] hat zutreffend erkannt, dass eine solche [X.]orrichtung
nur für eine [X.]erlegung des Drahtleiters als Spule im Substrat,
jedoch nicht für ein Kontaktie-ren mit den [X.]n geeignet
ist.
Nach Patentanspruch 34 ist der Drahtführer neben einem mit dem [X.] gekoppelten Schwingungsstempel zur Beaufschlagung des [X.] mit durch Ultraschall induzierten, in Längsrichtung des Schwingungs-stempels wirkenden mechanischen Schwingungen angeordnet.
Die Wertung des Patentgerichts, dass eine solche Ausbildung von Draht-führer und Ultraschallgeber durch den Stand der Technik nahegelegt war, [X.] keinen Bedenken; auf die dahingehenden Ausführungen wird [X.]. Die Berufung wendet sich hiergegen nicht, sondern wiederholt im [X.], dass das [X.]erfahren gemäß Patentanspruch
1 ausgehend von der [X.] nicht nahegelegen habe und deshalb auch eine [X.]orrichtung nach den
Patentansprüchen
29 oder
34 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, weil solche [X.]orrichtungen für das [X.]erfahren nach Patentanspruch
1 geeignet sein müssten.
Da sie hiermit nicht durchdringt, hat ihre Berufung auch hinsichtlich der Patentansprüche 29 und 34 keinen Erfolg.
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b)
Patentanspruch
39 betrifft eine [X.]orrichtung zur Durchführung eines [X.]erfahrens zur Herstellung eines Kartenmoduls unter [X.]erwendung einer [X.]or-richtung nach Patentanspruch
29 oder
34 mit einer Nutzenzuführstation zur Zu-führung einer Mehrzahl von in einem Nutzen angeordneten Substraten, einer [X.]erlegestation mit einer Mehrzahl in einer Reihe quer zur Produktionsrichtung angeordneten [X.]erlegevorrichtungen, einer Bestückungsstation mit mindestens einer Bestückungsvorrichtung zur Bestückung der einzelnen Substrate mit je-weils einer Chipeinheit und einer [X.]erbindungsstation mit mindestens einer [X.]er-bindungsvorrichtung zur [X.]erbindung der [X.] mit einem Spulenan-fangsbereich und einem Spulenendbereich der von den [X.]erlegevorrichtungen auf den Substraten ausgebildeten Spulen.
Auch insoweit hat das Patentgericht, von der Berufung unwidersprochen, zutreffend die Ausbildung der [X.]orrichtung mit den einzelnen Stationen für durch den Stand der Technik nahegelegt erachtet, so dass auf diese Ausführungen verwiesen werden kann.
I[X.].
Das Streitpatent ist auch nicht in einer der mit den bereits in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen
I[X.]
und
[X.]
verteidigten Fassungen [X.].
Das Patentgericht hat ausführlich dargelegt, dass der Gegenstand dieser Hilfsanträge vom Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt war. Die [X.] führt hiergegen keine gesonderten, über die Beanstandung der Beurteilung zu Patentanspruch
1 hinausgehenden
Angriffe, so dass insoweit auf die [X.] des angefochtenen Urteils zu diesen Hilfsanträgen verwiesen wer-den kann.
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[X.].
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] in [X.]erbin-dung mit §
97 Abs.
1 ZPO.

Meier-Beck
Grabinski
Bacher

[X.]
Schuster
[X.]orinstanz:
[X.], Entscheidung vom 20.10.2011 -
2 Ni 7/10 ([X.]) -

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