Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 14.01.2010, Az. Xa ZR 66/07

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 66/07 Verkündet am: 14. Januar 2010 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.]- 2 -Der [X.] des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 14. Januar 2010 durch [X.] und [X.], die Richterin Mühlens und [X.] [X.] und [X.] für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 20. März 2007 [X.] Urteil des 1. [X.]ats ([X.]) des Bundes[X.]tentgerichts abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das [X.] Patent 350 528 wird mit Wirkung für das [X.] dadurch teilweise für nich-tig erklärt, dass in den Patentansprüchen das einleitende Wort Ra-diator jeweils durch Kraftfahrzeugradiator ersetzt wird. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits werden zu 4/5 der Klägerin und zu 1/5 der Beklagten auferlegt. Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten und die bis zur Rücknahme des Beitritts der Streit-helferin entstandenen außergerichtlichen Kosten der Beklagten werden zu 4/10 der Klägerin, zur Hälfte der Streithelferin der Kläge-rin und zu 1/10 der Beklagten auferlegt. Die weiteren zweitinstanzli-chen außergerichtlichen Kosten der Beklagten hat zu 4/5 die Kläge-rin zu tragen. Von den zweitinstanzlichen außergerichtlichen Kos-ten der Klägerin hat die Beklagte 1/5 zu tragen. Die Streithelferin der Klägerin trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst. Von Rechts wegen - 3 -Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des am 15. Juli 1988 angemeldeten, mit Wir-kung für die [X.] erteilten und im Lauf des Berufungs-verfahrens durch Zeitablauf erloschenen [X.]n Patents 350 528 (Streit-patents), das einen "Radiator" betrifft und neun Patentansprüche umfasst. Pa-tentanspruch 1 lautet in der [X.]: 1 "Radiator, bestehend aus einem ebenen [X.] (1) und mehreren von [X.] gehaltenen, sich parallel zueinander in der von dem [X.] (1) aufge-spannten Ebene erstreckenden, länglichen, Wärme abgebenden Elementen (4), an die jeweils eine Vielzahl von Lamellen (8) aus gut Wärme leitendem Material an-stoßen, die sich quer zur Längserstreckung der Wärme abgebenden Elemente (4) im wesentlichen planparallel zueinander und in gegenseitigem Abstand zwischen diesen bzw. zwischen diesen und [X.] [X.]) des [X.]s (1) erstrecken, wobei die Wärme abgebenden Elemente (4) jeweils aus zwei planparallel zueinander an-geordneten [X.]n (5) und mehreren dazwischen nebeneinander angeord-neten elektrischen Kaltleiterelementen (6), die die beiden [X.] (5) flächig berühren und mit diesen elektrisch verbunden sind, bestehen, die Lamellen (8) stirnseitig jeweils an zwei benachbarte Wärme abgebende [X.] (4) bzw. an ein Wärme abgebendes Element (4) und einen der ersten Hol-me [X.]) des [X.]s (1) oder ein Halteelement (9) anstoßen, und die [X.] (5) an ihren Enden in sich senkrecht dazu erstreckenden [X.] (3) des [X.]s (1) elektrisch voneinander isoliert abgestützt und dort mit elektrischen Anschlusselementen (7) versehen sind, dadurch gekenn-zeichnet, dass die ersten Holme [X.]) des [X.]s (1) jeweils aus einem mit den Lamellen (8) in Berührung stehenden inneren Band (11), einer parallel im Abstand dazu verlau-fenden, steifen äußeren Schiene (12) und einer dazwischen angeordneten Feder-einrichtung (14), die sich an der äußeren Schiene (12) abstützt und das innere Band (11) gegen die benachbarten Lamellen (8) drückt, bestehen." Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezo-genen Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Patentschrift verwiesen. 2 Die Klägerin hat gestützt auf den [X.] der mangelnden Pa-tentfähigkeit die vollständige Nichtigerklärung des [X.] beantragt, und dabei dem Streitpatent die [X.] der [X.]n Patentanmel-dung 243 077 ([X.]; [X.]), die US-Patentschrift 4 414 052 ([X.]; [X.]) sowie die [X.] [X.] - 4 -schriften 29 48 593 ([X.], entsprechend der US-Patentschrift 4 482 801) und 31 19 302 ([X.]; [X.], entsprechend der [X.] Patentschrift 2 076 220) entgegengehalten. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent wegen mangelnder Patentfähig-keit seines Gegenstands in vollem Umfang für nichtig erklärt. 5 Gegen die Entscheidung des Patentgerichts richtet sich die Berufung der beklagten Patentinhaberin, die das Streitpatent in einer eingeschränkten [X.], in der in allen Patentansprüchen das Wort "Radiator" durch das Wort "Kraftfahrzeugradiator" ersetzt ist, sowie mit einem Hilfsantrag verteidigt und im Übrigen weiterhin die Abweisung der Klage begehrt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 6 Im Auftrag des [X.]ats hat Professor Dr. [X.]. habil. [X.] M. - [X.], Leiter des [X.] der Uni- versität S. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Parteigutachten der Professoren [X.]. [X.]

[X.]und [X.]. S. G. , – [X.], vorgelegt. Entscheidungsgründe: 7 Die zulässige Berufung hat in dem Umfang, in dem das Streitpatent noch - mit einer zulässigen, weil ursprünglich offenbarten Einschränkung - ver-teidigt wird, Erfolg. Der Zulässigkeit der Klage steht das Erlöschen des [X.] infolge Ablaufs der [X.] nicht entgegen, weil die Klägerin vor dem [X.] aus dem Streitpatent in Anspruch ge-nommen wird (vgl. nur [X.].Urt. v. 30.4.2009 - [X.], [X.], 746 [X.]. 8 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung, zur [X.] in [X.], - 5 -1 vorgesehen). Der geltend gemachte [X.] greift jedoch nicht durch. I. Das Streitpatent betrifft einen Radiator mit mehreren Wärme abge-benden Elementen, die ihrerseits von elektrischen üblicherweise als [X.] bezeichneten Kaltleiterelementen (vgl. [X.]. [X.]. 1 Z. 30) be-heizt werden. Bei diesen Widerständen nimmt oberhalb einer charakteristi-schen Temperatur mit ansteigender Temperatur der Widerstandswert überpro-portional stark zu. Wird die erzeugte Wärme nur unzureichend abgeführt, fällt daher die Heizleistung stark ab, diese selbstregelnde Eigenschaft verhindert seine Überhitzung (vgl. [X.]. [X.]. 1 Z. 32-44). Der Betrieb etwa einer Lufthei-zung in Kraftfahrzeugen, z.B. zur [X.], erfolgt normalerweise un-terhalb der charakteristischen Temperatur. Zum zuverlässigen Abführen der Wärme und zu deren Übertragung an die Luft werden Lamellen eingesetzt, die die Wärme auf die Luft übertragen. 8 Durch das Streitpatent soll ein zum Einsatz in [X.] (und damit auch den entsprechenden [X.] und der angesichts der niedrigen Betriebsspannung erforderlichen hohen Stromstärke Rechnung tragender) Radiator zur Verfügung gestellt werden, der einen guten Wärmeübergang zwischen den Wärme abgebenden Elementen und den [X.] gewährleistet (vgl. [X.]. [X.] 13-19). 9 10 Hierzu wird durch Patentanspruch 1 des [X.] in der verteidigten Fassung ein Kraftfahrzeugradiator unter Schutz gestellt, der 1. einen ebenen [X.] (1) aufweist, mit 2. [X.] [X.]), die jeweils bestehen aus 2.1. einer steifen äußeren Schiene (12) 2.2. und einem parallel im Abstand dazu verlaufenden, mit [X.] (8, Merkmalsgruppe 5) in Berührung stehenden in-neren Band (11), 2.3. einer dazwischen angeordneten Federeinrichtung (14), die sich an der äußeren Schiene abstützt und das innere Band gegen die benachbarten Lamellen drückt, - 6 -3. mit sich senkrecht zu diesen erstreckenden [X.] (3) und 4. mehreren Wärme abgebenden Elementen (4), 4.1. die vom [X.] gehalten werden, 4.2. länglich sind, 4.3. sich in der vom [X.] aufgespannten Ebene paral-lel zueinander erstrecken und 4.4. jeweils aus zwei [X.]n (5), die 4.4.1. planparallel zueinander angeordnet und 4.4.2. elektrisch voneinander isoliert, 4.4.3. an ihren Enden abgestützt sind in den zweiten Hol-men des [X.]s und 4.4.4. dort mit elektrischen Anschlusselementen (7) ver-sehen sind, sowie 4.5. mehreren elektrischen Kaltleiterelementen (6) bestehen, die 4.5.1. zwischen den [X.]n nebeneinander ange-ordnet sind, 4.5.2. die [X.] flächig berühren und 4.5.3. mit den [X.]n elektrisch verbunden sind, wobei 5. an die Wärme abgebenden Elemente eine Vielzahl von Lamel-len (8) anstoßen, die 5.1. aus gut Wärme leitendem Material bestehen, 5.2. sich quer zur Längserstreckung der Wärme abgebenden Elemente zwischen diesen bzw. zwischen den Wärme ab-gebenden Elementen und [X.] des [X.] erstrecken 5.2.1. im Wesentlichen planparallel zueinander und 5.2.2. in gegenseitigem Abstand, 5.3. stirnseitig jeweils an zwei benachbarte Wärme abgebende Elemente bzw. an ein Wärme abgebendes Element und einen der ersten Holme des [X.]s oder ein Halte-element (9) anstoßen. 11 Eine funktionsfähige Heizung auf [X.] muss über einen guten elektrischen Kontakt zwischen der Stromquelle und dem [X.] und einen guten thermischen Kontakt zwischen den Heizelementen und den [X.] ableitenden Lamellen verfügen. Dies erreicht das Streitpatent durch den Einbau von Federelementen in den bei[X.], die das innere Band des [X.] gegen die Lamellen drücken (Merkmal 2.3. nach vorstehender Merkmalsgliederung; vgl. [X.]. [X.]. 2 Z. 4-14). - 7 -Einen erfindungsgemäßen Radiator von der Seite zeigt Figur 1 des [X.] teilweise geschnitten (die Bezugszeichen entsprechen denen in Patentanspruch 1): 12 13 II. Das Patentgericht hat die Patentfähigkeit des (noch nicht auf einen Kraftfahrzeugradiator beschränkten) Gegenstands der Erfindung im [X.] mit folgender Begründung verneint: Die [X.] Patentanmeldung 243 077 ([X.]), deren Zeichnungen nachstehend wiedergegeben sind, betreffe einen Radiator mit PTC-Elementen und Wärme übertragenden Lamellen, der als Heizung in einem Kraftfahrzeug vorgesehen sei. 14 - 8 - 15 Der Radiator weise als eine dem [X.] des [X.] mit [X.] entsprechende Einrichtung eine Umhüllung der Wärme erzeugen-den Elemente mit isolierendem Material (insulating sheet 27) auf. Die [X.] sei von beträchtlicher Materialstärke und nicht lediglich eine dünne elektri-sche Isolationsschicht, wie die Beklagte meine; der Fachmann, ein Fachhoch-schul-Ingenieur der Elektrotechnik mit Erfahrungen in der Konstruktion und Entwicklung von Elektroheizungen für die Lufterwärmung, habe davon ausge-hen müssen, dass das Material des [X.] (10), in den der Radia-tor eingesetzt werde, ein nichtleitender Kunststoff sei und es einer elektrischen Isolation des [X.] deshalb nicht bedürfe. In der [X.] sei weiter offenbart, dass das oder die Wärme abgebenden Elemente aus zwei Blech-bändern und elektrisch mit diesen verbundenen Kaltleiterelementen beständen, von dem oder den "[X.]" gehalten würden, länglich seien und sich [X.] - 9 -rallel zu der vom [X.] aufgespannten Ebene erstreckten. Die Entge-genhaltung befasse sich speziell mit der Problematik des [X.] von [X.]n zu den Lamellen und auch von den Lamellen auf die Luft; hierfür sei die Umhüllung des Wärmetauschers wichtig. Der die Entgegenhaltung studierende Fachmann habe es als mögliche Unzulänglichkeit der Radiatorkonstruktion gesehen, den guten Wärmeüber-gang über die ganze Breite des [X.] dauerhaft sicherzustellen. Der [X.] der Lamellenanordnung und der Bänder zu den [X.]n sei in den seitlichen Randbereichen auf Grund der durch die "zweiten Holme" ausge-übten Zugspannung gut zu erreichen. In der Mitte des [X.] hingegen [X.] sich die erforderliche Druckbeaufschlagung der Lamellen und der PTC-Elemente nicht so leicht erzielen und dauerhaft aufrechterhalten. Dies [X.] den Fachmann, nach einer verbesserten und vor allem über die Breite des [X.] gleichmäßigeren Druckbeaufschlagung zu suchen. Zu seinem präsenten Wissen, das durch die Angaben zum vorbekannten Wissen in der US-Patentschrift 4 414 052 ([X.]) wie durch die [X.] Offenlegungsschriften 29 48 593 ([X.]) und 31 19 302 ([X.]) belegt werde, habe es gehört, dass für ei-nen geringen elektrischen und thermischen Übergangswiderstand eine gewisse Druckbeaufschlagung erforderlich sei und dass dieser durch elastische Kräfte wie z.B. durch Federspannung erzielt werden könne. Es habe daher im Griffbe-reich des Fachmanns gelegen, den Radiator nach der [X.]n Patentan-meldung 243 077 ([X.]) mit einer Federeinrichtung zu versehen, um vom [X.] ausgehend eine zuverlässige Druckbeaufschlagung über die gesamte Breite des [X.] zu erzielen. Die hierzu erforderlichen konstruktiven An-passungsmaßnahmen seien dem handwerklichen Können des Fachmanns zu-zurechnen. 16 17 III. Dies hält der Nachprüfung nicht stand. Die Ergebnisse der Verhand-lung und Beweisaufnahme erlauben nicht die Würdigung, dass aus dem Stand der Technik dem Fachmann der dem Erfordernis der Neuheit genügende Ge- - 10 -genstand der Erfindung nahegelegt war (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.]; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ). 1. Die [X.] der [X.]n Patentanmeldung 243 077 ([X.]), die der Fachmann nach Auffassung des Patentgerichts als Ausgangs-punkt seiner Überlegungen gewählt hätte, befasst sich primär mit dem Wärme-übergang zwischen den als Sekundärwärmeabgabeelementen bezeichneten Lamellen und der durch den Luftkanal geführten Luft. Zu diesem Zweck werden die Lamellen mit Schlitzen versehen, um schräge Öffnungen [X.]3) zu schaffen. Der Wärmetauscher wird durch parallele Metallplatten gebildet, die durch rip-penförmige Bauelemente (16, Lamellen) von einem Paar innerer Platten (14) beabstandet sind, zwischen denen [X.]e [X.]5) angeordnet sind ("connecting the inner plates 14 and sandwiched between"). Die [X.]itzen der Rippen werden an den äußeren und inneren Platten angelötet ([X.]. [X.]. 2 Z. 48/49: "[X.]"). Die Konstruktion wird dadurch vervollständigt, dass eine jedenfalls thermisch isolierende Lage ("sheet of insulating material 27") um den [X.] zwischen den äußeren Platten 12 und der Innenwand 28 gewickelt wird, die die Durchgangsöffnung des [X.] bildet, um einen möglichst ef-fektiven Wärmeaustausch zwischen PTC-Elementen, Rippen und einströmen-der Luft zu erreichen ("to provide the most effective heat exchange –"). Ob diese Lage mit den rippenförmigen Bauelementen verbunden ist und ob von ihr in Richtung auf das Innere des Wärmetauschers Druck ausgeübt wird, geht aus der [X.] nicht eindeutig hervor. 18 Die Isolationslage kann dabei nicht als [X.] im Sinn des Streit-patents angesehen werden. Auch wenn sie nicht zur elektrischen Isolierung benötigt wird, dient sie jedenfalls der thermischen Isolierung und verhindert, dass Luft außen am Wärmetauscher vorbeiströmt oder Wärme an das Luftka-nalgehäuse abgegeben wird. Daraus, dass sie um den Wärmetauscher ge-wickelt ("is wrapped circumferentially around the heat exchanger") wird, folgt nämlich, dass sie eine Haltefunktion allenfalls in untergeordneter Weise aus-19 - 11 -üben kann; der vom gerichtlichen Sachverständigen geäußerten Auffassung, dass das Umwickeln eine gewisse [X.]annung erzeugen müsse, kann der [X.]at daher nicht beitreten. Der Annahme des Patentgerichts, der Fachmann habe Anlass, nach einer verbesserten und vor allem über die Breite des [X.] gleichmäßigeren Druckbeaufschlagung zu suchen, fehlt deshalb die tatsächli-che Grundlage. 20 Allerdings ist es mit dem Patentgericht als naheliegend anzusehen, ei-nen guten Wärmeübergang von den [X.]n zu den Lamellen durch eine Optimierung der Verbindung zwischen ihnen sicherzustellen. Hierzu stan-den dem Fachmann mehrere Mittel der Wahl zur Verfügung, zum einen ein Verlöten, wie dies auch schon die [X.] beschreibt, zum anderen das in der US-Patentschrift 4 414 052 ([X.]) als bevorzugt dargestellte Verkleben mit einem elektrisch isolierenden Kleber ([X.], [X.]. 2 Z. 19/20) und die im Stand der [X.] mehrfach gezeigte Verspannung durch Verschrauben ([X.], Figur 2) oder durch Druckbeaufschlagung mittels Federelementen. Die letztere Möglichkeit wird z.B. in der [X.], Figur 1 gezeigt: - 12 -Sie zeigt auch die [X.] Offenlegungsschrift 29 48 593 ([X.]), Figur 3: 21 22 Dass sich die US-Patentschrift 4 414 052 ([X.]; [X.]. 4 Z. 19-20) wegen der Gefahr einer Ermüdung bei der Erhitzung gegen eine Druckbeaufschlagung mittels einer Feder ausspricht, nimmt diese Möglichkeit schon deshalb nicht aus dem Kanon der dem Fachmann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aus, weil dem prinzipiell durch eine entsprechende Materialwahl beizukommen sein konnte. 23 2. Jedoch können die für die Bereitstellung eines erfindungsgemäß ausgestalteten [X.] notwendigen konstruktiven Anpassungsmaßnahmen nicht mehr dem handwerklichen Können des Fachmanns zugerechnet werden. Die [X.] der [X.]n Patentanmeldung 243 077 ([X.]) hat [X.] weder ein "inneres Band" noch eine steife "äußere Schiene", zwischen denen sich ein Federelement anordnen ließe. Vielmehr muss die innere [X.] 12 steifer sein als das "insulating sheet", mit dem die Konstruktion umwi-ckelt ("wrapped") wird. Was in der Entgegenhaltung [X.] den Fachmann [X.]n sollte, einen [X.] zu schaffen, der aus einer steifen äußeren Schiene und einem flexiblen inneren Band besteht, das durch ein [X.] gegen die angrenzende [X.] gedrückt wird, ist nicht ersichtlich. Vor allem gibt der genannte Stand der Technik aber keine Anregung [X.], im Sinn der [X.] auf [X.] jeweils eine Federein-richtung vorzusehen. Eine solche Anregung kann weder der [X.] noch der [X.] oder der [X.] entnommen werden. Zwar mag es rückschauend keine besonde-ren Schwierigkeiten bereitet haben, statt der in der [X.] und in der [X.] allein ge-zeigten einseitigen Federanordnung auf beiden Seiten des [X.] Federn 24 - 13 -anzubringen und dies mag sich im Nachhinein betrachtet sogar unter besonde-ren Gesichtspunkten wie einer Montageerleichterung und der dämpfenden Wir-kung auf das Schwingungsverhalten als vorteilhaft erweisen, jedoch boten die genannten [X.] in dieser Richtung keine Anregung (vgl. [X.].Urt. v. 30.4.2009 - [X.], [X.], 746 [X.]. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung, zur [X.] in [X.], 1 vorgesehen). Dies geht zu Lasten der Klägerin. Auch aus dem allgemeinen Fachwissen des [X.] ergab sich eine entsprechende Ausgestaltung jedenfalls nicht [X.]. Dass die Federn in der [X.] und der [X.] an ungünstiger Stelle angeordnet sein mögen, begründet jedenfalls keine ausreichende Anregung dafür, beidsei-tig Federn anzusehen, weil insoweit auch auf andere Weise (Materialwahl, oben III. 1 oder andere Anordnung einer nur einseitigen Feder) Abhilfe Aussicht auf Erfolg versprach. [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] i.V.m. §§ 91, 92, 97 Abs. 1, 100, 101 Abs. 2, § 269 Abs. 2 Satz 3 ZPO. Für die beim Beitritt auf Klägerseite im [X.] gegebene (zuletzt [X.]. Urt. v. 10.9.2009 - Xa ZR 130/07 - Escitalopram, [X.]. 85, zur [X.] be-stimmt) streitgenössische Nebenintervention gilt ausschließlich die Kostenrege-lung der § 101 Abs. 2, § 100 ZPO, die den streitgenössischen Nebeninterve-nienten kostenrechtlich uneingeschränkt einem Streitgenossen der [X.] gleichstellt. Die Unanwendbarkeit des Grundsatzes der Kostenparallelität im Verhältnis zwischen [X.] und streitgenössischem Nebenintervenienten, die in der gesetzlichen Regelung zum Ausdruck kommt, beruht auf der im [X.] zu einem einfachen Streitgenossen rechtlich selbstständigeren Stellung des streitgenössischen Nebenintervenienten. Der Kostenerstattungsanspruch des einzelnen Streitgenossen bestimmt sich entsprechend den aus § 100 ZPO folgenden Kostengrundsätzen nach dem persönlichen Obsiegen und Unterlie-gen des Nebenintervenienten im Verhältnis zum Gegner. Deshalb ist auch über die Kosten des streitgenössischen Nebenintervenienten eigenständig und un-abhängig von der für die unterstützte [X.] getroffenen [X.] - 14 -dung auf der Grundlage der für ihn maßgeblichen Umstände zu befinden ([X.], [X.]. v. 18.6.2007 - II ZB 23/06, NJW-RR 2007, 1577). Der streitgenössische Nebenintervenient ist damit kostenrechtlich einem Streitgenossen der Haupt-partei gleichgestellt. Die Rücknahme des Beitritts kann danach nicht anders behandelt werden als die Rücknahme der Klage durch den Streitgenossen (§ 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO; vgl. [X.], Urt. v. 10.9.2009 - Xa ZR 130/07 aaO; [X.]. v. 17.1.1995 - [X.], [X.], 394 - Aufreißdeckel). Dies führt zunächst dazu, dass der Nebenintervenient seine außergerichtlichen Kos-ten in vollem Umfang selbst zu tragen hat. Im Übrigen ist er an den Gerichts-kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens und den bis zur Rücknahme des Bei-tritts entstandenen Kosten der Beklagten in zweiter Instanz jeweils zur Hälfte zu beteiligen. Die weiteren außergerichtlichen Kosten zweiter Instanz tragen die Klägerin und die Beklagte jeweils im Umfang ihres Obsiegens und Unterlie-gens. Dabei bewertet der [X.]at die Quote, mit der die Beklagte infolge der be-schränkten Verteidigung des [X.] unterlegen ist, mit einem Fünftel. Meier-Beck [X.] Mühlens
[X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 20.03.2007 - 1 Ni 8/06 ([X.]) -