Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 07.07.2011, Az. I ZR 207/08

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
207/08
Verkündet am:
7.
Juli 2011
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Ges[X.]häftsstelle
in dem Re[X.]htsstreit

Na[X.]hs[X.]hlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Garten[X.]enter [X.]
[X.] § 12, § 15 Abs. 2, § 23 Nr. 1, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1
a)
Besteht eine kennzei[X.]henre[X.]htli[X.]he Glei[X.]hgewi[X.]htslage, auf die die Grund-sätze des Re[X.]hts der [X.] anzuwenden sind, kann eine [X.] die von ihr verwendete Unternehmensbezei[X.]hnung nur
ausnahmsweise au[X.]h als (Dienstleistungs-)Marke eintragen lassen (im [X.] an [X.], Urteil vom 14.
April 2011 -
I
ZR
41/08, [X.], 623 =
[X.], 886

Peek &
Cloppenburg
II).
b)
Die Eintragung einer Marke für die angebotenen Dienstleistungen zur Absi-[X.]herung eines nur regional benutzten Unternehmenskennzei[X.]hens muss die andere [X.] allenfalls dann hinnehmen, wenn keine anderen Mögli[X.]hkeiten bestehen, eine S[X.]hwä[X.]hung des von beiden [X.]en verwendeten Zei[X.]hens zu verhindern.
[X.], Urteil vom 7. Juli 2011 -
I [X.]/08 -
OLG Hamm

LG Bo[X.]hum

-
2
-

Der I.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he Verhand-lung vom
14.
April 2011 dur[X.]h [X.]
Dr.
Bornkamm und [X.], Prof.
Dr.
Büs[X.]her, Dr.
S[X.]haffert und Dr.
Löffler
für Re[X.]ht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 4.
Zivilsenats des Oberlandes-geri[X.]hts Hamm vom 6.
November 2008 wird auf Kosten der [X.] zurü[X.]kgewiesen.
Von Re[X.]hts wegen
Tatbestand:
Die
Klägerin zu
1
führt seit 2002 einen Fa[X.]hversand für den Gartenbe-n-desweit tätig ist. Sie ist unter anderem Inhaberin der 1959 angemeldeten [X.]

, der 1990 angemeldeten Wortmarke o-wie der 1953 angemeldeten Wort-

Die mit der Klägerin zu
1 verbundene Klägerin zu
2
betreibt seit 2001 unter der [X.] tätigen Fa[X.]hversand für Artikel der Garten-
und Wohnraumgestaltung.
Die Gesells[X.]hafter der [X.] betreiben seit 1957 ein Garten[X.]enter in [X.]. Die Beklagte ist seit 1960 im Handelsregister eingetragen. Sie be-nutzt neben ihr-Center Gerhard

e-Für die Beklagte war
seit 1991 eine
Wort-/Bildmarke
eingetragen, die eine stilisierte Gärtnerfigur darstellte, deren S[X.]hürze 1
2
-
3
-

mit dem S[X.]hriftzug

versehen war. Diese Marke ist mit Wirkung zum 9.
September 2010 wegen Verfalls gelös[X.]ht worden.
Die Ges[X.]häftsführerin der [X.]
und
Harry [X.], der Gesell-s[X.]hafter der [X.], sind Enkel des Harry [X.], der entweder im Jahre 1912 oder zu Beginn der [X.] in [X.] eine Gärtnerei und ei-nen Fa[X.]hversand für den Gartenbedarf gegründet
hatte. Die Re[X.]htsvorgängerin der Klägerin zu
1
hatte ihr Unternehmen zeitweise ausgeweitet. Aus dieser [X.] stammt ein bereits seit vielen Jahren aus dem Unternehmen ausgegliederter [X.] in Willi[X.]h-

von einem Vetter
der Ges[X.]häftsführerin der [X.]
geführt wird.
Am 17.
November 2005 meldete die Beklagte die n-Nr.
30568593.7) für zahlrei[X.]he Waren und Dienstleistungen des [X.] an.
Die Marke wurde am 9.
Juni 2006 eingetragen. Die Klä-gerinnen begehren die Lös[X.]hung dieser Marke. Sie ma[X.]hen geltend, die [X.] habe dur[X.]h die Markenanmeldung eine
seit Jahren
bestehende Koexis-h-itig verändert.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gema[X.]ht, dur[X.]h die Eintragung der angegriffenen Marke habe si[X.]h die [X.] ni[X.]ht zu Lasten der [X.] vers[X.]hle[X.]htert. Eine gewisse Verwe[X.]hslungs-gefahr, die Glei[X.]hnamige hinnehmen müssten, habe si[X.]h dur[X.]h die Markenan-meldung insbesondere deshalb ni[X.]ht erhöht, weil die [X.]en in unters[X.]hiedli-[X.]hen Handelsberei[X.]hen tätig seien. Eine markenmäßige Nutzung des Namens si[X.]h die [X.] 3
4
5
-
4
-

au[X.]h gegen die seit 1991 zu ihren Gunsten eingetragene Wort-/Bildmarke [X.] ni[X.]ht gewandt hätten.
Das [X.] hat die Beklagte verurteilt,
in die Lös[X.]hung der [X.] 305
68

einzuwilligen.
Die Berufung der [X.] ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom [X.] zugelassenen Revision, deren Zurü[X.]kweisung die [X.] beantragen,
verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.
Ents[X.]heidungsgründe:
I.
Das Berufungsgeri[X.]ht hat einen Lös[X.]hungsanspru[X.]h aus §
15 Abs.
4 und 2 [X.] in Verbindung mit den Re[X.]htsgedanken der §
51 Abs.
1, §
55 [X.] bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Den [X.] stehe aufgrund jahrelanger Benutzung als Firmen-s[X.]hlagwort jeweils für die
Bezei[X.]hnungen

und

ein S[X.]hutz als Unternehmenskennzei[X.]hen zu. Diese Kennzei[X.]hen-worden. [X.] Bestandteil der si[X.]h gegenüberstehenden Zei[X.]hen sei der -
und Bran[X.]henähnli[X.]h-keit bestehe Verwe[X.]hslungsgefahr.
Die angegriffene Marke sei [X.] als die Kennzei[X.]henre[X.]hte der [X.]. Ob si[X.]h die Beklagte auf
Re[X.]hte aus einem glei[X.]hlautenden älteren
Firmens[X.]hlagwort berufen könne, sei ni[X.]ht maßgebli[X.]h. Es komme im Verhältnis der [X.]en zueinander und der si[X.]h gegenüberstehenden Zei[X.]hen 6
7
8
9
10
-
5
-

ausnahmsweise ni[X.]ht auf den Grundsatz der Priorität an, sondern auf die Grundregeln des Re[X.]hts der [X.]. Die [X.]en hätten über Jahre stills[X.]hweigend eine Koexistenz in Bezug auf sol[X.]he Kennzei[X.]henre[X.]hte [X.]. Die Grundlagen dieser Koexistenz seien dur[X.]h die Anmeldung der Marke

n-worden, Waren im gesamten [X.] mit dieser
Marke
zu kennzei[X.]hnen oder entspre[X.]hende Lizenzen zu vergeben.
Es sei bereits fragli[X.]h, ob eine Markenanmeldung überhaupt unter den S[X.]hutz des Re[X.]hts der [X.] falle. Jedenfalls brau[X.]he der andere Namensträger die si[X.]h aus einem markenmäßigen Gebrau[X.]h des Namens er-gebenden zusätzli[X.]hen Verwe[X.]hslungsmögli[X.]hkeiten ni[X.]ht zu dulden. Das [X.] erlaube im Gegensatz
zum Firmenre[X.]ht eine selbständige [X.] Verwertung des Zei[X.]hens und gebe der [X.] eine stärkere Stellung als das Firmenre[X.]ht, dessen Bestand
von der Fortführung des Betriebs [X.]. Außerdem werde der Grad der Verwe[X.]hslungsgefahr erhöht, weil dem [X.] das [X.] der Firmenbezei[X.]hnungen au[X.]h mit den [X.] Ortsbezei[X.]hnungen lei[X.]hter falle als die Unters[X.]heidung der Marke von dem betreffenden Firmens[X.]hlagwort. Es komme hinzu, dass die Beklagte ni[X.]ht ihre vollständige Firma zum Gegenstand des Markens[X.]hutzes gema[X.]ht habe, sondern allein
den Familiennamen ohne den [X.] die Verwe[X.]hslungsgefahr zusätzli[X.]h. Dur[X.]h die Markenanmeldung sei s[X.]hließli[X.]h au[X.]h der räumli[X.]he S[X.]hutzberei[X.]h des zuvor nur örtli[X.]h in ihrem [X.] begrenzt benutzten Unternehmenskennzei[X.]hens der [X.] auf das gesamte [X.] erweitert worden.
11
-
6
-

II.
Die gegen diese Beurteilung geri[X.]hteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
Das Berufungsgeri[X.]ht hat mit
Re[X.]ht einen
Lös[X.]hungsanspru[X.]h aus §§
12, 51 Abs.
1, §
55 Abs.
1 und 2 Nr.
2 [X.]
bejaht.
1.
Das Berufungsgeri[X.]ht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der
in §
51 Abs.
1,
§
12 [X.] geregelte ältere [X.]rang einer ges[X.]häftli[X.]hen Be-zei[X.]hnung als Voraussetzung einer auf Lös[X.]hung einer Marke
geri[X.]hteten Kla-ge
dann ni[X.]ht maßgebend ist, wenn der Streitfall na[X.]h den zum Re[X.]ht der [X.] entwi[X.]kelten Grundsätzen zu beurteilen ist.
Diese
Grundsätze sind im Hinbli[X.]k auf die gemäß §
15 Abs.
4 und 5 [X.] gegen die Benutzung einer ges[X.]häftli[X.]hen Bezei[X.]hnung geri[X.]hteten Ansprü[X.]he im Rahmen des §
23 Nr.
1 [X.] zu berü[X.]ksi[X.]htigen ([X.], Urteil vom
30.
Januar 2008
-
I
ZR
134/05, [X.], 801 Rn.
24
= [X.], 1189
-
Hansen-Bau). Sie können
aber au[X.]h einem auf Einwilligung in die Lö-s[X.]hung der Marke geri[X.]hteten Anspru[X.]h gemäß §
12 [X.] entgegengehal-ten werden
([X.], Urteil vom 5.
Juni 2008
-
I
ZR
108/05, [X.], 1206 Rn.
29 i.V.m.
Rn.
17
-
City Post; [X.], Urteil vom 14.
April 2011 -
I
ZR
41/08, [X.], 886 Rn.
35
-
Peek & Cloppenburg
II).
Denn §
12 [X.]
setzt vo-raus, dass dem Inhaber des älteren Zei[X.]henre[X.]hts die Befugnis zusteht, die Benutzung der eingetragenen Marke
im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deuts[X.]hland
zu untersagen. Dies bestimmt si[X.]h sowohl na[X.]h den Vorausset-zungen als
au[X.]h na[X.]h den
S[X.]hranken der Verletzungstatbestände im Sinne
der
§§
14, 15
[X.]
([X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl.,
§
12 Rn.
4; v.
Gamm in Büs[X.]her/[X.]/[X.], Gewerbli[X.]her Re[X.]htss[X.]hutz, Urheberre[X.]ht, Medien-re[X.]ht, 2.
Aufl., §
12 [X.] Rn.
3)
und damit au[X.]h na[X.]h der S[X.]hrankenbe-stimmung des §
23 [X.].
12
13
14
-
7
-

2.
Das Berufungsgeri[X.]ht hat zutreffend und von der Revision unbean-standet
angenommen, dass die [X.]en bzw. ihre Re[X.]htsvorgänger ihre [X.] jahrelang unbeanstandet nebeneinander benutzt haben und deshalb eine Glei[X.]hgewi[X.]htslage besteht, auf die
grundsätzli[X.]h
die Grundsätze des Re[X.]hts der [X.] entspre[X.]hend anzuwenden sind.

Dana[X.]h kann der Inhaber des prioritätsälteren Kennzei[X.]henre[X.]hts dem Inhaber des [X.]en Kennzei[X.]henre[X.]hts die Nutzung des Zei[X.]hens ni[X.]ht allein unter Berufung auf seinen zeitli[X.]hen Vorrang untersagen und damit in dessen redli[X.]h erworbenen Besitzstand eingreifen, sondern muss die Nut-zung des Zei[X.]hens dur[X.]h den Inhaber des [X.]en Kennzei[X.]hen-re[X.]hts trotz bestehender Verwe[X.]hslungsgefahr grundsätzli[X.]h dulden. Der Inha-ber eines Kennzei[X.]henre[X.]hts muss es allerdings in aller Regel nur dann hin-nehmen, dass der Inhaber des anderen Kennzei[X.]henre[X.]hts die Verwe[X.]hs-lungsgefahr erhöht und damit die Glei[X.]hgewi[X.]htslage stört, wenn dieser ein s[X.]hutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderli[X.]he und Zumutbare unternimmt, um einer Erhöhung der Verwe[X.]hslungsgefahr weitest-gehend entgegenzuwirken ([X.], Urteil vom 31.
März 2010
-
I
ZR
174/07, [X.], 738 Rn.
19
= WRP 2010, 880
-
Peek & Cloppenburg
I,
mwN).
3.
Mit Re[X.]ht hat das Berufungsgeri[X.]ht in der Anmeldung einer mit den Kennzei[X.]henre[X.]hten der [X.]
verwe[X.]hslungsfähigen Marke eine Stö-rung der Glei[X.]hgewi[X.]htslage gesehen, die na[X.]h den Grundsätzen des Re[X.]hts der [X.] ni[X.]ht gere[X.]htfertigt ist. Die gegen diese Beurteilung geri[X.]h-teten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
a)
Das Berufungsgeri[X.]ht hat
zutreffend eine
Verwe[X.]hslungsgefahr ge-mäß §
15 Abs.
2 [X.] zwis[X.]hen den Unternehmenskennzei[X.]hen der Kläge-rinnen und der angegriffenen Marke angenommen.
15
16
17
18
-
8
-

Gegen die Bejahung einer Zei[X.]henähnli[X.]hkeit wendet si[X.]h
die Revision ohne Erfolg mit dem Einwand, dur[X.]h die Verwendung dn-r-we[X.]hslungsgefahr zu vermeiden. Das Berufungsgeri[X.]ht hat re[X.]htsfehlerfrei an-genommen, dass die angegriffene Marke wegen des bes[X.]hreibenden Charak-ters des [X.] seinerseits der prägende Bestandteil der Bezei[X.]hnungen Au[X.]h die Waren-
und Bran-[X.]henähnli[X.]hkeit hat das Berufungsgeri[X.]ht zutreffend bejaht. Es hat darauf [X.], dass die [X.]en glei[X.]he oder ähnli[X.]he Waren in vers[X.]hiedenen Ver-triebsformen anbieten
und es bei der Benutzung der angegriffenen Marke um die Kennzei[X.]hnung von Waren geht, die die [X.] im Wege des Ver-sandhanim Berei[X.]h der Land-, Garten-

nrei[X.]hend ähnli[X.]h mit der von den [X.] erbra[X.]hten Dienstleistungen eines [X.] für Gartenbedarf bzw. für Garten-
und Wohnraumgestaltung. Hiergegen wendet si[X.]h die Revision nur paus[X.]hal, ohne konkrete Re[X.]htsfehler aufzuzeigen.
[X.] sind jedo[X.]h ni[X.]ht ersi[X.]htli[X.]h.
b)
Die Grundsätze des Re[X.]hts der [X.]
können es regelmäßig ni[X.]ht re[X.]htfertigen, dass der Name
oder die namensmäßige Unternehmensbe-zei[X.]hnung zur Kennzei[X.]hnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird (vgl. [X.], Bes[X.]hluss vom 11.
Mai 1966
-
Ib
ZB
8/65, [X.]Z 45, 246, 249
-
Mer[X.]k;
Urteil vom
12.
Dezember 1985
-
I
ZR
1/84, [X.], 402, 403
= WRP
1986, 265
-
Fürstenberg;
[X.], Urteil vom 12.
Juli 1995
-
I
ZR
140/93, [X.]Z 130, 276, 288
-
Torres; [X.], [X.], 2.
Aufl., §
17 Rn.
52
ff.; Fezer, [X.], 4.
Aufl., §
15 Rn.
154; Großkomm.UWG/Teplitzky, §
16 Rn.
387
ff.; Büs[X.]her, [X.] 2007,
453, 457). Das Re[X.]ht der [X.] trägt dem Umstand Re[X.]hnung, dass eine 19
20
-
9
-

[X.] ein erhebli[X.]hes Interesse hat, ihren
eigenen Namen als Unternehmens-kennzei[X.]hen
im ges[X.]häftli[X.]hen Verkehr zu führen. Ein verglei[X.]hbares re[X.]htli[X.]h s[X.]hützenswertes
Interesse
besteht
für die Kennzei[X.]hnung von Waren und Dienstleistungen dur[X.]h einen Familiennamen ni[X.]ht. Es ist daher in aller Regel ni[X.]ht gere[X.]htfertigt, dass der Inhaber älterer
Kennzei[X.]henre[X.]hte ni[X.]ht nur den persönli[X.]hkeitsre[X.]htli[X.]h privilegierten Gebrau[X.]h des Namens als Unterneh-menskennzei[X.]hen, sondern au[X.]h den markenmäßigen Gebrau[X.]h oder die Ein-tragung als Marke dulden muss
([X.]Z 45, 246, 250
-
Mer[X.]k;
[X.], Urteil vom 21.
Mai 1969
-
I
ZR
131/66,
[X.] 1969, 690, 691
-
Faber;
[X.],
[X.], 402, 403 -
Fürstenberg; [X.], Urteil vom 28.
Februar 1991
-
I
ZR
110/89, [X.], 475, 478
=
WRP 1991, 477
-
Caren Pfleger;
[X.], [X.], 886 Rn.
40
-
Peek & Cloppenburg
II; krit. [X.], [X.], 679, 687).
Die Anmeldung eines Namens als Marke dur[X.]h den Prioritätsjüngeren stellt daher ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzli[X.]h eine unzulässige na[X.]hteilige Veränderung einer be-stehenden Glei[X.]hgewi[X.]htslage dar, die der Inhaber des älteren Namensre[X.]hts ni[X.]ht hinnehmen muss ([X.]Z 45, 246, 249 f.
-
Mer[X.]k; [X.], Urteil vom 18.
No-vember 1966 -
Ib
ZR
16/65, [X.] 1967, 355 -
Rabe;
Urteil vom 21.
November 1969
-
I
ZR
135/67, [X.] 1970, 315, 317 -
Napoléon III; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 9.
Aufl., §
23 Rn.
37; [X.], Marken-
und Kennzei[X.]henre[X.]ht, §
7 Rn.
264; [X.]/[X.] aaO §
23 Rn.
36; [X.]/[X.]/S[X.]hi-wy
aaO
§
15 [X.] Rn.
21).
[X.])
Na[X.]h diesen Grundsätzen s[X.]heidet im Streitfall eine Re[X.]htfertigung
der Markeneintragung aus.
aa)
Na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des
Senats
und der
herrs[X.]henden
Mei-nung in der Literatur
kann ein markenmäßiger
Gebrau[X.]h des Namens na[X.]h den Grundsätzen des Re[X.]hts der [X.] allenfalls
unter engen Vorausset-21
22
-
10
-

zungen gere[X.]htfertigt werden. Mögli[X.]h ist dies
nur, wenn besondere, gewi[X.]htige Gründe vorliegen, na[X.]h denen eine so enge Beziehung zwis[X.]hen Ware und Namen
besteht, dass es für den Namensträger unzumutbar wäre, auf die Be-nutzung seines Namens
als Marke
zu verzi[X.]hten. Dies
kann in Betra[X.]ht kom-men, wenn ein Namensträger bei der S[X.]haffung oder Gestaltung einer be-stimmten Ware oder [X.] unter seinem Namen besondere
s[X.]höpferis[X.]he Leistungen
erbra[X.]ht hat
und der Verkehr die Ware aufgrund dieser
s[X.]höpferi-s[X.]hen Leistung ohnehin mit dem Namensträger identifiziert ([X.], [X.], 475, 478
-
Caren Pfleger; [X.] aaO
§
17 Rn.
56; [X.] in [X.]/[X.] aaO
§
23 Rn.
27; [X.]/[X.]
aaO
§
23 Rn.
36; Fezer aaO
§
15 Rn.
154; [X.] aaO
§
7 Rn.
2407, 2621; Großkomm.UWG/Teplitzky,
§
16 Rn.
389; Büs[X.]her, [X.] 2007, 453, 457).
Daran hält der Senat fest. Der Umstand, dass die vom Bundesgeri[X.]hts-hof entwi[X.]kelten Grundsätze zum Re[X.]ht der [X.] seit Inkrafttreten des Markengesetzes im Rahmen des §
23 Nr.
1 [X.] zu prüfen
sind, re[X.]ht-fertigt keine abwei[X.]hende Beurteilung. Die
genannte
Bestimmung
ist Ausdru[X.]k des allgemeinen Grundsatzes, dass niemand an der lauteren Führung seines Namens im ges[X.]häftli[X.]hen Verkehr gehindert werden soll. Sie bietet na[X.]h dem Willen des Gesetzgebers
die Handhabe zur Fortführung der Re[X.]htspre[X.]hung betreffend die
Befugnis zur Namensführung (vgl. Begründung des Regierungs-entwurfs des Markenre[X.]htsreformgesetzes, BT-Dru[X.]ks. 12/6581, S.
80).

Diese Grundsätze erhalten zudem dur[X.]h die Systematik der S[X.]hutz-s[X.]hranken des §
23 [X.] eine zusätzli[X.]he Stütze. So muss
das Bedürfnis des Namensträgers für einen markenmäßigen Gebrau[X.]h seines Namens dem-jenigen an der Führung des eigenen Namens als sol[X.]hem, der Nennung der ei-genen Adresse oder etwa dem Hinweis
auf die Bes[X.]haffenheit und Herkunft ei-gener Waren entspre[X.]hen ([X.] aaO §
17 Rn.
57).
Au[X.]h deshalb kom-23
24
-
11
-

men nur besondere, gewi[X.]htige Gründe in Betra[X.]ht, die ausnahmsweise die
Privilegierung einer Verwendung des Namens zur Kennzei[X.]hnung von Waren oder Dienstleistungen dur[X.]h die Grundsätze
der Namensglei[X.]hen re[X.]htfertigen können. Dass die markenmäßige Verwendung des Namens zwe[X.]kmäßig
und wirts[X.]haftli[X.]h sinnvoll
ers[X.]heint, rei[X.]ht
ebenso wenig aus wie etwa das allge-meine Bedürfnis, den Namen für andere Waren
und Dienstleistungen oder im Rahmen eines Mer[X.]handisingkonzepts dur[X.]h Lizenzerteilung zu verwerten ([X.],
[X.], 475, 478
-
Caren Pfleger; [X.], 886 Rn.
44
-
Peek
& Cloppenburg
II; [X.]
aaO §
17 Rn.
57; [X.] in [X.]/[X.] aaO
§
23 Rn.
27).
bb)
Die Revision
zeigt
keine Umstände auf, die eine
ausnahmsweise Verpfli[X.]htung der [X.] zur Duldung der
in der
Eintragung der angegrif-fenen Marke der [X.]
liegenden Störung der Glei[X.]hgewi[X.]htslage
im Streit-fall re[X.]htfertigen könnten.
(1)
Es ist weder
festgestellt no[X.]h
sonst ersi[X.]htli[X.]h, dass die Beklagte, ih-re Gesells[X.]hafter
oder
die
ursprüngli[X.]hen
Namensträger, von denen die Beklag-te
ihre ges[X.]häftli[X.]he Bezei[X.]hnung ableitet, im Sinne der oben genannten Grundsätze bei der S[X.]haffung oder
Gestaltung einer bestimmten Ware oder [X.] unter ihrem Namen besondere s[X.]höpferis[X.]he Leistungen erbra[X.]ht haben
und der Verkehr Waren
oder Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, aufgrund dieser s[X.]höpferis[X.]hen Leistung mit dem
[X.] der [X.]
identifiziert. Die Beklagte betreibt ein Gar-ten[X.]enter.
25
26
-
12
-

(2)
Die Revision ma[X.]ht ein gewi[X.]htiges Bedürfnis

der [X.] gel-tend, au[X.]h Waren und Dienstleistungen mit ihrem Namen zu kennzei[X.]hnen und verweist darauf, hieraur-ten-Center Gerhard

Damit ist kein besonde-rer, gewi[X.]htiger Grund angespro[X.]hen, der eine nur in Ausnahmefällen zulässige Eintragung als Marke re[X.]htfertigen kann. Die
Revision bes[X.]hreibt insoweit
allen-falls
ein allgemeines Interesse der Zwe[X.]kmäßigkeit und Nützli[X.]hkeit, ni[X.]ht aber ein na[X.]h den dargelegten Grundsätzen erforderli[X.]hes besonderes, gewi[X.]htiges
Interesse.
(3)
Unerhebli[X.]h ist weiterhin
der Einwand der Revision, die Anmeldung der einen bundesweiten
S[X.]hutz beanspru[X.]henden Marke sei ni[X.]ht mit einer räumli[X.]hen Expansion verbunden, da die Tätigkeit der [X.] bereits zuvor weit über den Raum [X.] hinausgegangen sei. Dies stellt die Beurteilung des Berufungsgeri[X.]hts ni[X.]ht in Frage, wona[X.]h
eine vor Markenanmeldung lie-gende
erden kann. Im Übrigen kann der Umstand, dass es
mögli[X.]herweise
an einer zusätzli[X.]hen räumli[X.]hen
Ausdehnung
der Benutzung eines Zei[X.]hens fehlt,
ni[X.]hts
an der Störung der Glei[X.]hgewi[X.]htslage ändern, die bereits im Übergang des firmenmäßigen in den markenmäßigen Gebrau[X.]h eines Namens liegt.
(4)
Ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgeri[X.]ht keine Re[X.]htfertigung für die Störung der Glei[X.]hgewi[X.]htslage
darin erbli[X.]kt, dass bereits seit 1991 zu-gunsten der [X.] eine Wort-/Bildmarke eingetragen war, die den Namens-

27
28
29
-
13
-

Diese Marke ist im Verlaufe des Re[X.]htsstreits wegen Verfalls gelös[X.]ht
worden. Im Übrigen stellt jede weitere Anmeldung einer Marke dur[X.]h einen Namensglei[X.]hen eine Vermehrung von
-
jeweils für si[X.]h genommen verkehrs-fähigen (§§
27, 30 [X.])
-
Zei[X.]henre[X.]hten dar, die die Glei[X.]hgewi[X.]htslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann (vgl. au[X.]h [X.], [X.], 886 Rn.
53
-
Peek & Cloppenburg
II; [X.], [X.], 679, 688). Dies gilt erst zumal dann, wenn
-
wie im Streitfall im Hinbli[X.]k auf das
Weglasse

-
Firmens[X.]hlagworte in [X.] als Marken eingetragen werden. [X.] in Ri[X.]htung auf eine zunehmende Benutzung als S[X.]hlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils muss in der Regel keiner der Namensglei[X.]hen dulden, da sie den Eindru[X.]k einer Allein-
oder Vor-rangstellung gegenüber dem anderen erzeugen ([X.], [X.],
886 Rn.
53
-
Peek
& Cloppenburg
II; [X.]/[X.] aaO §
23 Rn.
42
mwN).
(5)
Die Revision beruft si[X.]h s[X.]hließli[X.]h ohne Erfolg darauf, dass es der [X.] mögli[X.]h sein
müsse, das von ihr verwendete Unternehmenskennzei-Eintragung einer entspre[X.]henden Marke abzusi[X.]hern und auf diese Weise die Verwendung dieser Bezei[X.]hnung dur[X.]h Dritte dort zu verhindern, wo sie bislang mögli[X.]herweise no[X.]h keinen S[X.]hutz ih-res Unternehmenskennzei[X.]hens genieße. Dabei kann offenbleiben, ob die Ab-si[X.]herung eines Unternehmenskennzei[X.]hens
-
etwa dur[X.]h eine für die angebo-tenen Dienstleistungen eingetragene Marke
-
ein besonderes, gewi[X.]htiges In-teresse
darstellen kann, das im Einzelfall die Veränderung der Glei[X.]hgewi[X.]hts-lage ausnahmsweise re[X.]htfertigen kann.
Denn die Beklagte hat ein Bedürfnis für eine sol[X.]he Absi[X.]herung im Streitfall ni[X.]ht dargetan. Dabei ist zu berü[X.]ksi[X.]h-tigen, dass die Klägerin zu
1 Inhaberin ni[X.]ht nur der ges[X.]häftli[X.]hen Bezei[X.]h-

ist, die als prägenden 30
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-
14
-

Bestandteil den Namen [X.] enthalten. Es liegt daher in ihrem eigenen In-n-dung dieses Namens als Unternehmenskennzei[X.]hen dur[X.]h einen [X.].
III.
Dana[X.]h ist die Revision der [X.] mit der Kostenfolge aus §
97 Abs.
1 ZPO
zurü[X.]kzuweisen.
Bornkamm
Pokrant
Büs[X.]her

S[X.]haffert
Löffler
Vorinstanzen:
LG Bo[X.]hum, Ents[X.]heidung vom 05.02.2008 -
12 O 23/08 -

OLG Hamm, Ents[X.]heidung vom 06.11.2008 -
I-4 [X.]/08 -

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