Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.03.2009, Az. X ZR 67/04

[X.]IM NAMEN DES [X.]OLKES URTEIL [X.]/04 [X.]erkündet am: 24. März 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.]- 2 - [X.] hat auf die mündliche [X.]erhand-lung vom 24. März 2009 durch [X.] Melullis und [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.] für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 19. Februar 2004 verkündete Urteil des 4. Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen. Tatbestand: Die [X.] ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 0 489 455 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung beruht, mit der die Priorität einer [X.] Patentanmeldung vom 5. Dezember 1990 in Anspruch genom-men worden ist. Das Streitpatent umfasst vier Patentansprüche, von denen [X.] in der [X.] lautet: 1 "[X.], [X.] (1), [X.] (2) and a ru[X.]er filling (3) in a generally U-shaped, annular com-partment between the wheel centre, [X.] (2) and a pressure ring (4) which ring is mounted to a side of the wheel centre (1) for hold-- 3 - ing the ru[X.]er filling (3) in position, characterized in that the ru[X.]er filling consists of a ru[X.]er ring (3) having an annular, axial body (3') which does not completely fill the space afforded to it in the com-partment, and, [X.] axial body (3'), [X.] (3''), which forms an obtuse angle, prefera-bly of 60°, with the wheel axis, and in that the ru[X.]er ring (3) is slightly prestressed when mounted." Die Klägerin hält die Lehre des Streitpatents für nicht ausführbar, nicht neu und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend. Sie hat deshalb beantragt, 2 das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären. Das [X.] hat diese Klage abgewiesen. 3 Die Klägerin verfolgt ihren Klageantrag nunmehr mit der Berufung weiter. 4 Die [X.] tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-achtens des Universitätsprofessors im Ruhestand [X.]. habil. [X.]

aus [X.]. Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen [X.]erhandlung erläutert und ergänzt. 6 - 4 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. 7 1. Das Streitpatent betrifft [X.] für Schienenfahrzeuge, das mittels eines einzigen zwischen [X.] und [X.] umlaufenden Gummirings gefedert ist. 8 Bekannte so genannte [X.] - die Streitpatentschrift benennt aus-drücklich diejenigen der [X.] 915, [X.] 175 und [X.] 520 - wiesen ein oder zwei Gummielemente auf, die teilweise ein sehr offenes [X.] (Winkel von weniger als 30° zur Achse des Rades). Die Beschreibung be-mängelt hieran, dass die Elastizität des Rades nur in axialer Richtung erheblich sei, weil der Gummi vorwiegend in dieser Richtung einer Scherung ausgesetzt sei, wenn beim Betrieb [X.] auf [X.] einwirke. Andere in radialer Richtung eine gute Elastizität aufweisende Räder seien hingegen, vor allem wenn es um schwere Lasten gehe, relativ kompliziert und teuer, weil sie mehrere [X.] benötigten. 9 Mit der Lehre des Streitpatents soll daher [X.] zur [X.]erfügung gestellt werden, das - wie es in [X.]alte 1 Zeilen 45 ff. ausgedrückt ist - eine einfache und verhältnismäßig billige Gestaltung des konventionellen [X.] aufweist, aber eine größere Elastizität in radialer Richtung hat (und bessere Steifigkeit in axialer Richtung) und auch schwere Lasten tragen kann. 10 2. Als Lösung schützt Patentanspruch 1 des Streitpatents [X.] für Schienenfahrzeuge, das 11 - 5 - 1. eine [X.] (hier "wheel centre" genannt) 2. einen [X.], 3. einen [X.] und 4. eine [X.] umfasst, wobei die Elemente 2 bis 4 wie folgt gestaltet sind: 2. Der [X.] a) ist mit einem Flansch versehen. 3. Der [X.] a) ist an einer Seite der [X.] angebracht und b) dient zum Halten der [X.] in ihrer Stellung. 4. Die [X.]) befindet sich in einem Zwischenraum, der [X.]) im [X.] U-förmig und ringförmig ist und [X.]) zwischen der [X.], dem [X.] und dem [X.] verläuft, b) besteht aus einem Gummiring, der [X.]) einen ringförmigen, axialen Körper aufweist, (1) der den ihm zur [X.]erfügung stehenden Raum im Zwischenraum nicht vollständig ausfüllt, [X.]) ferner zwei Flansche aufweist, die - 6 - (1) sich jeweils auf einer Seite des Körpers befinden, (2) jeweils dünner als dieser sind (3) und jeweils einen (stumpfen) Winkel von vor-zugsweise 60° mit der [X.] bilden, [X.]) in montiertem Zustand leicht vorgespannt ist ("slightly prestressed when mounted"). Nach dem maßgeblichen [X.] Wortlaut beschreibt [X.] hiernach [X.] in seinem fertig montierten Zustand, wie aus Merkmal 4 b [X.] hervorgeht. Seine Lösung setzt einmal bei dem [X.] an, das von dem ringförmigen Federelement aus Gummi gebildet wird, wobei ersichtlich vorausgesetzt ist, dass die Oberfläche des [X.]-flansches einen entsprechenden [X.]erlauf wie die des Gummirings hat. Die pa-tentgemäße Lösung verwirft die aus dem Stand der Technik bekannte Möglich-keit, einen recht großen Öffnungswinkel der Schenkel (Gummiringflansche) zu wählen, der eine flache Neigung zur [X.] ergeben würde. Die [X.] und die Zeichnungen, die als Erläuterung des Patentanspruchs 1 heran-zuziehen sind, lassen hieran keinen Zweifel. Patentanspruch 1 verlangt [X.] einen deutlich kleineren Öffnungswinkel, nämlich einen, der bezogen auf die [X.] vorzugsweise 60° beträgt. Die Schenkel des [X.] sind dann ver-gleichsweise steil zur Achse geneigt, wobei bei entsprechend geneigten Flan-ken des [X.]flansches, wie sie aus den Figuren des Streitpatents auch zu ersehen sind, auf den [X.] auftreffende Kräfte vorrangig eine Scherung im Gummi auslösen, die vornehmlich in Richtung auf die Achse (radial) wirkt, so dass die Flansche aus Gummi zu einer Abfederung in dieser Richtung führen. Diese Zusammenhänge ergeben sich aus der Beschreibung und den Zeichnun-gen des Streitpatents in solch eindeutiger Weise, dass der Bezeichnung des vom [X.] Fachmann auszuwählenden [X.] als "stumpf" nichts 12 - 7 - Gegenteiliges entnommen werden kann. Bei diesem Zusatz im [X.] handelt sich erkennbar um eine Fehlangabe, die aus fachlicher Sicht die geschützte Lehre nicht kennzeichnet. Der gerichtliche Sachverständige hat dies bei seiner mündlichen Anhörung bestätigt. Die patentgemäße Lösung setzt ferner darauf, dass der Gummiring ne-ben seinen relativ steil stehenden Flanschen zwischen diesen zusätzlich ein axial verlaufendes Element aufweist. Damit steht nicht nur auch zwischen den Stirnseiten von [X.] und [X.]flansch elastisches Material zur [X.]er-fügung; in Anbetracht der zusätzlichen Anweisung, den zur [X.]erfügung stehen-den Raum nicht vollständig mit dem axialen Körper auszufüllen (Merkmal 4 b [X.] (1)), erlaubt dieses Gestaltungsmittel, dass bei unterschiedlichen Kräften auf den axialen Körper unterschiedlich große Druckflächen wirken, was eine pro-gressive Federkennlinie ergibt, die zu der lediglich linearen Kennlinie der Gum-miflansche hinzutritt oder diese überlagert, je nachdem wann der gewählte Frei-raum es zulässt, dass der axiale Körper beidseitig mit den anderen [X.]orrich-tungsteilen in Berührung steht und Kräfte aufnehmen kann. Das hat der gericht-liche Sachverständige in der mündlichen [X.]erhandlung anschaulich unter [X.] darauf erläutert, dass die Beschreibung des Streitpatents auf die progres-sive Federcharakteristik abstellt (z.B. [X.]. 2 Z. 23), die der axiale Körper [X.] verleiht. Es erklärt auch die von den Parteien in den Schriftsätzen noch kontrovers erörterte Textstelle ([X.]. 4 Z. 50 ff.), wonach bei normalem Betrieb nur die Flansche als Feder wirken, bei größeren Lasten aber der axiale Körper seine Federwirkung immer aktiver einsetzt. Da schließlich auch die Parteien gegen die erläuternden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen keinen Widerspruch erhoben haben, hat der Senat keine durchgehenden Zweifel, dies als fachliches [X.]erständnis der Lehre des [X.] seiner Entscheidung zu Grunde zu legen. Angesichts der sich aus dem 13 - 8 - Merkmal 4 b [X.] (2) mittelbar ergebenden Anweisung, dem axialen [X.] einen größeren Querschnitt als einem Flansch zu geben, wie es in Figur 4 auch bildlich dargestellt ist, ist patentgemäß mithin das Mittel zur progressiven Federung, die gegenüber der rein linearen zu einem größeren Bereich von (noch) abfederbaren Kräften führt, ein vergleichsweise dickes "Polster" zwi-schen den Flanschen als Element des Gummirings. 3. Zu Recht hat das [X.] weder feststellen können, dass die geschützte Lehre nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, noch deren Patentfähigkeit verneint. 14 a) Maßgeblicher Fachmann ist hier ein Maschinenbauingenieur, der sich beispielsweise durch vertiefende Studien weitere Kenntnisse auf dem Gebiet der Schienenfahrzeugtechnik erworben hat und über längere berufliche Erfah-rungen bei einem der wenigen Hersteller verfügt, die sich auf die Konstruktion von Schienenfahrzeugen und/oder deren Komponenten spezialisiert haben. Denn Personen mit derart hohem spezifischen Sachverstand werden üblicher-weise eingesetzt, wenn es gilt, Räder für Schienenfahrzeuge zu verbessern. Dies entnimmt der Senat den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständi-gen, denen die Parteien nicht entgegengetreten sind. 15 b) Der sich aus einem Mangel der Ausführbarkeit einer Erfindung erge-bende [X.] besteht nicht. 16 Angesichts der - wie vorstehend erörtert - vorzunehmenden Auslegung des Patentanspruchs 1 folgt dieser [X.] nicht daraus, dass der Winkel von vorzugsweise 60° als stumpfer Winkel bezeichnet ist. 17 - 9 - Im Übrigen ist nicht dargetan oder sonst wie ersichtlich, dass der [X.] damit überfordert sein könnte, die nach Patentanspruch 1 nötigen Quer-schnitte von [X.] und Flanschen aus Gummi sowie die Größe des Zwischenraums und des Freiraums festzulegen und/oder die vorzunehmende [X.]orspannung zu bestimmen. Hinsichtlich der Querschnitte und sonstigen [X.] gilt das schon deshalb, weil die Beschreibung und die Zeich-nungen eine bestimmte patentgemäße Geometrie vorgeben, an der sich der Fachmann orientieren kann, und weil hinsichtlich des Freiraums im Bereich des axialen Körpers jedenfalls angesichts des patentgemäßen Anliegens, [X.] mit progressiver Federkennlinie zu schaffen, eine [X.]orgabe vorhanden ist, die von einem Fachmann mit der hier zu berücksichtigenden Qualifikation ohne weiteres jedenfalls vermittels ihm ebenfalls ohne weiteres möglichen prakti-schen [X.]ersuchen ausgefüllt werden kann. Auch dies hat der gerichtliche Sach-verständige in der mündlichen [X.]erhandlung bestätigt. 18 Was das Maß der [X.]orspannung anbelangt, gilt Ähnliches. Denn aus dem Gesamtzusammenhang der Streitpatentschrift kann der Fachmann entnehmen, dass er die [X.]orspannung einerseits so wählen muss, dass sich ausreichend Haltekräfte für Gummiring nebst [X.] ergeben, und dass sich [X.] eine [X.]orspannung verbietet, die alsbald zur vollständigen Ausfüllung des Raums führt, in dem sich der axiale Körper befindet, weil wegen der dem Fachmann bekannten Inkompressibilität von Gummi in einem volu-mengleichen Raum sich dann keine nennenswerte progressive Kennlinie erge-ben kann, sondern praktisch nur [X.] mit linearer Federung, die sich frühzei-tig erschöpft. Auch die Angabe "leicht vorgespannt" weist den Fachmann des-halb darauf hin, - wenn nötig unter Nutzung der bereits angesprochen prakti-schen [X.]ersuche - einen sinnvollen Wert aus dem verbleibenden Bereich zu wählen. 19 - 10 - c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist entgegen der schriftsätzlich geäußerten Ansicht der Klägerin nicht durch das vollständig vorweggenommen, was die Patentschrift offenbart, mit der das [X.] Patent 857 302 1949 er-teilt worden ist. Dies gilt schon deshalb, weil [X.] für Schienenfahrzeuge keinen mit einem Flansch versehenen Lauf-kranz, sondern stattdessen eine Ausnehmung im [X.] aufweist, in die ein einen Zwischenraum lassender Flansch der [X.] eingreift. Das bedeutet einen Konstruktionsunterschied auch bei anderen Elementen des Rades, was es ausschließt, auch nur zu erwägen, die den Patentanspruch 1 kennzeichnen-de Abweichung habe dem Fachmann allein aufgrund der in der Patentschrift 857 302 ersichtlichen Information als mitgelesene Alternative zur [X.]erfügung gestanden. 20 d) Es lässt sich auch nicht die Wertung treffen, die Lehre zum techni-schen Handeln nach Patentanspruch 1 des Streitpatents habe sich in [X.] Weise aufgrund der Patentschrift 857 302 ergeben, die auch die Kläge-rin als die nächstkommende Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik an-sieht. 21 [X.] für Schienenfahrzeuge ist aus [X.], [X.], [X.] und einem vierten Element zusammengesetzt. Dieses vierte Element spannt mit dem den [X.] bildenden Element die Gummifül-lung, hält dadurch diese drei Elemente an der [X.] und kann deshalb auch als [X.] im Sinne des Streitpatents bezeichnet werden. Im Zwischen-raum befindet sich eine ringförmige [X.], die aus zwei sehr steil ste-henden Elementen und aus einem deutlich dünneren axialen Element dazwi-schen besteht. Diese Gummielemente sind an einem Flansch der [X.] 22 - 11 - anvulkanisiert, ausweislich der A[X.]ildung 2 ohne Zwischenraum aneinanderliegend, so dass sich ein zusammengesetzter, aber umlaufender Gummiring aus ringförmigem [X.] und zwei schrägen Flanschen er-gibt. Der axiale Körper endet in deutlichem Abstand von der zum Flansch der [X.] weisenden Oberfläche des [X.]es und des vierten Elements, so dass der ihm zur [X.]erfügung stehende Raum bei weitem nicht vollständig ausgefüllt ist. Diese Lösung unterscheidet sich von der patentgemäßen - abgesehen von der unterschiedlichen Anordnung des nach Merkmal 2 a erforderlichen Flansches - also auch durch eine andere Querschnittsauslegung des [X.]. Zum Auffinden der Lösung nach Patentanspruch 1 des Streitpatents war daher jedenfalls die Erkenntnis nötig, dass es zur Schaffung einer progressiven Federkennlinie sinnvoll sein könnte, den axialen Körper dicker als die [X.] auszulegen. 23 Die [X.] Patentschrift 857 302 bietet jedoch schon keinen Anlass, Überlegungen in diese Richtung anzustellen. Sie spricht in [X.]. 1 Z. 27 zwar von einer progressiven Federwirkung. Sie schreibt diese aber der Formgebung der Radnabe und den seitlichen Elementen aus Gummi zu ([X.]. 1 Z. 29 - 34); das dritte, axiale Gummielement wird nur als zusätzliche Maßnahme erwähnt ([X.]. 1 Z. 35 ff.). Nach den wiederum überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen [X.]erhandlung ist dieses Element ange-sichts seiner geringen Dicke auch tatsächlich nicht geeignet, für ein progressi-ves Federverhalten zu sorgen, weil es nur als elastischer Anschlag zu wirken vermag. Demgemäß sind ausweislich der A[X.]ildung 2 des [X.]n Patents 857 302 die Flansche besonders steil und im [X.]ergleich zu den sonstigen Be-standteilen des Rades dick gehalten. Dies lässt erwarten, dass praktisch alle 24 - 12 - radialen Kräfte, die bei [X.] über den Radkranz auftreten können, be-reits im Wesentlichen durch Scherung in den Gummiflanschen abgefedert wer-den können. Die zusätzliche Gummierung der Stirnseite des Flansches der [X.] erscheint deshalb als reine Sicherheitsmaßnahme, damit dort nicht doch einmal Metallteile unmittelbar aufeinanderschlagen. Eine derart einge-schränkte Funktion gibt keine [X.]eranlassung, hier einen vergleichsweise dicken Gummikörper vorzusehen, wenn an anderer Stelle bereits eine beträchtliche Gummimenge als Feder in radiale Richtung wirken kann. e) An der Folgerung, dass deshalb die Lehre des Patentanspruchs 1 nicht als dem Fachmann nahegelegt bewertet werden kann, ändert sich nichts, wenn man den [X.] der sonstigen entgegengehaltenen Schrif-ten mitberücksichtigt. Für das in dem im Jahre 1977 veröffentlichten Aufsatz "Neue gummigefederte Räder für den Nahverkehr" behandelte [X.] und das aus der 1957 veröffentlichten [X.] Patentschrift 320 175 er-sichtliche Rad war ein axialer Körper, dem weitere Federfunktion hätte übertra-gen werden können, nicht einmal vorgeschlagen. Die aus dem Jahre 1932 stammende [X.] Patentschrift 156 916 zeigt in den Ausführungsfor-men gemäß den Figuren 3 und 4 zwar axiale Körper aus elastischem Material zwischen sehr steil stehenden Flanschen aus diesem Material. Es ist jedoch weder in der Beschreibung angesprochen noch mit Eindeutigkeit aus den Zeichnungen zu ersehen, dass die relative Dicke dieses Körpers im [X.]ergleich zu derjenigen der Flansche von irgendeiner Bedeutung sein könnte. Dasselbe trifft auf den in der 1962 veröffentlichten [X.] Patentschrift 895 520 ge-machten [X.]orschlag für ein zwei Gummiringe [X.] zu, die zudem das von der patentgemäßen Lehre abgelehnte sehr weite [X.] bilden. Das [X.], das in gleicher Weise in dem [X.] 158, das 1965 ausgegeben wurde und aus der [X.] [X.] - 13 - schrift 315 915 ersichtlich ist, weist zwar ebenfalls einen Ring mit einem axialen Körper auf. Dieser ist aber nicht zwischen den auch hier weit auseinander ge-richteten Flanschen angeordnet, sondern schließt sich an diese Richtung [X.] an und erreicht als zusätzliches Element bei weitem nicht den [X.]. 4. Die [X.] haben mit Patentanspruch 1 Bestand, weil sie unmittelbar oder mittelbar hierauf rückbezogen sind. 26 - 14 - 5. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1 ZPO, 121 [X.] 27 [X.]Scharen Lemke

[X.] [X.] [X.]orinstanz: [X.], Entscheidung vom [X.] - 4 Ni 6/03 ([X.]) -