Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.03.2005, Az. X ZR 152/03

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/03 Verkündet am: 22. März 2005 Groß Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja [X.]: ja [X.]R: ja

gummielastische Masse II

[X.] § 6 Satz 2; [X.] §§ 743, 745

Solange die Mitinhaber eines gemeinschaftlichen Patents hierüber weder eine Vereinbarung noch einen Beschluß getroffen haben und auch ein nach § 745 Abs. 2 [X.] insoweit bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist, kann von dem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 [X.] benutzenden Mitin-haber ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt werden.

[X.], [X.]. v. 22. März 2005 - [X.]/03 - OLG München
LG München I - 2 - - 3 - Der X. Zivilsenat des [X.]s hat auf die mündliche [X.] vom 22. März 2005 durch [X.] Melullis und [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.]
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das am 23. Oktober 2003 [X.] [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlan-desgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger und die Beklagte, bei welcher der Kläger vom 1. März 1976 bis 31. August 1984 als Chemiker tätig war, sind infolge eines [X.]eils des [X.] vom 18. September 1997 gemeinschaftlich Inhaber (der Kläger zu 60 %, die Beklagte zu 40 %) des [X.] Patents 37 28 216, - 4 - das [X.]el und Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse auf Basis von polymerisierbaren Polyethermaterialien betrifft und von dem Kläger unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität vom 28. August 1986 am 24. August 1987 angemeldet worden ist.
Neben dem vom [X.] rechtskräftig entschiede-nen Rechtsstreit, in dem das [X.]atsurteil vom 17. Januar 1995 ([X.], u.a. [X.]. 1996, 16 - gummielastische Masse) ergangen ist und der die Frage betraf, wer Erfinder dieses Patents sei, führten die Parteien ferner eine arbeits-gerichtliche Auseinandersetzung, die sie am 12. Mai 1999 mit einem Vergleich vor dem [X.] beendeten. Der Vergleich beinhaltet unter anderem, daß der Kläger der Beklagten ohne jegliche Tätigkeitsverpflich-tung für [X.] sein Wissen auf dem [X.] für Dental-abdruckmassen zur Verfügung stellt und hierfür 1 Mio. DM zuzüglich gesetzli-cher Mehrwertsteuer erhält. Ferner verpflichtete sich der Kläger unter Über-nahme einer Vertragsstrafe für den Zuwiderhandlungsfall, es zu unterlassen, bestimmtes Abdruckmaterial für [X.] oder Teile hiervon herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, anbieten zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in Verkehr zu bringen oder in Verkehr bringen zu lassen.
Der Kläger begehrt nunmehr mit seiner im Jahre 2001 erhobenen Klage von der Beklagten eine Lizenzgebühr sowie ein Eintrittsgeld nebst Verzugszin-sen, weil die Beklagte die Erfindung in Benutzung genommen habe, sowie [X.] zu einer bestimmten Verwaltung des Patents. Das Zahlungsbegeh-ren hat der Kläger dabei im Wege der Stufenklage geltend gemacht. Dem als erste Stufe geltend gemachten Auskunftsbegehren hat das [X.] entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen, - 5 - welche Produkte sie unter Verwendung des Patents herstellt und welche [X.] sie mit diesen Produkten in der [X.] seit dem 24. August 1987 getätigt hat.
Die von der Beklagten hiergegen eingelegte Berufung ist erfolglos ge-blieben ([X.]. [X.]. u.a. [X.], 323). Die Beklagte verfolgt ihren Klage-abweisungsantrag mit der Revision weiter. Der Kläger tritt diesem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die von dem Berufungsgericht zugelassene und auch sonst zulässige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunft soll dem Kläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer Lizenzgebühr sowie eines Eintrittsgelds näher präzisieren zu können. Der Auskunftsanspruch setzt deshalb zunächst voraus, daß dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach zusteht. Der Kläger, der behauptet, die Beklagte benutze die nach dem Patent geschützten [X.]el bzw. das dort ferner beanspruchte Verfah-ren zur Herstellung einer gummielastischen Masse, stützt diesen Anspruch auf die in §§ 741 ff. [X.] enthaltenen gesetzlichen Regeln für die [X.] nach Bruchteilen, weil er davon ausgeht, daß die Parteien für ihre Beziehung in Ansehung des Patents bislang nichts anderes vereinbart haben. - 6 -
Dieser auch vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Ausgangspunkt begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Gemäß § 6 Satz 2 [X.] bilden Miter-finder eine [X.] nach Bruchteilen, wenn sie ihr Innenverhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben ([X.].[X.]. v. 17.12.2000 - [X.], [X.], 226 - Rollenantriebseinheit; [X.].[X.]. v. 18.03.2003 - [X.], [X.], 702, 704 - Gehäusekonstruktion).
2. a) Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit einer in der Lite-ratur vorherrschenden Meinung (z.B. Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 19 V. b) 7.; [X.]/[X.], Festschrift für [X.], 2003, 63, 78 f.; Storch, [X.], 1988, 39, 46 f.; [X.], GRUR 1977, 313, 316; a.A. z.B. Gen-nen, Festschrift für [X.], 2005, 335 ff.; [X.], [X.]. 2004, 499, 502) aus § 743 Abs. 1 [X.] gefolgert, daß dem Kläger seinem Anteil von 60 % entspre-chend die Gebrauchsvorteile zustehen, welche die Beklagte durch Benutzung des Patents gezogen hat. Denn Früchte im Sinne dieser Vorschrift seien auch Gebrauchsvorteile. § 743 Abs. 2 [X.], wonach jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt sei, als nicht der [X.] der übrigen Teilhaber beeinträchtigt werde, besage nicht, daß diese Nutzung kostenlos erfolgen könne. [X.] sei vielmehr ein Ausgleichs-anspruch des Mitinhabers des Patents. Das vermeide unbillige Ergebnisse vor allem in den Fällen, in denen - wie hier - ein Teilhaber tatsächlich oder recht-lich nicht in der Lage sei, das gemeinschaftliche Patent zu benutzen, und trage dem Umstand Rechnung, daß auch der nicht nutzende Mitinhaber anteilig die anfallenden Gebühren für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts mitzutragen habe. - 7 - Dem kann - wie die Revision zu Recht geltend macht - sowohl in der [X.] als auch im Ergebnis aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.
b) Die vom Berufungsgericht für maßgeblich gehaltene Vorschrift gilt der Verteilung der Früchte, welche die [X.] gezogen hat oder dieser zu-stehen ([X.] 40, 326, 330). Wie auch der Wortlaut "gebührt" deutlich macht, weist § 743 Abs. 1 [X.] jedem Teilhaber insoweit eine bestimmte [X.] zu. Was den Gebrauch des Gegenstands des gemeinschaftlichen Rechts durch die Teilhaber anbelangt, findet sich die deren gesetzliches Verhältnis bestimmende Zuweisungsnorm jedoch in § 743 Abs. 2 [X.].
Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents ist die geschützte Lehre zum technischen Handeln; der Gebrauch besteht demgemäß in deren Nutzung, indem beispielsweise geschützte Erzeugnisse hergestellt, verwendet, angebo-ten oder in den Verkehr gebracht werden (vgl. § 9 Satz 2 [X.]; Chakrabor-ty/[X.], Festschrift für [X.], 2003, 63, 76; Storch, Festschrift für [X.], 1988, 39, 44; a.A. hinsichtlich des Inverkehrbringens z.B. [X.], BB 1989, 1138, 1141; vgl. ferner [X.], GRUR 1977, 313, 314). Dieser Gebrauch durch einen Teilhaber bedeutet immer auch Nutzung des Anteils des anderen Teilhabers. Mangels realer Teilung kann kein Teilhaber den Gegenstand, an dem das Recht besteht, ohne Inanspruchnahme auch des Anteils des anderen Teilhabers in der Weise gebrauchen, die nach § 903 [X.] beispielsweise hin-sichtlich des Eigentums an Sachen und nach § 9 Satz 2 [X.] hinsichtlich einer Erfindung dem Rechtsinhaber zusteht und den Wert des Rechts bestimmt. [X.] eine besondere Regelung wäre der Gegenstand des gemeinschaftlichen Rechts deshalb von einem Teilhaber nur mit Zustimmung des anderen [X.] oder durch gemeinschaftliches Handeln zu nutzen und die Verwirklichung - 8 - des wirtschaftlichen Werts des Rechts durch eigenen Gebrauch des [X.] hinge von der Mitwirkung aller Teilhaber ab. Dem trägt das Bürgerliche Gesetzbuch in abgestufter Weise Rechnung, indem es einerseits als gesetzli-che Regel durch § 743 Abs. 2 [X.] jedem Teilhaber die Befugnis zu eigenem Gebrauch zuweist, und zwar in Abweichung von der Regel in § 743 Satz 1 [X.] unabhängig von dem jeweiligen Anteil der anderen, und indem es andererseits durch § 745 [X.] die Möglichkeit einer mit Stimmenmehrheit zu treffenden ge-meinschaftlichen Regelung (Abs. 1) eröffnet oder einen Anspruch auf eine billi-ge Regelung begründet (Abs. 2). Wenn und solange es an einem Beschluß oder einer in § 745 Abs. 2 [X.] ebenfalls genannten, angesichts der [X.] jederzeit möglichen Vereinbarung der Teilhaber fehlt und auch der [X.] auf eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspre-chende Benutzung nicht geltend gemacht ist und deshalb § 743 Abs. 2 [X.] eingreift, ist mithin jeder Teilhaber, der die dort genannte Grenze nicht über-schreitet, gleichermaßen zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands befugt (vgl. Storch, Festschrift für [X.], 1988, 39, 45; ähnlich [X.], GRUR 1977, 313, 314; a.A. z.B. [X.], [X.], 302, 304; [X.], [X.], 1962, 210 f.). Diese Grenze ist erst erreicht, wenn der Ge-brauch des einen Teilhabers die Gebrauchsbefugnis und den hierauf gestütz-ten tatsächlichen Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt. Das ist bei-spielsweise der Fall, wenn der nutzende Teilhaber durch eigene oder ihm zu-rechenbare Handlungen dem anderen Teilhaber den tatsächlichen [X.] verweigert oder dessen Nutzung stört. [X.] sich das nicht feststellen, lösen von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht aus, weil es sich um Vorteile befugter Eigennutzung handelt. - 9 - c) Diese vom [X.] erstmals in seiner Entscheidung vom 29. Juni 1966 ([X.], NJW 1966, 1707, 1708) beim Miteigentum an ei-nem Grundstück herangezogenen Grundsätze sind auch dann anzuwenden, wenn - wie hier - zwei Personen Miterfinder sind und ihnen das Patent gemein-schaftlich zusteht. Die §§ 741 ff. [X.] gelten - vorbehaltlich spezialgesetzlicher Normen - nach dem eindeutigen Wortlaut von § 741 [X.] grundsätzlich für jed-wedes Recht, das mehreren gemeinschaftlich zusteht. Sie erfassen deshalb auch das erteilte Patent. Dies widerspricht auch nicht dem Willen des [X.]. Das kann daraus gefolgert werden, daß er bei der Neufassung des Patentgesetzes (Fassung in der Bekanntmachung vom 16.12.1980 - [X.]l. 1981 I 1) davon abgesehen hat, die Geltung der §§ 741 ff. [X.] oder einzelner von ihnen, insbesondere von § 743 Abs. 2 [X.], einzuschränken. Deshalb [X.] allenfalls noch eine dem Zweck des Patentrechts Rechnung tragende teleo-logische Reduktion in Betracht zu ziehen. Schon die erforderliche Notwendig-keit hierzu ist jedoch nicht zu erkennen. Denn es kann nicht angenommen wer-den, daß es Zweck des Patentrechts sei, einen Patentinhaber gemäß § 743 Abs. 1 [X.] auch an den [X.] eines selbst benutzenden Miter-finders anteilig teilhaben zu lassen. Dies wird schon daran deutlich, daß der Alleinerfinder, der als Patentinhaber die Entscheidung trifft, die Erfindung nicht selbst zu benutzen, bei Unterbleiben einer Lizenzierung Ersatz für [X.] ebenfalls nur von etwaigen unbefugten Benutzern verlangen kann. Überdies bildet § 743 Abs. 2 [X.], welcher der Anwendung des § 743 Abs. 1 [X.] auf Gebrauchsvorteile des befugt nutzenden [X.] entgegen-steht, nach dem bereits Ausgeführten nur die vom [X.]. Deren Anwendung kann durch einen Mehrheitsbeschluß nach § 745 Abs. 1 [X.], der dem [X.] den seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Gebrauchsvorteile beläßt (vgl. § 745 Abs. 3 Satz 2 [X.]), oder - 10 - mittels Durchsetzung des in § 745 Abs. 2 [X.] geregelten Anspruchs [X.] werden, wenn dessen Voraussetzungen vorliegen, es also dem [X.] aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht, daß der selbst Nutzen-de für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil entsprechenden Bruchteil übersteigen, einen Ausgleich in Geld leistet. Schließlich kann nach § 749 Abs. 1 [X.] jeder Teilhaber jederzeit die Aufhebung der [X.] verlan-gen (so für Patent z.B. Kraßer, aaO, § 19 V. b) 10.; Storch, Festschrift für [X.], 1988, 39, 42; a.A. z.B. [X.], GRUR 1977, 313, 318), die bei einem [X.] Patent grundsätzlich gemäß § 753 Abs. 1 [X.] durch Verkauf er-folgt. Diese für eine [X.] nach Bruchteilen gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten reichen auch im Falle eines gemeinschaftlichen Patents aus, damit der Teilhaber, der den Gegenstand des Rechts nicht selbst gebrauchen will oder beispielsweise auf Grund der eigenen sächlichen und/oder personel-len Situation nicht gebrauchen kann oder etwa wegen eingegangener Bindun-gen nicht gebrauchen darf, den ihm gebührenden Anteil am wirtschaftlichen Wert des gemeinschaftlichen Rechts realisieren kann. Diese Möglichkeiten erlauben insbesondere auch, der vom Berufungsgericht für entscheidungser-heblich gehaltenen Lasten- und Kostentragungspflicht (§ 748 [X.]) Rechnung zu tragen.
3. Für den Streitfall ergibt sich danach, daß der Kläger für die [X.], in der er es unterlassen hat, von den in § 745 Abs. 1 und Abs. 2 [X.] genannten Möglichkeiten Gebrauch zu machen, keine Ausgleichszahlung von der [X.] beanspruchen und deshalb auch nicht die begehrte Auskunft verlangen kann. Da nichts dafür ersichtlich oder dargetan ist, daß die Parteien bisher ei-nen Beschluß über die Benutzung des gemeinschaftlichen Patents getroffen haben, kommt es darauf an, wann der Kläger von der Beklagten verlangt hat, - 11 - daß deren Benutzung nur gegen eine seinem Anteil entsprechende Lizenz er-folgen dürfe und ob dieses Verlangen dem Interesse beider Teilhaber Rech-nung tragendem billigem Ermessen entspricht. Das erfordert weitere tatrichter-liche Feststellungen, die das Berufungsgericht - von seiner rechtlichen Würdi-gung allerdings folgerichtig - bisher nicht getroffen hat. So fehlen schon [X.] dazu, wann der Kläger wegen eines Ausgleichs in Geld an die [X.] herangetreten ist. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung löst nicht erst ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung einen Anspruch nach § 745 Abs. 2 [X.] aus (st. Rspr., z.B. [X.], [X.]. v. 15.09.1997 - [X.], [X.], 372, 373 m.w.N.; insoweit anders allerdings noch [X.], [X.]. v. 29.06.1966 - [X.], NJW 1966, 1707, 1709). Da mit einer auf § 745 Abs. 2 [X.] gestützten Klage keine rechtsgestaltende Entscheidung erstrebt wird, entsteht im Falle seiner sachlichen Berechtigung der Anspruch aus § 745 Abs. 2 [X.] bereits mit der erstmaligen Beanspruchung einer Benutzungsrege-lung. Dieser [X.]punkt ist mithin festzustellen. Ferner ist die nach § 745 Abs. 2 [X.] erforderliche Billigkeitsentscheidung Sache des Tatrichters. Hierbei hat er die Umstände des Falls umfassend zu würdigen. Im Streitfall wird insbesondere zu berücksichtigen sein, daß der Kläger nach dem zwischen den Parteien zu-stande gekommenen Vergleich sich gegen Zahlung eines beträchtlichen [X.] verpflichtet hat, sein Wissen auf dem Gebiet, zu dem auch das gemein-schaftliche Patent gehört, über einen [X.]raum exklusiv zur Verfügung zu [X.], innerhalb dessen die Schutzdauer des gemeinschaftlichen Patents abläuft.
4. Die damit notwendige Zurückverweisung der Sache an das [X.] erübrigt sich nicht etwa wegen der auf § 286 ZPO gestützten [X.] der Revision, das Berufungsgericht habe übersehen, daß die Parteien mit ihrem Vergleich bereits eine einvernehmliche Nutzungsregelung über das ge-- 12 - meinschaftliche Patent getroffen hätten. Diese [X.] ist unberechtigt. Das Be-rufungsgericht hat sich mit der Frage befaßt, ob die Parteien sich mit dem [X.] über die Nutzung und Verwertung des gemeinschaftlichen Patents geei-nigt haben, dies aber verneint, weil der Wortlaut des Vergleichs hierfür nichts hergebe. Die [X.] ist daher lediglich der revisionsrechtlich unbeachtliche [X.], die eigene Würdigung an die Stelle derjenigen möglichen zu setzen, die der Tatrichter getroffen hat. Das Berufungsgericht wird deshalb nunmehr den Streitfall unter dem sich von seiner bisherigen Prüfung unterscheidenden Ge-sichtspunkt zu würdigen haben, ob es angesichts des Vergleichs der Parteien und der übrigen Tatumstände billigem Ermessen entspricht, daß der Kläger beginnend mit seinem entsprechenden Verlangen eine Lizenz für Benutzungs-handlungen der Beklagten erhält. Melullis Scharen [X.]

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