Bundespatentgericht, Beschluss vom 07.08.2017, Az. 26 W (pat) 39/16

Das Wortzeichen

freifunk

ist am 5. Mai 2014 unter der Nummer 30 2014 046 106.4 zur Eintragung in das beim [X.] ([X.]) geführte Register angemeldet worden für Dienstleistungen der Klassen38, 41 und 42. Auf den patentamtlichen Hinweis mangelnder Schutzfähigkeit hat der Anmelder sein Verzeichnis durch den Zusatz „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen unter Ausschluss von [X.]“ am Ende der Klasse 38 und durch die Ergänzung „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ohne Bezug zu und unter Ausschluss von [X.]“ am Ende der Klassen 41 und 42 beschränkt.

Mit Beschluss vom 17. November 2015 hat die Markenstelle für Klasse 38 des [X.] die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie u. a. ausgeführt, der bei allen Klassen aufgeführte Disclaimer „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen unter Ausschluss von [X.]“ im neuen Verzeichnis sei unzulässig.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist u. a. der Ansicht, die Markenstelle sei im Beschluss von einem unzutreffenden Disclaimer ausgegangen. Da sie ihn vor der Beschlussfassung nicht auf die Unzulässigkeit des Disclaimers hingewiesen habe, habe sie seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, so dass die [X.] zurückzuzahlen sei.

Auf den Hinweis des Senats, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg habe, hat der Anmelder diese zurückgenommen und beantragt nur noch,

die Rückzahlung der [X.] anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Der Antrag auf Rückzahlung der [X.] ist unbegründet.

1. Die Rückzahlung der [X.] kann nach § 71 Abs. 4 [X.] i. V. m. § 71 Abs. 3 [X.] auch nach Rücknahme der Beschwerde aus [X.]n angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint. Solche [X.] können sich beispielsweise aus Verfahrensfehlern wie der Verletzung rechtlichen Gehörs ergeben ([X.] W (pat) 20/08 – [X.] und Silber).

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Markenstelle den Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehör verletzt hat, weil sie ihn nicht vor der Beschlussfassung auf die Unzulässigkeit des Disclaimers hingewiesen hat. Denn auch wenn insoweit ein Verfahrensfehler vorläge, rechtfertigte er nicht die Rückerstattung der [X.].

Eine Gebührenrückzahlung ist nämlich nur dann veranlasst, wenn zwischen dem Fehlverhalten und der Beschwerdeeinlegung ein kausaler Zusammenhang der Art besteht, dass ohne den Verfahrensfehler die Einlegung der Beschwerde unnötig gewesen wäre ([X.] W (pat) 45/06 – [X.]; 30 W (pat) 88/06 – SUPER CUT).

ohne Bezug zu und unter Ausschluss von [X.]“ ausgegangen wäre, hätte sie zu keiner anderen Entscheidung kommen können, weil, wie im gerichtlichen Hinweis unter Zugrundelegung des vollständigen Disclaimers ausführlich begründet worden ist, die vorliegende Negativeinschränkung und die Unbestimmtheit der Formulierung „ohne Bezug zu“ eine nicht hinnehmbare Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfanges des Markenschutzes bewirkt hätte.

Soweit daher davon ausgegangen werden muss, dass auch bei richtiger Verfahrensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen, besteht kein Grund für eine Gebührenerstattung, die lediglich als Ausnahmefall gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde anzusehen ist.