Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.08.2004, Az. I ZB 35/00

[X.] vom 12. August 2004 in der [X.] betreffend die Marke Nr. 394 10 813- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 12. August 2004 dur[X.]h [X.] Dr. [X.] und [X.] [X.], Pokrant, [X.] und [X.]

bes[X.]hlossen:

Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde gegen den [X.]uß des 32. Senats ([X.]) des [X.] vom 28. Juni 2000 wird auf Kosten der Antragstellerin zurü[X.]kgewiesen.

Der Gegenstandswert der Re[X.]htsbes[X.]hwerde wird auf 50.000 • festgesetzt.

- 3 - Gründe:

[X.] Für die Markeninhaberin ist seit dem 29. September 1995 die dreidimensio-nale Marke Nr. 394 10 813 entspre[X.]hend den na[X.]hfolgenden Abbildungen für die Ware "Tas[X.]henlampen" in das Markenregister eingetragen:

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Den ursprüngli[X.]h von der [X.] in B.

beim deut- s[X.]hen Patent- und Markenamt gestellten Antrag auf Lös[X.]hung der Marke hat die Antragstellerin als Re[X.]htsna[X.]hfolgerin weiterverfolgt. Zur Begründung hat sie ausge-führt, der Marke fehle jegli[X.]he Unters[X.]heidungskraft. Zudem bestehe das absolute S[X.]hutzhindernis des Freihaltebedürfnisses na[X.]h § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. - 6 - Die Markeninhaberin hat dem Lös[X.]hungsantrag fristgemäß widerspro[X.]hen.

[X.] hat den [X.] zurü[X.]kgewiesen. Die hiergegen eingelegte Bes[X.]hwerde ist erfolglos geblieben (BPatGE 43, 122 - [X.] Tas[X.]henlampe).

Mit ihrer (zugelassenen) Re[X.]htsbes[X.]hwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Lös[X.]hungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Re[X.]htsbes[X.]hwerde zurü[X.]kzuweisen.

I[X.] Das [X.] hat angenommen, daß die Marke ni[X.]ht zu lö-s[X.]hen sei, und hat hierzu ausgeführt:

Der Marke fehle in ihrer Gesamtheit ni[X.]ht jegli[X.]he Unters[X.]heidungskraft. [X.] der dreidimensionalen Gestaltung bestehe die Marke au[X.]h aus einem S[X.]hrift-zug, der deutli[X.]h das Wort "[X.]" beinhalte. Dessen Funktion als [X.] stelle au[X.]h die Antragstellerin ni[X.]ht in Frage. Es gebe keinen Grund, den Wortbestandteil der Marke ni[X.]ht als s[X.]hutzbegründend zu berü[X.]ksi[X.]htigen. Eine kombinierte 3 [X.] sei ni[X.]ht deshalb vom Markens[X.]hutz ausges[X.]hlossen, weil unters[X.]hiedli[X.]he Markenkategorien miteinander kombiniert würden. Vielmehr sei davon auszugehen, daß gem. § 3 Abs. 1 [X.] als Marke alle Zei[X.]hen, insbe-sondere Wörter, Abbildungen und dreidimensionale Gestaltungen eins[X.]hließli[X.]h der Form einer Ware oder ihrer Verpa[X.]kung sowie sonstige Aufma[X.]hungen ges[X.]hützt werden könnten. Die dreidimensionale Gestaltung nehme dabei keine Sonderstel-lung ein. Außer Frage steht die S[X.]hutzfähigkeit von [X.], deren Be-standteile unters[X.]hiedli[X.]h kennzei[X.]hnungskräftig sein könnten. Die Eintragungsfä-higkeit hänge von der Unters[X.]heidungskraft des [X.] ab. Diese sei auf-grund des [X.] "[X.]" bei der in Rede stehenden Marke gegeben. - 7 - Die angegriffene Marke bestehe au[X.]h ni[X.]ht auss[X.]hließli[X.]h aus Zei[X.]hen, die zur Bezei[X.]hnung der Art der Waren dienen könnten. Vielmehr bestehe kein s[X.]hüt-zenswertes Interesse der Mitbewerber, die dreidimensionale Gestaltung in Verbin-dung mit dem Wort "[X.]" bes[X.]hreibend zu benutzen.

II[X.] Die gegen diese Beurteilung geri[X.]hteten Angriffe der Re[X.]htsbes[X.]hwerde haben keinen Erfolg.

Eine Marke ist na[X.]h § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1 [X.] auf [X.] wegen Ni[X.]htigkeit zu lös[X.]hen, wenn die Eintragung hätte versagt werden müs-sen, weil im Eintragungszeitpunkt ein S[X.]hutzhindernis na[X.]h § 3, § 8 Abs. 2 [X.] bestanden hat, und dieses S[X.]hutzhindernis no[X.]h zur [X.] der Ents[X.]heidung über den Lös[X.]hungsantrag besteht.

1. Ohne Erfolg ma[X.]ht die Re[X.]htsbes[X.]hwerde geltend, die angegriffene Marke sei ni[X.]ht markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 [X.].

Na[X.]h der Bestimmung des § 3 Abs. 1 [X.] können Marken alle Zei[X.]hen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von den-jenigen anderer Unternehmen zu unters[X.]heiden. Dazu gehört au[X.]h die Form einer Ware. Die Markenfähigkeit eines Zei[X.]hens ist na[X.]h § 3 Abs. 1 [X.] abstrakt, d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen allein dana[X.]h zu prüfen, ob das Zei[X.]hen als sol[X.]hes geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unters[X.]hei-den. Zudem darf ein Zei[X.]hen, um markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 [X.] zu sein, kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Es muß über die te[X.]h-nis[X.]h bedingte Grundform hinausrei[X.]hende Elemente aufweisen, die zwar ni[X.]ht phy-sis[X.]h, aber do[X.]h gedankli[X.]h von der Ware abstrahierbar sind und die [X.] erfüllen können. Da die Selbständigkeit der Marke in [X.] 8 - sem Sinne auss[X.]hließli[X.]h ein gedankli[X.]hes Erfordernis ist, ist eine willkürli[X.]he Er-gänzung der Form der Ware ni[X.]ht notwendig, um die Markenfunktion zu erfüllen (vgl. [X.], [X.]. v. 20.11.2003 - [X.], [X.], 502, 503 = [X.], 752 - [X.]; [X.]. v. 20.11.2003 - [X.], [X.], 506 = [X.], 755 - [X.], m.w.N.).

Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersi[X.]htli[X.]h, die es re[X.]htfertigen, die abstrakte Unters[X.]heidungseignung der angemeldeten Formmarke na[X.]h § 3 Abs. 1 [X.] zu verneinen. Dies folgt s[X.]hon aus dem S[X.]hriftzug, der na[X.]h den Feststellungen des [X.] [X.] ist und deutli[X.]h das Wort "[X.]" und damit einen [X.] beinhaltet (vgl. hierzu na[X.]hstehend unter III 2 b und [X.]).
2. Mit Re[X.]ht hat das [X.] die angegriffene Marke als ([X.]) unters[X.]heidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] angesehen.
a) Unters[X.]heidungskraft im Sinne dieser Vors[X.]hrift ist die einer Marke inne-wohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unters[X.]heidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber sol[X.]hen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzei[X.]hneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. [X.], Urt. v. 8.4.2003 - verb. [X.]. [X.]/01 bis [X.]/01, [X.], [X.] [X.]. 40 = [X.], 514 = [X.], 627 - Linde, [X.]; Urt. v. 12.2.2004 - [X.]. [X.]/01, [X.], 428, 429 f. [X.]. 30 = [X.], 475 - Henkel (flüssiges Wollwas[X.]hmittel); Urt. v. 29.4.2004 - verb. [X.]. [X.]/01 P, [X.]/01 P, [X.], 722, 726 [X.]. 34 = [X.] 2004, 224 - Henkel (Ges[X.]hirr-spülmittel-Tablette); [X.], [X.]. v. 20.11.2003 - [X.], [X.], 761, 762 - Rado-Uhr II; [X.]. v. 20.11.2003 - [X.], [X.], 755, 756 - [X.]). Dabei ist grundsätzli[X.]h von einem großzügigen Maßstab - 9 - auszugehen, d.h., jede au[X.]h no[X.]h so geringe Unters[X.]heidungskraft rei[X.]ht aus, um das S[X.]hutzhindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unters[X.]heidungskraft von dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzli[X.]h kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen. Au[X.]h hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden bes[X.]hreiben-den Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nur als sol[X.]he und ni[X.]ht als Herkunftshinweis verstanden wird ([X.], [X.]. v. 20.11.2003 - [X.], [X.], 508, 509 = [X.], 749 - Transformatorengehäuse; [X.], 502, 504 - [X.]; [X.], 329, 330 - Käse in Blüten-form).
b) Im Streitfall geht es um eine dreidimensionale Form einer Tas[X.]henlampe, die den S[X.]hriftzug "[X.]" aufweist. Das [X.] hat zu Re[X.]ht seiner Beurteilung die Kombination der dreidimensionalen Marke mit dem Wort "[X.]" zugrunde gelegt. Ohne Erfolg ma[X.]ht die Re[X.]htsbes[X.]hwerde dagegen geltend, S[X.]hutzgegenstand sei allein das als dreidimensionale Marke eingetragene Zei[X.]hen und ni[X.]ht au[X.]h der auf dieser Form angebra[X.]hte S[X.]hriftzug. Maßgebli[X.]h für den mit dem Lös[X.]hungsantrag angegriffenen S[X.]hutzgegenstand ist die Marke in ihrer eingetragenen Form (§ 4 Nr. 1, § 50 Abs. 2 Nr. 3 [X.]; vgl. [X.], [X.]. v. [X.] - I ZB 11/94, [X.], 775, 777 = [X.], 903 - [X.]; [X.]. v. 4.2.1999 - [X.], [X.], 583, 584 = [X.], 662 - [X.] DI [X.]; vgl. au[X.]h [X.], Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, [X.], 712 = [X.], 889 - Goldbarren). Dies ist die - den Angaben in der [X.] mit Li[X.]htbildern folgende - Eintragung einer dreidimensionalen Marke mit dem S[X.]hriftzug "[X.]" (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 [X.], § 6 Nr. 3, § 9 [X.]). Der S[X.]hutz besteht für die Kombination von Wort und Form in der ein-getragenen Fassung der Marke. Die Li[X.]htbilder geben den S[X.]hriftzug auf der Ta-s[X.]henlampe mit der erforderli[X.]hen Eindeutigkeit wieder (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 [X.], § 9 Abs. 4, § 8 Abs. 2 Satz 1 [X.]). Für die Beurteilung des mit dem - 10 - Lös[X.]hungsantrag angegriffenen S[X.]hutzgegenstandes der Marke ist unerhebli[X.]h, daß die Anmeldung neben der Angabe der Markenform na[X.]h § 6 [X.] ni[X.]ht einen zusätzli[X.]hen Hinweis darauf enthielt, daß die dreidimensionale Marke einen S[X.]hriftzug aufweist.
Der S[X.]hutzgegenstand der eingetragenen Marke ist sona[X.]h ni[X.]ht be-s[X.]hränkt auf die dreidimensionale Form, sondern erfaßt au[X.]h die Darstellung des S[X.]hriftzugs (vgl. [X.] [X.], 712, 714 - Goldbarren). Eine andere Beurtei-lung ist ni[X.]ht im Hinbli[X.]k auf die von der Re[X.]htsbes[X.]hwerde angeführte Ents[X.]hei-dung des Geri[X.]hts erster Instanz der Europäis[X.]hen Gemeins[X.]haften in Sa[X.]hen Mag Instrument In[X.]. vom 7. Februar 2002 - [X.]. [X.]/00 ([X.]. 2002, 531) ver-anlaßt. Der Ents[X.]heidung ist ni[X.]ht zu entnehmen, daß der in Rede stehende S[X.]hriftzug Gegenstand der Anmeldung und des Parteivorbringens in jenem Verfah-ren vor dem [X.] war (vgl. S[X.]hlußanträge des Generalanwalts [X.] vom 16.3.2004 im Verfahren Mag Instrument In[X.]. [X.]. [X.]/02 P [X.]. 24; vgl. au[X.]h [X.] [X.], 722, 727 [X.]. 49-51 - Henkel (Ges[X.]hirrspülmittel-Tablette)).
[X.]) Voraussetzung für die Bejahung der Unters[X.]heidungskraft ist bei [X.] allein die Vorstellung der angespro[X.]henen Verkehrskreise, daß die konkrete Warenform - aus wel[X.]hen Gründen au[X.]h immer - etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt (vgl. [X.] [X.], 722, 726 [X.]. 35 - Henkel (Ges[X.]hirrspülmittel-Tablette); [X.] [X.], 329, 330 - Käse in Blütenform). Dies ist im vorliegenden Fall bereits deshalb anzunehmen, weil das Zei[X.]hen deutli[X.]h das Wort "[X.]" aufweist. Die Eignung dieses Wortes als Unters[X.]heidungsmittel hat das [X.] zutreffend festgestellt. "[X.]" weist für die fragli[X.]hen Waren keinen bes[X.]hreibenden Begriffsinhalt auf und es handelt si[X.]h au[X.]h sonst ni[X.]ht um ein gebräu[X.]hli[X.]hes Wort der deut-s[X.]hen oder einer im Inland gebräu[X.]hli[X.]hen Spra[X.]he, das vom Verkehr - etwa au[X.]h wegen einer entspre[X.]henden Verwendung in der Werbung - stets nur als sol[X.]hes - 11 - und ni[X.]ht als Unters[X.]heidungsmittel verstanden wird (vgl. [X.], [X.]. v. 8.12.1999 - [X.], [X.], 502 = [X.], 520 - [X.]; [X.]. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, [X.], 162, 163 = [X.], 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).
d) Ohne Erfolg rügt die Re[X.]htsbes[X.]hwerde, das [X.] habe keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der auf der angegriffenen Marke angebra[X.]hte S[X.]hriftzug "[X.]" eine das Gesamtzei[X.]hen prägende Kennzei[X.]h-nungskraft besitze, wel[X.]he geeignet sei, dem Gesamtzei[X.]hen Unters[X.]heidungskraft beizumessen. Mit der Forderung na[X.]h einer das Gesamtzei[X.]hen prägenden Kenn-zei[X.]hnungskraft überspannt die Re[X.]htsbes[X.]hwerde die Anforderungen, die an die Unters[X.]heidungseignung des [X.] der angegriffenen Marke zu stellen sind. Besteht eine Marke aus s[X.]hutzfähigen und s[X.]hutzunfähigen Bestandteilen, rei[X.]ht es aus, daß der Verkehr in dem Gesamtzei[X.]hen, und sei es au[X.]h nur aufgrund eines Elements, no[X.]h einen Hinweis auf die betriebli[X.]he Herkunft sieht (vgl. [X.], [X.]. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, [X.], 1153 = [X.], 1201 - anti Kalk; [X.], 889, 890; [X.] in [X.]/Ha[X.]ker, [X.], 7. Aufl., § 8 Rdn. 132 f.; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 8 Rdn. 56; v. S[X.]hultz, Mar-kenre[X.]ht, § 8 Rdn. 39; vgl. au[X.]h Fezer, Markenre[X.]ht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 295 und § 8 Rdn. 88a). Der Frage, ob und inwieweit die Form oder das Wort den Gesamtein-dru[X.]k der eingetragenen [X.] prägt, stellt si[X.]h erst in einem Kollisi-onsfall.
3. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]) an der [X.] Marke hat das [X.] mit der Begründung verneint, es bestehe kein s[X.]hützenswertes Interesse Dritter, die dreidimensionale Gestaltung mit dem S[X.]hriftzug "[X.]" bes[X.]hreibend zu benutzen. Dies läßt einen Re[X.]htsfehler ni[X.]ht erkennen. Konkrete [X.] bringt die Re[X.]htsbes[X.]hwerde hierzu au[X.]h ni[X.]ht vor. Soweit sie auf das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der [X.] - falt verweist, berü[X.]ksi[X.]htigt sie ni[X.]ht hinrei[X.]hend, daß si[X.]h die S[X.]hutzfähigkeit der angegriffenen Marke jedenfalls au[X.]h aus dem S[X.]hriftzug und ni[X.]ht isoliert aus der Form ergibt.
[X.] Dana[X.]h war die Re[X.]htsbes[X.]hwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 [X.]) zurü[X.]kzuweisen.

[X.] Bornkamm Pokrant

Büs[X.]her Bergmann