Bundespatentgericht, Beschluss vom 13.03.2019, Az. 28 W (pat) 16/17

Das am 20. Oktober 2009 angemeldete Wort-/Bildzeichen

ist am 2. Juli 2010 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 14, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 41 unter der Nummer [X.] 30 2009 043 465 für die Anmelderin Frau … B… in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat u. a. die Inhaberin der am 28. Februar 1992 für Waren der Klassen 29 und 31 eingetragenen Wortmarke [X.] 2 010 353

Elisa

am 27. Oktober 2010 Widerspruch erhoben. Die Anmelderin der angegriffenen Marke hat daraufhin durch ihren anwaltlichen Vertreter die Benutzung der Widerspruchsmarke undifferenziert bestritten.

Mit am 22. September 2013 beim [X.] eingegangenem Formblatt haben die Anmelderin der angegriffenen Marke und ihre jetzige Inhaberin, die [X.] , [X.], die Umschreibung des Markenrechts auf letztgenannte beantragt. Der Übergang der Marke [X.] 30 2009 043 465 auf die [X.] wurde am 11. November 2013 in das Markenregister eingetragen. Nach Eingang des Umschreibungsantrags haben sich weder die Anmelderin der angegriffenen Marke noch ihre jetzige Inhaberin geäußert. Insbesondere hat diese keine Erklärung zur Übernahme des Widerspruchsverfahrens abgegeben.

Die Markenstelle für Klasse 29 des [X.]s hat den Widerspruch mit Beschluss vom 18. Dezember 2013 und die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden mit weiterem Beschluss vom 22. September 2016 zurückgewiesen. Zur Begründung ist in beiden Beschlüssen ausgeführt, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe.

Im Rubrum der Beschlüsse ist angegeben: „In Sachen [X.] (haftungsbeschränkt), [X.], betreffend die eingetragene Marke 30 2009 043 465 ...“ (Erstprüferbeschluss vom 18. Dezember 2013) und „In Sachen der Wort-/Bildmarke 30 2009 043 465 ... der/des [X.] … UG(haftungsbeschränkt), [X.]“ (Erinnerungsbeschluss vom 22. September 2016). Die Beschlüsse sind neben der Widersprechenden ausschließlich der jetzigen Inhaberin der angegriffenen Marke zugestellt worden.

Die Widersprechende hat gegen den Beschluss vom 22. September 2016 Beschwerde erhoben und sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des [X.]s, Markenstelle für Klasse 29, vom 18. Dezember 2013 und vom 22. September 2016 wegen eines Verfahrensfehlers aufzuheben und die Sache an das [X.] zurückzuverweisen.

Im Beschwerdeverfahren hat der Senat mit Mitteilung vom 15. Oktober 2018 darauf hingewiesen, dass Bedenken bestünden, ob das Amtsverfahren den gesetzlichen Vorschriften entspreche. Die Beschlüsse seien nicht gegenüber der Anmelderin der angegriffenen Marke, sondern gegenüber ihrer [X.] ergangen. Es sei aber nicht erkennbar, dass letztgenannte das Widerspruchsverfahren übernommen habe. Der Senat hat die jetzige Inhaberin der angegriffenen Marke in der vorgenannten Mitteilung zudem aufgefordert, zu erklären, ob sie das Widerspruchsverfahren übernehme. Sie hat sich jedoch auch hierzu nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat Erfolg.

1. Die angefochtenen Beschlüsse vom 18. Dezember 2013 und vom 22. September 2016 leiden an einem wesentlichen Verfahrensmangel, der zur Zurückverweisung der Sache an das [X.] führt (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.]).

a) Die [X.] der Anmelderin der angegriffenen Marke hat das Widerspruchsverfahren nicht gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 [X.] übernommen.

Die Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens mit der am 11. November 2013 eingetragenen neuen Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht mit dem im Widerspruchsverfahren entsprechend anwendbaren § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] vereinbar (vgl. [X.], 940, 941 - Sanopharm). Danach berührt die Veräußerung der Streitsache bzw. - hier - die Übertragung des Markenrechts nicht das Widerspruchsverfahren, so dass es die Markenstelle nach der Umschreibung der angegriffenen Marke mit der ursprünglich eingetragenen Inhaberin hätte fortsetzen müssen.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die [X.] das Widerspruchsverfahren gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 [X.] übernommen hätte, was auch ohne die Zustimmung der Widersprechenden möglich gewesen wäre. Sie hat allerdings von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Nach der Umschreibung sind keinerlei Erklärungen seitens der neuen Inhaberin der angegriffenen Marke, geschweige denn eine Übernahmeerklärung gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 [X.], abgegeben worden. Insbesondere hat sie die diesbezügliche Anfrage des Senats vom 15. Oktober 2018 nicht beantwortet.

Demzufolge bleibt die Anmelderin der angegriffenen Marke Beteiligte des Widerspruchsverfahrens (vgl. auch [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Auflage, § 28, Rdnr. 18), so dass die Markenstelle nicht gegenüber der [X.] über den Widerspruch entscheiden konnte. Trotzdem sind die beiden angefochtenen Beschlüsse ihr gegenüber ergangen. Nur sie ist in den [X.] als Beteiligte genannt. Zudem sind die Beschlüsse ausschließlich ihr und der Widersprechenden, nicht jedoch der Anmelderin der angegriffenen Marke zugestellt worden. Es liegen im Übrigen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Beschlüsse auch gegenüber letztgenannter erlassen werden sollten.

Im Beschwerdeverfahren ist jedoch die [X.] der angegriffenen Marke beteiligt, da ihr gegenüber die angefochtenen Beschlüsse erlassen worden sind.

b) Im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung hält der Senat eine Zurückverweisung der Sache an das [X.] gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] für sachgerecht. Hierfür spricht auch, dass weitere Ermittlungen seitens der [X.] zur Anschrift der ursprünglichen Inhaberin der angegriffenen Marke und zum Umfang der Vertretung ihres Verfahrensbevollmächtigten erforderlich sind, der laut handschriftlichem Vermerk auf dem Umschreibungsantrag die [X.] nicht vertritt.

2. Angesichts der gewichtigen Verfahrensfehler, die der Markenstelle unterlaufen sind, war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 3 [X.] anzuordnen.