Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 16.12.2010, Az. Xa ZR 32/08

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS Xa ZR 32/08 vom 16. Dezember 2010 in der [X.] - 2 - Der [X.] des [X.] hat am 16. Dezember 2010 durch [X.], die Richterin [X.], [X.] [X.], [X.] und die Richterin Schuster beschlossen: Von den erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits tragen die [X.] 3/4 und die Klägerin 1/4. Die Kosten des Berufungs-verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 250.000 Euro festgesetzt. - 3 - Gründe: [X.] Die [X.] war Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 452 862 (Streitpatents), das am 16. April 1991 unter Inanspruchnahme der Priorität aus einer [X.] An-meldung vom 18. April 1990 angemeldet und zwischenzeitlich auf die A.

Corporation übertragen worden ist. [X.] betrifft kugelförmige Keimkerne, kugelförmige Granulate sowie Verfahren zu deren Herstellung und umfasst 20 Patentansprüche. Die Patentansprüche 1, 12 und 16, auf die die übrigen Patentansprüche zurückbezogen sind, lauten in der [X.]: 1 "1. A pharmacologically inactive spherical seed core comprising at least 50% by weight microcrystalline cellulose having an average degree of polymerization of 60 to 375 wherein the spherical seed core has an average particle size of 100 to 1000 µm, a tapped bulk density of a least 0.65 g/ml, an aspect ratio of at least 0.7, a water absorption capacity of 0.5 to 1.5 ml/g, and a [X.] of no more than 1%. – 12. A spherical granule comprising a spherical seed core according to claim 1, [X.] an active ingredient and an [X.] Iayer. – [X.], [X.], with a powder comprising an active ingredient by using an aqueous binding solution, [X.] an aqueous solution or suspension of a coating agent thereon, and drying the resulting coated granules." - 4 - Die [X.] Übersetzung lautet: 2 "1. [X.] inaktiver sphärischer [X.], umfassend [X.] 50 [X.]% mikrokristalline Cellulose mit einem durchschnittlichen Po-lymerisationsgrad von 60 bis 375, wobei der sphärische [X.] eine durchschnittliche Teilchengröße von 100 bis 1000 µm, eine gerüttelte Schüttdichte von wenigstens 0,65 g/ml, ein [X.] von [X.] 0,7, eine Wasserabsorptions-Kapazität von 0,5 bis 1,5 ml/g und eine Bröckligkeit von nicht mehr als 1 % aufweist. – 12. Sphärisches Korn umfassend einen sphärischen [X.] nach [X.], beschichtet mit einer pulvrigen Schicht, umfassend einen aktiven Bestandteil, und eine äußere Schicht einer Beschichtung, angebracht an der pulvrigen Schicht. – 16. Verfahren zur Herstellung von sphärischen Körnern, umfassend die Schritte des Beschichtens eines sphärischen [X.]s nach Anspruch 1 mit einem Pulver, umfassend einen aktiven Bestandteil, durch Verwendung [X.] wässrigen Bindemittel-Lösung, das Sprühen einer wässrigen Lösung oder Suspension eines Beschichtungsmittels darauf und das Trocknen der entstandenen beschichteten Körner." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig und der Gegenstand der von der [X.] verteidigten [X.] von Patentanspruch 1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. 3 Die [X.] hat das Streitpatent in erster Linie in einer Fassung vertei-digt, in der Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteil-ten Fassung sind hervorgehoben): 4 - 5 - "1. [X.] inaktiver sphärischer [X.], umfassend [X.] 50 [X.]% mikrokristalline Cellulose mit einem durchschnittlichen Po-lymerisationsgrad von 60 bis 375, wobei der sphärische [X.] eine durchschnittliche Teilchengröße (50 [X.]% des Gesamtgewichts) von 100 bis 1000 550 µm, eine gerüttelte Schüttdichte von wenigstens 0,65 0,80 g/ml, ein [X.] von wenigstens 0,70, eine Wasserabsorptions-Kapazität von 0,5 0,75 bis 1,50 ml/g und eine Bröckligkeit von nicht mehr als 1 0,5 % aufweist." Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die von der [X.] verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übri-gen abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat es gegeneinander aufgeho-ben. 5 6 Dagegen hat sich die Klägerin mit der Berufung gewendet, mit der sie wei-terhin eine vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents begehrt hat. Die [X.] ist der Berufung entgegengetreten. 7 Im Auftrag des [X.]s hat Prof. Dr.

S.

ein schriftliches Gutachten erstattet. Mit [X.] vom 29. Oktober 2010 hat die eingetragene Patentinhaberin, auf die das Streitpatent im Laufe des Rechtsstreits übertragen worden ist, gegenüber dem Patentamt auf das Streitpatent verzichtet. Die [X.] und die Patentinhaberin haben ferner erklärt, dass sie auf Ansprüche aus dem Streitpatent gegenüber der Klägerin für die Vergangenheit verzichten. Die Parteien haben den Rechtsstreit daraufhin übereinstimmend für erledigt erklärt und wechselseitige Kostenanträge gestellt. 8 - 6 - I[X.] Angesichts des bis zur beiderseitigen Erledigungserklärung erreich-ten Sach- und Streitstandes entsprach es billigem Ermessen (§ 91a ZPO), die auf den verteidigten Teil des Streitpatents entfallenden Kosten gleichmäßig auf die Parteien zu verteilen. Hinsichtlich des nicht verteidigten Teils des Streit-patents, über den in zweiter Instanz nicht mehr zu entscheiden war, bleibt es bei der Kostentragungspflicht der [X.]. Dies führt für die Berufungsinstanz zu einer Kostenaufhebung, für die erste Instanz zu einer Verteilung von 3/4 zu 1/4 zu Lasten der [X.]. 9 1. [X.] betrifft sphärische [X.], sphärische Körner sowie ein Verfahren zu deren Herstellung. 10 a) [X.] dieser Art - für die in der [X.]n Übersetzung der Streitpatentschrift die nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständi-gen irreführende Bezeichnung "[X.]e" verwendet wird - werden zur Herstellung von pharmazeutischen Präparaten eingesetzt. Im Stand der [X.] waren unter anderem Präparate bekannt, bei denen der pharmakologisch inaktive Starterkern mit einem Pulver, das aktive Bestandteile enthält, und mit einem Film beschichtet ist, um eine kontrollierte Abgabe des Wirkstoffs zu er-reichen. Hierfür wurden wässrige oder organische Binde- und Lösungsmittel eingesetzt. Organische Lösungsmittel werden in der Beschreibung des Streitpa-tents als ökologisch und ökonomisch nachteilhaft eingeschätzt. Die unter diesen Aspekten vorzugswürdigen wässrigen Bindemittellösungen führten zu Schwie-rigkeiten, weil [X.] aus Saccharose oder Saccharose/Stärke teilweise gelöst würden, wodurch die Oberfläche der Kerne klebrig werde und die Kerne eine hohe Bröckligkeit ([X.]) zeigten. 11 [X.] betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, sphärische [X.] zur Verfügung zu stellen, deren Beschaffenheit bei der Beschichtung mit wässrigen Binde- oder Lösungsmitteln weniger stark beein-trächtigt wird. 12 - 7 - b) Zur Lösung dieses Problems wird in der verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Starterkern ("[X.]") vorge-schlagen, der folgende Merkmale aufweist: 13 1. Der Starterkern ist 1.1. pharmakologisch inaktiv und 1.2. sphärisch. 2. Er umfasst 2.1. mindestens 50 [X.] % mikrokristalline Cellulose 2.2. mit einem mittleren Polymerisationsgrad von 60 bis 375. 3. Er weist auf: 3.1. eine durchschnittliche Teilchengröße (50 [X.]% des Gesamt-gewichts) von 100 bis 550 m, 3.2. eine gerüttelte Schüttdichte von wenigstens 0,80 g/ml, 3.3. ein Seitenverhältnis von mindestens 0,70, 3.4. eine Wasserabsorptionskapazität von 0,75 bis 1,50 ml/g und 3.5. eine Bröckligkeit von nicht mehr als 0,5 %. 14 Patentanspruch 12 betrifft [X.], Patentanspruch 16 ein Beschichtungsverfahren. 2. Die von der [X.] verteidigte Fassung der Patenansprüche geht nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht über den Inhalt der ursprüng-lich eingereichten Unterlagen hinaus und hätte auch nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs geführt. 15 Dies ergibt sich zwar nicht ohne weiteres daraus, dass alle geänderten Bereichsangaben in den Merkmalen 3.1 bis 3.5 innerhalb der in der Anmeldung offenbarten Grenzen liegen. Die mit der verteidigten Fassung beanspruchte 16 - 8 - Merkmalskombination ist in der Anmeldung jedoch jedenfalls deshalb als zur Erfindung gehörend offenbart, weil für die dort beschriebenen [X.] in den Tabellen 2 und 5 durchweg Merkmalskombinationen offenbart sind, die innerhalb der mit der verteidigten Fassung beanspruchten Bereiche liegen. Dies genügt im Sinn der [X.]srechtsprechung (Urteil vom 8. Juli 2010 - [X.], [X.], 910 - fälschungssicheres Dokument) auch dem Kriterium der "unmittelbaren und eindeutigen" Entnehmbarkeit. Nach den [X.] in der Anmeldung liegen die durchschnittliche Teilchengröße bei den Ausführungsbeispielen zwischen 220 und 550 µm, die gerüttelte Schüttdichte zwischen 0,80 und 0,98 g/ml, das Seitenverhältnis zwischen 0,75 und 0,91, die Wasserabsorptionskapazität zwischen 0,75 und 1,40 ml/g und die Bröckligkeit zwischen 0,0 und 0,5 %. Dies bildet einen hinreichenden Ausgangspunkt dafür, dass sich die [X.] auf diesen erkennbar nicht willkürlich gewählten Bereich zurückziehen kann. 17 3. Der bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung erreichte Sach- und Streitstand ermöglicht dem [X.] keine abschließende Beurteilung der Pa-tentfähigkeit. a) Zutreffend hat das Patentgericht den Gegenstand von [X.] in der verteidigten Fassung als neu im Sinne von Art. 54 EPÜ ange-sehen. 18 Wie auch die Klägerin nicht verkennt, sind weder in dem Aufsatz von [X.] in der Zeitschrift [X.]. 4 S. 167-171 (NiK5; engli-sche Übersetzung in [X.]) noch in der [X.] [X.] 61-213201 ([X.]; [X.] Übersetzung in [X.]T) [X.] offenbart, die alle in Patentanspruch 1 definierten Merkmale aufweisen. Der [X.] hält es nach dem zu Grunde zu legenden Sach- und Streitstand auch nicht für [X.] wahrscheinlich, dass der Fachmann bei Ausführung der in diesen Entge-genhaltungen offenbarten Lehre ohne weiteres [X.] mit diesen Eigen-19 - 9 - schaften in die Hand bekommen hätte. Die von der [X.] anhand von [X.] durchgeführten Versuche haben, wie das Patentgericht im Einzelnen dargelegt hat, zu einer höheren Bröckligkeit oder zu einer geringeren Wasserabsorptions-kapazität geführt. Für die Behauptung der Klägerin, durch Abwandlung der [X.] könnten die Ergebnisse so verbessert werden, dass alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streitpatents vorliegen, gibt es keine [X.] Anhaltspunkte. Zusätzliche Gesichtspunkte, die die zutreffende Beurtei-lung durch das Patentgericht in Frage stellen können, hat die Klägerin in der Berufungsinstanz nicht aufgezeigt. b) Auf der Grundlage des erreichten Sach- und Streitstandes kann der [X.] nicht abschließend beurteilen, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) beruht. 20 21 Aus den Ausführungen im schriftlichen Gutachten des gerichtlichen Sach-verständigen könnte sich ergeben, dass der Fachmann - abweichend von der Beurteilung durch das Patentgericht - aufgrund der [X.] NiK5 und [X.] Anlass hatte, die Wasserabsorptionskapazität der [X.] so einzustellen, dass sie innerhalb des in Merkmal 3.4 definierten Bereichs liegt, und diesen Parameter mit den anderen Merkmalen des Patentanspruchs zu kombinieren. Nach den Ausführungen des Sachverständigen ist dem [X.], einem Pharmazeuten oder Chemiker mit Universitätsstudium und vertief-ten Kenntnissen in pharmazeutischer Technologie, geläufig, dass die Wasser-absorptionskapazität von Bedeutung für das Überziehen der [X.] mit wässrigen Lösungen oder Suspensionen ist. Hieraus und aus der vom Sach-verständigen geäußerten Einschätzung, die Auffindung der Verfahrenspara-meter zur Herstellung gewünschter Eigenschaften gehöre zur normalen Arbeit des "durchschnittlichen" Fachmanns, folgt jedoch noch nicht, dass der [X.] Anlass hatte, die Parameter gerade in der in Patentanspruch 1 definierten Weise festzulegen und hierbei auch die Wasserabsorptionskapazität in die Be-trachtung einzubeziehen. Zur Beurteilung dieser Frage hätte es einer weiteren - 10 - Aufklärung der tatsächlichen Grundlagen durch Befragung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung bedurft. Zu welchem [X.] dies geführt hätte, vermag der [X.] nicht mit hinreichender Sicherheit ab-zuschätzen. Dies führt zur Kostenaufhebung hinsichtlich des in die Berufungs-instanz gelangten Teils des [X.]. 4. Dem prozessualen Verhalten der [X.] kann nicht entnommen werden, dass sie sich freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben hat. [X.] kann [X.] bleiben, wieweit dies im Rahmen der [X.] des § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] hinreichende Veranlassung dafür bietet, wie nach der Rechtsprechung im Streitverfahren nach der Zivilprozessordnung die Kosten demjenigen aufzuerlegen, der sich in diese Rolle begibt und sich bereit erklärt, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen (vgl. [X.], Beschluss vom 10. Februar 2004 - [X.], [X.], 698; Beschluss vom 3. Juni 1985 - II ZR 248/84, [X.] 1985, 914; vgl. auch [X.], Beschluss vom 19. Juni 2007 - [X.] 23/98, [X.]/[X.] 2161 Rn. 10 f.). Im Streitfall liegen nämlich keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die [X.] in vergleichbarer Weise in die Rolle des Unterlegenen begeben hat. Die [X.] hat gegen die Ausführungen im Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen Einwendungen erhoben, die nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen sind und deren [X.] eine Befragung des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung [X.] hätte. Sie hat zudem bei der Mitteilung des Verzichts beantragt, die Kos-ten des Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen. Angesichts dessen entspricht es nicht billigem Ermessen, ihr trotz des ungewissen Verfahrensausgangs die Kosten in vollem Umfang aufzuerlegen. 22 5. Die Kosten, die auf den nicht verteidigten Teil des Streitpatents ent-fallen, hat die [X.] zu tragen. Insoweit ist die [X.] in erster Instanz unterlegen und das Urteil des Patentgerichts nicht angegriffen worden. Diesen Teil des erstinstanzlichen Streitgegenstandes hat das Patentgericht zutreffend mit der Hälfte des [X.] bewertet. 23 - 11 - II[X.] Bei der Festsetzung des Streitwerts für das Berufungsverfahren ist der [X.] von der übereinstimmenden Einschätzung der Parteien und des Pa-tentgerichts ausgegangen. Für die Berufungsinstanz war die Hälfte des erst-instanzlichen Wertes anzusetzen, weil nur die Klägerin das Urteil des Patentge-richts angefochten hat (vgl. [X.], Beschluss vom 12. Juli 2005 - [X.], [X.], 972 - Streitwert im [X.]). 24 [X.] [X.] [X.]

[X.] Schuster Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom [X.] - 3 Ni 41/05 ([X.]) -