Bundespatentgericht, Urteil vom 24.01.2017, Az. 3 Ni 3/15 (EP)

Die [X.] ist eingetragene Inhaberin des am 16. Juli 1997 unter Inanspruchnahme der [X.] Priorität [X.] 22337 P vom 24. Juli 1996 als internationale Patentanmeldung [X.]/[X.]97/12390 angemeldeten und vom [X.] in der regionalen Phase erteilten Patents [X.] 0 934 061 ([X.]), das vom [X.] unter der Nummer 697 22 426 geführt wird. Das [X.], das in vollem Umfang und hilfsweise beschränkt mit vier Hilfsanträgen verteidigt wird, trägt die Bezeichnung "[X.] and its Derivatives for the [X.]reatment of [X.]" ("[X.] und dessen Derivate zur Schmerzbehandlung") und umfasst nach dem Beschränkungsverfahren vor dem [X.] für das Hoheitsgebiet der [X.] 14 Patentansprüche, deren Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Use of (S)-3(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid or a pharmaceutically acceptable salt thereof for the preparation of a pharmaceutical composition for treating pain."

In [X.] lautet Patentanspruch 1:

"1. Verwendung von ([X.] oder einem pharmazeutisch akzeptablen Salz hiervon bei der Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Behandlung von Schmerzen."

Wegen des Wortlauts der unmittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche wird auf die [X.] [X.] 0 934 061 [X.] (= NiK2) verwiesen.

Die Klägerin, die das [X.] in vollem Umfang angreift, macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der mangelnden Ausführbarkeit geltend. Sie stützt ihr Vorbringen u. a. auf folgende Dokumente:

NiK1 [X.] 0 934 061 [X.] ([X.] in der erteilten Fassung)

NiK2 [X.] 0 934 061 [X.] ([X.] nach dem Beschränkungsverfahren)

[X.] [X.]/03167 A1 (Offenlegungsschrift)

NiK4 Prioritätsdokument [X.] 60/022337 zu der [X.] [X.]/[X.]97/12390 (= [X.])

NiK5 [X.]/58641 A1

NiK6 Prioritätsdokument [X.]60/050736 zu der [X.] [X.]/[X.]98/13107 (= NiK5)

[X.] Übertragungserklärungen betreffend die Druckschrift NiK6

[X.] Komissarov, [X.], [X.], 1985, 48 (4), S. 2, 54 bis 58

[X.]a [X.] Übersetzung der [X.]

[X.]c Vollständige Ablichtung der Zeitschrift [X.], Ausgabe 48 (4), 1985

[X.] [X.]aylor, [X.], et al., [X.]., 1993, 14, S. 11 bis 15

[X.] Rosner, [X.], et al., [X.], 1996, 12, S. 56 bis 58

[X.] OLG Düsseldorf, Urteil vom 6. Dezember 2012 – [X.]. [X.] U 46/12

[X.] [X.], [X.], et al., [X.], 1995, 10, S. 265 und 266

NiK15 Schmidtko, A., [X.] Stellungnahme zur Vorlage im Patentnichtigkeitsverfahren 3 Ni 3/15, 8. Dezember 2016, 9 Seiten mit Anlagen

[X.] Zusammenstellung von chemischen Verbindungsnamen, überreicht in der mündlichen Verhandlung

Nach Auffassung der Klägerin ist der Gegenstand des [X.]s durch die nachveröffentlichte Druckschrift NiK5 neuheitsschädlich vorweggenommen. Das [X.] nehme seine Priorität aus der Voranmeldung [X.] 22337P nicht wirksam in Anspruch, denn das Prioritätsrecht sei nicht wirksam vom Anmelder der Voranmeldung, dem [X.], auf die [X.] übertragen worden. Eine solche Übertragung hätte nach Einreichung der Voranmeldung und vor Einreichung der Nachanmeldung stattfinden müssen. Die von der [X.]n geltend gemachte doppelte Vorausabtretung der Rechte an der Erfindung vom [X.] an seine Arbeitgeberin und von dieser an die [X.] betreffe jedoch Vorgänge, die bereits vor dem [X.] des [X.]s lägen, und führe nicht dazu, dass die [X.] damit Rechtsnachfolgerin des Anmelders der Voranmeldung i. S. d. Art. 87 Abs. 1 [X.]Ü sei.

Für die NiK5 sei die Priorität vom 25. Juni 1997 aus der Voranmeldung [X.] wirksam in Anspruch genommen worden. Insbesondere sei die Voranmeldung durch die Erklärungen gemäß der [X.] rechtzeitig vor dem Anmeldetag der NiK5 auf die [X.] als Mitanmelderin der NiK5 übertragen worden.

Die Druckschrift NiK5 nehme den Gegenstand des [X.]s neuheitsschädlich vorweg. Sie betreffe die Behandlung entzündlicher Erkrankungen, wobei sie mehrfach auf die Behandlung von Schmerzen hinweise. Insbesondere im Beispiel 3 offenbare die NiK5 ausdrücklich die Behandlung von Entzündungsschmerzen mit [X.].

Zudem beruhe der Gegenstand des [X.]s nicht auf erfinderischer [X.]ätigkeit. Nachdem in den Druckschriften [X.], die entgegen der Ansicht der [X.]n vor dem Prioritätsdatum des [X.]s veröffentlicht worden sei, und [X.] bzw. [X.] die an 3-Stellung substituierten und als Antikonvulsiva bekannten GABA-Verbindungen Phenibut, Baclofen und Gabapentin erfolgreich auch auf ihre analgetische Wirksamkeit untersucht worden seien, habe für den Fachmann mit hinreichender Erfolgserwartung Anlass bestanden, nunmehr auch die neuere, eng strukturverwandte und - laut [X.] - besonders antikonvulsiv wirksame Verbindung [X.] ebenfalls auf eine mögliche analgetische Wirksamkeit zu untersuchen. Dies habe der Fachmann mit wenigen einfachen [X.]ierversuchen bewerkstelligen können, womit sich dann die streitpatentgemäße analgetische Wirksamkeit des [X.]s gezeigt hätte.

Auch die Gegenstände der [X.] beruhten nicht auf erfinderischer [X.]ätigkeit, da die Verwendung von [X.] bei Schmerzen an sich nahegelegen habe. In der weiteren Spezifizierung der Schmerzarten gemäß den [X.]n liege keine erfinderische [X.]ätigkeit. Andernfalls wären diese nicht mit Beispielen belegten Verwendungen unzureichend offenbart. Hilfsweise macht die Klägerin den [X.] der mangelnden Ausführbarkeit geltend.

Entsprechendes gelte für die Gegenstände der Hilfsanträge.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 0 934 061 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die [X.] beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das [X.] die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 4 (gemäß den englischsprachigen Anspruchsfassungen) nach Maßgabe des Schriftsatzes vom 16. Januar 2017 erhält.

In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 wird der zu behandelnde Schmerz als neuropathischer Schmerz spezifiziert, so dass der Patentanspruch mit der Wortfolge endet:

"… for treating neuropathic pain"

("… zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen").

Die Patentansprüche 3 (" [X.]") und 13 ("… idiopathic pain") der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung werden unter Anpassung der Nummerierung der übrigen Patentansprüche gestrichen.

Außerdem werden sämtliche dem Patentanspruch 1 nachfolgenden Patentansprüche 2 bis 12 gemäß Hilfsantrag 1 zu nebengeordneten Patentansprüchen umformuliert, in dem sie jeweils mit der Wortfolge beginnen:

"Use of ([X.]"

("Verwendung von ([X.] oder einem pharmazeutisch akzeptablen Salz hiervon …").

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2 entsprechen denen des [X.] mit dem Unterschied, dass in Patentanspruch 1 folgendes Merkmal angefügt wird:

"… caused by injury or infect of peripheral sensory nerves"

("… verursacht durch die Verletzung oder Infektion von peripheren sensorischen Nerven").

Zudem werden gegenüber Hilfsantrag 1 die Patentansprüche gestrichen, in denen die pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Krebsschmerzen (cancer pain), [X.] ([X.]) oder [X.] (fibromyalgia pain) bestimmt ist.

Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 3 entsprechen denen des [X.] mit dem Unterschied, dass zusätzlich auch die Patentansprüche gestrichen werden, in denen die pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Entzündungsschmerzen (inflammatory pain), postoperative Schmerzen (post operative pain), Verbrennungsschmerzen (burn pain), Gichtschmerzen (gout pain) oder Osteoarthroseschmerzen (osteoarthritic pain) bestimmt ist.

Gemäß Hilfsantrag 4 wird nur noch Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 als einziger Patentanspruch beansprucht.

Die [X.] tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie verweist auf folgende Dokumente:

[X.] Anlage ASt 3 aus dem einstweiligen Verfügungsverfahren beim [X.] ([X.]. 327 O 67/15): "Sales Values – Period: Years 2012, 2013, 2014", [X.], Dezember 2014

B2 Anlage ASt 27 aus dem einstweiligen Verfügungsverfahren beim [X.] ([X.]. 327 O 67/15): Eidesstattliche Versicherung von [X.] vom 19. März 2015 nebst [X.] Übersetzung

[X.] [X.] 697 22 426 [X.]3 ([X.] Übersetzung des [X.]s nach dem Beschränkungsverfahren)

B4 Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, Beschluss im Einspruchsverfahren gegen das Patent [X.] 0 934 061 vom 10. Juni 2005

B5 Beschränkungsantrag zum Patent [X.] 0 934 061 vom 23. September 2014

[X.] [X.] Übersetzung zu B5

B6 Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, Beschluss im Beschränkungsverfahren zum Patent [X.] 0 934 061 vom 7. Januar 2015

[X.] [X.] Übersetzung zu B6

B7 Auszug aus [X.] INN services: [X.]. 7643 "pregabalin", [X.], 3 Seiten, vom 2/4/2015

B8 [X.] 1977 c. 37, Section 39, 3 Seiten

[X.] "Research Services Agreement between Parke [X.] & Co. Ltd. [X.]”, 1. Januar 1996 (teilweise geschwärzt), 14 Seiten

[X.]0 [X.], [X.], "Declaration of Associate Dean John M. [X.], Former Solicitor of the United States Patent & [X.]rademark Office", 4. September 2015, S. 1 bis 25 und [X.], 3 Seiten

[X.]0a [X.] Übersetzung zu [X.]0, 26 Seiten

[X.]1 Schreiben der Prozessvertreter Allen & Overy im parallelen [X.] [X.], 12. September 2014

[X.]2 [X.], [X.], 1994, 343, S. 89 bis 91

[X.]3 Hill, [X.], et al., Eur. [X.]., 1993, 244, S. 303 bis 309

[X.]4 [X.], [X.], et al., [X.], 1995, 10, S. 265 und 266 (= [X.])

[X.]5 [X.], [X.], et al., [X.], 1996, 64, S. 493 bis 501

[X.]6 Parke-[X.] Neuroscience Research Centre, Arbeitsvertrag mit [X.], gültig ab 1. Januar 1996, unterzeichnet am 6. Februar 1996, teilweise geschwärzt, S. 1 bis 6

[X.]7 Certificates of Conversion, 31. Dezember 2002, 4 Seiten

[X.]8 Europäisches Patentamt, Mitteilung über Änderung des Anmelders vom 21. März 2003 zur Anmeldung [X.]-2107/0934061, 1 Seite

[X.]9 Europäisches Patentamt, Prüfungsabteilung, Erteilungsbeschluss zum Patent [X.] 0 934 061 vom 23. April 2003, 1 Seite

B20 Deckblätter der Patentschriften des erteilten Patents [X.] 0 934 061 [X.] und der beschränkten Fassung [X.] 0 934 061 [X.]

B21 [X.], Fachinformation "Lioresal®", [X.], November 2014. S. 1 bis 4 und [X.], Fachinformation "Baclofen-ratiopharm® 10 mg, 25 mg [X.]abletten", November 2014, S. 1 bis 3

[X.] [X.], Nr. 36083-01-042, [X.] mg [X.]abletten, Ausdruck vom 21. Juni 2016, http://ch.oddb.org/de/gcc/show/reg/36083/seq/01/pack/042

B23 Rush, [X.], und [X.], [X.], [X.]. Med., 1990, 83, S. 115 und 116

B24 Watts, [X.], und [X.], [X.], Br. [X.]., 1993, 108, S. 819 bis 823

B25 [X.], 1997, 11, [X.]: List 78, S. 265 bis 302

B26 [X.], 1998, 12, [X.]: List 40, S. 167 bis 207

[X.] medsship.com, Produktbeschreibung "Noofen powder 500 mg 2,5 g 5 dosage", [X.], 29. Juni 2016, S. 1 bis 12

[X.] [X.], [X.], et al. ([X.]), "[X.] – [X.]", 31. Aufl., [X.], [X.] 1996, S. 363 bis 392

B29 [X.], Fachinformation "Lyrica® Hartkapseln“, März 2015, S. 1 bis 7

[X.]0 [X.], M. und [X.], [X.], [X.]s Ärzteblatt, 2009, 106, S. 751 bis 755 und S. 1 sowie [X.], [X.], et al. ([X.]), "Praktische Schmerzmedizin", 3. Aufl., [X.], 2013: Kapitel 3: [X.], [X.], und [X.], U., "Placeboeffekte in der Schmerzmedizin", S. 23 bis 32, und Kapitel 8: [X.], [X.], "Klinische Schmerzmessung", S. 80 bis 85

[X.]1 Schriftsatz der Nichtigkeitsklägerin v. 19. Juni 2016 im Berufungsverfahren vor dem [X.] (3 U 65/15) mit Rücknahme der Berufung, nicht eingereicht

[X.]2 [X.]ribunal de Grande Instance de Paris, Urteil v. 8. Juli 2016, N

[X.]2a [X.] Übersetzung zu [X.]2

[X.]3 [X.], Urteil v. 12. August 2016,- Case No. [X.] 258-15 (in [X.] Fassung)

[X.]4 [X.] and Wales Court of Appeal ([X.]), Urteil vom 13. Oktober 2016 – [2016] [X.] 1006

[X.]5 High Court of Justice, [X.], Patents Court, Urteil vom 10. September 2015 – [2015] [X.] 2548 (Pat)

[X.]6 Singh, L., Assignment to Parke-[X.] & Co. Ltd betreffend [X.] Serial Nr. 09/043,358 vom 24. Juni 1998, [X.]. 5454-41-EMA, 2 Seiten

[X.]7 Parke-[X.] & Co. Ltd., [X.], vom 22. August 1996, [X.]. 5454-41-EMA, 2 Seiten

[X.]8 Singh, L., Assignment to Parke-[X.] & Co. Ltd., vom 4. September 1996, [X.]. 5454-41-EMA, 2 Seiten

[X.]9 [X.] 6,001,876 A

B40 Clauw, [X.], Expert Report vom 4. Januar 2017, S. 1 bis 39 und [X.], Anlagen Nr. 1 bis 5

B40a [X.] Übersetzung der B40

[X.] Hilfsanträge 1 bis 4 vom 10. Januar 2017

B42 [X.], [X.], Expert Report vom 18. Januar 2017, S. 1 bis 18 mit [X.] A, 25 Seiten und [X.] B, 1 Seite

B42a [X.] Übersetzung der B42

B43 "[X.] PROFIL UND [X.]HERAPEU[X.]ISCH RELEVAN[X.]E WIRKUNGSS[X.]ELLEN", tabellarische Zusammenstellung, überreicht in der mündlichen Verhandlung, 1 Seite

B44 "CHEMISCHE S[X.]RUK[X.]UREN VERSCHIE[X.]NER WIRKS[X.]OFFE", tabellarische Zusammenstellung, überreicht in der mündlichen Verhandlung, 1 Seite

B45 "[X.] ZUR ANALGE[X.]ISCHEN WIRKSAMKEI[X.] VON AN[X.]I[X.]IL[X.][X.]IKA (Z[X.]AMMENS[X.]ELLUNG A[X.] MAR[X.]INDALE, [X.]HE EX[X.]RA PHARMACOPOEIA, 31. [X.] (1996) – ANLAGE [X.])", tabellarische Zusammenstellung, überreicht in der mündlichen Verhandlung, 2 Seiten

B46 "Fig. 3 – [X.] in neuropathic pain evaluated in a 12-week, [X.], [X.], [X.], [X.]", Diagramm aus Freynhagen, [X.], et al., [X.] 2005, 115, S. 254 bis 263, überreicht in der mündlichen Verhandlung, 1 Seite

B47 "[X.]ricyclic Antidepressant Pharmacology", Schaubild, überreicht in der mündlichen Verhandlung, 1 Seite

Nach Auffassung der [X.]n ist die Erfindung im [X.] ausreichend offenbart. Darin werde anhand der anerkannten [X.]iermodelle, wie dem [X.], der [X.] und dem Rattenmodell für postoperative Schmerzen die Wirksamkeit von [X.] als Schmerzmittel in plausibler Weise aufgezeigt.

Der Gegenstand des [X.]s sei auch neu. Die nachveröffentlichte Druckschrift NiK5 sei kein Stand der [X.]echnik i. S. d. Art. 54 Abs. 3 [X.]Ü, die dem [X.] entgegengehalten werden könne. Das [X.] nehme wirksam die Priorität der Anmeldung [X.] 60/022337 (NiK4) in Anspruch. Entsprechend dem damals in den [X.]A geltenden First-to-Invent-Prinzip sei die Voranmeldung auf den Namen des [X.]s als Anmelder eingereicht worden. Durch eine im Arbeitsvertrag [X.]6 enthaltene Vorausverfügung habe dieser seine Rechte an der späteren Erfindung an seine Arbeitgeberin übertragen. Diese habe ihre Rechte wiederum durch eine entsprechende Bestimmung eines „Research Services Agreement“ in [X.] an die [X.] übertragen. Mit Entstehung der Erfindung, die der [X.] im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses gemacht habe, sei die [X.] somit als Rechtsnachfolgerin Inhaberin der Rechte an der Erfindung geworden, so dass sie mit Einreichung der Voranmeldung auch Inhaberin des [X.] geworden sei.

Im Übrigen nehme die NiK5 den Gegenstand des [X.]s nicht neuheitsschädlich vorweg. Die Druckschrift beschreibe die Verwendung von [X.] nur zur Behandlung von Entzündungen, nicht aber zur Schmerzbehandlung. Entzündliche Erkrankungen verursachten nicht notwendigerweise auch Schmerzen, was sich am Beispiel verschiedener schmerzlos verlaufender entzündlicher Erkrankungen zeige, während umgekehrt nicht jedem Schmerz ein entzündlicher Prozess oder eine Schädigung des Nervs zugrunde liege. NiK5 offenbare auch kein wissenschaftliches [X.]estverfahren zum Nachweis der Wirksamkeit von [X.] in der Schmerzbehandlung.

Der Gegenstand des [X.]s beruhe auch auf erfinderischer [X.]ätigkeit. Die Aufgabe des [X.]s bestehe darin, einen neuen Wirkstoff für die Behandlung von Schmerzen bereitzustellen, wohingegen eine Aufgabenstellung ausgehend von [X.] unzulässige Lösungselemente enthalte. Ausgehend von dieser Aufgabendefinition sei der Gegenstand des [X.]s nicht durch den benannten Stand der [X.]echnik nahegelegt.

Dies gelte insbesondere für die Druckschriften [X.] und [X.]. Diese befassten sich allein mit Gabapentin, wobei der Fachmann den beiden nicht wissenschaftlich fundierten Einzelfallbeobachtungen keine generelle Wirksamkeit von Gabapentin für die Schmerzbehandlung, insbesondere für die Behandlung neuropathischer Schmerzen, entnehmen könne. Im Übrigen könne der Fachmann allein aus der Struktur der in [X.] und [X.] genannten [X.] nicht auf eine vergleichbare pharmakologische und klinische Wirksamkeit schließen, zumal eine solche Struktur-Wirkungsbeziehung für diese [X.] zum Prioritätszeitpunkt nicht bekannt gewesen sei. Zudem hätten sich zum Prioritätszeitpunkt des [X.]s fast alle bekannten Antikonvulsiva in randomisierten klinischen Versuchen nicht als wirksame Schmerzmittel erwiesen.

Dementsprechend führe auch eine Zusammenschau der [X.] oder der [X.] mit der [X.] nicht zum Gegenstand des [X.]s. [X.] befasse sich ausschließlich mit der antikonvulsiven Wirkung von [X.], und zwar in Zusammenhang mit einer neuen Bindungsstelle. Ob diese neue, möglicherweise gemeinsame Bindungsstelle auch bei [X.] eine antikonvulsive oder gar eine schmerzlindernde Wirkung hervorrufen könne, sei der [X.] nicht zu entnehmen, zumal sie ausdrücklich darauf hinweise, dass der Wirkungsmechanismus von Gabapentin nicht geklärt sei. Erst recht hätten mit den Angaben in [X.] keine Vorhersagen über eine analgetisch Wirkung getroffen werden können.

Dieselbe Argumentation gelte für die Kombination der Druckschriften [X.] und [X.], wobei die [X.] darüber hinaus die Veröffentlichung der Druckschrift [X.] bestreite. [X.] offenbare keine analgetische Wirkung des [X.] Phenibut sondern nur eine angstlösende und muskelentspannende Wirkung mit einer Dämpfung der [X.], ohne dass dies Rückschlüsse auf eine etwaige analgetische Wirkung erlaube. Das ebenfalls in [X.] offenbarte [X.] sei ein Epileptogen und deshalb als Antikonvulsivum kontraindiziert. Der Fachmann habe somit keine Veranlassung gehabt, die [X.] mit Druckschriften zu kombinieren, die andere antikonvulsive [X.] behandelten.

Die auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Ausführbarkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 b) EPÜ) und der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig und erweist sich auch als begründet.

1. [X.] betrifft die Verwendung von [X.], einem Analogon der g-Aminobuttersäure [X.]), in der Schmerztherapie, da dieses eine analgetische/antihyperalgetische Wirkung aufweist (vgl. NIK2 Patentanspruch 1 und [X.]. 1 Abs. [0001]). Der Wirkstoff [X.] hat die chemische Bezeichnung (S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexansäure und wird in der Fachwelt auch als Isobutyl-GABA oder Cl-1008 benannt.

Die verwendete Verbindung ist gemäß der Streitpatentschrift ein bekanntes Mittel, das bei einer [X.]apie gegen Anfälle bei Erkrankungen des Zentralnervensystems, wie beispielsweise Epilepsie, eingesetzt wird. Unter Verweis auf vorveröffentlichten Stand der Technik gibt die Streitpatentschrift zudem an, dass die Verbindung auch als Antidepressivum, Anxiolytikum und [X.] verwendet wird (vgl. NIK2 [X.]. 1 Abs. [0002]).

Die Streitpatentschrift legt weiterhin dar, dass Schmerzen, insbesondere Entzündungsschmerzen, neuropathische Schmerzen, Krebsschmerzen, postoperative Schmerzen und idiopathische Schmerzen, die Schmerzen unbekannten Ursprungs sind, wie insbesondere Phantomgliedschmerzen, durch die bekannten Analgetika, wie Narkotika oder nicht-steroidale Antiphlogistika ([X.]), aufgrund unzureichender Wirksamkeit oder beschränkender Nebenwirkungen schlecht behandelbar sind (vgl. NIK2 [X.]. 3/4 Abs. [0007] i. V. m. Abs. [0006]).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die objektive Aufgabe zu Grunde, für ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff [X.] neue Anwendungsgebiete bzw. Indikationen aufzufinden.

Soweit die Beklagte hiergegen einwendet, der Beitrag des Streitpatents zum Stand der Technik liege in der Auswahl von [X.] als Schmerzmittel, so dass die Aufgabendefinition des Senats in unzulässiger Weise Lösungselemente enthalte und die Aufgabe vielmehr darin liege, einen neuen Wirkstoff für die Behandlung von Schmerzen bereit zu stellen, insbesondere zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, kann dies nicht überzeugen. Denn die Bestimmung des technischen Problems dient nach ständiger BGH-Rechtsprechung dazu, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht (vgl. [X.] 2015, 356 – [X.]; [X.] 2015, 352 – [X.]). Der Auffassung der [X.] wäre allenfalls dann zu folgen, wenn das Streitpatent erkennen ließe, dass der Fachmann seine Bemühungen am Anmeldetag gezielt und ausschließlich auf das Auffinden eines neuen Wirkstoffs für die Schmerzbehandlung ausgerichtet habe. Das ist jedoch nicht der Fall. Der Beschreibung zufolge konzentriert sich die Lehre des Streitpatents allein auf [X.] und dessen Wirkung im Vergleich zu bekannten Analgetika wie Gabapentin und Morphin (vgl. NiK2 u. a. Versuche und dazugehörige Fig. 1A bis 1D und 2A bis 6B i. V. m. [X.]. 1 bis 3 Abs. [0005]). Einen anderen Wirkstoff für die Schmerzbehandlung hat die Streitpatentschrift weder untersucht, noch in Betracht gezogen. Da sich das Streitpatent also mit der Verwendung eines einzigen Wirkstoffs befasst, beschäftigt es sich nicht mit dem Auffinden eines neuen Wirkstoffs für die Schmerztherapie sondern gezielt mit dem Wirkstoff [X.] und dessen Anwendungsmöglichkeit für eine neue Indikation.

Ob [X.] am Anmelde- bzw. [X.] als antikonvulsiver Wirkstoff bereits zugelassen gewesen ist und/oder die INN-Bezeichnung "[X.]" für den chemischen Stoff ([X.] vergeben gewesen ist, spielt bei der Aufgabendefinition keine Rolle. Denn wie sowohl das Streitpatent im Absatz [0002] als auch der relevante Stand der Technik angeben (vgl. z. B. [X.] u. a. S. 12 li. [X.]. Abs. 2 Satz 1 mit den [X.] 11 und 15), war die grundsätzliche Eignung von [X.] als pharmazeutischer Wirkstoff zu dem für das Streitpatent maßgeblichen [X.]punkt bekannt. Somit bildet [X.] als bekannter Wirkstoff den Ausgangspunkt für die streitpatentgemäße Erfindung. Davon ausgehend stellte sich die Aufgabe, weitere Anwendungsmöglichkeiten hierfür zu finden.

Auch der Hinweis der [X.], dass Absatz [0002] des Streitpatents lediglich so zu verstehen sei, dass dort Bekanntes zum erfindungsgemäß gefundenen Stoff beschrieben sei und dieser Absatz daher nicht darauf hindeute, dass das Patent von [X.] ausgehe, kann nicht durchgreifen. Denn die gesamte Streitpatentschrift beschäftigt sich einzig mit [X.] und dessen Eignung zur Schmerztherapie. Eine Auswahl von [X.] aus einer Vielzahl von Verbindungen ist ihr nicht entnehmbar. Somit liegt die Leistung der streitpatentgemäßen Lehre nicht in einer Stoffauswahl des Wirkstoffs [X.] für die Schmerztherapie sondern im Auffinden einer Indikation.

3. Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Verwendung gemäß Patentanspruch 1, die folgende Merkmale aufweist (vgl. NIK2):

1. Verwendung von ([X.] oder einem pharmazeutisch akzeptablen Salz hiervon

2. bei der Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung

3. zur Behandlung von Schmerzen

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um ein Team aus einem Pharmakologen mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln, insbesondere von Schmerzmitteln, sowie einem wissenschaftlich tätigen klinischen Mediziner mit [X.]ezialisierung auf dem Gebiet der Schmerztherapie.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Mediziner oder der Pharmakologe im Vordergrund des Teams steht, da in einem Team die Summe des Fachwissens sämtlicher beteiligter Fachleute das Wissen und Können des zuständigen Fachmanns darstellt (vgl. [X.] [X.], 9. Aufl., § 4 Rn. 48). Auf dem Gebiet der Arzneimittel arbeitet sowohl in der Forschung als auch in den industriellen Entwicklungsabteilungen stets ein interdisziplinäres Team aus Fachleuten unterschiedlicher Fachrichtungen, dem jedenfalls auch ein Pharmakologe und ein Mediziner angehören, so dass entsprechend die Fachkenntnisse beider Fachleute zum Wissen und Können des hier einschlägigen Fachmanns gehören. Dies steht im Übrigen auch nicht im Widerspruch zum Vorbringen der [X.], nach dem neben einem Schmerztherapeuten und einem auf [X.] spezialisierten Präkliniker auch ein Pharmakologe zum Team gehöre. Folglich geht auch die Beklagte von einem Team aus, dem jedenfalls ein Mediziner und ein Pharmakologe angehören.

Die im Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beanspruchte Verwendung von [X.] erweist sich mangels Patentfähigkeit als nicht bestandsfähig, weil sie jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Auch wenn die Frage der Ausführbarkeit offen bleiben kann, dürfte der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ausführbar offenbart sein, weil die Streitpatentschrift in den Ausführungsbeispielen mit drei Tiermodellen, wie [X.], Ratten mit carrageeninduzierter Hyperalgesie und [X.] für postoperative Schmerzen, die Ergebnisse hinsichtlich der erzielten analgetischen Wirkung und damit des angestrebten technisches Erfolgs von [X.] bei der Behandlung von Schmerzen angibt, so dass dem Fachmann ausreichende Informationen an die Hand gegeben sind, um ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (vgl. [X.], [X.], 9. Aufl., § 34 Rn. 355, 358 sowie [X.] 2010, 916 – Klammernahtgerät).

2. Der Gegenstand des Streitpatents ist neu. Ihm steht die für die Frage der Neuheit allein relevante NiK5 nicht entgegen, da diese mit ihrer Priorität vom 25. Juni 1997 gegenüber dem Streitpatent keinen Stand der Technik i. S. v. Art. 54 Abs. 3 EPÜ darstellt.

[X.] und die diesem zu Grunde liegende [X.] WO 98/03167, die als Anmelderin die [X.] bzw. deren Rechtsnachfolgerin [X.] (im Folgenden: [X.]) nennen, nehmen zu Recht die Priorität der auf den Namen des Erfinders [X.] hinterlegten [X.] [X.] 22337 P ([X.]) in Anspruch. [X.] ist Rechtsnachfolgerin des Erfinders [X.], da dessen Rechte an der Erfindung bereits zum [X.]punkt der prioritätsbegründenden [X.] wirksam auf sie übertragen worden sind und das Prioritätsrecht damit bei Einreichung (und Entstehung) der Nachanmeldung ebenfalls auf diese übergegangen ist.

Gemäß Art. 87 Abs. 1 EPÜ genießt der Anmelder einer Ersthinterlegung oder sein Rechtsnachfolger ein Prioritätsrecht (vgl. auch Art. 4 Buchst. A. Abs. 1 [X.]), das als selbständiges vermögenswertes Recht übertragbar ist ([X.]/Grabinski, EPÜ, 2. Aufl., Art. 87 Rdnr. 3 m. w. N.). Derartige Vereinbarungen sind vorliegend getroffen worden. Im Absatz 3 auf Seite 5 des zwischen [X.]. und [X.] abgeschlossenen Arbeitsvertrags ([X.]) heißt es:

"All inventions, [X.] or made by you, [X.], … shall, if made in the course of your normal duties or in the course of duties falling outside your normal duties but specifically assigned to you, be the absolute property of the Company; …"

Diese Vereinbarung hat die Übertragung der Rechte an der Erfindung, die unwidersprochen von [X.] im Rahmen seines Beschäftigungsverhältnisses bei [X.] gemacht wurde, auf diese als Arbeitgeberin bewirkt. Nach den Re- gelungen des internationalen Privatrechts bestimmt sich die Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität nach dem Recht des Staates der ersten Anmeldung, hier also nach dem [X.]-amerikanischen Recht (vgl. [X.]/ Grabinski, EPÜ, 2. Aufl., Art. 87 Rdnr. 5; [X.] 2013, 712 – [X.]), wobei sich die Feststellung des ausländischen Rechts nach § 293 ZPO richtet (vgl. dazu auch [X.], ZPO, 37. Aufl. § 293 Rn. 1ff.). Die ausländischen Rechtssätze sind, sofern diese dem Gericht unbekannt sind, Beweisgegenstand. Den Parteien obliegt insofern eine Mitwirkungspflicht. Das Gericht ist dabei allerdings nicht auf die von den Parteien beigebrachten Nachweise beschränkt. [X.] darf aber in aller Regel als richtig zu Grunde gelegt werden ([X.] a. a. O., Rdn. 4).

Nach den insoweit unwidersprochenen Ausführungen der [X.], die sich auf das Gutachten [X.] stützt, konnte zur [X.] der Einreichung der Voranmeldung entsprechend dem bis zum 16. September 2011 geltenden [X.] § 111 U.S.C., nur der Erfinder selbst eine Patentanmeldung einreichen. Jedoch konnten alle Rechte an der Erfindung, einschließlich des [X.], im Voraus vertraglich übertragen werden, noch bevor die Erfindung entstanden ist (vgl. [X.]a, S. 12, le. Abs.).

Eine solche Vorausübertragung stellt die o. g. Bestimmung des Arbeitsvertrages dar. Darin werden sämtliche Rechte an Erfindungen, die der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Arbeitspflichten machte, an die Arbeitgeberin übertragen. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine Verpflichtung zur Übertragung der Erfindungsrechte sondern um die Vereinbarung einer dinglichen Übertragung der Rechte, so dass die Erfindung ohne weiteren Übertragungsakt übergeht. Hierfür spricht jedenfalls der nachfolgenden Teilsatz im Arbeitsvertrag, a. a. O., in dem es heißt:

"… in confirmation thereof, you will upon request execute and deliver such documents and instruments as may be considered necessary by the Company to assure or vest the title of the Company to such inventions, … . "

Weitere Akte haben demnach offensichtlich nur bestätigenden Charakter und dienen der Dokumentation der bereits erfolgten Vorausübertragung.

Damit hat der Erfinder sämtliche Rechte an der Erfindung im Wege der nach [X.]-Recht zulässigen Vorausverfügung an seine Arbeitgeberin [X.]. übertragen. Diese hat dann die Rechte an der Erfindung - wiederum im Wege der Vorausübertragung - durch Ziff. 2.01 und 2.02 des [X.] vom 1. Januar 1996 auf die [X.] übertragen (vgl. B9 S. 2 bis 3 Ziff. 2.01 und 2.02).

Wie sich aus Ziff. 2.01 i. V. m. Schedule A des Vertrags ergibt, fällt "drum discovery in the area of neuroscience" unter die in Ziff. 2.02 genannte Technologie (vgl. B9 a. a. [X.]A").

Damit gingen die Rechte an der Erfindung mit deren Entstehung von der Arbeitgeberin [X.] auf die [X.] als Vorgängerin der [X.] über. Gleiches gilt für die Rechte an der [X.], einschließlich des [X.], die mit Einreichung der Patentanmeldung entstanden sind.

Voranmeldung in den [X.]A, die sich naturgemäß allein nach dem damals geltenden [X.]-Recht richtete, kann dann auch nicht auf eine "europäische Sicht" abgestellt werden, wie es das OLG Düsseldorf möglicherweise andeuten will. Dies gilt ebenso für die Übertragung des Prioritätsrechts, dass sich nach dem Recht des Staates der Erstanmeldung, hier also wiederum [X.]-Recht, richtet (s. o., [X.] 2013, 712 – [X.]).

Konnte die Erstanmeldung 1996 also in den [X.]A nur auf den Namen des Erfinders eingereicht werden und war nach [X.]-Recht eine Vorausübertragung der Erfindungsrechte möglich, von der hier im Wege einer doppelten Vorausübertragung Gebrauch gemacht worden ist (s. o.), so ist vorliegend das Prioritätsrecht bereits mit dessen Entstehung übertragen worden. Denn das Prioritätsrecht ist mit Einreichung der Voranmeldung entstanden und zugleich (oder "eine juristische Sekunde" danach) infolge der doppelten Vorausabtretung über die Arbeitgeberin [X.]. auf die [X.] übergegangen.

Dem [X.] kann daher nicht darin gefolgt werden, dass die Übertragung des [X.] erst "nach" Einreichung der Voranmeldung erfolgen müsse. Zumindest in Fallgestaltungen wie der vorliegenden kann die Übertragung des [X.] auch mit seiner Entstehung zusammenfallen, wobei dann der Empfänger des im Voraus abgetretenen Rechts auch als "Rechtsnachfolger" i. S. d. Art. 87 Abs. 1 EPÜ anzusehen ist.

Damit ist die Priorität aus der Voranmeldung [X.] wirksam für das Streitpatent in Anspruch genommen worden, so dass die Druckschrift NiK5, die nach dem für das Streitpatent relevanten [X.] veröffentlicht worden ist, dem Streitgegenstand nicht neuheitsschädlich entgegensteht.

3. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Als Ausgangspunkt bietet sich die [X.] an. Aus dieser Druckschrift ist bekannt, dass [X.] (= 3-Isobutyl-GABA) ein antikonvulsiver Wirkstoff ist, der zu einer Reihe von in Position 3 substituierten [X.] gehört und innerhalb dieser Reihe das stärkste Antikonvulsivum darstellt (vgl. [X.] S. 12 li. [X.]. Abs. 2 Satz 1). Ein weiterer Vertreter dieser antikonvulsiv wirkenden Reihe von [X.] stellt nach der Lehre dieser Druckschrift die Verbindung Gabapentin dar (vgl. [X.] S. 11 spaltenübergr. Abs.). Damit stellt [X.] erstmals eine Verbindung zwischen [X.] und Gabapentin her. Im Verhältnis zu Gabapentin zeichnet sich [X.] im Tiermodell durch eine signifikant erhöhte antikonvulsive Wirksamkeit aus (vgl. [X.] S. 14/15 seitenübergr. Abs.). Damit erfährt der Fachmann aus der [X.] zum einen, dass es eine Reihe von antikonvulsiv wirkenden [X.] gibt, zu denen das streitpatentgemäße [X.] sowie Gabapentin gehören, und zum anderen, dass [X.] hinsichtlich seiner antiepileptischen Eigenschaften wirksamer als Gabapentin ist. Dadurch vermittelt [X.] die Erfolgserwartung, dass [X.] auch bei anderen Indikationen eine stärkere Wirksamkeit als Gabapentin aufweisen könnte. Dies motiviert den Fachmann, sich im Stand der Technik nach weiteren Verwendungen von Gabapentin umzusehen, bei denen [X.] zum Einsatz kommen könnte.

Zum Auffinden einer Lösung für das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem musste der Fachmann somit lediglich die in den Druckschriften [X.] und [X.] aufgezeigten analgetischen Anwendungsmöglichkeit von Gabapentin aufgreifen und auf [X.] übertragen. Hierzu hatte der Fachmann auch Veranlassung, denn beide Druckschriften betreffen jeweils klinische Studien zur analgetischen Wirksamkeit von Gabapentin bei der Behandlung von Patienten mit neuropathischen Schmerzen. So gibt [X.] als Ergebnis einer Studie an vier Patienten an, dass Gabapentin bei neuropatischen Schmerzen analgetisch wirksam ist und zugleich den Vorteil eines niedrigen Nebenwirkungsprofils und niedriger Toxizität aufweist (vgl. [X.] S. 56 "Abstract" le. Abs. und S. 57/58 seitenübergr. Abs.). Die [X.] untersucht die Anwendbarkeit von Gabapentin bei neun Patienten mit sympathischer Reflex-Dystrophie (= RSD) und damit neuropathischen Schmerzen, da die sympathische Reflex-Dystrophie (= RSD) auch als komplexes regionales Schmerzsyndrom oder Kausalgie bezeichnet wird und eine Ausbildung der neuropathischen Schmerzen darstellt. Dabei wird in [X.] von einer sehr guten Schmerzreduktion berichtet (vgl. [X.] S. 265 li. [X.]. Abs. 1 und [X.]. 1; vgl. auch [X.] S. 56 [X.]. Abs.). Damit entnimmt der Fachmann jedem dieser Dokumente, dass Gabapentin neben seiner bekannten antikonvulsiven Wirkung (vgl. dazu auch [X.] S. 56 [X.]. Satz und [X.] S. 265 [X.]. Abs.) auch eine analgetische Wirkung bei neuropathischen Schmerzen besitzt. In Zusammenschau mit der [X.] veranlasst dies den Fachmann, auch [X.] als Analgetikum bei neuropathischen Schmerzen zu untersuchen. Damit hat die Verwendung von [X.] zur Schmerzbehandlung nach Patentanspruch 1 nahegelegen.

Das Argument, die [X.] weise explizit darauf hin, dass der Wirkmechanismus bei der antikonvulsiven Wirkung sowohl von [X.] als auch von Gabapentin unbekannt bzw. noch nicht richtig verstanden sei (vgl. [X.] S. 11 re. [X.]. le. Abs. Satz 1 und S. 12 li. [X.]. Abs. 2 le. Satz), so dass weder eine Veranlassung noch eine entsprechende Erfolgserwartung bestanden habe, die Anwendung von Gabapentin auf [X.] zu übertragen, kann nicht durchgreifen. Denn die Kenntnis der Wirkungsmechanismen mag zwar aus medizinischer und pharmakologischer Sicht wünschenswert sein, deren Fehlen im Stand der Technik führt aber nicht dazu, dass der Fachmann im Stand der Technik aufgezeigte Analogien strukturell ähnlicher Substanzen ignoriert. Entscheidend ist vielmehr, dass die Lehre einer Druckschrift den Fachmann veranlasst, die darin aufgezeigten Analogien zu überprüfen (vgl. Busse [X.], 8. Aufl., § 4 Rn. 147 und [X.] [X.], 9. Aufl., § 4 Rn. 58). Dies tut die Lehre der [X.] auch, da [X.] explizit darauf hinweist, dass [X.] Teil einer Serie von in Position 3 substituierten [X.] ist und innerhalb dieser Serie sogar die stärkste antikonvulsive Wirkung aufweist und damit strukturelle und medizinische Gemeinsamkeiten dieser [X.] ins Blickfeld des Fachmanns rückt (vgl. [X.] S. 12 li. [X.]. Abs. 2 Satz 1). Folglich wird der Fachmann motiviert, sich mit dieser Serie von an Position 3 substituierten [X.] zu beschäftigen. Dies wird dadurch bekräftigt, dass in der Studie gemäß [X.] [X.] nur im Vergleich zu Gabapentin untersucht wird (vgl. u. a. [X.] S. 12 Fig. 1, S. 13 Fig. 2, S. 14 Fig. 3 und jeweils darunter stehender Text). In Verbindung mit der oben bereits angesprochenen Lehre, dass [X.] die stärkste antikonvulsive Wirkung innerhalb dieser Serie aufweist, hat der Fachmann somit auch eine angemessene Erfolgserwartung, sich bei der Suche nach potentiellen Anwendungsmöglichkeiten für [X.] nach bekannten weiteren Wirkungen von Gabapentin umzuschauen und diese Indikationen zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe aufzugreifen (vgl. [X.] 2012, 803 – Calcipotriol-Monohydrat).

Damit vermag auch der Hinweis der [X.] nicht zu überzeugen, dass die ebenfalls an Position 3 substituierten [X.] Baclofen und Phenibut (vgl. [X.] und [X.]) ganz andere [X.] und [X.] besitzen würden, und der Fachmann keine Struktur-Wirkungsbeziehung bei den diskutierten 3-substituierten [X.] gekannt habe und daher von keiner Serie habe ausgehen können. Denn [X.] sind keine Hinweise zu entnehmen, dass die

Auch der Einwand, die Druckschriften [X.] und [X.] vermittelten trotz der darin aufgezeigten Studien am Menschen keine ausreichende Erfolgserwartung, weil diese lediglich Einzelfallstudien offenbarten, die weder hinsichtlich der [X.] ausreichend dokumentiert noch aufgrund der unterschiedlichen Krankheitsgeschichten der einzelnen Patienten verallgemeinerbar seien, weshalb diese Studien auch keine höhere Aussagekraft besäßen als Tierversuche, überzeugt nicht. Diese beiden Druckschriften betreffen Studien an vier bzw. neun Patienten, bei denen zwei unabhängige Forschergruppen die analgetische Wirksamkeit von Gabapentin bei neuropathischen Schmerzzuständen aufgezeigt haben (vgl. [X.] u. a. S. 56 "Abstract" le. Abs.; vgl. [X.] u. a. S. 265 [X.]. 1). Insbesondere enthalten diese Druckschriften keine Hinweise, die den Fachmann an einer analgetischen Wirksamkeit von Gabapentin zweifeln lassen würden. Vielmehr betonen beide Druckschriften, dass Gabapentin in vorteilhafter Weise wenig Nebenwirkungen und geringe Toxizität aufweist (vgl. [X.] a. a. O. und [X.] S. 265 re. [X.]. Abs. 2 Satz 1). Der Fachmann greift die Lehren dieser Druckschriften daher auf, da klinische Studien am Menschen nur durchgeführt werden, wenn eine entsprechende Erfolgserwartung besteht, wie sie sowohl in [X.] als auch in [X.] offenbart ist (vgl. [X.] S. 56 [X.]. Abs., vgl. [X.] S. 265 li. [X.]. le. Zeile bis re. [X.]. Abs. 2).

Zwar mag der [X.] insoweit zu folgen sein, dass es im Bereich der Medizin viele derartige "anekdotische" Kurzberichte gibt, deren Ergebnisse sich später nicht bestätigen. Auch waren im [X.] an die Studien gemäß [X.] und [X.], wie bereits in den beiden Druckschriften angedeutet (vgl. [X.] S.58 li. [X.]. le. Satz und [X.] S. 266 li. [X.]. le. Satz), sicherlich weitere Studien notwendig, um beispielsweise einen Placeboeffekt oder eine Regression zur Mitte – beides Phänomene, die Ergebnisse von Einzelfallstudien verfälschen können – auszuschließen oder die Wirkung von Gabapentin ohne vorherige oder begleitende Applikation von ebenfalls analgetisch wirkenden Opioiden wie Oxycodon, Morphin oder Fentanyl zu untersuchen. Dies ist aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht entscheidungserheblich. Hierbei wird nur geprüft, ob eine Druckschrift dem Fachmann eine Veranlassung vermittelt, die darin offenbarte Lehre zur Lösung der ihm gestellten Aufgabe zu berücksichtigen (vgl. Busse und [X.] jeweils a. a. O.). Für die Berücksichtigung von [X.] und [X.] spricht vorliegend, dass in beiden Druckschriften voneinander unabhängige Ärztegruppen von einem eindeutig positiven Ergebnis hinsichtlich der analgetischen Wirkung von Gabapentin bei neuropathischen Schmerzen berichten. Zudem ist ein Placeboeffekt, wie die Klägerin überzeugend vorgebracht hat, weder beim Einsatz verschiedener Dosen gleichzeitig bei allen Patienten beobachtbar noch bei einer Applikation von über sechs Monaten wahrscheinlich. Auch spricht die [X.] in [X.] nicht gegen einen analgetischen Effekt von Gabapentin, da alle Patienten in [X.] nach der Gabe dieses Wirkstoffs von einer spürbaren Verringerung der Schmerzen berichteten (vgl. [X.] S. 56 bis 57 Case 1 bis 4). Desweiteren sind [X.] und [X.] in anerkannten Fachzeitschriften veröffentlicht, wobei der Artikel [X.] sogar vor der [X.] überprüft worden ist (vgl. [X.] S. 56 li. [X.]. Abs. 1 unter dem Strich). Im Übrigen hat auch der Erfinder [X.] des Streitpatents [X.] und [X.] in einer [X.] im Jahr 1997 sowie [X.] in einer weiteren [X.] im Jahr 1997, also jeweils im Jahr nach dem [X.] des Streitpatents, zitiert und dabei keine Zweifel an deren Aussagekraft geäußert (vgl. [X.]: [X.], M.J. et al., [X.]. [X.]. [X.]. 1997, 282, S. 1242 [X.]. Abs. le. Satz und [X.], M. J. et al. Br. [X.]. 1997, 121, S. 1513, 1520 re. [X.]. le. Abs. Satz 2).

Schließlich gibt es kein Erfordernis, dass ein Wirkstoff bereits von der [X.] eine INN-Bezeichnung besitzen oder sogar in einem Arzneimittel zum Inverkehrbringen zugelassen sein muss, damit er vom Fachmann berücksichtigt wird. So mag zwar am [X.] von sämtlichen gelisteten Antiepileptika, darunter auch Gabapentin, mit Carbamazepin nur ein einziger Vertreter als Analgetikum zugelassen gewesen sein (vgl. [X.]5 Einträge Nr. 4 und 11 i. V. m. B28 S. 368 mi. [X.]. "Carbamazepine" Abs. 1 und S. 374 re. [X.]. "Gabapentin", v. a. S. 375 li. [X.].). Aus den bereits aufgezeigten Gründen bedarf es aber einer derartigen Bestätigung der Wirksamkeit durch die [X.] oder einer amtlichen Zulassungsbehörde nicht, um Gabapentin als Analgetikum zu berücksichtigen.

Die vorstehenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit stehen auch nicht im Widerspruch zu der Entscheidung 327 O 67/15 des [X.] hinsichtlich eines das Streitpatent betreffenden einstweiligen [X.]. Denn das [X.] benennt als zuständigen Fachmann einen Mediziner mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Schmerztherapie (vgl. [X.], Urteil vom 2. April 2015 Rn. 134 – 327 O 67/15, juris), während dieser nach Ansicht des Senats nicht nur aus einem Mediziner, sondern aus dem für die Entwicklung von Arzneimitteln typischen Team besteht, das neben einem Mediziner zumindest auch einen Pharmakologen mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln umfasst (vgl. [X.]4.). Dieses Team beurteilt den Stand der Technik insbesondere im Hinblick auf die vom erkennenden Senat definierte Aufgabe zwangsläufig anders als das [X.], da der Startpunkt für das Team nicht die Bereitstellung eines neuen Wirkstoffs für die Schmerztherapie ist. Vielmehr geht das zuständige Team von [X.] aus und sucht nach potentiellen neuen Einsatzgebieten für diesen Wirkstoff (vgl. [X.]2.). Da sich auch die Einspruchsabteilung des [X.] in der Entscheidung [X.] und die zuständigen Kammern in den vorgelegten Entscheidungen aus anderen [X.]n Ländern gemäß [X.]/[X.]a, [X.] und [X.] nicht mit diesem Aspekt beschäftigt haben, führt deren Berücksichtigung nicht zu einer anderen Beurteilung der Sachlage.

4. Die weiteren Patentansprüche des [X.] bedürfen keiner isolierten Prüfung, weil die [X.]vertreter in der mündlichen Verhandlung erklärt haben, dass sie die Antragsstellung nach dem Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz verstehen (vgl. [X.] 2007, 862 – Informationsvermittlungsverfahren II; [X.] 1997, 120 – Elektrisches [X.]eicherheizgerät; B[X.] GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

Die von der [X.] hilfsweise verteidigten Fassungen gemäß den [X.] 1 bis 4 erweisen sich ebenfalls als nicht patentfähig.

1. Im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist die streitpatentgemäße Verwendung gegenüber dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag nunmehr auf die Behandlung von neuropathischen Schmerzen gerichtet. Da die Behandlung von neuropathischen Schmerzen sowohl aus [X.] als auch aus [X.] bekannt ist (vgl. [X.] S. 56 "Abstract" [X.]. Abs.; vgl. [X.] S. 265 re. [X.]. [X.]. Abs. bis S. 266 li. [X.]. Abs. 2 Satz 1 i. V. m. S. 265 li. [X.]. Abs. 1), gilt für Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 dieselbe Argumentation wie für den Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, so dass die Verwendung gemäß Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 ebenfalls nahe gelegen hat.

2. Die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 2 und 3 sind identisch und unterscheiden sich vom Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch die Ergänzung, dass die neuropathischen Schmerzen durch die Verletzung oder Infektion von peripheren sensorischen Nerven verursacht sind. [X.] Schmerzen können – wie dem Fachmann bekannt ist (vgl. z. B. [X.] S. 56 spaltenübergr. Abs. und [X.] S. 265 li. [X.]. Abs. 1) – aus Infektionen (z. B. Post-Zoster-Neuralgie) oder Verletzungen an Teilen des Nervensystems (z. B. aufgrund von Operationen, Nerventraumata oder Amputationen) resultieren. Auch diese Ursachen für neuropathische Schmerzen sind aus dem Stand der Technik bekannt. So werden beispielsweise in der [X.] bei Patient 3 eine postherpetische Neuralgie und bei Patient 4 eine [X.] Neuropathie behandelt (vgl. [X.] S. 57 li. [X.]. [X.]. Abs. und spaltenübergr. Abs.) und damit neuropathische Schmerzen, die durch Infektionen ausgelöst werden. Die Verwendung nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 2 und 3 ist daher aus denselben Gründen wie die Verwendung gemäß Patentanspruch 1 des [X.] wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

3. Die weiteren Patentansprüche der Hilfsanträge 1 bis 3 bedürfen keiner isolierten Prüfung, weil die [X.]vertreter in der mündlichen Verhandlung erklärt haben, dass sie die Antragsstellung nach den Hilfsanträgen als geschlossene Anspruchssätze verstehen (vgl. [X.] 2007, 862 – Informationsvermittlungsverfahren II; [X.] 1997, 120 – Elektrisches [X.]eicherheizgerät; B[X.] GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

4. Der einzige Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 4 ist mit den jeweiligen Patentansprüchen 1 der Hilfsanträge 2 und 3 wortgleich, weshalb für ihn dieselbe Argumentation gilt wie für die Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 2 und 3. Somit hat auch der Patentanspruch gemäß Hilfsantrag 4 nahe gelegen und ist deshalb nicht patentfähig.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.