Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 16.07.2009, Az. I ZB 55/07

[X.]/07 Verkündet am: 16. Juli 2009 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] betreffend die Marke Nr. 395 03 037 - 2 - Der [X.] Zivilsenats des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 16. Juli 2009 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Schaffert, [X.] und [X.] beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den an [X.] Statt am 2. Mai 2007 zugestellten [X.]uss des 26. Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 • festgesetzt. Gründe: [X.] Für die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend abgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 für die Ware "Spielzeug, nämlich [X.]" eingetragen: 1 - 3 - Die Antragstellerin hat beim [X.] beantragt, weil sie zum einen nicht markenfähig, zum ande-ren nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen freihaltebedürftig sei. Die Mar-kenabteilung des [X.] hat die Löschung der Marke angeordnet. 2 Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben ([X.], [X.]. v. [X.] - 26 W (pat) 80/05, juris). 3 Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzu-weisen. 4 I[X.] Das [X.] hat einen Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 und 2 [X.] bejaht und zur Begründung ausgeführt: 5 Der Eintragung der angegriffenen Marke habe das Schutzhindernis aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe. Vom Markenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift [X.], deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllten. Davon sei für die vorliegende Marke auszugehen. Diese bestehe aus der Wiedergabe eines roten quaderförmigen [X.] mit zwei symmetrischen Reihen aus [X.] vier flachen, glatten und zylindrischen [X.] an der Oberfläche. Die Kupplungselemente ([X.]) der Marke, aus denen die Markeninhaberin allein die Markenfähigkeit ableite, seien ausschließlich technisch bedingt. Die [X.] auf der Oberseite sowie die Hohlräume auf der Unterseite des [X.] dienten dazu, die [X.] auf leichte Art verbinden und wieder trennen 6 - 4 - zu können. Diese technische Wirkung stehe eindeutig im Vordergrund. Die Funktion des Gegenstandes werde durch die Form erreicht, was durch die ab-gelaufenen Patente bestätigt werde. Soweit sich die Markeninhaberin darauf berufen habe, es gebe verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung der [X.] der [X.] innerhalb derselben technischen Lösung, komme es hierauf nicht an. Die zylindrischen [X.] seien im Übrigen die beste Ausführungsform zur beständigen Verbindung der Bausteine. Neben dieser technischen Funktion seien rein ästhetisch bedingte Merkmale der Warenform nicht ersichtlich. II[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-schwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das [X.] die Vor-aussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke für die Ware "Spiel-zeug, nämlich [X.]" nach § 50 Abs. 1 und 2 [X.] bejaht. Der Marke stand sowohl im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 [X.]) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.]) das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen. 7 1. Nach dieser Vorschrift ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Errei-chung einer technischen Wirkung erforderlich ist. § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziffer ii [X.] um. Die Bestimmung schließt es im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische [X.] für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen ([X.], Urt. v. 8.4.2003 - [X.]/01 bis 55/01, [X.]. 2003, [X.] = [X.], 514 [X.]. 72 = [X.], 627 - Linde, [X.]; [X.], [X.]. v. [X.], [X.], 71 [X.]. 13 = [X.], 107 - Fronthaube; [X.]. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, [X.], 510 [X.]. 11 = [X.], 791 - [X.] - 5 - schnitte). Wie der [X.] zu der Be-stimmung der [X.] entschieden hat, setzt dieses Eintragungs-hindernis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche [X.] Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann ([X.], Urt. v. 18.6.2002 - [X.]/99, [X.]. 2002, [X.] = GRUR 2002, 804 [X.]. 83 = [X.], 924 - [X.]/[X.]; [X.], [X.]. v. 17.11.2005 - [X.], [X.], 589 [X.]. 18 = [X.], 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen). 2. Das [X.] hat angenommen, die Markenfähigkeit der angegriffenen Marke ergebe sich allein aus den [X.] (Kupplungselementen) des [X.]; deren Ausführungsform sei ausschließlich technisch [X.]. Grundsätzlich dürften technische Lösungen, die über Patent- oder Ge-brauchsmusterschutz verfügten oder verfügt hätten, nicht mit Hilfe des Marken-schutzes unterlaufen werden. Nur Merkmale, die nicht im Wesentlichen tech-nisch bedingt seien, seien dem Markenschutz zugänglich. Vorliegend sei davon auszugehen, dass die wesentliche technische Funktion der [X.] auf der Oberseite sowie der Hohlräume auf der Unterseite der [X.] in einem Verbindungseffekt bestehe, der der Stabilität diene und eine leichte Verbindung und Trennung der Elemente erlaube. Diese technische Wirkung der [X.] stehe eindeutig im Vordergrund. Die Form und der Durchmesser der [X.], ihre Anzahl, ihre Höhe und ihre symmetrische Anordnung seien wesentlich für die erzielte Wirkung und deshalb für diese technische Wirkung auch erforderlich i.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. 9 3. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. 10 - 6 - a) Das [X.] ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhin-dernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ausschließlich auf die [X.] eines [X.] abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die wei-tere Gestaltung des [X.] besteht in dessen quaderförmiger [X.]. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 [X.] nicht zu-gänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt (vgl. [X.], [X.]. v. 20.11.2003 - [X.], [X.], 506, 507 = [X.], 755 - Stabtaschenlampen II; [X.] [X.], 510 [X.]. 16 - Milchschnitte). 11 b) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] geltend, das Bundespa-tentgericht sei von einem falschen rechtlichen Maßstab ausgegangen. Das Ein-tragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sei eng auszulegen, weil es nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könne. Es sei zu [X.] zwischen einer technischen Wirkung, die nur mit der als Marke bean-spruchten Form erzielt werden könne, und einer zur Erreichung einer [X.]n Wirkung erforderlichen technischen Lösung, die durch verschiedene [X.] umzusetzen sei. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] setze voraus, dass eine bestimmte technische Wirkung nur mit der als Marke beanspruchten Form erzielt werden könne. Die Monopolisie-rungsgefahr, der § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegenwirken solle, bestehe da-gegen nicht, wenn eine konkrete technische Lösung durch in der äußerlichen Gestaltung ganz unterschiedliche Formen realisiert werden könne. Dem kann nicht beigetreten werden. 12 aa) Das [X.] des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ist im [X.] auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu kön-13 - 7 - nen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen ([X.] GRUR 2002, 804 [X.]. 77 und 80 - [X.]/[X.]). Maßgeblich ist daher für das Vorliegen des in Rede ste-henden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der [X.] allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegrif-fene Marke darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist (vgl. [X.], [X.]. v. 20.11.2003 - [X.], [X.], 507, 509 = [X.], 749 - Transfor-matorengehäuse; [X.] [X.], 589 [X.]. 20 - Rasierer mit drei Scherköp-fen; [X.]Z 166, 65 [X.]. 14 - [X.]; [X.] [X.], 71 [X.]. 16 - Fronthaube). [X.]) Von diesen Maßstäben ist auch das [X.] ausgegan-gen. Nach seinen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen weisen die Nop-pen auf der Oberseite des [X.] eine wesentliche technische Funktion auf, ohne dass die angegriffene Marke über weitergehende nichttechnische Gestaltungsmerkmale verfügt. Dass sich die Streitmarke durch eine individuali-sierende Formgebung auszeichnet, hat das [X.] ebenfalls nicht festgestellt. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit auch keinen Vortrag der Mar-keninhaberin als übergangen. Das [X.] hat daraus zu Recht gefolgert, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der tech-nischen Wirkung zuzuschreiben sind. 14 cc) Diesem Ergebnis hält die Rechtsbeschwerde entgegen, das Schutz-hindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] liege nur vor, wenn eine technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erreicht werden kön-ne und mit der angegriffenen Markenform eine dieser technischen Lösungen monopolisiert werde. Dagegen seien die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 15 - 8 - [X.] nicht gegeben, wenn zur Erzielung einer technischen Wirkung eine bestimmte technische Lösung diene, die auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt werden könne. Von letzterem sei im vorliegenden Fall auszugehen. Zur Verbindung der [X.] durch Verklemmen gebe es eine Reihe von gleichwertigen Alternativgestaltungen für [X.] von [X.]n. Bei den Bausteinen der Markeninhaberin werde die Klemmwirkung dadurch erzielt, dass die [X.] auf der Oberseite der [X.] zwischen die Innenwand des Bausteins und den in der Bausteininnenseite vorhandenen Zapfen geklemmt würden. Diese an der Unterseite der Bausteine angeordneten Sekundärzapfen seien Gegenstand des [X.], durch das die ursprüngliche Ge-staltung des [X.] nach dem Patent von [X.] Page weiterent-wickelt worden sei. Das [X.] habe die Gestaltung der Spiel-bausteine auf der Grundlage des [X.] als funktionsgerechteste Ausführungsform und deshalb als vorzugswürdig gegenüber anderen Ausfüh-rungsformen bezeichnet. Die Feststellungen des [X.] hierzu seien unzureichend und seine Würdigung sei widersprüchlich. Das [X.] den gegenteiligen Vortrag der Markenin-haberin nicht berücksichtigt. Mit diesen Angriffen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Auf den Vortrag der Markeninhaberin, dass die Klemmwirkung von [X.]n durch einen gegenüber der angegriffenen Marke anderen Aufbau und eine an-dere Gestaltung der Kupplungselemente ([X.]) erzielt werden könne, ohne dass mit der Formgebung der angegriffenen Marke in qualitativer, technischer, funktionsmäßiger oder wirtschaftlicher Hinsicht ein Vorteil gegenüber abwei-chenden Ausführungen verbunden sei, kommt es aus Rechtsgründen nicht an. Auch wenn dies der Fall sein sollte, bleibt für das [X.] nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entscheidend, dass die von der Markeninhaberin für 16 - 9 - die angegriffene Marke gewählten wesentlichen funktionellen Merkmale der Warenform allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (vgl. [X.] GRUR 2002, 804 [X.]. 83 - [X.]/[X.] zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. ii [X.]). In dem Vorlageverfahren [X.]/[X.] hatte sich die [X.] [X.] darauf berufen, es gebe gegenüber der fraglichen Marke zahl-reiche andere Formen, mit denen sich hinsichtlich der [X.] die gleiche tech-nische Wirkung mit einem gleichen Kostenaufwand erzielen lasse (vgl. [X.] GRUR 2002, 804 [X.]. 67 - [X.]/[X.]). Diesen von [X.] geltend gemachten Umstand hat der [X.] nicht als entscheidungserheblich erachtet, sondern ausschließlich darauf abgestellt, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der in Rede stehenden Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben waren ([X.] GRUR 2002, 804 [X.]. 84 - [X.]/[X.]). Deshalb ist entgegen den [X.] der Rechtsbeschwerde auch keine differenzierte Betrachtung danach geboten, ob dieselbe technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erzielt werden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen [X.]n Lösung, aber mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu errei-chen ist. Für eine derartige Differenzierung besteht nach dem Zweck des Schutzhindernisses aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] kein Anlass (vgl. EuG, Urt. v. 12.11.2008 - [X.]/06, [X.]. 2009, 508 [X.]. 43 = [X.], 36 - Lego Juris/[X.], zu Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. [X.]). Auch im letzteren Fall wird eine im Wesentlichen technisch bedingte Warenform monopolisiert und werden an-dere Unternehmen von der freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein der Erzielung einer technischen Wirkung dient, ausgeschlossen. 17 - 10 - 4. Der von der Markeninhaberin angeregten Vorlage an den [X.] bedarf es nicht. Die Grundsätze, nach de-nen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften geklärt. Auch im Übrigen stellen sich vorliegend keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den Ge-richtshof der Europäischen Gemeinschaften rechtfertigen. 18 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.]. 19 Bornkamm Büscher Schaffert
[X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 02.05.2007 - 26 W(pat) 80/05 -