Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.03.2011, Az. 29 W (pat) 213/10

Das Wortzeichen

[X.][X.]!

ist am [X.] zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Abziehbilder, Aufkleber, Stickers ([X.]); Aktenhüllen; Blöcke [Papier- und Schreibwaren]; Briefpapier; Broschüren; Bucheinbände; Druckereierzeugnisse; Einbände [Papier- und Schreibwaren]; Fahnen, Wimpel [aus Papier]; Farbdrucke; Folien aus Kunststoff für [X.]; Glückwunschkarten; Handbücher; Hüllen [Papier- und Schreibwaren]; Kalender; Karton; Kartonagen; Kataloge; Kunststofffolien für [X.]; Magazine [Zeitschriften]; Papier; Papiertüten; Pappe; Plakate; Plakate aus Papier und Pappe; [X.]karten; Prospekte; Rundschreiben; Schachteln aus Pappe oder aus Papier; Schilder aus Papier und Pappe; Tüten aus Papier, Pappe oder Kunststoff; Umschläge; Verpackungsbeutel [-hüllen, -taschen] aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsfolien aus Kunststoff; Verpackungspapier; Versandtaschen; Zeitschriften [Magazine]; Abfallsäcke aus Papier oder Kunststoff; [X.]; Aktenordner; Alben; Anzeigekarten ([X.]); Briefmarken; Bücher; [X.]; [X.] (Zahlen und Buchstaben); Eintrittskarten; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Fahrkarten; Flaschenhüllen aus Pappe oder Papier; Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier; Formulare (Formblätter); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Karteikarten (Papier- und Schreibwaren); Kartonröhren; Lesezeichen; Leuchtpapier; Loseblattbinder; Luftkissenfolien aus Kunststoff (für [X.]); Musikglückwunschkarten; Papier- und Schreibwaren; Papierbänder (Papierstreifen); Papierblätter ([X.]); Pergamentpapier; Scheckhefthüllen; Selbstklebebänder für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; [X.]; Tickets (Fahrkarten, Eintrittskarten); Transparente (Papier- und Schreibwaren); Verpackungsfolien aus regenerierter Zellulose; Verpackungsmaterial aus Karton;

Klasse 35: Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen (Büroarbeiten); [X.] für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Bestellannahme, [X.] und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Kundengewinnung und –pflege durch Versandwerbung (Mailing); Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen; Versandwerbung; Aktualisierung von Werbematerial; Aufstellung von [X.]; Betrieb einer Im- und Exportagentur; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen im [X.]; Geschäftsführung für Dritte; heliografische Vervielfältigungsarbeiten; Herausgabe von Werbetexten; Mannequindienste für Werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Marketing (Absatzforschung); Marketing auch in digitalen Netzen; Merchandising; Öffentlichkeitsarbeit ([X.]) Online Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Firmen im [X.] und anderen Medien; Präsentation von Waren in [X.] für den Einzelhandel; Preisvergleichsdienste; Rundfunkwerbung; Sponsoring in Form von Werbung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung [Sales Promotion für Dritte]; Vermietung von Werbeflächen, auch im [X.] (Bannerexchange); Vermietung von Werbematerial; Vermittlung von Adressen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das [X.]; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vervielfältigung von Dokumenten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im [X.] für Dritte;

Klasse 40:  Druckarbeiten; Offsetdruckarbeiten; Aufdrucken von Mustern; Buchbindearbeiten; Erstellen von fotografischen Abzügen; Erstellen von Fotogravuren; [X.]; Fotosatzarbeiten; Information über Materialbeschaffung; Laminieren (Materialbearbeitung); lithografische Druckarbeiten; Papierappretierung; Papierbehandlung; Tiefdruckarbeiten; Verchromen; Vergolden; Vernickeln; Versilbern; Verzinnen; Zurichten von Materialien auf Bestellung.

Mit Beschluss vom 22. Oktober 2010 hat die Markenstelle für Klasse 35 des [X.]s durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 und 5, § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] mangels jeglicher Unterscheidungskraft teilweise für die Waren und Dienstleistungen

"Abziehbilder, Aufkleber, Stickers ([X.]); Aktenhüllen; Blöcke [Papier- und Schreibwaren]; Briefpapier; Broschüren; Bucheinbände; Druckereierzeugnisse; Einbände [Papier- und Schreibwaren]; Farbdrucke; Folien aus Kunststoff für [X.]; Glückwunschkarten; Handbücher; Hüllen [Papier- und Schreibwaren]; Kalender; Karton; Kartonagen; Kataloge; Kunststofffolien für [X.]; Magazine [Zeitschriften]; Papier; Papiertüten; Pappe; Plakate; Plakate aus Papier und Pappe; [X.]karten; Prospekte; Rundschreiben; Schachteln aus Pappe oder aus Papier; Schilder aus Papier und Pappe; Tüten aus Papier, Pappe oder Kunststoff; Umschläge; Verpackungsbeutel [-hüllen, -taschen] aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsfolien aus Kunststoff; Verpackungspapier; Versandtaschen; Zeitschriften [Magazine]; [X.]; Aktenordner; Alben; Anzeigekarten ([X.]); Briefmarken; Bücher; [X.]; [X.] (Zahlen und Buchstaben); Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Flaschenhüllen aus Pappe oder Papier; Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier; Formulare (Formblätter); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Karteikarten (Papier- und Schreibwaren); Kartonröhren; Lesezeichen; Leuchtpapier; Loseblattbinder; Luftkissenfolien aus Kunststoff (für [X.]); Musikglückwunschkarten; Papier- und Schreibwaren; Papier- und Schreibwaren; Papierbänder (Papierstreifen); Papierblätter ([X.]); Pergamentpapier; Selbstklebebänder für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; [X.]; Transparente (Papier- und Schreibwaren); Verpackungsfolien aus regenerierter Zellulose; Verpackungsmaterial aus Karton; Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen (Büroarbeiten); [X.] für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Bestellannahme, [X.] und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce; Kundengewinnung und –pflege durch Versandwerbung (Mailing); Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen; Versandwerbung; Aktualisierung von Werbematerial; Aufstellung von [X.]; Betrieb einer Im- und Exportagentur; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen im [X.]; Geschäftsführung für Dritte; heliografische Vervielfältigungsarbeiten; Herausgabe von Werbetexten; Marketing (Absatzforschung); Marketing auch in digitalen Netzen; Merchandising; Öffentlichkeitsarbeit ([X.]) Online Werbung in einem Computernetzwerk; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten]; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Präsentation von Firmen im [X.] und anderen Medien; Präsentation von Waren in [X.] für den Einzelhandel; Preisvergleichsdienste; Rundfunkwerbung; Sponsoring in Form von Werbung; Verbreitung von Werbeanzeigen; Verfassen von Werbetexten; Verkaufsförderung [Sales Promotion für Dritte]; Vermietung von Werbeflächen, auch im [X.] (Bannerexchange); Vermietung von Werbematerial; Vermittlung von Adressen; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das [X.]; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Verteilen von Werbemitteln; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Vervielfältigung von Dokumenten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im [X.] für Dritte; Druckarbeiten; Offsetdruckarbeiten; Aufdrucken von Mustern; Buchbindearbeiten; Erstellen von fotografischen Abzügen; Erstellen von Fotogravuren; [X.]; Fotosatzarbeiten; Information über Materialbeschaffung; Laminieren (Materialbearbeitung); lithografische Druckarbeiten; Papierappretierung; Papierbehandlung; Tiefdruckarbeiten; Zurichten von Materialien auf Bestellung"

zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 24. August 2009 im Wesentlichen ausgeführt, dass es sich bei der [X.]! um einen Hinweis darauf handle, dass die Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Versendung vieler verschiedener [X.] stünden. Die Wortkombination sei [X.] gebildet. Sie bestehe aus dem Wort "[X.]" für "mehrfach, viel, verschieden", das inzwischen in die [X.] eingegangen sei, und "[X.]" für "[X.]", das zwar aus der [X.] stamme, jedoch zum Grundwortschatz gehöre und durch Begriffe wie "[X.]" für "[X.]" und "E-Mail" für "elektronische [X.] auch im Inland bekannt sei. In diesem Sinne werde die Wortkombination auch von den angesprochenen, breiten Verkehrszeichen verstanden. Alle betroffenen Waren und Dienstleistungen könnten dem vielfachen Versenden von [X.] in unterschiedlichen Formen dienen. Dies könne alles sein, um das Versenden von [X.] in Papierform zu ermöglichen, wie die Verpackung, Gestaltung sowie mit der [X.] versandte Werbung und Werbeartikel. Das Wortzeichen stelle daher lediglich einen Hinweis auf Art und Thema sowie Verwendungszweck der Waren und Dienstleistungen dar. Der angemeldete Markenbegriff sei auch aus sich heraus verständlich. Der Verkehr werde nicht davon ausgehen, dass es nur ein Unternehmen gebe, das große Mengen an [X.] verschicke. Eine andere mögliche Bedeutung im Sinne von "[X.]meren" sei für [X.]verpackungen aus diesem Material ebenfalls beschreibend.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 22. Oktober 2010 aufzuheben.

Sie ist der Auffassung, die Markenstelle habe übersehen, dass sich die fraglichen Dienstleistungen an die Führungskreise oder Marketingabteilungen von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen richteten. Das Wort [X.][X.]! präge sich der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise leicht und unmittelbar ein. Die Markenstelle habe nicht dargelegt, dass das Wort in seiner Gesamtheit eine Gattungs- oder gängige Bezeichnung im Bereich der Papierwaren, Werbe-, Marketing- und Druckdienstleistungen der Klassen 16, 35 und 40 sei. Die Markenstelle habe nicht aufgezeigt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem Bedeutungsgehalt des [X.] [X.][X.]! herstellen würden. Die Markenstelle habe auch nicht dargetan, dass das Wort [X.][X.]! in seiner Gesamtheit den angesprochenen Verkehrskreisen nicht ermögliche, die Dienstleistungen der Anmelderin von denen mit anderer gewerblicher Herkunft zu unterscheiden. Das Wort [X.] enthalte ein Moment subjektiver Einschätzung und sei völlig unspezifisch. In Kombination mit dem Wort [X.] und insbesondere in Verbindung mit einer Agentur für Werbe-, Marketing- und damit verbundene Dienstleistungen für Unternehmen sei das Wort [X.] dazu bestimmt, bei den angesprochenen Verkehrskreisen den allgemeinen Eindruck hervorzurufen, dass die betreffende Agentur eine breite Palette von Dienstleistungen erbringe, die im weitesten Sinne mit dem Versenden von [X.] zu tun haben. Das Versenden von [X.] stelle aber lediglich einen einfachen und notwendigen, jedoch keineswegs wertschöpfenden Bestandteil der zu erbringenden Dienstleistung dar. Der wesentliche wertschöpfende Bestandteil der zu erbringenden Dienstleistung bestehe vielmehr in einer für Konsumenten attraktiven, verbal und grafisch ansprechenden Aufmachung und Präsentation der jeweiligen Werbebotschaft. Die mit dem Wort [X.][X.]! vermittelte Werbebotschaft betreffe ausdrücklich nur die Agentur als solche. Sie gebe keinen Hinweis auf die Modalitäten einer konkreten Dienstleistung oder auf andere Einzelheiten des [X.] von [X.]. Werbe- und Marketingdienstleistungen bezeichne sie weder abstrakt noch konkret nach Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert oder sonstige Merkmale. Der Zusammenhang zwischen der Bedeutung des Wortes [X.][X.]! und den Dienstleistungen, die von einer Werbe- oder Marketingagentur erbracht werden könnten, sei zu vage und unbestimmt, um als Beschreibung verstanden zu werden. Zudem weiche der angefochtene Beschluss der Markenstelle von der ständigen [X.] und [X.] Eintragungspraxis ab und benachteilige die Anmelderin. Beim [X.] seien 87 Wortmarken mit dem Bestandteil [X.] eingetragen. Nur 4 Markenanmeldungen mit dem Bestandteil [X.] seien zurückgewiesen worden. Beim [X.] seien 47 Gemeinschaftsmarken mit dem Bestandteil [X.] registriert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten [X.] als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 [X.] steht hinsichtlich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder das absolute Schutzhindernis fehlender (konkreter) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] noch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. [X.] [X.], 229, Rn. 27 f. - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - [X.]; [X.], 417, 418 - [X.]; [X.], 850, Rn. 18 - [X.]). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (vgl. [X.] [X.], 44, Rn. 24 – [X.] 2; [X.], 135, Rn. 19 – [X.]). Gleichfalls zu berücksichtigen ist, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. [X.] GRUR 2004, 428, 431, Rn. 53 - [X.]; [X.], 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch).

Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH [X.], 850 - [X.]; [X.], Rn. 10 - [X.]). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.

Ausgehend von diesen Grundsätzen lässt sich der angemeldeten Wortverbindung für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] absprechen.

a) Die angemeldete Wortverbindung setzt sich aus den fremdsprachigen Begriffen "[X.]" und "Mail" zusammen. Das Wort "[X.]" kann verschiedenartige Bedeutungen haben. Im hier relevanten Zusammenhang zum einen als Präfix (aus dem [X.] stammend) besitzt es die Bedeutung: viel, viele, häufig oder sich wiederholend. Andererseits dient "[X.]" aber auch als Abkürzung und Wortbestandteil im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich speziell zur Bezeichnung chemischer Verbindungen und Stoffe, wie z. B. [X.]ethylen, [X.]urethan und [X.]ester, sowie für alle Formen von Plastikpolymeren.

Das englischsprachige Substantiv "Mail" diente im [X.] Englisch ursprünglich dazu, eine Reisetasche oder ein Bündel zu bezeichnen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde mit "mail" eine Tasche zum Transport von Briefen bezeichnet. Schließlich entwickelte sich das Wort zur Bezeichnung für die Briefe selbst. Im 19. Jahrhundert verwendeten die [X.] den Begriff für Briefe, die nach [X.] versendet wurden. 1982 tauchte erstmals der Begriff "e-mail" (als Abkürzung von "[X.]") auf und hat im Zuge der Verbreitung des [X.]s inzwischen auch Eingang ins [X.] gefunden. Das Verb "to mail" bedeutet entsprechend: mit der [X.] senden, absenden, aufgeben oder verschicken. Die Verlaufsform (present progressive) des Verbs im [X.] lautet "mailing".

b) Der Wortzusammensetzung "[X.][X.]!" kommt bezüglich der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein beschreibender Charakter zu und sie ist daher geeignet, dieselben ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen nach zu kennzeichnen. Im Hinblick auf die in Klasse 35 noch beanspruchten Dienstleistungen lässt sich nicht feststellen, dass "[X.][X.]!" deren Art oder Inhalt beschreiben würde. Es handelt sich nämlich sämtlich um Dienstleistungen die typischerweise nicht in Form eines Massenversands von [X.]werbesendungen im Rahmen eines Direktmarketings erbracht werden. Eine beschreibende Bedeutung der angemeldeten Bezeichnung im Sinne einer (vielfachen) Versandwerbung (Mailing) als Kommunikationsmittel, das im Rahmen des Marketing-Mix von werbetreibenden Unternehmen genutzt wird, kommt vorliegend also nicht in Betracht. Ebenso wenig handelt es sich bei den noch beanspruchten Dienstleistungen um solche, die mit der Versandwerbung in einem funktionalen Zusammenhang stehen oder gemeinsam beworben und angeboten werden.

"[X.][X.]!" ist für die noch beanspruchten Waren in Klasse 16 auch nicht beschreibend in der Bedeutung von "[X.]" als Abkürzung für [X.]merkunststoffe. Die noch in Rede stehenden Waren umfassen keine Produkte, die typischerweise aus diesem Material hergestellt werden. Auch lässt sich nicht feststellen, dass diese Waren im Rahmen von Massen-[X.]sendungen verschickt und dazu in sogenannten "[X.] Mail Bags" verpackt oder eingeschweißt würden. Ein funktionaler Zusammenhang dieser Waren mit Versandwerbung ist ebenso wenig erkennbar. Deshalb wird die Bezeichnung auf diesen Waren vom Verkehr als Herkunftshinweis wahrgenommen.

2. Der Eintragung steht auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen. Denn im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpft sich die Bezeichnung "[X.][X.]!" aus den oben dargelegten Gründen nicht in einer reinen Merkmalsbeschreibung.