Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 19.11.2009, Az. I ZB 76/08

[X.] vom 19. November 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Markenanmeldung Nr. 300 89 714.6 Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja Farbe gelb [X.] § 8 Abs. 1 und 2 Nr. 1 Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. Ob besondere Umstände vorliegen, die gleich-wohl die Annahme rechtfertigen, die [X.] sei unterscheidungskräf-tig, ist anhand einer umfassenden Prüfung sämtlicher relevanten Umstände vorzu-nehmen. In diesem Rahmen ist die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, nur ein - wenn auch gewichtiges - Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft. [X.], [X.]uss vom 19. November 2009 - [X.]/08 - [X.]
- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 19. November 2009 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Schaffert und [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der [X.]uss des 29. Senats ([X.]) des Bundespatent-gerichts vom 13. August 2008 unter Zurückweisung des [X.] im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistun-gen der Klassen 35, 36 und 42 zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zu-rückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festgesetzt. - 3 - Gründe: 1 [X.] Die Anmelderin ist die [X.] mbH. Sie hat beim [X.] die Eintragung der Farbe Gelb mit der [X.] und [X.] im [X.] wie nachfolgend dargestellt für verschiedene Waren und Dienstleistungen [X.]. 2 Die Markenstelle des [X.]s hat die [X.] wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Gegen die Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und das Verzeichnis auf folgende Waren und Dienstleistungen beschränkt: 3 [X.]: Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Telekommunikation, insbesondere [X.] (einschließlich [X.]), Splitter, Router; Klasse 35: Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; Klasse 36: Finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; - 4 - Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekom-munikation; Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von [X.]; [X.]; [X.]; Dienstleistungen eines Pro-viders, nämlich Bereitstellung von Internetzugängen (Software) auch mittels Internet-by-Call; Vermietung von Einrichtungen für die Telekom-munikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten für die Tele-kommunikation, insbesondere Modems (einschließlich [X.]), Splitter, Router; Klasse 42: Technische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebe-reich. Das [X.] hat die Beschwerde der Anmelderin zurück-gewiesen ([X.], 161). 4 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter. 5 I[X.] Das [X.] hat angenommen, der angemeldeten [X.] fehle jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. Dazu hat es ausgeführt: 6 Bei einer abstrakten Farbmarke sei zu berücksichtigen, dass das ange-sprochene Publikum nicht daran gewöhnt sei, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen. Nur unter au-ßergewöhnlichen Umständen könne einer Farbe daher Unterscheidungskraft zukommen. Davon sei regelmäßig nur auszugehen, wenn die Zahl der bean-spruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch seien. Dazu müssten die in Rede stehenden Waren und 7 - 5 - Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlossenen, von den [X.] anderer Branchen unabhängigen sehr spezifischen Markt-segments sein. Nur unter diesen Voraussetzungen seien aussagekräftige Rück-schlüsse aus dem Marktauftritt auf die Wahrnehmung des Verkehrs möglich. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Tele-kommunikation und Energieversorgung erfüllten weder das Kriterium einer sehr beschränkten Zahl von Waren oder Dienstleistungen noch eines sehr spezifi-schen Marktes. Die im Zusammenhang mit der Telekommunikation stehenden Waren der [X.] umfassten eine Vielzahl von Produkten, die regelmäßig von unter-schiedlichen Herstellern am Markt angeboten würden. Auch die vielfältigen Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet sei, gehörten nach den tatsäch-lichen Gegebenheiten keinem spezifischen Marktsegment an. Daher komme es auf die Frage nicht an, ob eine Gewöhnung des Verkehrs an abstrakte Farben als Herkunftshinweis eingetreten sei. Auch die Prüfung der konkreten Unter-scheidungskraft des angemeldeten Zeichens erübrige sich. Vielmehr sei eine Eintragung der angemeldeten Farbe nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung möglich. Deren Voraussetzungen lägen nicht vor. 8 II[X.] [X.] hat nur zum Teil Erfolg. Zu Recht hat das [X.] die Eintragung der Marke für die Waren und Dienstleis-tungen der Klassen 9, 37 und 38 abgelehnt. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand, soweit das Bundespa-tentgericht der Anmelderin die Eintragung der Farbe Gelb für die Dienstleistun-gen der Klassen 35, 36 und 42 wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] versagt hat. 9 - 6 - 1. Das [X.] ist zutreffend davon ausgegangen, dass das angemeldete Zeichen die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 [X.] erfüllt. Aufgrund der Beschreibung der beanspruchten [X.] durch eine Benennung der Farbe, die Vorlage eines Farb-musters und die Bezeichnung nach zwei Farbklassifikationssystemen ist die Marke eindeutig und dauerhaft dargestellt. 10 2. Das [X.] hat für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 38 rechtsfehlerfrei das [X.] (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]) bejaht. 11 a) Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleis-tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die [X.] der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. [X.], [X.]. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, [X.], 1093 [X.]. 13 = [X.], 1428 - [X.]; [X.]. v. 4.12.2008 - [X.], [X.], 778 [X.]. 11 = [X.], 813 - [X.]). Diese Grundsätze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl. [X.], [X.]. v. 21.10.2004 - [X.]/02, [X.]. 2004, [X.] = [X.]. 2005, 227 [X.]. 78 - Farbe Orange). Allerdings ist bei bestimmten Markenkategorien zu 12 - 7 - beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrge-nommen werden wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein geson-dertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ih-rer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen ([X.], [X.]. v. 7.10.2004 - [X.]/02, [X.]. 2004, [X.] = [X.]. 2005, 135 [X.]. 30 - Mag Lite; [X.]. [X.] - [X.]/01, [X.]. 2003, [X.] = [X.], 604 [X.]. 65 = [X.], 735 - [X.]; [X.]. v. 24.6.2004 - [X.]/02, [X.]. 2004, [X.] = [X.], 858 [X.]. 38 f. - [X.] Bauchemie; [X.] [X.]. 2005, 227 [X.]. 78 - Farbe Orange). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das [X.] an der freien Verfügbarkeit der Farben für die anderen [X.] zu berücksichtigen (vgl. [X.] [X.], 604 [X.]. 60 - [X.]; [X.], 858 [X.]. 41 - [X.] Bauchemie). Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch bei Zugrundele-gung des beschriebenen großzügigen [X.] davon auszugehen, dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] fehlt. Bei abstrakten Farbmarken ist deshalb regelmäßig zu prüfen, ob besondere Umstände vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig. Diese Beurteilung erfordert eine umfassende Prüfung des Verkehrsverständnis-ses bei der Wahrnehmung der Farbe auf dem in Rede stehenden Waren- oder Dienstleistungssektor und des Interesses der Allgemeinheit an der freien [X.] der beanspruchten Farbe. Von Bedeutung für die Beurteilung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft ist in diesem Zusam-menhang auch, ob die Eintragung der Farbe für eine Vielzahl von Waren oder Dienstleistungen oder eine bestimmte Gruppe von Waren oder Dienstleistungen 13 - 8 - beantragt worden ist. Besondere Umstände, bei deren Vorliegen eine abstrakte Farbmarke über Unterscheidungskraft verfügen kann, können insbesondere dann gegeben sein, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. [X.] [X.], 604 [X.]. 71 - [X.]; [X.]. 2005, 227 [X.]. 79 - Farbe Orange). b) Das [X.] hat angenommen, die beanspruchten Wa-ren der [X.] umfassten eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte. Zu dem Oberbegriff der Telekommunikation sei jede elektronische, akustische und visu-elle Nachrichtenübermittlung einschließlich der Bereitstellung von Internetzu-gängen und der Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen zu rechnen. Für die angemeldete Marke werde deshalb Schutz für ganz unter-schiedliche Waren beansprucht, die regelmäßig von unterschiedlichen Herstel-lern am Markt angeboten würden. 14 aa) Gegen diese Ausführungen wendet sich die Rechtsbeschwerde oh-ne Erfolg mit der Begründung, der Verkehr sei gegenwärtig an die Kennzeich-nungsfunktion konturloser Farben gewöhnt, so dass die gegenteilige Ansicht des [X.]s, die auf zwischenzeitlich überholten Vorgaben des [X.] beruhe, nicht mehr der Realität entspreche. 15 Maßgeblich für die Beurteilung des Verkehrsverständnisses zur Kenn-zeichnungsfunktion konturloser Farben ist die Auffassung sämtlicher [X.], die als Abnehmer oder Interessenten der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke angemeldet ist ([X.], [X.]. [X.] - [X.] und 109/97, [X.]. 1999, [X.] = GRUR 1999, 723 [X.]. 29 - [X.]; [X.], [X.]. v. 19.1.2006 - [X.], [X.], 16 - 9 - 760 [X.]. 22 = [X.], 1130 - [X.]). Dies ist vorliegend das allgemeine Publikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören daher [X.] des [X.]s, die die allgemeine Auffassung des Verkehrs von der regelmäßig fehlenden Kennzeichnungsfunktion konturloser Farben feststellen konnten. [X.]) [X.] verhilft auch nicht die Rüge zum Erfolg, das [X.] habe jedenfalls die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt für Apparate der Telekommunikation außer [X.] gelassen. Das [X.] ist dieser Frage nachgegangen. Es ist zu dem Ergebnis gelangt, dass wegen der Vielzahl der beanspruchten Waren der [X.] nicht von einheitlichen Kennzeichnungsgewohnheiten ausgegangen werden könne. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, weil die unter den weiten Oberbegriff der Telekommunikation fallenden unterschiedlichen Produkte regelmäßig von verschiedenen Herstellern angeboten werden. 17 Diesem Ergebnis steht auch nicht entgegen, dass die Anmelderin einige Waren der [X.] konkret bezeichnet hat (Modems, Splitter, Router). Nach dem von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vortrag der Anmel-derin besteht in diesen Warensektoren nicht die Gewohnheit, Farben herkunfts-hinweisend zu verwenden. Dann hat der Verkehr in Anbetracht der konturlosen Farben im Allgemeinen fehlenden Unterscheidungskraft auch keine Veranlas-sung, in der beanspruchten gelben Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen. 18 c) Das [X.] hat für die Dienstleistungen der Klassen 37 und 38 das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft ebenfalls zutreffend bejaht. Es hat angenommen, dass die vorstehenden Erwägungen im Hinblick auf den weiten Oberbegriff der Telekommunikation für die angemelde-ten Dienstleistungen mit Bezug zur Telekommunikation entsprechend gelten. 19 - 10 - Zu den Dienstleistungen "Bereitstellung von [X.]; [X.]; [X.]; Dienstleistungen eines Providers, näm-lich Bereitstellung von Internetzugängen (Software) auch mittels Internet-by-Call" ist das [X.] davon ausgegangen, dass diese Teil des Leistungsspektrums der Telefonanbieter und Internet-Provider sind und diese typischerweise nicht isoliert angeboten werden. Weiter ist das Bundespatentge-richt zu der Feststellung gelangt, dass die mit der Markenanmeldung in den Klassen 37 und 38 beanspruchten Dienstleistungen keinem sehr spezifischen Marktsegment zuzuordnen sind. aa) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. [X.] als die Rechtsbeschwerde meint, hat das [X.] keinen zu strengen Maßstab gewählt, indem es bei den in Rede stehenden Dienstleistun-gen auf ein spezifisches Marktsegment und nicht auf einen spezifischen Markt abgestellt hat. Der Beurteilung des [X.]s ist vielmehr zu ent-nehmen, dass es den Begriff des spezifischen Marktsegments im Sinne der Rechtsprechung des [X.] zu einem spezifischen Markt verstanden hat. Unterschiedliche Maßstäbe lassen sich [X.] nicht ableiten. 20 [X.]) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist auch die weitere An-nahme des [X.]s, dass die unter dem Begriff der Telekommu-nikation beanspruchten Dienstleistungen so vielfältige [X.] betreffen, dass sich [X.] im Hinblick auf die Kennzeichnungsfunktion abstrakter Farben für diese Dienstleistungen nicht feststellen lassen. 21 Diesem Ergebnis steht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht entgegen, dass das [X.] vor der Entscheidung "[X.]" des [X.] ([X.], 604) davon aus-22 - 11 - gegangen ist, im Telekommunikationsbereich habe eine Verkehrsgewöhnung an Farben als Kennzeichnungsmittel eingesetzt (BPatG [X.], 149, 151 f.). Diese Entscheidung ist zu einer Zeit ergangen, in der an die Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft bei [X.] noch nicht die jetzt maßgeblichen Anforderungen gestellt wurden. 3. [X.] hat jedoch Erfolg, soweit das Bundespatent-gericht die Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 (betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; tech-nische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich) [X.] hat. 23 a) Das [X.] hat angenommen, dass auch diese Dienst-leistungen nicht einem sehr spezifischen Marktsegment zuzuordnen seien. [X.] Zuordnung zu einem spezifischen Marktsegment komme es nicht auf die Frage an, ob der Verkehr an die herkunftshinweisende Funktion abstrakter Far-ben für diese Dienstleistungen gewöhnt sei. 24 b) Diesen Ausführungen kann nicht beigetreten werden. Das Bundespa-tentgericht hat zu strenge Anforderungen an die Unterscheidungskraft der [X.] Marke gestellt und keine umfassende und konkrete Prüfung des Schutzhindernisses anhand sämtlicher relevanten Umstände des Einzelfalls vorgenommen. 25 aa) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentge-richt einen spezifischen Markt für die in Rede stehenden Dienstleistungen ver-neint hat. Das [X.] hat hierzu nur festgestellt, die [X.] - 12 - ten Dienstleistungen des Energiebereichs umfassten eine Vielzahl von unter-schiedlichen Dienstleistungen. So fielen unter finanzielle [X.] die Beratung durch [X.] zur Stromersparnis und die Beratung durch einen Fachbetrieb zu den Förder- und Finanzierungsmöglich-keiten für eine private Solaranlage oder eine kommunale Windkraftanlage. Aus diesen Ausführungen des [X.]s ergibt sich nicht, dass die jeweils gesondert zu prüfenden Beratungsdienstleistungen der [X.] 35, 36 und 42 nicht spezifischen Märkten zuzuordnen sind. 27 [X.]) Das [X.] hat weiterhin rechtsfehlerhaft nicht geprüft, ob auf dem Sektor der beanspruchten Beratungsdienstleistungen eine Gewöh-nung des Verkehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel eingetreten ist und die konkret beanspruchte Farbe herkunftshinweisend wirkt. 28 Die Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft hat umfassend anhand aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen (vgl. [X.] [X.], 604 [X.]. 71 und 76 - [X.]). Die Frage, ob die Marke für eine sehr beschränkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet ist und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist, ist nur ein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Farbmarke (vgl. [X.] [X.], 604 [X.]. 71 - [X.]; [X.]. 2005, 227 [X.]. 79 - Farbe Orange). Allerdings werden sich im Regelfall die erforderlichen außergewöhnlichen Umstände nicht feststellen lassen, bei deren Vorliegen von einer Unterscheidungskraft abstrak-ter Farben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] auszugehen ist, wenn die Anmel-dung nicht auf einen spezifischen Markt und auf eine sehr geringe Anzahl von Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist. [X.] rügt jedoch zu Recht, dass das [X.] den durch Beispiele belegten Vortrag 29 - 13 - der Anmelderin nicht gewürdigt hat, der Verkehr habe sich an die Herkunfts-funktion formloser Farben bei Beratungsleistungen im Energiebereich gewöhnt. 30 IV. Auf die Rechtsbeschwerde ist der angefochtene [X.]uss teilweise aufzuheben und die Sache insoweit an das [X.] zurückzuver-weisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 [X.]), das die erforderlichen Feststellungen zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] nachzu-holen hat. [X.] Pokrant Büscher
Schaffert Koch Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 13.08.2008 - 29 W(pat) 168/04 -