Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.12.2012, Az. X ZR 3/12

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:

18. Dezember 2012

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Routenplanung
[X.] § 112 Abs. 2, § 117 Satz 1; ZPO § 529 Abs. 2 Satz 2
Hat der Berufungskläger in zulässiger Weise die Verletzung des materiellen Rechts gerügt, so hat das Berufungsgericht innerhalb des mit der Berufung zur Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrechtliche Beurteilung durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfen. Hierbei ist es -
anders als bei Verfahrensrügen -
an die geltend gemachten [X.] nicht gebunden.
EPÜ Art.
52 Abs.
2 Buchst.
c und d, Art.
56
a)
Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen [X.] nicht berücksichtigt werden (Bestätigung von [X.], Urteil vom 26.
Oktober 2010 -
X
ZR
47/07, [X.], 125 Rn.
36
Wiedergabe topo-grafischer Informationen).
b)
Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.
[X.], Urteil vom 18. Dezember 2012 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 18.
Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, die Richter Dr.
Grabinski, Dr.
Bacher und [X.] sowie die Richterin Schuster

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin wird das am 4.
Oktober 2011 verkün-dete Urteil des 4.
[X.]s ([X.]) des [X.] abgeändert.
Das [X.] Patent 1
147
375 wird mit Wirkung für die [X.] insgesamt für nichtig erklärt.
Die Anschlussberufung der Beklagten wird zurückgewiesen.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 1
147
375 (Streitpatents), das am 6.
Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Anmel-dung vom 21.
Dezember 1998 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs von
mindestens einem Start-
zu min-destens einem Zielpunkt betrifft. Patentanspruch
1, auf den sechs weitere Pa-tentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung in der Ver-fahrenssprache:
"Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraft-fahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start-
zu mindestens 1
-
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einem
Zielpunkt, wobei eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start-
zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung
solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegebe-ne Eigenschaft verfügen, zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden, und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung aus-genommen werden."
Die Klägerin hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit [X.]. Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der [X.] Klage dadurch für nichtig erklärt, dass Patentanspruch
1 die nachfol-gend (unter Hervorhebung der Änderungen gegenüber der erteilten Fassung) wiedergegebene Fassung erhält und die weiteren Patentansprüche
sich auf diese Fassung zurückbeziehen:
"Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraft-fahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start-
zu mindestens einem
Zielpunkt, wobei eine Streckenabschnitte aufweisende Fahrtroute von dem mindestens einen Start-
zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Vorgabe einer bestimmten der [X.] im Rahmen der Routenplanung eine vorgegebene Eigenschaft für einen po-tentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen kann, wobei eine auswählbare Eigenschaft
eine Straßenbenutzungsgebühr ist, wobei dem Fahrzeugführer die Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht werden, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft verfügen, dass dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung
solche einzelnen Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegebene zu-vor ausgewählte Eigenschaft verfügen, zur jeweiligen individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden, und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung ausgenommen werden."
Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin weiterhin die vollständige [X.]. Die Beklagte beantragt in erster Linie, die Berufung zurückzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent im Wege der [X.] in sechs abermals geänderten Fassungen.
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-
4
-
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist begründet. Der Gegenstand des Streitpatents ist in keiner der verteidigten Fassungen patentfähig, weil die Merkmale, durch die er sich vom Stand der Technik unterscheidet, die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen und deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht zu blei-ben haben.
I.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur [X.].
1.
In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, bei im Stand der Technik bekannten Navigationsgeräten sei es möglich, bestimmte Streckenabschnitte, zum Beispiel Abschnitte, die gebührenpflichtig sind, nach Vorgabe des Benut-zers bei der Routenberechnung auszuschließen. Die Auswahlmöglichkeit be-stehe jedoch nur für die Route insgesamt.
Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Navigationssystem zur Verfügung zu stellen, bei dem der Benutzer weiter-gehende Auswahlmöglichkeiten hat.
2.
Zur Lösung wird in Patentanspruch
1 in der Fassung des [X.] Urteils ein Verfahren zur [X.] vorgeschlagen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1.
Das Verfahren dient zur Leitung des Fahrers eines Fahrzeugs von mindestens einem Start-
zu mindestens einem Zielpunkt.
2.
Es wird eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start-
zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt, die mindestens zwei Streckenabschnitte aufweist.
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5
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3.
Im Rahmen der Routenplanung bestehen folgende Auswahl-möglichkeiten:
a)
Der Fahrer kann
eine vorgegebene Eigenschaft für einen potentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen.
b)
Eine auswählbare Eigenschaft ist eine Straßenbenut-zungsgebühr.
c)
Dem Fahrer werden die Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht, die über die zuvor ausgewählte
Eigenschaft ver-fügen.
d)
Dem Fahrer wird angeboten, die einzelnen Streckenab-schnitte, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft ver-fügen, jeweils individuell auszuwählen oder abzulehnen.
4.
Abgelehnte Streckenabschnitte werden von der Routenplanung ausgenommen.
3.
Das geschützte Verfahren hat gegenüber den in der [X.] als Stand der Technik beschriebenen Verfahren den Vorteil, dass die Entscheidung, ob Streckenabschnitte, die gebührenpflichtig sind oder sonstige Besonderheiten aufweisen, berücksichtigt oder gemieden werden sollen, nicht für die Route insgesamt getroffen werden muss, sondern für jeden einzelnen Streckenabschnitt individuell getroffen werden kann.
a)
Um dem Fahrer diese Entscheidung zu ermöglichen, ist in den Merkmalen 3
c und 3
d vorgesehen, dass ihm die Streckenabschnitte, die die ausgewählte Eigenschaft aufweisen, zur Kenntnis gebracht und so angeboten werden, dass er sie individuell auswählen oder ablehnen kann. Hierbei ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht ausgeschlossen, dass zu-sätzlich auch andere Streckenabschnitte
zur Kenntnis gebracht und in der ge-nannten Weise angeboten werden. Wenn dies geschieht, muss aber [X.] sein, dass der Fahrer erkennen kann, welche Streckenabschnitte die aus-9
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gewählte Eigenschaft aufweisen. In welcher Weise dies geschieht, ist im [X.] nicht näher festgelegt.
b)
Hinsichtlich der Kriterien, nach denen die zur individuellen Bear-beitung vorgeschlagene Route erstellt wird, trifft das Streitpatent keine näheren Festlegungen.
Daraus ist zu folgern, dass der Gegenstand des Streitpatents auch Verfah-ren umfasst, bei denen bestimmte Präferenzen des Fahrers schon bei der [X.] dieses Vorschlags berücksichtigt werden und dem Fahrer nur solche Vorschläge
unterbreitet werden, die seinen Präferenzen so weit wie möglich entsprechen. Nach dem vom Streitpatent geschützten Verfahren wird dem Fah-rer aber zusätzlich die Möglichkeit geboten, einen Routenvorschlag, der nach allgemeinen, für die gesamte Route geltenden Vorgaben erstellt worden ist, individuell abzuändern. Hierzu werden ihm gemäß den Merkmalen 3
c und 3
d diejenigen Streckenabschnitte der vorgeschlagenen Route zur Kenntnis gege-ben und zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten, die bestimmte vorgegebene Eigenschaften aufweisen.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Beru-fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 in der Fassung des angefochtenen Urteils sei
neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Der Fachmann, ein Diplomingenieur
mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Elektronik und mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, habe aus den vorgelegten Ent-gegenhaltungen keinen Hinweis zur Schaffung
eines Verfahrens mit den [X.] 3
a bis 3
d erhalten. In der US-Patentschrift 5
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507 ([X.]) und der Veröffentlichung der [X.]n Patentanmeldung 838
797 ([X.]) seien Ver-fahren offenbart, bei denen bestimmte Eigenschaften wie Streckenlänge oder 11
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Fahrzeit vor der Routenberechnung für die gesamte Strecke vorgegeben wür-den. Die in den Merkmalen 3
a, 3
c und 3
d beschriebenen Auswahl-
und An-zeigemöglichkeiten stünden dem Fahrer deshalb nicht für einzelne Strecken-abschnitte zur Verfügung. Auch bei dem in der Bedienungsanleitung zu der Software "Auto Route plus" ([X.]) offenbarten Verfahren würden vorgegebene Eigenschaften für die gesamte Strecke ausgewählt. Außerdem würden dort alle Streckenabschnitte angeboten, nicht nur diejenigen, die die ausgewählte Eigen-schaft
aufwiesen. Bei dem in der prioritätsälteren Anmeldung WO
99/14701 ([X.]) offenbarten Verfahren seien bestimmte Eigenschaften vorgegeben und der Fahrer könne diese nicht im Rahmen der Routenplanung für einen potentiell zu vermeidenden Streckenabschnitt auswählen.
III.
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in einem
entscheidenden Punkt nicht stand.
1.
Zu Recht ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis ge-langt, dass die Merkmale von Patentanspruch
1 in der Fassung des angefoch-tenen Urteils in keiner der vorliegenden Entgegenhaltungen in ihrer Gesamtheit offenbart sind.
a)
Entgegen der Auffassung der Klägerin weist das in dem Handbuch zu der Software "[X.]" ([X.]) offenbarte Verfahren zur Berechnung von Routen nicht alle Merkmale von Patentanspruch
1 des [X.]s auf.
(1)
Offenbart sind die Merkmale 1, 2 und 4.
In der Eingabemaske des Programms können ein Start-
und ein Zielpunkt eingetragen werden (S.
25), wie dies in Merkmal 1
vorgesehen ist. Die [X.] wird in einer listenartigen Darstellung angezeigt (S.
33), die in Über-einstimmung mit Merkmal 2 mehrere Streckenabschnitte aufweist. Auch Merk-15
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mal 4 ist verwirklicht, denn der Benutzer kann die vorgeschlagene Route [X.] bearbeiten und jeden einzelnen Streckenabschnitt von der Routenplanung ausnehmen (S.
39).
(2)
Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass das in [X.] offenbarte Verfahren dem Fahrer nicht die in den Merkmalen 3
a, 3
c und 3
d
vorgesehenen Auswahlmöglichkeiten bietet.
Der Benutzer kann allerdings in einer Maske abgestufte Präferenzwerte
für bestimmte Straßentypen ([X.], A
Roads, B
Roads, S.
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f.) eingeben. Damit kann er beeinflussen, ob und mit welcher Intensität die
betroffenen Stra-ßentypen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden. Wenn allen Straßentypen der Standardwert zugewiesen ist, wird ohne Rücksicht auf den Straßentyp die schnellste Route ermittelt. Wenn einem oder mehreren [X.] abweichende Präferenzwerte zugewiesen werden, werden diese Typen bei der Berechnung der Route entsprechend bevorzugt oder nachrangig [X.] (S.
31 Abs.
1 und 2). Unabhängig von der Auswahl wird dem [X.] in der listenartigen Darstellung des anhand dieser Vorgaben erstellten [X.] der Straßentyp des jeweiligen Streckenabschnitts angezeigt (S.
33). Er hat damit die Möglichkeit, Streckenabschnitte eines von ihm nicht präferierten Typs individuell abzulehnen.
Diese Auswahlmöglichkeit genügt jedoch
nicht den Anforderungen, die sich aus den Merkmalen 3
a, 3
c und 3
d ergeben. Mit der Vergabe der [X.] wird die Art und Weise beeinflusst, in der das Programm den Routenvorschlag erarbeitet, der dem Benutzer zur Auswahl
und individuellen Überarbeitung angeboten wird. Diese Präferenzwerte gelten mithin für die gesamte Route. Der Benutzer hat keine Möglichkeit, zusätzlich zu diesen Vorgaben Eigenschaften auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Streckenabschnitte des [X.] zur individuellen Auswahl oder
Ab-lehnung angeboten werden. Er kann die Liste der ihm zur individuellen Auswahl 20
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oder Ablehnung angebotenen Teilstrecken zwar durch Änderung der [X.] beeinflussen. Damit ändert er jedoch zugleich die Vorgaben, die für die Berechnung des [X.] insgesamt gelten. Er hat nicht die Mög-lichkeit, es für die Berechnung der gesamten Route bei allgemeinen Vorgaben -
etwa einer möglichst kurzen Fahrtdauer -
zu belassen und zusätzlich Kriterien auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Teilstrecken dieser Route zur [X.] oder Ablehnung angeboten werden. Er kann dieses Ziel [X.] dadurch erreichen, dass er allen Straßentypen den mittleren Präferenz-wert zuweist und die von ihm nicht präferierten Streckenabschnitte anhand der ohnehin angezeigten Informationen zum Straßentyp individuell markiert und abwählt. Dann ist die ihm angebotene Auswahlmöglichkeit indes nicht das Er-gebnis einer vorherigen Auswahl bestimmter Straßentypen, sondern ein Ne-beneffekt davon, dass der Straßentyp ohnehin stets und für alle Streckenab-schnitte angezeigt wird. Diese Vorgehensweise -
die in [X.] ohnehin nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist, sondern sich dem Fachmann allenfalls unter Rückgriff auf weitergehende Kenntnisse erschließt -

entspricht nicht den bereits oben dargelegten Anforderungen aus den Merkmalen 3
a, 3
c und 3
d.
b)
Das in der US-Patentschrift 5
220
507 ([X.]) offenbarte Navigati-onssystem weist ebenfalls nicht alle Merkmale von Patentanspruch
1 des [X.]s auf.
(1)
Das in [X.] offenbarte System unterbreitet dem Benutzer nach Eingabe eines Start-
und eines Zielorts sowie optional weiterer Kriterien bis zu drei unterschiedliche Routenvorschläge. Als einer der Vorteile dieser Vorge-hensweise wird angeführt, der Benutzer erhalte einen alternativen [X.], ohne erneut Daten eingeben zu müssen (Sp.
4 Z.
63 bis Sp.
5 Z.
28). Zur Berechnung der alternativen Vorschläge wird ein im Voraus festgelegtes Kriterium herangezogen (Sp.
2 Z.
23-29, Sp.
10 Z.
9-15). Als Beispiel wird an-gegeben, dass das System aus dem jeweils vorherigen Vorschlag das längste Hauptstraßensegment ermittelt, das mindestens 40% der gesamten Wegstre-23
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-
cke umfasst, und dieses Segment bei der Berechnung des nächsten [X.] unberücksichtigt lässt (Sp.
7 Z.
25-45). Ergänzend wird ausgeführt, die zusätzlichen Routenvorschläge, deren
Anzahl auch größer oder kleiner als zwei sein könne (Sp.
9 Z.
11-13), könnten auch nach einem anderen Kriterium [X.] werden (Sp.
9 Z.
14-18).
(2)
Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 offenbart, nicht aber die [X.] 3.
Entgegen der Auffassung der Klägerin kann den Ausführungen in [X.], wonach das Kriterium zur Auswahl der Streckenabschnitte, die bei der [X.] einer Alternativroute unberücksichtigt bleiben sollen, schon vor der Be-rechnung des ersten [X.] festgelegt wird, nicht unmittelbar und eindeutig entnommen werden, dass dieses Kriterium vom Benutzer ausgewählt werden kann, wie dies in Merkmal 3
a vorgesehen ist.
Unabhängig davon fehlt es jedenfalls an der in den Merkmalen 3
c und 3
d vorgesehenen Kenntnisgabe und individuellen Auswahlmöglichkeit für Stre-ckenabschnitte, die die zuvor ausgewählte Eigenschaft aufweisen. Dass bei den als Alternative angebotenen Routen im Vergleich zum ersten [X.] unberücksichtigt bleiben, die ein bestimmtes Kriterium erfül-len, reicht zur Verwirklichung dieser Merkmale nicht aus, weil der Benutzer nicht die Möglichkeit hat, solche Teilstrecken individuell auszuwählen oder abzu-lehnen. Eine solche Möglichkeit besteht auch dann nicht, wenn dem Benutzer mehr als drei Routenvorschläge unterbreitet werden. Zwar ist denkbar, dass bei kurzen oder aus wenigen Abschnitten bestehenden Strecken so viele unter-schiedliche Routenvorschläge erstellt werden, dass alle theoretisch denkbaren Kombinationen der einzelnen Teilstrecken zur Auswahl stehen. Zur [X.] von Merkmal 3
d muss ein Verfahren jedoch geeignet sein, dem Fahrer die individuelle Auswahl oder Ablehnung einzelner Streckenabschnitte auch bei einer größeren Anzahl von Abschnitten zu ermöglichen.
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-
c)
Auch das in der nach dem [X.] veröffentlichten, aber prio-ritätsälteren internationalen Patentanmeldung WO
99/14701 ([X.]) offenbarte Navigationssystem weist nicht alle Merkmale von Patentanspruch
1 des [X.]s auf.
(1)
Bei dem in [X.] offenbarten Verfahren wird jedem [X.] ein "Kostenwert" zugeordnet. Die Höhe dieses Werts kann nicht allein durch finanzielle Faktoren wie zum Beispiel eine Gebührenpflicht beeinflusst werden, sondern auch durch andere Faktoren wie etwa den Straßentyp, die voraussichtliche Fahrzeit und die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsbehinderun-gen (S.
4 Z.
23-28). Der Benutzer kann diese Werte durch individuelle Eingaben beeinflussen. Hierzu wird ihm eine Liste der Abschnitte mit Verkehrsbehinde-rungen angezeigt, in der er vorhandene Einträge entfernen, neue Einträge hin-zufügen und bei jedem Eintrag den Wert für die Wahrscheinlichkeit einer Ver-kehrsbehinderung verändern kann (S.
5 Z.
22-24). Um Einträge in der Liste zu bearbeiten, kann der Benutzer bestimmte Streckenabschnitte anhand von ge-bietsbezogenen Kriterien wie dem Namen eines Bundesstaats, einer Stadt, eines
Bezirks ([X.]) oder einer Straße auswählen.
In einem weiteren Menü kann der Benutzer durch Eingabe abgestufter Werte beeinflussen, ob eher eine kurze Fahrzeit oder eher eine kurze Strecke angestrebt wird und ob Schnellstraßen (highways) sowie gebührenpflichtige Straßen eher bevorzugt oder eher vermieden werden sollen. Diese Werte flie-ßen in die Berechnung des [X.] von betroffenen Streckenabschnitten ein (S.
7 Z.
4 bis S.
8 Z.
18).
Wenn Start-
und Zielort festgelegt sind, schlägt das System diejenige Rou-te vor, die den geringsten Kostenwert aufweist (S.
9 Z.
5-11). Der Benutzer kann auch während der Fahrt die Liste der Abschnitte mit Verkehrsbehinderun-gen in der oben geschilderten Weise bearbeiten und hierzu die im [X.] enthaltenen Streckenabschnitte auswählen. Nach einer Änderung ermit-28
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telt das System erneut die Route mit dem geringsten Kostenwert (S.
9 Z.
23-30).
(2)
Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 offenbart, nicht aber die [X.] 3.
Ähnlich wie bei dem in [X.] offenbarten Verfahren kann der Benutzer zwar auch bei
dem Verfahren nach [X.] vorgeben, inwieweit bestimmte [X.] bei der Berechnung der Route bevorzugt oder nachrangig berücksichtigt werden sollen. Diese Auswahl hat jedoch auch hier Einfluss auf die Berechnung der Route insgesamt. Der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, zusätzlich Krite-rien festzulegen, anhand derer ihm Streckenabschnitte der vorgeschlagenen Route zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Er kann zwar jeden vorgeschlagenen Streckenabschnitt durch Zuweisung einer beson-ders niedrigen oder besonders hohen Stauwahrscheinlichkeit individuell aus-wählen oder ablehnen. Er kann die Auswahl derjenigen Teilstrecken, die ihm zu diesem Zweck zur Kenntnis gebracht werden, aber nicht durch Auswahl einer vorgegebenen Eigenschaft beeinflussen.
d)
Die erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegten Unterlagen zu der Software "[X.]" ([X.] und [X.]) führen nicht zu einer
abweichenden Beurteilung. Der [X.] dieser Entgegenhal-tungen geht, soweit dies hier
relevant ist, nicht über denjenigen von [X.] hin-aus.
Die Auswahlmöglichkeiten für den Benutzer sind im Vergleich zu [X.] zwar nochmals erweitert, weil er bei der Einstellung der Präferenzen für [X.] auch einen Wert für gebührenpflichtige Straßen festlegen kann und in der listenartigen Darstellung der vorgeschlagenen Route die [X.] Streckenabschnitte durch den Eintrag "[X.]" gekenn-zeichnet sind. Wie bei [X.] hat die Vergabe von Präferenzwerten für einzelne 32
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Straßentypen jedoch Einfluss auf die Festlegung der Route insgesamt und der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, zusätzlich zu diesen Vorgaben Eigenschaf-ten auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Streckenabschnitte des erstell-ten [X.] zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Damit sind auch bei diesem Verfahren die Merkmale 3
a, 3
c und 3
d nicht offenbart.
2.
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts beruht der Gegen-stand von Patentanspruch
1 in der Fassung des angefochtenen Urteils
nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann Anlass hatte, eines der in [X.] oder [X.] offenbarten Verfahren um die [X.] zu ergänzen. Die zu dieser Gruppe gehörenden Merkmale haben bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt zu bleiben, weil sie die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder
zumindest beeinflussen. Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit da-nach allenfalls in Betracht kommenden Merkmale 1, 2 und 4 sind dem [X.] durch den Stand der Technik nahegelegt.
a)
Die rechtliche Würdigung des Berufungsgerichts unterliegt der Überprüfung im Berufungsverfahren, ohne dass es hierzu einer gesonderten Berufungsrüge bedarf.
Gemäß §
112 Abs.
3 Nr.
2 [X.] in der hier maßgeblichen, seit dem 1.
Oktober 2009 geltenden Fassung muss der Berufungskläger in der [X.] die Berufungsgründe angeben. Diese Anforderungen sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel gezogen hat, im Streitfall erfüllt. Die Klä-gerin hat konkret dargelegt, weshalb sie die Einschätzung des Patentgerichts, der Gegenstand des Streitpatents sei neu, für rechtlich unzutreffend hält. Damit hat sie in zulässiger Weise die Rüge der Verletzung des materiellen Rechts (§
112 Abs.
3 Nr.
2 Buchst.
a [X.]) erhoben.
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Der [X.] hat auf diese Rüge hin innerhalb des mit der Berufung zur Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrechtliche Beurteilung durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfen. Gemäß §
117 Satz
1 [X.] und §
529 Abs.
2 Satz
2 ZPO ist er hierbei -
anders als bei Verfahrensrügen im Sinne von §
112 Abs.
3 Nr.
2 Buchst.
b [X.] -
an die geltend
gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.
Im Streitfall hat die Klägerin mit ihrer zulässigen Berufung weiterhin den [X.] der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht. Der [X.] hat deshalb zu prüfen, ob das Patentgericht die Patentfähigkeit -
die unter anderem Neuheit und erfinderische Tätigkeit voraussetzt -
rechtlich zutreffend beurteilt hat. Hierbei ist er weder an die von der Klägerin geltend gemachten [X.] noch an deren Rechtsauffassung gebunden.
b)
Nach der Rechtsprechung des [X.]s ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedient, mit [X.] Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der ge-wünschte Erfolg erzielt wird, zwar dem Patentschutz zugänglich, wenn die be-anspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten techni-schen Problems mit technischen Mitteln dienen. Jedenfalls bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen aber nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln be-stimmen oder zumindest beeinflussen ([X.], Urteil vom 26.
Oktober 2010

X
ZR
47/07, [X.], 125 Rn.
31 -
Wiedergabe topografischer Informatio-nen). Dies steht in Einklang mit der ständigen Entscheidungspraxis der [X.] (dazu [X.], Beschluss vom 12.
Mai 2010 -
G
3/08, [X.]. 2011, 10 = [X.], 608 Rn.
10.13
ff. -
Pro-grams for computers).
Die Merkmale 3
a und 3
b betreffen die Auswahl bestimmter Daten unab-hängig von technischen Zusammenhängen. Als vorgegebene Eigenschaft 39
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15
-
kommt grundsätzlich jede Eigenschaft in Betracht, die Anlass geben kann, einen
Streckenabschnitt
zu meiden, insbesondere auch der in Merkmal 3
b her-vorgehobene Aspekt der Gebührenpflicht. Darin liegt keine Anweisung, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmt oder [X.] beeinflusst.
Nichts anderes gilt für die Merkmale 3
c und 3
d. Diese betreffen die [X.] von Informationen, die anhand der in den Merkmalen 3
a und 3
b ge-nannten Kriterien ausgewählt worden sind. Auch insoweit enthält die
geschützte Lehre keine technischen Vorgaben. Sie beschränkt sich auf die Anweisung, dem Fahrer bestimmte Daten zur Anzeige zu bringen und ihm deren Bearbei-tung zu ermöglichen.
Der Vortrag der Beklagten, die Merkmale ermöglichten die Berechnung [X.] den Wünschen des Benutzers angepassten Route mit einer geringeren Zahl von Rechenvorgängen, weil nach der Festlegung von Start-
und Zielpunkt [X.] nur ein einziger Routenvorschlag erstellt werden müsse, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine An-weisung, die zur Verringerung von Rechenschritten führt, im Einzelfall als für die Lösung des technischen Problems mit technischen Mittel bestimmend oder zumindest von Einfluss anzusehen sein kann. Im Streitfall gehört die Erstellung einer Route mit einer geringeren Zahl von Rechenvorgängen jedenfalls nicht zum Gegenstand des Streitpatents. Das Streitpatent betrifft die individuelle An-passung eines in einem ersten Rechenvorgang aufgrund allgemeiner Kriterien erstellten [X.]. Auf welche Weise dieser Vorschlag erstellt wird und ob er nur eine einzige Route oder zusätzliche Alternativen umfasst, ist in den Patentansprüchen nicht festgelegt. Auch in der Beschreibung finden sich hierzu keine Festlegungen.
c)
Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit danach allenfalls in Betracht kommenden Merkmale 1, 2 und 4 sind dem Fachmann, den das Pa-43
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tentgericht zutreffend definiert hat, jedenfalls durch die Entgegenhaltung [X.] nahegelegt.
Bei dem dort offenbarten Verfahren hat der Benutzer ebenfalls die Mög-lichkeit, einzelne Streckenabschnitte individuell von der Routenplanung [X.]. Das vom Streitpatent beanspruchte Verfahren unterscheidet sich dadurch nur durch die Art und Weise, in der die zur Bearbeitung angebotenen Streckenabschnitte ausgewählt und angezeigt werden. Diese allein die Verar-beitung von Daten und die Wiedergabe von Informationen betreffenden Aspekte können aus den oben aufgeführten Gründen nicht zur Annahme erfinderischer Tätigkeit führen.
3.
Hinsichtlich der Fassungen von Patentanspruch
1, die die [X.] mit den in der Berufungsinstanz gestellten [X.] verteidigt, ergibt sich keine abweichende Beurteilung.
a)
Die nach den [X.]
2 bis 5 zusätzlich vorgesehenen Merkmale betreffen Details der Art und Weise und des Zeitpunkts, zu dem die in [X.] 3 aufgeführten Daten ausgewählt und verarbeitet werden. Auch dies sind keine Anweisungen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder
zumindest beeinflussen.
b)
Für das nach den [X.] 6
und 7 zusätzlich vorgesehene, ursprünglich in Patentanspruch
2 aufgeführte Merkmal, wonach nach Ausgabe eines Streckenabschnitts mit der vorgegebenen Eigenschaft und Verwerfen des ausgegebenen
Streckenabschnitts ein alternativer Streckenabschnitt bestimmt wird, gilt nichts anderes.
(1)
Auch dieses Merkmal führt nicht zu einer Verringerung der erfor-derlichen Rechenschritte.
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Dieses Ziel kann zwar möglicherweise erreicht werden, wenn die nach dem Verwerfen eines oder mehrerer Streckenabschnitte erforderliche [X.] auf diese Abschnitte beschränkt wird und die übrigen Ab-schnitte aus dem Ergebnis der ersten Berechnung übernommen werden. We-der aus dem Wortsinn von Patentanspruch
1 in der mit den [X.] 6 und 7 verteidigten Fassung noch aus der Beschreibung des Streitpatents lässt sich jedoch entnehmen, dass der Gegenstand des Streitpatents auf solche Ausge-staltungen beschränkt ist.
Nach der Beschreibung des Streitpatents dient die Berechnung von alter-nativen Streckenabschnitten dem Zweck, dem
Benutzer zusätzliche Informatio-nen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel darüber, welche Auswirkungen die Alternative auf die Gesamtfahrzeit hat (Abs.
34). Zur Erreichung dieses Zwecks ist unerheblich, ob zusätzlich zu einem alternativen Streckenabschnitt auch der Rest der [X.] neu berechnet wird oder nicht. Vor diesem Hintergrund kann der Streitpatentschrift nicht entnommen werden, dass der Gegenstand des Streitpatents auf
eine bestimmte Art der Routenneuberechnung beschränkt sein soll.
(2)
Unabhängig davon würde auch eine Anweisung, die [X.] der Route so vorzunehmen, dass möglichst wenig Rechenschritte anfal-len, die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln weder be-stimmen noch beeinflussen.
Auch eine solche Anweisung wäre auf die Auswahl von Daten unabhängig von technischen Aspekten beschränkt. Sie erschöpfte sich in einem gedankli-chen Prozess, dessen technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt, die Neuberechnung der verworfenen Streckenabschnitte -
und nur dieser Stre-ckenabschnitte -
mit Mitteln
der elektronischen Datenverarbeitung vorzuneh-men. Anweisungen dieses Inhalts können nach der bereits zitierten Rechtspre-chung des [X.]s jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 51
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nicht berücksichtigt werden ([X.], Urteil vom 26.
Oktober 2010 -
X
ZR
47/07, [X.], 125 Rn.
36 -
Wiedergabe topografischer Informationen). Dies gilt auch dann, wenn sie zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.
4.
Dass der Gegenstand eines der Patentansprüche 2 bis 7 anders zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.
IV.
Der [X.] hat in der Sache zu entscheiden, weil diese entschei-dungsreif ist (§
119 Abs.
5 Satz
2 [X.]).
Die fehlerhafte Beurteilung durch das Patentgericht beruht nicht auf einer unzutreffenden oder unvollständigen Aufklärung des für die Entscheidung rele-vanten Sachverhalts, sondern ausschließlich auf einer unzutreffenden recht-lichen Bewertung. Der [X.] kann und muss auf der Grundlage der fehlerfreien Tatsachenfeststellungen des Patentgerichts die rechtlich zutreffende Entschei-dung treffen.
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V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] und §
91 Abs.
1 ZPO.

Meier-Beck
Grabinski
Bacher

[X.]
Schuster
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 04.10.2011 -
4 Ni 64/09 ([X.]) -

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