Bundespatentgericht, Beschluss vom 27.05.2014, Az. 27 W (pat) 523/13

[X.]ie Eheleute [X.] waren [X.]er einer [X.] mit dem Firmennamen „[X.]…“, deren Gegenstand die Herstellung und der Vertrieb eines als „[X.]“ bezeichneten [X.] und - nach dem Vortrag der Antragstellerin - auch der Betrieb der Schankstube „Et [X.] [X.]“ war.

[X.]ie Eheleute haben 1974 die nicht streitgegenständliche Marke Nr. 939776 „[X.]“ für „Weine, Sekt, Spirituosen“ auf die „Fa. [X.]…“ angemeldet.

[X.]ie Eheleute haben ferner am 20. November 1982 die streitgegenständliche Marke 1 052 726 „Et [X.] [X.] Stube“ (im Folgenden „[X.]“ genannt) auf „Eheleute [X.], [X.] in [X.] die [X.]ienstleistung “Verpflegung von Gästen“ angemeldet.

Nach dem Tod von [X.]… ging das kaufmännische Unternehmen auf seine Witwe [X.] über, wie der Handelsregisterauszug [X.] ([X.]) zeigt, in dem es zum 7. Juli 1992 heißt: “[X.] ist aufgelöst. [X.] ist aus der [X.] ausgeschieden. W… - genannt W1… -  [X.], Kauffrau in [X.]…, führt das Handelsgeschäft als Alleininhaberin fort.“

Am 15. [X.]ezember 1994 hat [X.] die Umschreibung der beiden Marken [X.] und dazu den o.g. Handelsregisterauszug vorgelegt. [X.]er Antrag ([X.]. 18 GA) lautet:

„... die Rechte an meinen Warenzeichen übertrage ich hiermit von meiner Fa. … [X.]… auf [X.] persönlich [X.]“.

Noch vor der Umschreibung am 11. März 1996 hat [X.] am 1. Januar 1995 mit ihrem [X.] die Antragstellerin gegründet. [X.]azu heißt es in dem Vertrag u.a.:

§ 5 3. a) [X.]ie [X.] werden wir folgt erbracht:

[X.] bringt ihre Einzelfirma [X.]… zu Buchwerten mit allen Aktiven und - Passiven in die [X.] ein; ausgenommen die Grundstücke und das eingetragene Warenzeichen „[X.]“. [X.]ie Grundstücke und das Warenzeichen bleiben Eigentum von [X.]. Sie werden jedoch der [X.] zur Nutzung überlassen.

Wie die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, hat das Finanzamt wegen des Ausschlusses der Marke „[X.]“ unter gleichzeitiger Überlassung zur Nutzung später eine noch nicht endgültige Entnahme der Marke angenommen und eine Bilanzierung der Marke verlangt.

Nach dem Tod von [X.] hat das AG [X.]… [X.]r. B6… zum Testamentsvollstrecker ernannt ([X.]. 110 GA). [X.]as AG [X.]… hat mit Schreiben vom 30. April 2012 ([X.]. 280 GA) Bedenken an der Wirksamkeit der dafür zu Grunde liegenden letztwilligen Verfügung zur [X.]iskussion gestellt.

[X.]ie Antragstellerin hat am 29. März 2012 die Umschreibung der Marke „[X.]“ auf sich beantragt. [X.]ies hat sie damit begründet, die Marke sei 1982 für die [X.] angemeldet worden. [X.]as Betriebsvermögen dieses von ihr nach dem Tod ihres Ehemanns fortgeführten kaufmännischen Unternehmens habe [X.] 1995 in die Antragstellerin eingebracht. Hiervon sei jedenfalls auf Grundlage der Vermutung nach § 27 Abs. 2 [X.] auch die streitgegenständliche Marke umfasst und auf die Antragstellerin übergegangen.

[X.]er Beschwerdegegner hat dem Umschreibungsantrag widersprochen und vorgetragen, die Eheleute hatten von Anfang an die Marke bewusst nicht für die [X.] angemeldet. Jedenfalls habe [X.] die Marke dem Betriebsvermögen der Firma [X.]… am 15. [X.]ezember 1994 entnommen. [X.]amit habe sie die Marke nicht in die [X.] eingebracht.

Mit [X.]uss vom 26. November 2012 hat die Markenabteilung 3.1. des [X.]eutschen Patent- und Markenamts den Umschreibungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, eine Übertragung im Erbgang sei nicht nachgewiesen.

[X.]er [X.]uss wurde der Antragstellerin am 3. [X.]ezember 2012 zugestellt. Am 29. [X.]ezember 2012 hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt, mit der sie rügt, die Markenabteilung habe den Umschreibungsantrag unter Verkennung ihres Vortrags unter dem Gesichtspunkt einer erbrechtlichen Übertragung geprüft. Tatsächlich sei die Marke durch die genannte gesellschaftsvertragliche Regelung auf sie übergegangen. [X.]ie Marke sei zunächst ausschließlich durch die Firma … [X.]… und später durch die Antragstellerin genutzt worden. Eine Erwähnung der Marke „[X.]“ im [X.] nicht nötig gewesen, da … [X.] die Firma zu Buchwerten mit allen Aktiven und Passiven eingebracht habe, also einschließlich der Marke.

[X.]ie Antragstellerin beantragt,

den [X.]uss der Markenabteilung aufzuheben und die beantragte Umschreibung anzuordnen.

[X.]er Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und regt an, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er trägt vor, [X.] habe die Marke nicht in das Vermögen der [X.] eingebracht, sondern in ihrem Eigentum behalten. [X.]eswegen habe sie am 15. [X.]ezember 1994, als die Gründung der Antragstellerin bereits abgestimmt gewesen sei, die Umschreibung der Marke auf sich beantragt. [X.]ie Antragstellerin habe dementsprechend die Umschreibung der Marke fast 20 Jahre lang nicht beantragt und die Marke auch nicht in ihrer Bilanz aufgeführt. [X.]ie Antragstellung sei nach Gründung der [X.] selbst nicht von der Zugehörigkeit der Marke zu ihrem [X.]svermögen ausgegangen und habe wiederholt versucht, Frau [X.]zur Übertragung der Marke „[X.]“ zu veranlassen. Frau [X.] habe ferner in ihrem Testament über die Marke verfügt.

[X.]ie Beschwerde ist zulässig.

[X.]er Antragsgegner ist prozessführungsberechtigt. Er ist nach wie vor Testaments-vollstrecker. [X.]as AG [X.]… hat zwar Bedenken an der Wirksamkeit der dafür zu Grunde liegenden letztwilligen Verfügung zur [X.]iskussion gestellt, aber die Ernennung des Testamentsvollstreckers bislang nicht aufgehoben (vgl. § 2227 BGB).

[X.]ie Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. [X.]as [X.]eutsche Patent- und Markenamt die Umschreibung im Ergebnis zu Recht versagt hat.

Allerdings weist die angegriffene Entscheidung der Markenabteilung schwerwiegende Mängel auf. Wie die Antragstellerin zu Recht beanstandet, lassen die Entscheidungsgründe, die sich in der Erörterung eines hier nicht geltend gemachten erbrechtlichen [X.]s erschöpfen, keinen Zusammenhang zum Vorbringen der Antragstellerin erkennen. [X.]er Senat hat zur [X.]eunigung des Verfahrens dennoch von einer Zurückverweisung der Sache an das [X.]eutsche Patent- und Markenamt ([X.]PMA) abgesehen, § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.].

[X.]ie Voraussetzungen, unter denen die Umschreibung einer Marke auf einen neuen Inhaber erfolgen kann, sind in § 27 Abs. 3 [X.], § 28 [X.]PMAV geregelt. [X.]anach ist ein Übergang in das Register einzutragen, wenn er dem Amt nachgewiesen wird. [X.]ie zulässigen Nachweise sind auf solche Mittel beschränkt, die der registerrechtlichen Natur des [X.] Rechnung tragen (vgl. [X.], [X.]. v. [X.] – 10 W (pat) 43/08; [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 27 Rn. 28). [X.]iesen Nachweis hat die Antragstellerin hier nicht geführt. Es bestehen nach wie vor Zweifel, ob die streitgegenständliche Marke am 1. Januar 1995 durch gesellschaftsvertragliche Regelung in das Vermögen der Antragstellerin eingebracht wurde. Bestehen aber Zweifel, ist der Umschreibungsantrag zurückzuweisen ([X.] GRUR-RR 2008, 261 – Markenumschreibung).

a) Nach § 5 3. a) des von der Antragstellerin als Grundlage des Erwerbs der Marke angesehenen [X.]svertrags bringt [X.] die „Einzelfirma [X.]…“ in die [X.] ein. [X.]ie streitbefangene Marke findet im Vertrag indessen weder Erwähnung noch hat die Antragstellerin eine vertragsergänzende [X.]okumentation über die von der Einzelfirma [X.]… umfassten [X.] vorgelegt. [X.]a dem [X.]svertrag mithin nicht unmittelbar zu entnehmen ist, ob die Marke, deren Umschreibung begehrt wird, Gegenstand dieser Vereinbarung war, reicht er als Nachweis der Rechtsnachfolge nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 b) [X.]PMAV nicht aus.

[X.]abei kann dahin gestellt bleiben, ob der Umschreibungsantrag schon deswegen ohne Erfolg bleiben muss, weil sich der [X.] nicht unmittelbar aus dem vorgelegten Vertragsdokument ergibt. Grundsätzlich ist für Auslegungen, die keine Grundlage im Vertrag selbst finden oder sich in anderer Weise unmittelbar aufdrängen, im patentamtlichen Umschreibungsverfahren kein Raum (vgl. [X.], [X.]. v. 18.6.2009 – 25 W (pat) 59/09). [X.]er Natur des Registerverfahrens entspricht in diesem Zusammenhang eine beschränkte rechtliche Prüfung auf der Grundlage der zum Nachweis des [X.]s vorgelegten Unterlagen, s. § 27 Abs. 3 [X.], § 28 Abs. 3 Nr. 2 b) [X.]PMAV. [X.]ie gemäß § 28 Abs. 1 [X.] ausschließlich verfahrensrechtliche Bedeutung der Umschreibung (s. [X.]/[X.], a.a.[X.], § 27 Rn. 24) rechtfertigt keine abschließende Klärung der Sach- und Rechtslage, zumal dem tatsächlichen Inhaber die Klage auf Bewilligung vor den ordentlichen Gerichten offen steht (vgl. [X.], 43 – Marpin).

Auch die Ausführungsregelung nach § 28 Abs. 7 [X.]PMAV, die im Lichte des eingeschränkten Zuschnitts des [X.] nach § 27 Abs. 3 [X.] auszulegen ist, lässt keine grundsätzliche Ausweitung des [X.] zu, sondern erweitert lediglich die nach § 28 Abs. 3 [X.]PMAV vorgesehenen [X.]okumente auf äquivalente Mittel zum Nachweis eines Markenerwerbs (vgl. [X.]/[X.], a.a.[X.], § 27 Rn. 31).

b) Selbst unter Berücksichtigung des weiteren Vorbringens der Antragstellerin zur Zugehörigkeit der Streitmarke zum Vermögen der Firma [X.]… ist der Erwerb der Marke durch die Antragstellerin nicht nachgewiesen, da er erheblichen Zweifeln ausgesetzt bleibt.

Vorliegend ist schon zweifelhaft, ob die Marke Bestandteil des in die Antragstellerin eingebrachten kaufmännischen Unternehmens geworden ist. [X.]ie Eheleute [X.] haben 1983 die Marke „[X.]“ auf „Eheleute … [X.], [X.] in [X.]…“ angemeldet und dabei eine [X.]ifferenzierung zur Postanschrift gemacht, wofür sie die Firmenanschrift [X.] angegeben haben. [X.]agegen hatten sie die Marke „[X.]“ für die Firma eingetragen, wenn auch nur unter deren Namen. [X.]ass [X.]… nach dem [X.] nur die Marke „[X.]“ ausdrücklich nicht eingebracht hat, zeigt nicht, dass die Marke „[X.]“ zum Vermögen der eingebrachten Firma gehörte. [X.]ie Erwähnung von „[X.]“ kann den Vertragsparteien auch deshalb als überflüssig erschienen sein, weil sie nach der damaligen [X.] nicht zugunsten der einzubringenden Firma eingetragen war. „[X.]“ war dagegen ursprünglich auf die Firma angemeldet, so dass hier eine Klarstellung ratsam erscheinen konnte. [X.]ie Regelung konnte auch darauf abzielen, angesichts der Einbringung der Likörproduktion in die [X.] (vgl. § 3 [X.]svertrag) bezogen auf die Marke „[X.]“ die Vermutung nach § 27 Abs. 2 [X.] auszuschließen. Für die Marke „[X.]“ kann hiervon abgesehen worden sein, weil die Schankstube gegebenenfalls nicht zum Vermögen der einzubringenden Firma gehörte, was sich auch nicht ohne Weiteres aus dem Vertragszweck gemäß § 3 [X.]svertrag ergibt.

[X.]ie Auffassungen der Beteiligten können allerdings ohnehin nur indizielle Bedeutung haben, da sie jeweils irrig sein können. [X.]as gilt auch für das Argument, dass der Antrag auf Umschreibung der Marke zwei Wochen vor Gründung der Antragstellerin überflüssig war, wenn die Marke in deren [X.]svermögen überführt werden hätte sollen, und es näher gelegen hätte, mit der Umschreibung noch zwei Wochen zu warten und dann die Umschreibung direkt auf die Antragstellerin zu veranlassen.

[X.]ass der Umschreibungsantrag eine Berichtigung des Registers zum Zwecke der zweifelsfreien Einbringung über die [X.] bewirken sollte, ist angesichts der Formulierung „auf [X.] persönlich“ nicht anzunehmen, wäre aber auch nur Ausfluss einer subjektiven Annahme. [X.]as gilt ebenso für die ausdrückliche Erwähnung der Marke durch [X.] als Bestandteil ihres Nachlasses. Sie kann die Rechtslage auch falsch bewertet haben.

[X.]ie Beantragung der Verlängerungsgebühr durch [X.] auf dem Briefpapier der Fa. [X.]… gibt zu Vermutungen hinsichtlich seiner Bewertung in unter schiedliche Richtungen Anlass, da er nicht für die [X.] unterschrieben hat.

Spätere Verträge und Bemühungen um eine Übertragung von [X.] auf  die Antragstellerin zeigen nicht, wem die Rechte tatsächlich zustanden, sondern können der Klärung der verworrenen Rechtslage (ohne Anerkennung einer bestimmten Rechtslage) gedient haben.

Auch dass die Antragstellerin 15 Jahre lang keine Umschreibung auf sich beantragt hat, obwohl sie ein aktives Markenmanagement betreibt, ist ebenfalls nur indiziell von Bedeutung. [X.]ies gilt ebenso für den Umstand, dass die Antragstellerin und ihr Geschäftsführer davon abgesehen haben, selbst eine „[X.]“-Marke anzumelden, während andere „[X.]“-Marken angemeldet wurden.

[X.]ie nicht nachgewiesene Zugehörigkeit des (Teil-) Geschäftsbetriebs Schankstube zur Firma [X.]… unterstellt, bestehen des Weiteren Zweifel, ob die Streitmarke am Stichtag zu diesem Geschäftsbetrieb gehörte. [X.]er Wortlaut des Umschreibungsantrags „auf [X.] persönlich“ kann als Ausdruck des Willens verstanden werden, die Zugehörigkeit zum Geschäftsbetrieb zu lösen oder jedenfalls die Vermutung nach § 27 Abs. 2 [X.] zu beseitigen. Zu diesem Zeitpunkt galt das am 1. Mai 1992 in [X.] getretene Erstreckungsgesetz. § 47 Nr. 3 [X.] erlaubte es, Marken (damals noch Warenzeichen genannt) unabhängig von der Übertragung oder dem Übergang eines (Teil-) Geschäftsbetriebs zu übertragen. [X.]ies betraf auch früher angemeldete Marken (§ 152 [X.]).

[X.]amit wäre die streitgegenständliche Marke jedenfalls am 1. Januar 1995 nicht (mehr) Teil der in die Antragstellerin eingebrachten Firma von [X.] gewesen und wäre nicht nach § 27 Abs. 2 [X.] auf die Antragstellerin übergegangen. Insoweit gilt nicht, dass im Zweifel ein Übergang anzunehmen ist. [X.]ass eine Marke zum Geschäftsbetrieb gehört, ist eine zwingende Voraussetzung dafür (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 27 Rn. 53, 54). [X.]a dies nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist, hat die Markenabteilung den Umschreibungsantrag im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen. [X.]ie Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Zwar entspricht es der Billigkeit, bei nicht erfolgreichen [X.] von dem Grundsatz abzuweichen, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat ([X.] BeckRS 2009, 00865 - [X.]). Hierfür besteht im vorliegenden Fall mit der komplexen Tatsachenlage und rechtlichen Problematik jedoch kein Anlass (§ 71 Abs. 1 [X.]).