Bundespatentgericht, Urteil vom 31.05.2012, Az. 2 Ni 1/11

Der Beklagte, der bis zum 30. Juni 2011 als Angestellter in Diensten der Klägerin stand, war eingetragener Inhaber des durch [X.]ablauf erloschenen [X.] Patents 40 18 566 (Streitpatent), das am 9. Juni 1990 beim [X.] angemeldet wurde und die Bezeichnung: "Verfahren zur Formänderung von vergütungs-, einsatz- oder ausscheidungshärtenden Werkstoffen" trägt. Es umfasste in der erteilten Fassung 6 Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 2 bis 5 jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogen waren.

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin nahm das vom Beklagten und zwei weiteren Miterfindern mit Schreiben vom 3. Mai 1990 ([X.]age [X.], [X.]) als Diensterfindung gemeldete Verfahren zunächst als Arbeitnehmererfindung unbeschränkt in Anspruch. Nach erfolgter Patentanmeldung übertrug sie jedoch das Streitpatent auf Basis eines Übertragungsangebots vom 27. Januar 1992 ([X.]age [X.], [X.]) dem Beklagten sowie dem Miterfinder [X.] unter dem Vorbehalt eines nicht ausschließlichen Nutzungsrechts gegen angemessene Vergütung zurück. Die entsprechende Umschreibung erfolgte am 24. März 1995 ([X.]age [X.], [X.]. 53).

Am 4./13. April 1995 schloss die Rechtsvorgängerin der Klägerin mit dem Beklagten und dem Miterfinder [X.] eine Vereinbarung ([X.]age B5, [X.]. 54), mittels welcher die Erfinder und Patentinhaber ihr ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht an der Erfindung einräumten. [X.] wurde, dass beide Erfinder als freie Erfinder mit einem Lizenzsatz von 1,3 % zu vergüten sind.

In der Folgezeit zahlte die Rechtsvorgängerin den Patentinhabern für die Nutzung der dem Patent zugrunde liegenden Erfindung in den [X.]räumen von Dezember 1987 bis April 1993 bei der Fertigung von Patriotrohren und von Juni 1989 bis November 1991 bei der Bearbeitung von Zylindern des [X.] insgesamt eine Vergütung in Höhe von … DM (Schreiben vom 19. April 1995 und 29. Juni 1995, [X.]. [X.] und [X.], [X.]. 56 u. 57).

Die Patenterteilung wurde am 24. April 1997 veröffentlicht. Der Miterfinder [X.] verzichtete mit Erklärung vom 11.06.2004 ([X.]age [X.], [X.]. 55) auf seine Rechte an dem Patent, so dass der Beklagte ab diesem [X.]punkt bis zum Ablauf des Schutzrechts Alleininhaber des angegriffenen Patents war.

Zwischen den Parteien ist streitig, ob bzw. in welchem Umfang es auch in der [X.] danach zu einer Nutzung der dem Patent zugrunde liegenden Erfindung durch die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin bei der Fertigung von Zylindern des Boostergehäuses der [X.] kam sowie weiterhin, wann der Beklagte von dem zur Vergütung der [X.] tatsächlich verwendeten Verfahren Kenntnis erhalten hat. Mit Schreiben vom 5. August 2010 ([X.]age B9, [X.]. 58) übersandte die Klägerin dem Beklagten eine Berechnung für eine weitere Erfindervergütung, wobei ausweislich des Schreibens der Klägerin vom 16. September 2010 ([X.]age [X.], [X.]. 59) die Vereinbarung vom 4./13. April 1995 nicht berücksichtigt wurde.

Die Klägerin hat mit der beim [X.] am 20. Dezember 2010 eingegangenen Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang aller Ansprüche angegriffen. Sie macht geltend, dass die Gegenstände der erteilten Ansprüche nicht ausführbar und gegenüber dem [X.] belegten Stand der Technik nicht patentfähig seien, zudem die Gegenstände der erteilten Patentansprüche über den Inhalt der Anmeldung hinausgingen.

Dass der Gegenstand des Streitpatents bereits zum [X.]punkt der [X.] Stand der Technik gewesen sei, ergebe sich vor allem auch daraus, dass ausweislich der vom Beklagten vorgelegten Schreiben vom 19. April 1995 und 29. Juni 1995 ([X.]. [X.] und [X.], [X.]. 56 u. 57) das Verfahren bereits in den [X.]räumen von Dezember 1987 bis April 1993 bei der Fertigung von Patriotrohren und von Juni 1989 bis November 1991 bei der Bearbeitung von Zylindern des [X.] und damit Jahre vor der [X.] zur Anwendung gekommen sei. Da Patriotrohre und Booster vor der [X.] und insbesondere vor der Patentanmeldung an Kunden der Rechtsvorgängerin der Klägerin ausgeliefert worden seien, sei aufgrund der dazu erforderlichen Qualifizierung auch das angewendete [X.] bekannt geworden.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent [X.] 40 18 566 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Seiner Auffassung nach ist die Klage bereits unzulässig. Aufgrund des [X.]ablaufs des Patents bedürfe es eines besonderen [X.] der Klägerin für eine Nichtigkeitsklage. Daran fehle es, da eine rückwirkende Vernichtung des Streitpatents keinen Einfluss auf die sich aus dem Nutzungsrecht der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin sowie der Vereinbarung vom 4./13. April 1995 ergebenden Vergütungsansprüche des Beklagten wegen Nutzung der dem Patent zugrunde liegenden Erfindung in den vergangenen Jahren durch die Klägerin - von der er erst im April 2009 anlässlich einer von ihm gehaltenen Führung ehemaliger Kollegen durch die Werke der Klägerin erfahren habe - hätte. Zwischen den Parteien sei dementsprechend auch nur noch die Höhe der Vergütung, nicht jedoch eine Zahlungspflicht dem Grunde nach streitig. Vor diesem Hintergrund sei die Klage auch unter dem Gesichtspunkt einer zumindest stillschweigend vereinbarten Nichtangriffspflicht bzw. einer unzulässigen Rechtsausübung unzulässig.

Die Klägerin ist demgegenüber der Auffassung, dass ihr ein Rechtsschutzbedürfnis für die Nichtigkeitsklage nicht abgesprochen werden könne. Zwar habe sie zu keinem [X.]punkt das Streitpatent des Beklagten verletzt. Auch sei der Beklagte stets über die Entwicklungen zur Wärmebehandlung bei der Rechtsvorgängerin der Klägerin aus seiner beruflichen Stellung heraus informiert gewesen. Es treffe daher nicht zu, das der Beklagte erst im April 2009 von dem zur Vergütung der [X.] tatsächlich verwendeten Verfahren Kenntnis erhalten habe. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Beklagte absichtlich das Ende der Laufzeit seines Patents abgewartet habe, um größtmöglichen Gewinn für sich abzuschöpfen, so dass aufgrund dieses treuwidrigen Verhaltens des Beklagten evtl. bestehende ([X.] gegenüber der Klägerin verwirkt seien.

Jedoch müsse die Klägerin eine entsprechende Forderungsklage des Beklagten befürchten. Die Nichtigkeitsklage sei daher zur Abwehr solcher vermeintlichen Ansprüche notwendig, da im Falle der Nichtigerklärung des Streitpatents Vergütungsansprüche des Beklagten grundsätzlich ausgeschlossen seien. Ein Arbeitgeber, der eine Erfindung des Arbeitnehmers in Anspruch genommen und ein Patent auf sie erwirkt habe, verstoße dabei auch nicht gegen [X.] und Glauben, wenn er gegen das an den Arbeitnehmer - wie vorliegend - zurückgewährte Patent die Nichtigkeitsklage erhebe, um dem Anspruch auf Erfindervergütung entgegenzutreten.

Die Klägerin hat weiterhin erklärt, dass sie vorsorglich auf das bei der Freigabe der Patentanmeldung beanspruchte einfache Nutzungsrecht gemäß § 16 Abs. 3 ArbEG rückwirkend verzichte.

Im [X.] an einen gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 [X.] vom 14. Februar 2012 erklärten beide Parteien übereinstimmend ihr Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung.

Die Klage ist unzulässig und daher abzuweisen.

[X.] 1963, 253 [X.] 1963, 253 Bürovorsteher). Nach ständiger Rechtsprechung und [X.] 1963, 253 Bürovorsteher). Nach ständiger Rechtsprechung und allgemeiner Meinung im Schrifttum muss im Patentnichtigkeitsverfahren ein besonderes Rechtsschutzbedürfnis grundsätzlich nicht nachgewiesen werden ([X.], 904 = [X.] 1999, 33 - Bürstenstromabnehmer).

GRUR 1974, 146, 147 - Schraubennahtrohr;http://www.juris.de/[X.]/portal/t/61q/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=35&numberofresults=53&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE101868411&doc.part=K&doc.price=0.0 - focuspoint [X.], 355-357 Bauwerksentfeuchtung).

GRUR 1974, 146, 147 - Schraubennahtrohr). Dies ist vorliegend jedoch auch bei Berücksichtigung des Grundsatzes, dass Rechtsschutz großzügig zu gewähren ist und nicht an strengen Anforderungen und kleinlicher Prüfung der Frage, ob ein Rechtsschutzbedürfnis vorliegt, scheitern soll, (vgl. [X.], 355-357 Bauwerksentfeuchtung) jedoch nicht der Fall.

Offen bleiben kann dabei, ob die Klägerin bereits aufgrund ihres vorbehaltenen nichtausschließlichen [X.]s nach § 16 Abs. 3 ArbEG und der darauf sich gründenden Vereinbarung der Parteien vom 4./13. April 1995 grundsätzlich daran gehindert war, das Streitpatent mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen (offen gelassen in [X.] 1990, 667, 668 zu 2 d) - [X.]; gegen eine Zulässigkeit [X.], 755 - Tiegelofen; vgl. auch [X.], [X.], 10. Aufl., § 22 Rdnr. 46).

Denn an einem Rechtsschutzbedürfnis für eine gegen das Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage fehlt es jedenfalls deshalb, weil das Streitpatent zwischenzeitlich erloschen ist, Ansprüche aus ihm daher für die Zukunft nicht mehr hergeleitet werden können und die Rechtsbeständigkeit entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht mehr als Vorfrage für das Bestehen etwaiger Vergütungsansprüche des Beklagten aufgrund einer Nutzung des [X.] durch die Klägerin in der Vergangenheit erheblich ist.

Maßgebend dafür sind nach Auffassung des Senats folgende Erwägungen:

[X.] 1963, 135 - [X.] und 1971, 475 - Gleichrichter; GRUR 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisate m. w. N.). Hinsichtlich der Vergütung kommt die Freigabe einer Diensterfindung unter dem Vorbehalt eines nicht ausschließlichen [X.]s einer beschränkten Inanspruchnahme gleich (vgl. [X.] 1963, 135, 138 - [X.]) und entspricht ihrem Inhalt nach letztlich einer einfachen Lizenz (vgl. [X.]/Schade/[X.], [X.] 8. Aufl., Rdn. 23 zu § 16). Erst wenn sich aufgrund einer Entscheidung des Patentamts oder eines Gerichts die Schutzunfähigkeit herausstellt, entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für die Zukunft ([X.] 1987, 900, 902 - Entwässerungsanlage - m. w. N.; für den (einfachen) Lizenzvertrag [X.] 1983, 237 - Brückenlegepanzer). Der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers bleibt daher grundsätzlich bis zur Nichtigerklärung oder bis zum Widerruf des Patents oder bis zur rechtskräftigen Zurückweisung der Anmeldung erhalten.

[X.] 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisate). In diesem Fall entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders bereits mit dem tatsächlichen Verlust der durch das Schutzrecht begründet gewesenen Vorzugsstellung. In diesem Fall besteht daher auch ein Rechtschutzinteresse des Arbeitgebers an einer Nichtigerklärung des [X.], da diese den Nachweis ermöglicht, dass das Streitpatent vernichtbar war (vgl. [X.] 1982, 255, 356 - Bauwerksentfeuchtung).

Ausgehend davon hängt vorliegend die Frage, ob und ggf. in welchem Umfang dem Beklagten aus einer eventuellen Nutzung des [X.] durch die Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin ein (weiterer) Vergütungsanspruch erwachsen ist, nicht mehr davon ab, ob das Patent schutzunfähig war. Eine Nichtigerklärung des [X.] bis zu dessen Zeitablauf ist nicht erfolgt. Die Klägerin hat bis zum Ablauf des [X.] auch keine Nichtigkeitsklage erhoben.

Die Klägerin bleibt daher aufgrund ihres vorbehaltenen nichtausschließlichen Rechts zur Benutzung der Diensterfindung nach § 16 Abs. 3 ArbEG, welches die Parteien in der Vereinbarung vom 4./13. April 1995 z. B. in Bezug auf die Höhe der Vergütung näher, d. h. in einer lizenzvertragähnlichen Weise individualvertraglich ausgestaltet haben, dem Grunde nach zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet, auch wenn sich herausstellen sollte, dass das Streitpatent von Anfang an (ex tunc) z. B. mangels Patentfähigkeit bzw. aufgrund unzulässiger Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung schutzunfähig gewesen wäre.

Während der Laufzeit des Patents hat die Klägerin jedoch nicht auf ihr [X.] verzichtet. Hingegen wirkt sich ein erst nach Ablauf des [X.] erklärter Verzicht nicht auf vorliegend allein in Betracht kommende mögliche, in der Vergangenheit begründete Vergütungsforderungen des [X.] aufgrund des dem Arbeitgeber nach § 16 Abs. 3 ArbEG vorbehaltenen Nutzungsrechts aus. Einer durch solchen Rechtsverzicht angestrebten Vergütungsfreiheit steht auch der sich aus § 10 Abs. 2 ArbEG ergebende Rechtsgedanke entgegen, wonach die Vergütungspflicht bis zur rechtsbeständigen Entscheidung über die Schutzfähigkeit fortbesteht (vgl. [X.], [X.], 4. Aufl., § 8 Rdnr. 9).

Dass die Nichtigkeit des Patents offenbar war, d. h. mit Rücksicht auf seine Nichtigkeit von den an seiner Benutzung Interessierten, insbesondere Wettbewerbern der Klägerin, nicht respektiert wurde (vgl. [X.] 1992, 355, 356 - Bauwerksentfeuchtung), ist nicht ersichtlich. Allein der Vortrag der Klägerin zur Herstellung und Auslieferung von Patriotrohren und Boostern erhebliche Zeit vor der Erfindungsmeldung sowie die Schreiben vom 19. April 1995 und 29. Juni 1995 ([X.]. [X.] und [X.], [X.] 56 u. 57) erlauben dazu keine Rückschlüsse, zumal das Vorbringen der Klägerin sich in Bezug auf eine offenkundige Vorbenutzung in einer bloßen Vermutung erschöpft. Trotz eines entsprechenden Hinweises in der Verfügung des Gerichts gemäß § 83 Abs. 1 [X.] vom 14. Februar 2012 hat die Klägerin auch nicht weiter zu einer offenbaren Nichtigkeit des [X.] vorgetragen. Dies geht zu ihren Lasten. Denn wenn die Nichtigerklärung des Patents nur dann die Rechtsstellung des [X.] berührt, wenn ein weiterer Tatbestand erfüllt ist (hier: [X.] der Nichtigkeit des [X.]), dann kann das Rechtsschutzinteresse nur dann bejaht werden, wenn der Kläger die weiter erforderlichen Tatsachen [X.] und ggf. beweist (vgl. [X.] 1982, 355-357 [X.]. 14 - Bauwerksentfeuchtung).

Dass evtl. bereits geleistete Zahlungen ausdrücklich unter den Vorbehalt der Rechtsbeständigkeit des [X.] gestellt seien, so dass bei Nichtigerklärung des [X.] gezahlte Vergütungen vergleichbar der Rechtslage bei Schadenersatzansprüchen eventuell zurückgefordert werden könnten, ist weder vorgetragen noch ersichtlich, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt kein Rechtsschutzbedürfnis für die Feststellung der Nichtigkeit des [X.] anerkannt werden kann.

Soweit sich die Klägerin weiterhin darauf beruft, dass der Beklagte stets von dem zur Vergütung der [X.] tatsächlich verwendeten Verfahren Kenntnis gehabt habe, so dass davon auszugehen sei, dass er absichtlich das Ende der Laufzeit seines Patents abgewartet habe, um größtmöglichen Gewinn für sich abzuschöpfen, betrifft dies die Frage einer Verwirkung eines (dem Grunde nach bestehenden) Vergütungsanspruchs bzw. ob die Geltendmachung eines solches Anspruchs aufgrund treuwidrigen Verhaltens des Beklagten eine unzulässige Rechtsausübung darstellt. Die Frage einer Rechtsbeständigkeit des [X.] ist dafür ebenfalls nicht von Bedeutung.

Die Vergütungspflicht der Klägerin hängt daher einzig und allein davon ab, ob und ggf. in welchem Umfang sie das Streitpatent in der Vergangenheit genutzt hat, jedoch nicht davon, ob und inwieweit das Streitpatent rechtsbeständig war.

Zwischenurteil, da dieses nur den Fall einer positiven Entscheidung zur Zulässigkeit der Klage erfasst (vgl. Schulte-Kühnen, [X.], 8. Auflage, § 84 Rdnr. 4).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.], § 709 Satz 1 und 2 ZPO.