Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 27.02.2008, Az. X ZB 10/07

[X.]BESCHLUSS [X.]/07 vom 27. Februar 2008 in der [X.] betreffend das Patent 101 07 912 Nachschlagewerk: ja [X.]Z: [X.][X.] § 100 Abs. 3 Nr. 3 Ein die mündliche Verhandlung vorbereitender Hinweis, eine bestimmte beschränkte Verteidigung des Streitpatents könne in der Verhandlung erörtert werden, kann auch dazu dienen, den Einsprechenden auf die Möglichkeit einer beschränkten Verteidi-gung des Streitpatents für den Fall vorzubereiten, dass der Patentinhaber überra-schend neue Patentansprüche einreicht. Aus einem solchen Hinweis allein lässt sich daher noch nicht herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis ge-benden Gericht für patentfähig gehalten, so dass es zur Vermeidung einer Verlet-zung des Anspruchs auf rechtliches Gehör verpflichtet sei, dem Patentinhaber [X.] Hinweise zu geben. [X.], [X.]. v. 27. Februar 2008 - [X.]/07 - [X.] - 2 - [X.] hat durch [X.] Melullis, [X.], die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und [X.] am 27. Februar 2008 beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uss des 19. [X.]ats ([X.]) des [X.]s vom 26. Februar 2007 wird auf Kosten des [X.] zurückgewiesen. Der Wert des Gegenstandes des [X.] wird auf 50.000,-- • festgesetzt. Gründe: [X.] Die Rechtsbeschwerdegegnerin hat gegen das Patent 101 07 912 (Streitpa-tent), das eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen betrifft, [X.] eingelegt. Sie hat die Auffassung vertreten, der Gegenstand des [X.] sei nicht patentfähig. 1 - 3 - 2 Der Patentinhaber hat das Streitpatent nach Maßgabe der in der mündlichen Verhandlung vor dem [X.] überreichten Fassungen beschränkt ver-teidigt. Patentanspruch 1 lautet in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung (Bezugszeichen sind weggelassen): "Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Daten-leitungen für mehrere Arbeitsplätze, insbesondere miteinander und/oder mit einer zentralen Einrichtung verbundene Computerarbeitsplätze oder dergleichen in einem Raum, mit einem aus vorbereiteten Elementen ge-rüstartig aufbaubaren System, das unterhalb einer Decke des Raumes und oberhalb einer normalen [X.] anbringbare Kanäle zur [X.] enthält, wo-bei an die Kanäle nach unten gerichtete, Arbeitsplätzen zugeordnete Säulen anschließbar sind, die mit in [X.] anzuordnenden Versor-gungsanschlüssen versehen sind, an die mittels Leitungen Geräte an-schließbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Säulen um eine im Bereich der Kanäle befindliche, horizontale Achse aus der [X.] heraus verschwenkbar angeordnet sind und dass den verschwenkbaren Säulen Rast- oder Arretiermittel zugeordnet sind." Das [X.] hat das Streitpatent widerrufen. 3 Hiergegen richtet sich die vom [X.] nicht zugelassene Rechtsbeschwerde des [X.], der die Einsprechende entgegengetreten ist. 4 I[X.] Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr die gesetzlich vorgesehe-nen Rechtsbeschwerdegründe der Verletzung rechtlichen Gehörs und fehlender [X.] - 4 - gründung des angefochtenen [X.]usses geltend gemacht werden (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 [X.]). In der Sache bleibt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg, weil die gerügten Mängel nicht vorliegen. 1. a) Das [X.] ist davon ausgegangen, dass sich in der [X.] das Problem stelle, die Säulen von Installationseinrichtungen der hier fraglichen Art bedarfsweise aus dem Weg zu schaffen, etwa weil ein Arbeitsplatz verlegt oder Aufbauten oder Gegenstände am Ort der Säulen aufgestellt werden müssten. [X.] dessen stelle sich die patentgemäße Aufgabe, eine Einrichtung zu schaffen, die einen flexiblen Aufbau und eine flexible Installation von Versorgungsleitungen ermöglicht, die leicht zu bedienen sei und die zu möglichst geringen Behinderungen führe, von selbst. 6 Die Rechtsbeschwerde sieht durch diese Ausführungen den Anspruch des [X.] auf rechtliches Gehör verletzt, weil das [X.] den Kerngedanken der Erfindung verkannt und nicht auf sein Verständnis des [X.] hingewiesen habe. Indem es angenommen habe, dass sich die patentgemäße Aufgabe "von selbst" stelle, habe es den die Lösungsrichtung definierenden Gedan-ken nicht dem Streitpatent zugerechnet, so dass dieser nicht an der erfinderischen Tätigkeit teilhabe. Wäre dem Patentinhaber ein Hinweis auf diese Auffassung des [X.]s gegeben worden, so hätte er aufzeigen können, dass das mit den angegriffenen Ausführungen angesprochene Problem in den zahlreichen zum Stand der Technik genannten Schriften nicht andeutungsweise angesprochen [X.]. 7 b) Mit diesen [X.] zeigt die Rechtsbeschwerde eine Verletzung des [X.] auf rechtliches Gehör nicht auf. 8 - 5 - 9 Mit der angegriffenen Wendung hat das [X.] zur Auslegung des Streitpatents auf die einleitenden Bemerkungen der Beschreibung zurückgegrif-fen, die auf die in Schulen, Hochschulen und dergleichen in allgemeiner Form an In-stallationseinrichtungen der vorliegenden Art sich stellenden Anforderungen hinweist ([X.]. 0002), nämlich beispielsweise bei variierender Raumnutzung flexibel zu sein; vor allem hat es in diesem Kontext auf die Angaben der Beschreibung abgestellt, bei bekannten Einrichtungen seien die Säulen mit ihrem oberen Ende fest mit Kanälen verbunden mit ihrem unteren Ende am Boden befestigt (Beschreibung [X.]. 0005). Dies hat es mit dem Anliegen des Streitpatents und größerer Flexibilität in Verbin-dung gebracht und daraus gefolgert, dass diese Ausgestaltung vermieden werden solle. Damit gehen die von der Rechtsbeschwerde angegriffenen Ausführungen zum Verständnis der in der Beschreibung formulierten Aufgabenstellung, einen flexiblen Aufbau, eine flexible Installation von Versorgungsleitungen und eine leichte Bedien-barkeit der Vorrichtung zu ermöglichen, die zu möglichst geringen Behinderungen führen, auf die in der Beschreibung des Streitpatents angesprochenen, sich bei Ein-richtungen der hier fraglichen Art stellenden Schwierigkeiten zurück, nämlich dass am Ort der Säule Gegenstände aufgebaut oder ein Arbeitsplatz verlegt werden müssen. Das [X.] hat daher entgegen der Annahme der Rechtsbe-schwerde mit dem Abstellen auf Probleme (d.h. Schwierigkeiten), die sich "in der Praxis stellen", seiner Entscheidung keinen Sachverhalt zugrunde gelegt, zu dem der Patentinhaber keine Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt hätte, sondern auf einen Sachverhalt, den der Patentinhaber in der Beschreibung des Streitpatents selbst dargestellt hat. Der angefochtene [X.]uss stellt daher keine Verletzung des rechtlichen Gehörs in Form einer Überraschungsentscheidung dar. Im Übrigen rügt die Rechtsbeschwerde mit dem Vorbringen, das Bundespa-tentgericht habe den Kerngedanken der Erfindung verkannt, die inhaltliche Richtig-keit des angefochtenen [X.]usses, die im Verfahren der zulassungsfreien [X.] - 6 - beschwerde nicht zur Überprüfung steht. Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs dient allein der Wahrung dieses Verfah-rensgrundrechts der am Verfahren Beteiligten ([X.].[X.]. v. 11.6.2002 - [X.], [X.], 957 - Zahnstruktur; [X.].[X.] v. 27.6.2007 - [X.], [X.], 862 - [X.] zur Veröffentlichung in [X.]Z 173, 47 vorgesehen). 2. Die Rechtsbeschwerde macht weiter ohne Erfolg geltend, der angefochte-ne [X.]uss beruhe deshalb auf einer Verletzung des Anspruchs des Patentinha-bers auf rechtliches Gehör, weil sein Vorbringen zur erfinderischen Tätigkeit [X.] übergangen worden sei. 11 12 a) Bei seiner Würdigung hat das [X.] sich mit dem deut-schen Gebrauchsmuster 94 11 771 auseinandergesetzt, dem es eine Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen und/oder Datenleitungen für mehrere Ar-beitsplätze mit nach unten gerichteten Säulen zur Aufnahme von Versorgungs- und Datenleitungen und eine Lehre zu deren Verschwenkbarkeit als bekannt entnom-men hat. Auf dieser Grundlage befasst sich der angefochtene [X.]uss mit dem Stand der Technik und demzufolge mit der technischen Entwicklung bis zum Priori-tätstag. Mit der Frage der Höhenverstellbarkeit der Versorgungsanschlüsse hat sich das [X.] ausdrücklich auseinandergesetzt und der Veröffentlichung von [X.], Gestaltung und Einrichtung naturwissenschaftlicher Räume, 1954, sowie den [X.] 3 534 319 und 4 801 815 entnommen, dass Säulen zur Aufnahme von Versorgungsleitungen, die um eine horizontale Achse schwenk-bar und damit in der Höhe verstellbar sind, im Stand der Technik bekannt waren. Aus dem Umstand, dass das [X.] dabei zu anderen Ergebnissen und Schlüssen als der Rechtsbeschwerdeführer gelangt ist, lässt sich nicht herlei-- 7 - ten, das [X.] habe seinen Sachvortrag nicht zur Kenntnis genom-men und dadurch den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. b) Soweit die Rechtsbeschwerde meint, das [X.] habe das Vorbringen zum Markterfolg der Lehre nach dem Streitpatent als Hilfskriterium zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt, verkennt sie, dass aus einem erheblichen Absatz patentgemäßer Produkte und dem damit erzielten wirt-schaftlichen Erfolg allein nicht auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit geschlossen werden kann, insbesondere dann nicht, wenn zum Auffinden des patentgemäßen Gegenstandes keine technischen Schwierigkeiten zu überwinden waren ([X.].Urt. v. 11.5.1993 - [X.], [X.], 36, 38 - Messventil). Davon ist das Bundes-patentgericht nach Auswertung des Stands der Technik ausgegangen. Es stelle [X.] weder einen Begründungsmangel noch eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar, wenn eine Behauptung zu den [X.] in den [X.] nicht ausdrücklich erörtert wird (vgl. [X.].[X.]. v. 11.9.2007 - [X.], [X.], 997 - Wellnessgerät). 13 c) Schließlich kann auch aus dem Umstand, dass das [X.] in der [X.] darauf hingewiesen hat, im Rahmen der mündlichen Verhand-lung könne die ursprüngliche [X.] der Gegenstände der Patentansprüche 5 und 7 bis 10 mit dem des geltenden Patentanspruchs 1 diskutiert werden, keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör hergeleitet werden. 14 Ein die mündliche Verhandlung vorbereitender Hinweis der vorliegenden Art kann auch dazu dienen, den Einsprechenden auf die Möglichkeit einer beschränkten Verteidigung des Streitpatents vorzubereiten, um auf diese Weise der Notwendigkeit einer Vertagung der mündlichen Verhandlung entgegenzuwirken, die erforderlich werden kann, wenn der Patentinhaber das Streitpatent durch überraschend [X.] - reichte neue Patentansprüche beschränkt zu verteidigen sucht und sich der [X.] darauf nicht einlassen kann oder will, etwa weil die Einlassungsfrist für ihn nicht gewahrt ist. Aus einem derartigen vorbereitenden Hinweis lässt sich nicht ohne weiteres herleiten, ein solcher Gegenstand werde von dem den Hinweis ge-benden Gericht für patentfähig gehalten, so dass es, um eine Verletzung des [X.] auf rechtliches Gehör zu vermeiden, verpflichtet sei, dem Patentinhaber weitere Hinweise zu geben, wenn es auch einen in dieser Weise gefassten [X.] nicht für patentfähig hält. Ein solcher Schluss ist bereits deshalb verfehlt, weil durch einen solchen Hinweis beiden Parteien Gelegenheit gegeben wird, zu der Frage der Patentfähigkeit einer beschränkten Verteidigung des Streitpatents Stel-lung zu nehmen, damit aufgrund dieser Stellungnahmen die Frage der Zulässigkeit einer beschränkten Verteidigung und der Patentfähigkeit des danach beanspruchten Gegenstandes sachlich erörtert und beschieden werden kann. Umstände, aufgrund derer der Beschwerdeführer gleichwohl davon hat [X.] können, nach dem Hinweis des [X.]s in der [X.] werde das Streitpatent - wenn auch in eingeschränktem Umfang - aufrechterhalten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zu einer solchen Annahme hatte der Patentinhaber im Streitfall auch deshalb keine Veranlassung, weil er das Streitpatent nicht in einer dem vorbereitenden Hinweis entsprechenden, sondern in davon ab-weichenden Fassungen verteidigt hat. Für die von der Rechtsbeschwerde vermiss-ten weiteren Hinweise bestand daher weder im Ausgangspunkt noch im Hinblick auf das prozessuale Verhalten des [X.] eine Veranlassung. 16 d) Die übrigen von der Rechtsbeschwerde erhobenen [X.] betreffen die in-haltliche Richtigkeit der angegriffenen Entscheidung, die im Verfahren der zulas-sungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht. 17 - 9 - 18 3. Der angefochtene [X.]uss leidet auch nicht an [X.] (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 [X.]). a) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel darin, dass das [X.] aus den [X.] entnommen hat, eine um eine ho-rizontale Achse aus der [X.] heraus verschwenkbare Anordnung sei im Stand der Technik bekannt gewesen, obwohl dies nicht der Fall sei, weil keine der vom [X.] zitierten Schriften eine solche Anordnung offenbare, ferner dar-in, dass es an Ausführungen zu der Frage fehle, dass der Fachmann konkrete Ver-anlassung gehabt habe, die vom [X.] herangezogenen Druckschrif-ten zu kombinieren. 19 Mit diesen [X.] wendet sich die Rechtsbeschwerde lediglich gegen die in-haltliche Richtigkeit des angefochtenen [X.]usses, die im Verfahren der zulas-sungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht ([X.]Z 33, 333, 338 - Warmpressen; [X.].[X.]. v. 27.6.2007 - [X.], [X.], 862 - Informati-onsübermittlungsverfahren [X.]). 20 b) Die Rechtsbeschwerde sieht einen Begründungsmangel schließlich darin, dass das [X.] in der [X.] angeregt habe, die [X.] und 7 bis 10 mit dem Patentanspruch 1 zu kombinieren. Patentanspruch 10 des Haupt- und [X.] sei auf die Patentansprüche 1 bis 9 und damit auch auf die nach Auffassung des [X.]s weiteren zusammenfassenden Patentansprüche 1, 5 und 7 bis 9 rückbezogen. Zumindest den Patentanspruch 10 habe das [X.] daher eigens prüfen und bescheiden müssen. 21 Patentanspruch 10 betrifft nach der mit dem Haupt- wie dem Hilfsantrag [X.] beschränkt verteidigten Fassung des Streitpatents eine Einrichtung nach den 22 - 10 - Patentansprüchen 1 bis 9, bei der die Versorgungsanschlüsse einer Säule in einem Anschlusskasten zusammengefasst sind. Bei diesem Patentanspruch handelt es sich nicht um einen von mehreren selbständigen Ansprüchen. Zwar kann, wenn ein Patent mehrere selbständige Ansprüche enthält, allein aus dem Umstand, dass der Patentinhaber nicht ausdrücklich auch die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einzelner Patentansprüche begehrt, nicht geschlossen werden, er sei nicht ([X.]) auch mit der Aufrechterhaltung im Umfang eines oder mehrerer selbständiger Ansprüche einverstanden. Beantragt der Patentinhaber hingegen, das Patent in be-schränktem Umfang mit bestimmten auf den Hauptanspruch rückbezogenen [X.] aufrechtzuerhalten, ist grundsätzlich der Widerruf des Patents gerechtfertigt, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentan-spruchs aus dem verteidigten [X.] als nicht patentfähig erweist ([X.].[X.]. v. 27.6.2007 - [X.], [X.], 862 [X.]. 21 f. - Informations-übermittlungsverfahren II; [X.].[X.]. v. [X.] - [X.], GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät). Die Ausführungen des angefochtenen [X.] zu den (unselbständigen) Patentansprüchen lassen demzufolge einen Begründungsmangel nicht erkennen. - 11 - 23 4. [X.] beruht auf § 109 [X.]. Eine mündliche Verhand-lung hat der [X.]at nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 [X.]).
Melullis [X.] Mühlens

Meier-Beck [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom [X.] - 19 W(pat) 320/04 -