Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.06.2003, Az. X ZR 215/01

[X.] DES VOLKESURTEIL[X.]/01Verkündet am:3. Juni 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z: neinChirurgische [X.] § 34 a.[X.] entgeltlicher Lizenzvertrag unterliegt dem Schriftformerfordernis des § 34GWB a.[X.].[X.], [X.]. v. 3. Juni 2003 - [X.]/01 - [X.] [X.] -Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 3. Juni 2003 durch [X.] Melullis und [X.] Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Revision der [X.] wird das am 10. Oktober 2001 [X.] [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.].Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-gericht zurückverwiesen.Von Rechts [X.]:Der Kläger ist Arzt und Zahnarzt und betätigt sich als Erfinder auf [X.]. Bei der Vermarktung seiner Entwicklungen [X.] die Parteien zusammen, indem die Beklagte die Gerätschaften herstellteund vertrieb. 1988 bis Anfang 1989 verhandelten und korrespondierten [X.] wegen des Abschlusses eines schriftlichen Lizenzvertrags, der eineausschließliche Lizenz an verschiedenen Patentanmeldungen des [X.] [X.] 3 -sehen sollte, die chirurgische Instrumente betreffen. Es existierte auch ein [X.], der jedoch nicht unterzeichnet wurde.Die Beklagte zahlte bis einschließlich Ende 1993 nach jeweils vierteljähr-licher Abrechnung der von ihr mit den Entwicklungen des [X.] getätigtenUmsätze an den Kläger eine Umsatzlizenz, die zunächst 10 %, dann 12,5 %und schließlich 15 % betrug. Insgesamt leistete die Beklagte auf diese Weisean den Kläger etwa 3 Mio. DM. Für die Umsätze mit Schrauben und Platten, diemit einer [X.] Anmeldung 36 ... am 22. Januar 1986 zum Patent ange-meldet worden waren, betrug die Umsatzlizenz von 15 % im 3. und 4. [X.] insgesamt 205.257,76 DM, worin für den Monat Dezember 199636.532,75 DM enthalten waren. Diese Patentanmeldung führte nicht zu einem[X.] Patent. Sie wurde vielmehr durch Beschluß des [X.] vom 21. Oktober 1993 zurückgewiesen, gegen den der Kläger [X.] nicht einlegte.Mit Schreiben vom 21. April 1994 teilte die Beklagte dem Kläger mit, daßsie die als freiwillig bezeichneten Zahlungen in Zukunft einstelle, einen beste-henden Vertrag hilfsweise fristlos aus wichtigem Grunde kündige, aber zu [X.] hinsichtlich der die Schutzrechte des [X.] betref-fenden Produkte bereit sei. Die Beklagte nutzte in der Folgezeit die Entwicklun-gen des [X.] dann auch - wenn auch nur in geringerem Umfange - weiter.Der Kläger hat die Beklagte im Wege der Stufenklage zunächst auf [X.] über die Umsätze in Anspruch genommen, die sie im Zusammenhang mitihm gehörenden Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechten seit dem10. Oktober 1994 erzielt hat. In der ersten Stufe ist die Beklagte rechtskräftigverurteilt worden, seit dem 1. Mai 1994 getätigte Umsätze hinsichtlich des [X.] -ropäischen Patents 0 6..., des [X.] 4 9..., der [X.] Patentanmel-dung 38 ..., des europäischen Patents 0 2... und des [X.] Gebrauchsmu-sters 88 ... anzugeben. Diese Auskunft hat die Beklagte erteilt. Bei der Zugrun-delegung einer 15 %igen Umsatzlizenz ergibt sich eine Schuld der [X.]von 51.784,29 DM.In der zweiten Stufe hat der Kläger Zahlung dieses Betrags nebst Zinsenverlangt. Die Beklagte hat sich auf den Standpunkt gestellt, ein Lizenzvertragsei nicht zustande gekommen, weshalb sie lediglich im Wege der Lizenzanalo-gie die angemessene Lizenz zu entrichten habe, die sie mit 5 % angibt. Gegen-über der danach sich errechnenden Forderung von 17.261,43 DM (= 1/3 von51.784,29 DM) hat die Beklagte die Aufrechnung mit einem Rückzahlungsan-spruch in Höhe von 36.532,75 DM erklärt, den sie im Hinblick darauf bean-sprucht, daß sie hinsichtlich der Patentanmeldung 36 ... angesichts derenrechtskräftiger Zurückweisung für Umsätze im Dezember 1993 nichts mehr zuzahlen gehabt hätte. Die Beklagte hat ferner im Wege der Widerklage [X.] 270.726,01 DM nebst Zinsen begehrt, weil sie diesen Betrag bei Zugrun-delegung einer Lizenz von lediglich 5 % für die Umsätze im 2. bis 4. [X.] zuviel gezahlt habe.Das [X.] hat - bis auf einen Teil der Zinsforderung - der Klagestattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die Berufung der [X.] ge-gen dieses Schlußurteil des [X.]s ist erfolglos geblieben. Die [X.] nunmehr mit der Revision ihren Klageabweisungsantrag und ihr Wider-klagebegehren weiter. Der Kläger ist dem Rechtsmittel [X.] 5 -Entscheidungsgründe:Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen [X.]eilsund zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.1. Das Berufungsgericht hat dem Verhalten der Parteien entnommen,daß sie einen Lizenzvertrag geschlossen haben, der die Beklagte berechtigt,Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen des [X.] zu nutzen, und sieverpflichtet, - bezogen auf die in Streit stehende [X.] - ein Entgelt in Höhe von15 % des mit den vertragsgegenständlichen Produkten erzielten Umsatzes anden Kläger zu zahlen. Das Berufungsgericht hat also den Kläger als berechtigtangesehen, auf vertraglicher Grundlage Lizenzen zu fordern und bereits vonder [X.] gezahlte Lizenzen zu behalten. Unabhängig von den Angriffender Revision gegen die tatrichterliche Annahme eines stillschweigenden [X.] und die Fortgeltung des auf diese Weise zustande [X.] über die Kündigungserklärung der [X.] hinaus kannhierauf die Verurteilung der [X.] und die Abweisung ihrer Widerklage [X.] nicht gestützt werden, weil die Parteien ihre Vereinbarungen nicht schrift-lich abgefaßt haben und der vom Berufungsgericht zugrunde gelegte [X.] deshalb gemäß § 125 Satz 1 BGB wegen Verstoßes gegen das bis zum31. Dezember 1998 zu beachtende und angesichts des [X.]punkts des hier zubeurteilenden Vertragsschlusses deshalb auch insoweit maßgebliche (vgl.[X.], [X.]. v. 11.12.2001 - [X.], [X.], 647 - Sabet/[X.], m.w.[X.] des § 34 GWB in der bis dahin geltenden Fassung (a.[X.] -2. Das Formerfordernis des § 34 GWB a.[X.] erfaßt u.a. Verträge über dieBenutzung von Schutzrechten, die dem Lizenznehmer Beschränkungen im [X.] auferlegen (§ 20 Abs. 1 GWB a.[X.]). Es gilt nicht etwa nur dann,wenn die vereinbarten Beschränkungen über den Inhalt des Schutzrechts hi-nausgehen, wie es in § 20 Abs. 1 GWB a.[X.] weiter heißt (st. Rspr.; etwa [X.],[X.]. v. 17.3.1998 - [X.], [X.], 838 - Lizenz- und Beratungsver-trag; [X.]. v. 24.2.1975 - [X.], [X.], 498 - [X.]). Eine solche Einschränkung wäre mit dem Schutzzweck des § 34GWB a.[X.] nicht vereinbar. Denn diese Vorschrift soll die Kartellbehörden und-gerichte in die Lage versetzen, auf schriftlich dokumentierter Grundlage zuprüfen, ob die tatsächlich getroffenen Vereinbarungen u.a. nach § 20 GWB a.[X.]unwirksam sind bzw. eine gesetzliche Ausnahme von einem Kartellverbot vor-liegt (vgl. [X.], [X.]. [X.] - [X.], [X.], 602 - [X.] Der Lizenzvertrag der Parteien unterfällt § 34 GWB a.[X.]. Er hat nichtnur die Benutzung von Schutzrechten zum Gegenstand, sondern legt der [X.] auch Beschränkungen im Geschäftsverkehr auf, weil die Parteien [X.] von Lizenzgebühren vereinbart haben. Diese Pflicht bedeutet eine Be-schränkung im Geschäftsverkehr, weil hierdurch die Wettbewerbsposition der[X.] beeinflußt wird, indem ihr Angebot auf dem Markt durch die Lizenz-zahlungspflicht mit Kosten belastet wird.Es gibt zwar auch Stimmen (vgl. Axster in [X.], 3. Aufl., §§ 20, 21 Rdn. 102 ff.), welche die Lizenzzahlungsver-pflichtung als solche nicht bereits als zur Anwendung der Formvorschrift des§ 34 GWB a.[X.] führende Beschränkung im Geschäftsverkehr ansehen, weil siedie Gegenleistung für die Benutzung des Schutzrechts darstellt. Dabei wird [X.] nicht hinreichend berücksichtigt, daß mit der Pflicht zur Lizenzzahlung- 7 -durchaus eine Belastung einhergehen kann, die über den Inhalt des [X.] hinausgeht. Angesichts des Zwecks des § 34 GWB a.[X.] macht dies er-forderlich, daß bereits wegen der vereinbarten [X.] ein Vertragüber die Benutzung von Schutzrechten schriftlich abgefaßt wird und in dieserForm auf seine Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht überprüft werden kann. [X.] ist der [X.] in seiner bisherigen Rechtsprechungauch nicht gefolgt. So hat sein [X.] beispielsweise im [X.]eil vom16. Oktober 1962 ([X.], [X.] 1963, 207 - Kieselsäure) ausgesprochen,daß eine über die Laufzeit des Schutzrechts hinausgehende Verpflichtung [X.] einer Lizenzgebühr grundsätzlich eine über den Inhalt des [X.] hinausgehende Beschränkung i.S. des § 20 GWB a.[X.] darstelle (so auchz.[X.]/Bunte/[X.], [X.], 8. Aufl., § 34 GWB Rdn. 5). Schon diesdeutete zumindest darauf hin, daß die Verpflichtung zur Zahlung von [X.] bereits als Beschränkung des Lizenznehmers anzusehen ist. Im [X.]eilvom 17. Oktober 1968 ([X.], [X.] 1969, 409 - Metallrahmen) hat sichder [X.] in Übereinstimmung hiermit im Zusammenhang mit [X.] der Frage, ob der Lizenznehmer für die Nutzung eines nicht patentfähi-gen, aber (noch) nicht für nichtig erklärten Schutzrechts zahlen muß, dahinausgedrückt, daß "die in der Verpflichtung zur Lizenzzahlung liegende Be-schränkung im Geschäftsverkehr", solange die durch das Schutzrecht begrün-dete Vorzugsstellung bestehe, nicht i.S. des § 20 Abs. 1 GWB über den Inhaltdes Schutzrechts hinausgehen könne. Ähnlich heißt es im [X.]eil vom14. November 1968 ([X.]Z 51, 263, 267 - Silobehälter), daß es nach Sinn [X.] des § 20 GWB gerechtfertigt sei, "die nicht über den Inhalt des künftigenSchutzrechts hinausgehenden Beschränkungen des Lizenznehmers ..., insbe-sondere seine Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren, als durch § 20GWB kartellrechtlich gedeckt zu betrachten". Sich hierauf berufend hat auch dererkennende Senat im [X.]eil vom 26. Juni 1969 ([X.], [X.] 1969, 677- 8 -- Rüben-Verladeeinrichtung) angenommen, daß in der Verpflichtung zur Li-zenzzahlung eine Beschränkung im [X.] Das Berufungsgericht wird deshalb das Klage- und Widerklagebegeh-ren nach Maßgabe der Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung erneutzu prüfen haben (vgl. Senat, [X.]. v. 14.5.2002 - [X.], [X.], [X.]). Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß die Beklagte geltendgemacht hat, auch ein formloser Vertrag über eine einfache Lizenz sei nichtzustande gekommen, weil die Absicht der Parteien allein auf den Abschluß ei-nes ausschließlichen Lizenzvertrags gerichtet gewesen sei. Dies gibt Anlaß, derFrage nachzugehen, ob die Beklagte ihre bisherigen Zahlungen überhaupt [X.] hat, um sich von einer bestimmten Forderung zu befreien. Diese Frage- 9 -ist jedenfalls dafür bedeutsam, ob die Beklagte sich auf die in § 812 Abs. 1Satz 1 1. Altern. BGB geregelte Alternative der Erfüllung einer Verbindlichkeitberufen kann.MelullisJestaedtScharen[X.]Asendorf