Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.07.2012, Az. X ZR 97/11

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:

17. Juli 2012

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Ges[X.]häftsstelle
in dem Re[X.]htsstreit
Na[X.]hs[X.]hlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Palettenbehälter II
[X.] § 9 Satz 2 Nr.
1
a)
Gehört der Austaus[X.]h bestimmter Bestandteile zum bestimmungsgemäßen Gebrau[X.]h eines patentierten Erzeugnisses, so darf dieser Austaus[X.]h an einem
mit Zustimmung des Patent-inhabers in Verkehr gebra[X.]hten Exemplar au[X.]h von Wettbewerbern vorgenommen werden, die das Exemplar zu diesem
Zwe[X.]k in reparaturbedürftigem Zustand erwerben und na[X.]h [X.] Reparatur an Dritte weiterveräußern.
b)
Der vom [X.] aufgestellte Grundsatz, wona[X.]h für die Frage, ob dur[X.]h den Austaus[X.]h von Teilen die Identität des bearbeiteten Gegenstandes gewahrt bleibt oder ob die Maßnahmen auf die erneute Herstellung des patentges[X.]hützten Erzeugnisses hinauslaufen, au[X.]h von Bedeutung sein kann, ob es si[X.]h um Teile handelt, mit deren Austaus[X.]h während der Le-bensdauer der Vorri[X.]htung übli[X.]herweise zu re[X.]hnen ist, und inwieweit si[X.]h gerade in den ausgetaus[X.]hten Teilen die te[X.]hnis[X.]hen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln, ist au[X.]h dann heranzuziehen, [X.]n eine unmittelbare Patentverletzung geltend gema[X.]ht wird.
[X.])
Ob si[X.]h gerade in den ausgetaus[X.]hten Teilen die te[X.]hnis[X.]hen Wirkungen der Erfindung [X.], ist in der Regel nur dann auss[X.]hlaggebend, [X.]n mit dem Austaus[X.]h während der Lebensdauer des ges[X.]hützten Erzeugnisses übli[X.]herweise zu re[X.]hnen ist. Hierfür ist maßgebli[X.]h, ob der Austaus[X.]h na[X.]h der Verkehrsauffassung als übli[X.]he Erhaltungsmaß-nahme anzusehen ist, die die Identität der Gesamtvorri[X.]htung als verkehrsfähiges Wirt-s[X.]haftsgut ni[X.]ht in Frage stellt.
[X.], Urteil vom 17. Juli 2012 -
X [X.] -
OLG [X.]

LG [X.] I

-
2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he Verhandlung vom 17.
Juli 2012 dur[X.]h [X.]
Dr.
Meier-Be[X.]k, den
Ri[X.]hter Keukens[X.]hrijver, die Ri[X.]hterin Mühlens und [X.]
[X.] und Dr.
Ba[X.]her
für Re[X.]ht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das am 28.
Juli 2011 verkündete Urteil des 6.
Zivilsenats des Oberlandesgeri[X.]hts [X.] aufgeho-ben, hinsi[X.]htli[X.]h des gegen die Beklagte zu
2 geri[X.]hteten [X.] jedo[X.]h nur, soweit dieses den [X.]raum ab 19.
September 2008 betrifft. Die weitergehende Revision wird verworfen.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sa[X.]he zur neuen Verhandlung und Ents[X.]heidung -
au[X.]h über die Kosten des Revisionsverfahrens -
an das Berufungsgeri[X.]ht zurü[X.]kverwiesen.
Von Re[X.]hts wegen

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3
-
Tatbestand:
Die Klägerin nimmt als Inhaberin eines auss[X.]hließli[X.]hen Nutzungsre[X.]hts an dem mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patent 734
967
([X.]) die [X.] wegen Patentverletzung in [X.]. Das [X.]
ist
am 15.
März 1996
angemeldet worden
und betrifft einen Palettenbehälter. Patentanspru[X.]h
1 lautet in der Verfahrensspra[X.]he:
"Palettenbehälter
(1) zum Transport und zur Lagerung von Flüssigkeiten, mit einer Fla[X.]hpalette
(11),
einem austaus[X.]hbaren Innenbehälter (2) aus Kunststoff mit einer oberen, vers[X.]hließbaren
Einfüllöffnung (3) und einer unteren Entleereinri[X.]htung (5) sowie einem den Innenbehälter umgebenden Außenmantel (8), der aus senkre[X.]h-ten und waagre[X.]hten [X.]n (9, 10) aus Metall
besteht, die den mit [X.] gefüllten Kunststoff-Innenbehälter abstützen, wobei die als Rohre ausgebilde-ten [X.] an den [X.]n (15) zur Bildung muldenartiger, in Längs-ri[X.]htung der [X.] verlaufender, doppelwandiger Vertiefungen (16) eingezo-gen sind, derart, dass an jeder [X.] zwis[X.]hen den [X.] (18, 19) der Vertiefungen (16) zweier re[X.]htwinklig übereinander liegender [X.] vier Berührungsstellen (20) mit jeweils einer
der vierfa[X.]hen Gitterstabwandstärke entspre[X.]henden Materialanhäufung entstehen, und die vier Berührungsstellen zweier [X.] an den [X.]n
miteinander vers[X.]hweißt
sind, dadur[X.]h gekennzei[X.]hnet, dass die muldenartigen Vertiefungen (16) der senkre[X.]hten und waagre[X.]hten [X.] (9, 10) eine über den Quers[X.]hnitt der Vertiefungen ver-laufende, mittige Erhöhung (17) aufweisen, jeweils zwei an den [X.]n (15) übereinander liegende [X.] (9, 10) an den vier Berührungsstellen (20) dieser Erhöhungen (17) miteinander vers[X.]hweißt sind und die beidseitig an die [X.] (17) mit den Berührungs-
und [X.] (20) ans[X.]hließenden Ab-s[X.]hnitte (25, 26) der Vertiefungen (16) der [X.] (9, 10) begrenzt elastis[X.]he Biegestellen mit einem gegenüber der Erhöhung (17) verringerten Biegewider-standsmoment zur Entlastung der S[X.]hweißverbindungen an den [X.]n (15) bei statis[X.]her und/oder dynamis[X.]her Belastung des [X.] (8) bilden."
1

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4
-
Die Klägerin produziert und vertreibt unter
der Bezei[X.]hnung "E.

" Pa-lettenbehälter, die diese Merkmale aufweisen. Die Beklagte zu
1 und dem Klagevorbringen
zufolge au[X.]h die Beklagte zu
2 bieten wiederaufgearbeitete Behälter dieser Art an. Im Rahmen der Wiederaufarbeitung wird bei Behältern, die ursprüngli[X.]h von der Klägerin in Verkehr gebra[X.]ht worden sind, der Innen-behälter entfernt und dur[X.]h einen glei[X.]hartigen Innenbehälter aus der Produk-tion der [X.] ersetzt. Die Klägerin sieht in der bes[X.]hriebenen Wiederauf-arbeitung von Behältern, im Anbieten einer sol[X.]hen Wiederaufarbeitung und im Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrau[X.]hen, Einführen und Besitzen
von in dieser Weise wiederaufgearbeiteten Behältern eine Verletzung des [X.]s.
Das [X.] hat die auf Unterlassung, Feststellung der S[X.]hadenser-satzpfli[X.]ht und Re[X.]hnungslegung geri[X.]htete Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin
ist erfolglos geblieben. Dagegen [X.]det si[X.]h die Klägerin mit der vom Berufungsgeri[X.]ht
unter anderem im Hinbli[X.]k auf eine Ents[X.]heidung des [X.] für [X.] und [X.] (S[X.]hütz ([X.]) [X.] ([X.]) Ltd, [2011] [X.] Civ 303) zugelassenen Revision, der die [X.] entgegentre-ten.
2
3

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5
-
Ents[X.]heidungsgründe:
Die Revision ist hinsi[X.]htli[X.]h eines Teils des Klagebegehrens unzulässig. Soweit sie zulässig ist, führt sie zur Zurü[X.]kverweisung der Sa[X.]he an das [X.].
I.
Das [X.] betrifft einen Palettenbehälter, der im Wesentli[X.]hen aus einer Fla[X.]hpalette, einem darauf angebra[X.]hten austaus[X.]hbaren Innen-behälter aus Kunststoff und einem diesen umgebenden Gitter aus senkre[X.]hten und waagere[X.]hten Metallstäben besteht. Behälter dieser Art, die zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten eingesetzt werden, waren im Stand der Te[X.]hnik bekannt. Das [X.] betrifft das te[X.]hnis[X.]he Problem, die Stabilität sol[X.]her
Behälter zu erhöhen.
Zur Lösung dieses Problems s[X.]hlägt Patentanspru[X.]h
1 einen Paletten-behälter vor, dessen Merkmale si[X.]h wie folgt gliedern lassen (die abwei[X.]hende Gliederung des Berufungsgeri[X.]hts ist in e[X.]kigen Klammern wiedergegeben):
1.
Der Palettenbehälter ist geeignet zum Transport und zur Lage-rung von Flüssigkeiten und
besteht aus
a)
einer [X.],
b)
einem austaus[X.]hbaren lnnenbehälter aus Kunststoff mit
(1)
einer oberen, vers[X.]hließbaren
Einfüllöffnung und
(2)
einer unteren
Entleerungseinri[X.]htung sowie
[X.])
einem Außenmantel,
(1)
der den Innenbehälter umgibt und
(2)
aus einem Gitterwerk mit senkre[X.]hten und waage-re[X.]hten [X.]n aus Metall besteht.
4
5
6

-
6
-
2.
Die den Außenmantel bildenden [X.]
a)
sind als Rohre ausgebildet [1],
b)
stützen den mit Flüssigkeit gefüllten
Kunststoff-Innenbehälter ab,
[X.])
sind an den [X.]n zur Bildung muldenartiger, in Längsri[X.]htung der [X.] verlaufender, doppel-wandiger Vertiefungen eingezogen
[2],
und zwar derge-stalt, dass
(1)
an jeder [X.] zwis[X.]hen den Längsrän-dern der Vertiefungen zweier re[X.]htwinklig
übereinan-der liegender [X.] vier in [X.] Berührungsstellen
mit jeweils einer der
vierfa[X.]hen Gitterstabwandstärke entspre[X.]henden Materialan-häufung
entstehen [3],
(2)
die muldenartigen Vertiefungen
der senkre[X.]hten und waagre[X.]hten [X.] eine über den Quers[X.]hnitt der Vertiefungen verlaufende, mittige Erhöhung auf-weisen [4.2],
(3)
jeweils zwei an den [X.]n übereinander-liegende [X.] an den vier Berührungsstellen dieser Erhebungen
miteinander vers[X.]hweißt sind [4.1 und 5]
und
(4)
die beidseitig an die Erhöhung mit den Berührungs-
und [X.] ans[X.]hließenden Abs[X.]hnitte der Vertiefungen der [X.] begrenzt elastis[X.]he Biegestellen bilden, mit einem
gegenüber der Erhö-hung verringerten Biegewiderstandsmoment zur Ent-lastung der S[X.]hweißverbindungen an den [X.] bei statis[X.]her und/oder dynamis[X.]her Belastung des [X.]
[6].
7

-
7
-
Die Ausbildung von begrenzt elastis[X.]hen Biegestellen im Berei[X.]h der S[X.]hweißverbindungen an den [X.]n
hat na[X.]h den Ausführungen in der [X.]s[X.]hrift zur Folge, dass die S[X.]hweißverbindungen von den beim Stapeln und beim Transport auftretenden Biegebeanspru[X.]hungen weitest-gehend entlastet werden. Dies führe zu einer verbesserten Haltbarkeit der S[X.]hweißverbindungen und zu einer erhöhten Betriebssi[X.]herheit (Abs.
6).
II.
Das Berufungsgeri[X.]ht hat seine Ents[X.]heidung im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet:
Die Aktivlegitimation der Klägerin sei dur[X.]h die vorgelegten Lizenzverträge hinrei[X.]hend belegt. Die Beklagte zu
2 sei allerdings nur für die [X.] ab 19.
Sep-tember
2008 passivlegitimiert.
Unabhängig davon sei der Austaus[X.]h eines [X.] an einem von der Klägerin in Verkehr gebra[X.]hten Behälter ni[X.]ht als Verletzung des [X.]s anzusehen. Zwar wiesen
die von der Klägerin vertriebenen
Behälter alle Merkmale des [X.]s auf. Wenn ein Bere[X.]htigter ein erfindungs-gemäßes Erzeugnis in den Verkehr bringe, sei sein Auss[X.]hließli[X.]hkeitsre[X.]ht aber insoweit ers[X.]höpft, als er den Gebrau[X.]h dieses Vervielfältigungsstü[X.]ks ni[X.]ht mehr unterbinden könne. Das Re[X.]ht zum Gebrau[X.]h umfasse au[X.]h erfor-derli[X.]he Ausbesserungen oder Reparaturen. Der Austaus[X.]h eines Innenbehäl-ters sei entgegen der Auffassung der Klägerin ni[X.]ht als erneute Herstellung ei-nes erfindungsgemäßen Erzeugnisses, sondern als Reparatur anzusehen. Die wesentli[X.]hen Elemente des [X.] träten auss[X.]hließli[X.]h in dem als Gitterbox ausgestalteten Außenmantel in Ers[X.]heinung. Ein Auswe[X.]hseln des [X.] berühre deshalb ni[X.]ht die aus patentre[X.]htli[X.]her Si[X.]ht zu bestimmende Identität der ges[X.]hützten Vorri[X.]htung. Angesi[X.]hts dessen sei unerhebli[X.]h, dass die Behälter na[X.]h der Wiederaufarbeitung einer erneuten be-hördli[X.]hen Zulassung bedürften.
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8
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III.
Die Revision ist unzulässig, soweit die Klägerin gegen die Beklagte zu
2 Ansprü[X.]he hinsi[X.]htli[X.]h des [X.]raums
vor dem 19.
September 2008 gel-tend ma[X.]ht.
Wenn die Abweisung einer Klage auf zwei voneinander unabhängige, selbstständig tragende re[X.]htli[X.]he Erwägungen gestützt wurde, ist eine Revision nur dann zulässig, [X.]n in der Revisionsbegründung für jede dieser Erwägun-gen dargelegt wird, warum sie unri[X.]htig sein soll (vgl. nur [X.], Urteil vom 20.
Mai 2011 -
V
ZR
250/10, [X.], 543 Rn.
6 mwN).
Im Streitfall hat das das Berufungsgeri[X.]ht die Abweisung der Klage hin-si[X.]htli[X.]h des gegen die Beklagte zu
2
geri[X.]hteten [X.] na[X.]h S[X.]hadens-ersatz und Re[X.]hnungslegung au[X.]h auf die Erwägung gestützt, es sei weder dargetan no[X.]h ersi[X.]htli[X.]h, dass die Beklagte zu
2 vor ihrer Gründung am 19.
September 2008 eine Verletzungshandlung begangen habe. In der [X.] wird diese Erwägung ni[X.]ht angegriffen. Das Re[X.]htsmittel ist mithin unzulässig, soweit es um Ansprü[X.]he für den [X.]raum vor dem [X.] geht.
IV.
Im Übrigen hält das Berufungsurteil der revisionsre[X.]htli[X.]hen [X.] in einem ents[X.]heidenden Punkt ni[X.]ht stand.
1.
Die vom Berufungsgeri[X.]ht gezogene S[X.]hlussfolgerung, die [X.] seien befugt, an patentgemäßen Behältern, die mit Zustimmung der Patent-inhaberin in Verkehr gebra[X.]ht worden sind, den Innenbehälter auszutaus[X.]hen, wird von den im angefo[X.]htenen Urteil dazu angeführten Erwägungen ni[X.]ht ge-tragen.
a)
Das Berufungsgeri[X.]ht hat zur Beurteilung der Frage, ob die Re[X.]hte der Klägerin an den von den [X.] angebotenen Gegenständen ers[X.]höpft sind, zu Re[X.]ht die vom [X.] entwi[X.]kelten Maßstäbe herangezogen.
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(1)
Na[X.]h der ständigen Re[X.]htspre[X.]hung des [X.]
ist das Auss[X.]hließli[X.]hkeitsre[X.]ht aus einem Patent, das ein Erzeugnis betrifft, hinsi[X.]ht-li[X.]h sol[X.]her Exemplare des ges[X.]hützten Erzeugnisses ers[X.]höpft, die vom Pa-tentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebra[X.]ht worden sind (vgl. nur [X.], Urteil vom 14.
Dezember 1999 -
X
ZR
61/98, [X.]Z 143, 268, 270
f.
= [X.], 299 -
Karate; Urteil vom 27.
Februar 2007 -
X
ZR
38/06, [X.]Z 171, 167 = [X.], 769 Rn.
27
-
Pipettensystem). Der re[X.]htmäßige Er-werber eines sol[X.]hen Exemplars ist befugt, dieses bestimmungsgemäß zu ge-brau[X.]hen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwe[X.]ke [X.] anzubie-ten.
Zum bestimmungsgemäßen Gebrau[X.]h gehört au[X.]h die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrau[X.]hstaugli[X.]hkeit, [X.]n die Funktions-
oder [X.] des konkreten Exemplars ganz oder teilweise dur[X.]h Vers[X.]hleiß, Bes[X.]hädigung oder aus anderen Gründen beeinträ[X.]htigt oder aufgehoben ist. Von einer Wiederherstellung in diesem Sinne kann jedo[X.]h dann ni[X.]ht mehr ge-spro[X.]hen werden, [X.]n die getroffenen Maßnahmen ni[X.]ht mehr die Identität des in Verkehr gebra[X.]hten Exemplars wahren, sondern darauf hinauslaufen, tatsä[X.]hli[X.]h das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen ([X.], Urteil vom 4.
Mai 2004 -
X
ZR
48/03, [X.]Z 159, 76, 89 = [X.], 758, 762 -
Flügel-radzähler; Urteil vom 3.
Mai 2006 -
X
ZR
45/05, [X.], 837 Rn.
16

Lauf-kranz; [X.]Z 171, 167 = [X.], 769 Rn.
27 -
Pipettensystem).
(2)
Entgegen der Auffassung der Revision stehen diese Befugnisse hin-si[X.]htli[X.]h sol[X.]her Behälter, die mit Zustimmung der Patentinhaberin
in Verkehr gebra[X.]ht worden sind, au[X.]h den [X.] zu, [X.]n sie sol[X.]he Gegenstände unmittelbar oder mittelbar von Abnehmern der Patentinhaberin oder der Kläge-rin erwerben.
Die dem re[X.]htmäßigen Erwerber eines ges[X.]hützten Erzeugnisses zu-stehende Befugnis zur Benutzung und Weiterveräußerung beruht ni[X.]ht auf [X.] vertragli[X.]hen Re[X.]htseinräumung des [X.]. Sie ist vielmehr Folge 18
19
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-
davon, dass die dem Patentinhaber na[X.]h §
9 [X.] zustehenden Re[X.]hte mit dem Inverkehrbringen eines konkreten Exemplars insoweit ers[X.]höpft sind, der Patentinhaber hinsi[X.]htli[X.]h dieses Exemplars also seine Befugnis verloren hat, dem Abnehmer oder [X.] den bestimmungsgemäßen Gebrau[X.]h des ge-s[X.]hützten Erzeugnisses zu verbieten. Der bestimmungsgemäße Gebrau[X.]h ei-nes sol[X.]hen Exemplars stellt deshalb keine Patentverletzung dar -
unabhängig davon, dur[X.]h [X.] er erfolgt.
Wenn die mit der Klage angegriffene Aufarbeitung
von Behältern zum [X.] Gebrau[X.]h gehört, steht die Befugnis
zu sol[X.]hen Maßnah-men
deshalb ni[X.]ht nur Personen zu, die patentgemäße Behälter unmittelbar von der Patentinhaberin oder der Klägerin erworben haben, sondern au[X.]h den [X.], die sol[X.]he Behälter unmittelbar oder mittelbar von re[X.]htmäßigen Erwerbern erhalten haben. Unter der genannten Voraussetzung sind die [X.] ebenso wie ein unmittelbarer Erwerber au[X.]h befugt, die von ihnen auf-gearbeiteten
Behälter weiterzuveräußern.
(3)
Zu Re[X.]ht hat das Berufungsgeri[X.]ht bei seiner Ents[X.]heidung au[X.]h die Re[X.]htspre[X.]hung des [X.]s zu Fällen herangezogen, denen eine mittelbare Patentverletzung zu Grunde lag.
Der [X.] hat wiederholt ents[X.]hieden, dass für die Frage, wann beim Aus-taus[X.]h von Teilen einer Vorri[X.]htung von deren Neuherstellung gespro[X.]hen wer-den kann, au[X.]h von Bedeutung sein kann, ob es si[X.]h um Teile handelt, mit deren
Austaus[X.]h während der Lebensdauer der Vorri[X.]htung übli[X.]herweise zu re[X.]hnen ist, und inwieweit si[X.]h gerade in den ausgetaus[X.]hten Teilen die te[X.]h-nis[X.]hen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln ([X.]Z 159, 76, 91
f. = [X.], 758, 762 -
Flügelradzähler; [X.], 837 Rn.
17 -
[X.]; [X.]Z 171, 167 = [X.], 769 Rn.
30 -
Pipettensystem). Diese Ents[X.]heidungen betrafen zwar Fälle, in
denen eine mittelbare Patentverletzung dur[X.]h Lieferung von zum Austaus[X.]h bestimmten Teilen an Dritte angegriffen war. Die dort her-angezogenen Grundsätze gelten jedo[X.]h au[X.]h in der im Streitfall zu beurteilen-21
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11
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den Konstellation, in der der Gegner wegen unmittelbarer Patentverletzung in Anspru[X.]h genommen wird, weil er den Austaus[X.]h von Teilen an ges[X.]hützten Erzeugnissen selbst vornimmt oder anbietet.
Na[X.]h den zitierten Ents[X.]heidungen stellt das Anbieten oder Liefern von Austaus[X.]hteilen nur dann eine mittelbare Patentverletzung dar, [X.]n die re[X.]ht-mäßigen Abnehmer eines ges[X.]hützten Erzeugnisses mit dem Austaus[X.]h dieser Teile die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrau[X.]hs übers[X.]hreiten und das erfindungsgemäße Gesamterzeugnis erneut herstellen ([X.]Z 159, 76, 90 = [X.], 758, 762 -
Flügelradzähler; [X.], 837 Rn.
15 -
Lauf-kranz; [X.]Z 171, 167 = [X.], 769 Rn.
26 -
Pipettensystem).
Au[X.]h in diesem Fällen dienten die vom [X.] herangezogenen Kriterien mithin der Ent-s[X.]heidung der Frage, ob im Austaus[X.]h bestimmter Teile eine unmittelbare Pa-tentverletzung zu sehen ist.
b)
Die vom Berufungsgeri[X.]ht auf dieser Grundlage vorgenommene Ab-wägung ist in einem ents[X.]heidenden Punkt ni[X.]ht frei von Re[X.]htsfehlern.
(1)
Zur Beurteilung der Frage, ob dur[X.]h den Austaus[X.]h von Teilen die Identität des bearbeiteten Gegenstandes gewahrt bleibt oder ob die Maßnah-men auf die erneute Herstellung des patentges[X.]hützten Erzeugnisses hinaus-laufen, bedarf es einer die Eigenart des patentges[X.]hützten Erzeugnisses be-rü[X.]ksi[X.]htigenden Abwägung der s[X.]hutzwürdigen Interessen des [X.] an der wirts[X.]haftli[X.]hen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrau[X.]h des in den Verkehr gebra[X.]hten konkreten [X.]en Erzeugnisses andererseits. Diese ist grundsätzli[X.]h Aufgabe des Tatri[X.]hters ([X.]Z 159, 76, 90
f. = [X.], 758, 762 -
Flügelradzähler; [X.], 837 Rn.
16 -
[X.]; [X.]Z 171, 167 = [X.], 769 Rn.
27 -
Pipettensystem). Ein in der Revisionsinstanz zu berü[X.]ksi[X.]htigender Re[X.]htsfehler liegt nur dann vor, [X.]n dem Tatri[X.]hter bei der Feststellung der für die Abwägung relevanten Tatsa[X.]hen ein Re[X.]htsfehler unterlaufen ist, [X.]n er relevante Umstände fehlerhaft ni[X.]ht in die Abwägung einbezogen hat,
[X.]n 24
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er einzelnen Umständen ein Gewi[X.]ht beigemessen hat, das zu deren wahrer Bedeutung außer Verhältnis steht, oder [X.]n seine Ents[X.]heidung in Wider-spru[X.]h zu den Denkgesetzen oder allgemeinen [X.] steht.
(2)
Im Streitfall hat si[X.]h das Berufungsgeri[X.]ht zwar eingehend und mit für si[X.]h betra[X.]htet ni[X.]ht zu beanstandenden Erwägungen mit der Frage befasst, ob gerade der Innenbehälter die te[X.]hnis[X.]hen Wirkungen der Erfindung wider-spiegelt. Es hat indes außer A[X.]ht gelassen, dass diese Frage
nur einen von mehreren für die Abwägung erhebli[X.]hen Gesi[X.]htspunkten darstellt
und diesem
Gesi[X.]htspunkt nur in bestimmten Fallkonstellationen auss[X.]hlaggebende Bedeu-tung zukommt.
(a)
Die Frage, ob si[X.]h gerade in den ausgetaus[X.]hten Teilen die te[X.]hni-s[X.]hen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln und deshalb dur[X.]h den Aus-taus[X.]h dieser Teile der te[X.]hnis[X.]he oder wirts[X.]haftli[X.]he Vorteil der Erfindung erneut verwirkli[X.]ht wird, ist in der Regel nur dann auss[X.]hlaggebend, [X.]n mit dem Austaus[X.]h des in Rede stehenden Teils während der Lebensdauer des ges[X.]hützten Erzeugnisses übli[X.]herweise zu re[X.]hnen
ist (vgl. dazu [X.]Z 159, 76, 92 = [X.], 758, 762 -
Flügelradzähler; [X.], 837 Rn.
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[X.]; [X.]Z 171, 167 = [X.], 769 Rn.
29 -
Pipettensystem).
Entgegen der Auffassung des Berufungsgeri[X.]hts ist diese Voraussetzung
im Streitfall ni[X.]ht s[X.]hon deshalb erfüllt, weil der Innenbehälter na[X.]h dem [X.] austaus[X.]hbar sein muss. Ents[X.]heidend ist vielmehr, ob bei den mit Zu-stimmung der Patentinhaberin in Verkehr gebra[X.]hten Behältern übli[X.]herweise mit einem Austaus[X.]h des [X.] während der Lebensdauer der Ge-samtvorri[X.]htung zu re[X.]hnen ist. Dafür ist maßgebli[X.]h, ob der Austaus[X.]h eines [X.] na[X.]h der Verkehrsauffassung als übli[X.]he Erhaltungsmaßnahme anzusehen ist, die die Identität des Palettenbehälters als verkehrsfähiges Wirt-s[X.]haftsgut ni[X.]ht in Frage stellt. Hierfür sind in erster Linie die bere[X.]htigten Er-wartungen der Abnehmer sol[X.]her Behälter von Bedeutung. Den vom [X.] berü[X.]ksi[X.]htigten, hauptsä[X.]hli[X.]h auf te[X.]hnis[X.]hem Gebiet liegenden 27
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13
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Gesi[X.]htspunkten kommt nur dann Bedeutung zu, [X.]n der Austaus[X.]h eines
Teils na[X.]h der Verkehrsauffassung als übli[X.]he Erhaltungsmaßnahme angese-hen werden kann. Sie können unter der genannten Voraussetzung dazu führen, dass eine Maßnahme denno[X.]h als Neuherstellung anzusehen ist, weil dur[X.]h den Austaus[X.]h der te[X.]hnis[X.]he oder wirts[X.]haftli[X.]he Vorteil der Erfindung erneut verwirkli[X.]ht wird. Ist der Austaus[X.]h eines Teils na[X.]h der Verkehrsauffassung als Neuherstellung des ges[X.]hützten Erzeugnisses anzusehen, kann eine Patent-verletzung in der Regel ni[X.]ht mit der Erwägung verneint werden, das ausge-taus[X.]hte Teil spiegele ni[X.]ht die te[X.]hnis[X.]hen Wirkungen der Erfindung wider. Dies gilt jedenfalls dann, [X.]n das Vorhandensein eines sol[X.]hen Teils im Pa-tentanspru[X.]h zwingend
vorgesehen ist.
(b)
Die bislang vom Berufungsgeri[X.]ht getroffenen Feststellungen lassen ni[X.]ht den S[X.]hluss zu, dass ein Austaus[X.]h des [X.] na[X.]h den
bere[X.]h-tigten Erwartungen der Abnehmer sol[X.]her Behälter als zum bestimmungs-gemäßen Gebrau[X.]h eines in Verkehr gebra[X.]hten
Palettenbehälters gehörend anzusehen
ist.
Na[X.]h den
Feststellungen des Berufungsgeri[X.]hts
geben die Benutzer Be-hälter, die wegen ihres Vers[X.]hleißzustands oder wegen der Art der darin [X.] Flüssigkeiten ni[X.]ht mehr benutzt werden können, "großteils unent-geltli[X.]h" an [X.] ab. Dies könnte darauf hindeuten, dass ein Behälter mit ni[X.]ht mehr benutzbarem Innenbehälter vom Verkehr als weitgehend wertlos angesehen wird. Bei dieser Ausgangslage könnte
der Austaus[X.]h des [X.] ni[X.]ht mehr als bestimmungsgemäßer Gebrau[X.]h der Gesamt-vorri[X.]htung angesehen werden. Dies gilt unabhängig davon, wel[X.]her Anteil der Herstellungskosten auf den Innenbehälter entfällt.
2.
Der [X.] kann ni[X.]ht abs[X.]hließend in der Sa[X.]he ents[X.]heiden.
Na[X.]h dem vom Berufungsgeri[X.]ht im Tatbestand des angefo[X.]htenen Ur-teils wiedergegebenen Parteivorbringen kann ni[X.]ht ausges[X.]hlossen werden, 30
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dass der Austaus[X.]h des [X.] trotz des Umstandes, dass einige [X.] gebrau[X.]hte Palettenbehälter unentgeltli[X.]h an Dritte
abgeben, aus der bere[X.]htigten Si[X.]ht der Gesamtheit aller Abnehmer denno[X.]h als zum bestim-mungsgemäßen Gebrau[X.]h gehörend anzusehen ist. Die vom Berufungsgeri[X.]ht getroffene Feststellung, Behälter mit unbrau[X.]hbar
gewordenem Innenbehälter würden "großteils" unentgeltli[X.]h abgegeben, lässt ni[X.]ht erkennen, wel[X.]her An-teil der Marktteilnehmer sol[X.]he Behälter nur gegen ein Entgelt oder gegen die Gewährung sonstiger Vorteile wie zum Beispiel den vergünstigten Bezug eines wiederaufgearbeiteten Behälters abgibt.
3.
Das Berufungsgeri[X.]ht wird deshalb im wiedereröffneten Berufungs-verfahren zu prüfen haben, ob gebrau[X.]hte Palettenbehälter, bei denen der In-nenbehälter ausgetaus[X.]ht werden muss, na[X.]h der überwiegenden Vorstellung der Abnehmer sol[X.]her Behälter als praktis[X.]h wertlos angesehen werden und der Einbau eines neuen [X.] deshalb als erneute Herstellung eines Palettenbehälters anzusehen ist.
(1)
Bei der Prüfung dieser Frage wird zu berü[X.]ksi[X.]htigen sein, wie groß der Anteil derjenigen Abnehmer ist, die gebrau[X.]hte Palettenbehälter unentgelt-li[X.]h an die [X.] oder Dritte
abgeben. Bedeutung kann au[X.]h der Frage zu-kommen, aus wel[X.]hen Gründen dies ges[X.]hieht und ob der unentgeltli[X.]hen Ab-gabe typis[X.]herweise ein sonstiger Vorteil gegenübersteht -
etwa die Mögli[X.]h-keit, eine entspre[X.]hende Anzahl wiederaufgearbeiteter Behälter zu vergünstig-ten Konditionen zu beziehen.
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(2)
Bedeutung kann au[X.]h dem Umstand zukommen, dass die [X.] für das Inverkehrbringen der von ihnen aufgearbeiteten Behälter einer [X.], auf die Bauart bezogenen behördli[X.]hen Genehmigung bedürfen.
Das Erfordernis einer behördli[X.]hen Genehmigung stellt ein gewi[X.]htiges Indiz dafür dar, dass die Ausgestaltung des [X.] für die Si[X.]herheit des Gesamtsystems von Bedeutung ist. Daraus können zwar entgegen der [X.] der Revision keine zwingenden S[X.]hlussfolgerungen für die Frage [X.] werden, ob der Austaus[X.]h eines [X.] die Identität eines in dieser Weise bearbeiteten Behälters wahrt, zumal si[X.]h das Genehmigungs-erfordernis na[X.]h dem Vorbringen der Revision ni[X.]ht auf einen einzelnen Behäl-ter, sondern auf dessen Bauart
bezieht. Die dem Genehmigungserfordernis zu-grunde liegenden Erwägungen des Gesetz

oder Verordnungsgebers können aber ein Indiz dafür bilden,
dass dem
Innenbehälter für die Gesamtvorri[X.]htung so große Bedeutung zukommt, dass sein Austaus[X.]h na[X.]h der Verkehrsauffas-sung als Neuherstellung eines Palettenbehälters anzusehen ist.
(3)
Allenfalls geringe Bedeutung kommt demgegenüber dem Umstand zu, dass die [X.] die von ihnen angebotenen Behälter als "remanufa[X.]-tured" bezei[X.]hnen.
Hierbei ist unerhebli[X.]h, wie dieser Begriff zutreffend ins Deuts[X.]he zu über-setzen ist. Ob ein Angebot zum Austaus[X.]h von Teilen als Angebot einer identi-tätswahrenden Reparatur oder als Angebot zur Neuherstellung anzusehen ist, bestimmt si[X.]h ni[X.]ht na[X.]h der spra[X.]hli[X.]hen Bezei[X.]hnung, sondern dana[X.]h, wie der angebotene Austaus[X.]h re[X.]htli[X.]h zutreffend zu qualifizieren ist.
Der [X.] vermag deshalb ni[X.]ht die vom [X.] für [X.] und [X.] geäußerte Auffassung zu teilen, der in einem ähnli[X.]h gelagerten Fall ei-ne Neuherstellung -
unter anderem -
s[X.]hon deshalb bejaht hat, weil die dortigen [X.] in ihrer Werbung den Begriff "re-manufa[X.]turing" ver[X.]det haben (S[X.]hütz ([X.]) [X.] ([X.]), [2011] [X.] Civ 303 Rn.
90). Die eigene Eins[X.]hät-36
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zung desjenigen, der den in Streit stehenden Austaus[X.]h dur[X.]hführt, kann zwar im Einzelfall ein Indiz dafür sein, wel[X.]he Erwartungen ein bere[X.]htigter Benutzer eines Erzeugnisses hinsi[X.]htli[X.]h des bestimmungsgemäßen Gebrau[X.]hs hat. Diesem Indiz kommt aber ni[X.]ht ohne weiteres auss[X.]hlaggebende Bedeutung zu. Es ist insbesondere dann entkräftet, [X.]n si[X.]h aus objektiven Umständen ergibt, dass die in der Bezei[X.]hnung zum Ausdru[X.]k kommende re[X.]htli[X.]he Ein-s[X.]hätzung unzutreffend ist.
(4)
Sollte die Prüfung ergeben, dass der Austaus[X.]h des [X.] na[X.]h der Verkehrsauffassung als Reparatur des Palettenbehälters anzusehen ist, so wären die Erwägungen, mit denen das Berufungsgeri[X.]ht eine [X.] unter te[X.]hnis[X.]hen Aspekten verneint hat, ni[X.]ht zu beanstanden.
Wie au[X.]h die Revision im Ansatz ni[X.]ht verkennt, enthält das [X.] nur rudimentäre Festlegungen zur Ausgestaltung des [X.]. Die mit dem [X.] erzielte Verbesserung der Stabilität beruht auf der besonde-ren Ausgestaltung des [X.] entspre[X.]hend den Merkmalen der Merk-malsgruppe
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[X.]. Der Umstand, dass die Ausgestaltung des [X.] für die Stabilität und Si[X.]herheit des Gesamtsystems ebenfalls von Bedeutung ist, weil Außenmantel und Innenbehälter funktionell zusammenwirken, führt ent-gegen der Auffassung der Revision ni[X.]ht zu einer abwei[X.]henden Beurteilung.
Na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des [X.]s kann der Austaus[X.]h eines Teils au[X.]h dann als Neuherstellung anzusehen sein, [X.]n dieses na[X.]h der ges[X.]hütz-ten Erfindung zwar ni[X.]ht in besonderer Weise ausgestaltet sein muss, mit ei-nem anderen, erfindungsgemäß ausgestalteten Teil aber in der Weise [X.], dass si[X.]h an jenem Teil die Vorteile der erfindungsgemäßen
Lösung verwirkli[X.]hen. Hierfür ist ni[X.]ht ausrei[X.]hend, dass zwis[X.]hen den in Rede stehen-den Teilen ein funktionaler Zusammenhang besteht. Vielmehr ist zusätzli[X.]h er-forderli[X.]h, dass gerade in dem ausgetaus[X.]hten Teil die te[X.]hnis[X.]hen Wirkungen der Erfindung in Ers[X.]heinung treten, so dass davon gespro[X.]hen werden kann, 41
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dur[X.]h den Austaus[X.]h dieses Teils
werde der te[X.]hnis[X.]he oder wirts[X.]haftli[X.]he Vorteil der Erfindung erneut verwirkli[X.]ht.
Der [X.] hat in An[X.]dung dieser Grundsätze eine Neuherstellung in einem Fall bejaht, in dem die austaus[X.]hbare [X.] eines Flügelradzäh-lers zur Erfassung der Dur[X.]hflussmenge von Flüssigkeiten mit dem erfindungs-gemäß ausgestalteten Gehäuse des Zählers so zusammenwirkte, dass das in der [X.] enthaltene Flügelrad glei[X.]hmäßig und wirbelfrei beaufs[X.]hlagt und deshalb [X.]iger belastet wurde ([X.]Z 159, 76, 92
f. = [X.], 758, 762
f. -
Flügelradzähler). Ni[X.]ht als Neuherstellung angesehen hat er den Aus-taus[X.]h eines [X.]es an einem S[X.]hienenfahrzeugrad, der mit einem [X.] ausgestalteten Gummiring zwar funktionell zusammenwirkte und an dessen Form angepasst war, dadur[X.]h aber weder in seiner Funktion no[X.]h in seiner Lebensdauer maßgebli[X.]h beeinflusst wurde ([X.], 837 Rn.
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[X.]), und den Austaus[X.]h einer
Einmalspritze an einem Pipettensystem, die zwar mit erfindungsgemäßen Greifvorri[X.]htungen im Pipettengehäuse zu-sammenwirkte, insoweit aber nur bloßes Objekt des verbesserten An-
und Ab-kupplungsprozesses war, der seine gegenständli[X.]he Verkörperung allein in
den hierfür ges[X.]haffenen Greifeinri[X.]htungen fand ([X.]Z 171, 167 = [X.], 769 Rn.
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Pipettensystem).
Im Streitfall besteht zwar ein funktioneller Zusammenhang, weil der aus-taus[X.]hbare Innenbehälter von dem patentgemäß ausgestalteten Außenmantel
abgestützt wird. Die mit dem Streitpatent erzielte Verbesserung der Stabilität findet ihre gegenständli[X.]he Verkörperung jedo[X.]h nur in den in [X.] 2
[X.] aufgeführten Merkmalen des [X.]. Soweit die verbesserte Stabili-tät des [X.] einen
besseren S[X.]hutz des [X.] bewirkt, ist der Innenbehälter ein bloßes Objekt der vom Außenmantel ausgehenden Ab-stützwirkung.
Das Vorbringen der Klägerin, die patentgemäße
Ausgestaltung des [X.] ermögli[X.]he es, die Wandstärke und damit das Gewi[X.]ht des Innen-44
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behälters zu reduzieren, führt vor diesem Hintergrund ni[X.]ht zu einer abwei-[X.]henden Beurteilung. Hierbei ist unerhebli[X.]h, ob die Mögli[X.]hkeit einer Verringe-rung von Wandstärke oder Gewi[X.]ht, wie die Revision geltend ma[X.]ht, bei einer patentgemäßen Ausgestaltung des [X.] stets eröffnet ist. S[X.]hon [X.] Mögli[X.]hkeit mag zwar als Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung anzusehen sein. Sie findet aber nur dann gegenständli[X.]hen Nieders[X.]hlag im Innenbehälter, [X.]n dieser im Einzelfall entspre[X.]hend ausgestaltet wird. Eine sol[X.]he Ausge-staltung ist in den Patentansprü[X.]hen weder vorgesehen no[X.]h stills[X.]hweigend

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vorausgesetzt. Angesi[X.]hts dessen kann gegebenenfalls au[X.]h offenbleiben, wel-[X.]he Ausgangswerte für die Frage maßgebli[X.]h sind, der Innenbehälter eine ver-ringerte Wandstärke oder ein
verringertes Gewi[X.]ht aufweist.
Meier-Be[X.]k
Keukens[X.]hrijver
Mühlens

Ri[X.]hter am Bundesgeri[X.]htshof

Dr. [X.] kann wegen Urlaubs

ni[X.]ht unters[X.]hreiben.

Meier-Be[X.]k
Ba[X.]her
Vorinstanzen:
LG [X.] I, Ents[X.]heidung vom 20.05.2010 -
7 O 14224/09 -

OLG [X.], Ents[X.]heidung vom 28.07.2011 -
6 U 3412/10 -