Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.12.2012, Az. I ZR 217/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
217/10
Verkündet am:
13.
Dezember 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

MOST-Pralinen
[X.] § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2
Wird [X.]nutzern anhand eines mit der Marke identischen oder verwechsel-baren Schlüsselworts eine Anzeige eines [X.] angezeigt ([X.]), ist eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke grund-sätzlich ausgeschlossen, wenn die Anzeige in einem von der Trefferliste ein-deutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält (Fortführung von [X.], Urteil vom 13.
Januar 2011 -
I
ZR
125/07, [X.], 828 = [X.], 1160

Bananabay
II; Urteil vom 13.
Januar 2011 -
I ZR
46/08, [X.], 608).
[X.], Urteil vom 13. Dezember 2012 -
I [X.] -
[X.]

[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 31. Oktober
2012 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Koch
und Dr. Löffler

für Recht erkannt:
Auf die Revision der [X.]n wird das Urteil des 2. Zivilsenats des [X.] vom 24. November 2010 aufgehoben.
Auf die Berufung der [X.]n wird das Urteil der 9. Zivilkammer des [X.] vom 27. August 2008 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Hinsichtlich der Widerklage wird
die Sache zur neuen Verhand-lung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin der ausschließlichen Lizenz an der unter ande-rem für die Warenklasse 30
und damit auch für Pralinen und Schokolade einge-tragenen [X.] [X.]. Sie betreibt unter der [X.]-adresse

www.most-shop.com

einen [X.], über den sie hochwertige Konfiserie-
und Schokoladenprodukte vertreibt.
1
-
3
-
Die [X.] unterhält
unter den [X.]adressen www.feinkost-geschenke.de

und [X.]

einen
Onlineshop für [X.], Pralinen und Schokolade. Sie
schaltete im Januar 2007 bei der [X.] eine Adword-Anzeige für ihren [X.]shop.
Als Schlüsselwort (Keyword), dessen Eingabe in die Suchmaske das Erscheinen der Anzeige auslösen sollte, hatte die [X.] den Begriff Pralinen

mit der Option weit-gehend passende Keywords

gewählt. In der Liste der weitgehend passenden Keywords

stand auch das Schlüsselwort

most pralinen. Bei Eingabe des Suchbegriffs MOST Pralinen

(Eingabe mit Anführungszeichen) erschien am 19.
Januar 2007 rechts neben den Suchergebnissen folgende
Anzeige der [X.]:
Pralinen
Weine, Pralinen, Feinkost, Präsente
Genießen und schenken!
www.feinkost-geschenke.de
Über den in der Anzeige angegebenen elektronischen Verweis (Link)

www.feinkost-geschenke.de

gelangte der [X.] auf die Homepage der [X.]n unter der [X.]adresse [X.]. In dem Onlineshop der [X.]n wurden keine
Produkte mit dem Zeichen MOST

vertrieben.
Die Klägerin ist der Ansicht, die [X.] habe durch die Schaltung ihrer Anzeige das Recht an der [X.]

verletzt. Die von der [X.]ninhaberin zur Verfolgung von Markenverletzungen ermächtigte Klägerin hat die [X.] auf Unterlassung und Freistellung von den Kosten einer
Abmah-nung und eines Abschlussschreibens

nebst Zin-sen in Anspruch genommen.
Die [X.] hat von der Klägerin im Wege der Widerklage Zahlung und Freistellung von Rechtsanwaltskosten in Höhe von jeweils 1.379,80 nebst 2
3
4
5
-
4
-
Zinsen verlangt. Sie ist der Ansicht, die Klägerin habe sie zu Unrecht abge-mahnt und zur Abgabe einer Abschlusserklärung aufgefordert; sie
sei daher zur Erstattung der dadurch entstandenen Anwaltskosten verpflichtet.
Das [X.] hat der Klage -
unter Abweisung des [X.] -
stattgegeben
und die Widerklage abgewiesen. Die [X.] hat dagegen [X.] eingelegt. Die Klägerin hat im Berufungsverfahren den [X.] auf die konkrete Verletzungsform beschränkt und den
Freistellungsantrag bezüglich
der
Kosten des Abschlussschreibens mit Zustimmung der [X.]n zurückgenommen.
Das Berufungsgericht ([X.], [X.], 91) hat die Berufung der [X.]n mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass
1.
es der [X.]n untersagt wird, im geschäftlichen Verkehr [X.], die auf den unter URL http://[X.]

in das [X.] eingestellten Onlineshop verweisen, in der Art und Weise zu gestalten und/oder zu verbreiten bzw. gestalten zu lassen und/oder verbrei-ten zu lassen, dass diese bei [X.] ([X.]) nach erfolgter ge-zielter Suche nach [X.] Pralinen

in unmittelbarem räumlichen Zusammen-hang zur [X.]-Suchergebnisliste erscheinen und auf den genannten [X.] verweisen, obgleich dieser keinerlei Produkte der Marke MOST

anbietet und/oder vertreibt, wenn dies wie folgt geschieht:
6
7
-
5
-

-
6
-

2.
die [X.] verurteilt wird,
die Klägerin von entstandenen Rechtsanwalts-kosten der Klägerin freizustellen.
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen
Revision, deren Zurück-weisung die Klägerin beantragt, verfolgt die [X.] ihren Klageabweisungs-trag und ihren Widerklageantrag weiter.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die von ihr zuletzt erhobenen
Ansprüche auf Unterlassung und Freistellung
von [X.] zu. Die Klägerin sei als Lizenznehmerin berechtigt, Ansprüche we-gen Markenverletzung mit Zustimmung des Markeninhabers geltend zu ma-chen.
Die
in Rede stehende
Adword-Anzeige habe die Rechte aus der Klage-marke verletzt. Die [X.] sei dafür als Täterin, jedenfalls aber als Störerin 8
9
-
7
-
verantwortlich. Die Widerklage sei dagegen unbegründet, weil der Klägerin ein Unterlassungsanspruch zustehe und daher keine unberechtigte Schutzrechts-verwarnung vorliege. Zur Markenverletzung hat das Berufungsgericht ausge-führt:
Die [X.] benutze das Zeichen most pralinen

dadurch, dass sie es als Schlüsselwort für ihre
Adword-Anzeige
ausgewählt habe, im geschäftlichen Verkehr. Sie benutze das Zeichen für die in ihrem Onlineshop angebotenen Waren
und Dienstleistungen, auch wenn das Schlüsselwort in der Anzeige nicht erscheine.
Zwischen der [X.] MOST

und dem Schlüsselwort most prali-nen

bestehe keine Identität, sondern nur Ähnlichkeit, weil es sich bei der [X.] um eine [X.] handele. Es komme daher auf Verwechs-lungsgefahr an. Unter Berücksichtigung der sehr
hohen Zeichenähnlichkeit, der [X.] und der mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der [X.] sowie der Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren sei Ver-wechslungsgefahr gegeben. Es liege
auch eine Beeinträchtigung der [X.] vor. Für einen durchschnittlichen [X.]nutzer sei aus der Werbean-zeige
nicht zu erkennen, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder doch von einem [X.] stammten. Ein [X.]nutzer, der den
Suchbegriff MOST
Pralinen

in die Suchmaschine eingegeben habe, erwarte aufgrund des Wortlauts der Werbeanzeige ein Angebot von Pralinen der Marke MOST

und gehe irrtümlich jedenfalls davon aus, dass der Inhaber oder
Lizenznehmer der Marke den Werbenden in den Vertrieb der Markenprodukte eingebunden habe. Zumindest könne ein durchschnittlicher [X.]nutzer
aufgrund des Werbelinks und der zugehörigen Werbebotschaft nicht erkennen, dass tatsächlich keine
wirtschaftliche
Verbindung zwischen dem Werbenden und dem
Markeninhaber
10
11
-
8
-
oder dem Lizenznehmer bestehe. Eine abweichende Beurteilung ergebe sich nicht daraus, dass die Werbeanzeige neben den Suchergebnissen in dem mit Anzeige

gekennzeichneten Bereich erschienen sei.
Die [X.] sei
für die Markenrechtsverletzung als Täterin oder [X.] verantwortlich. Sie habe den Inhalt der Anzeige selbst gestaltet und
das Schlüsselwort Pralinen

selbst gewählt. Sie habe ferner dadurch, dass sie keine der von [X.] angebotenen [X.] (weitgehend pas-sende Keywords, passende Wortgruppen

oder genau passende Keywords) gewählt habe, die [X.] weitgehend passende Keywords

gebucht. Damit habe sie alle bei einer Auswahl dieser Option von [X.] hinzugefügten und vom Werbenden abwählbaren, von ihr aber nicht abgewählten Schlüssel-wörter
dazugebucht, darunter das Schlüsselwort

most pralinen.
Da der [X.] bei
der Buchung von [X.] bereitgestellte Informationen zu den [X.] und zur Gefahr von Markenrechtsverletzungen vorgelegen hätten, habe sie fahrlässig gehandelt. Jedenfalls sei ihr zuzumuten gewesen
zu prüfen, bei welchen
Schlüsselwörtern
ihre
Adword-Anzeige erscheinen würde. Sie hätte bei einer solchen Prüfung
erkennen können, dass die
Anzeige auch bei Eingabe des Suchbegriffs most pralinen

oder

MOST
Pralinen

erscheinen würde.
I[X.]
Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der [X.]n hat [X.]. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts hat die in Rede stehende Adword-Anzeige die Rechte aus der [X.] nicht verletzt. Die mit der [X.] zuletzt erhobenen Ansprüche auf Unterlassung (§
14 Abs.
2 Nr.
2, Abs.
5 [X.]) und Freistellung von Abmahnkosten (§
14 Abs.
2 Nr.
2, Abs.
6 [X.]nG, §§
677, 683, 670 BGB) sind daher
nicht begründet. Dagegen kann der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Erstattung von [X.] nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneint wer-12
13
-
9
-
den, es liege keine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vor, weil der Kläge-rin ein Unterlassungsanspruch zustehe.

1. [X.] ist es nach §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] untersagt, ohne Zu-stimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der
[X.] und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen er-fassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Ver-wechslungen besteht. Die Vorschrift des §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] setzt Art.
5 Abs.
1 Satz
1 Buchst.
b
MarkenRL um und ist daher richtlinienkonform auszule-gen. Der Markeninhaber kann [X.] nach Art.
5 Abs.
1 Satz
2
Buchst.
b
[X.]nRL verbieten, ein Zeichen ohne seine Zustimmung im geschäftlichen [X.] zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit
des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zei-chen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.
2.
Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die [X.] das Zeichen most pralinen

ohne Zustimmung des [X.] im geschäftlichen Verkehr

benutzt hat.
Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt. Der Betreiber ei-ner
Suchmaschine, der den Werbenden mit Marken identische oder ähnliche
Zeichen als Schlüsselwörter anbietet, die von den Werbenden ausgewählten Zeichen speichert und bei der Eingabe eines diesen Zeichen entsprechenden Suchwortes die Werbeanzeigen seiner Kunden einblendet, handelt danach zwar im Geschäftsverkehr. Er benutzt diese Zeichen jedoch nicht selbst. Benut-14
15
16
-
10
-
zer dieser Zeichen ist vielmehr der Werbende, der das Schlüsselwort für seine Zwecke auswählt. Da er das
als Schlüsselwort
ausgewählte Zeichen verwen-det, um das Erscheinen seiner Anzeige auszulösen, benutzt er das
Zeichen auch im geschäftlichen Verkehr (vgl. [X.], Urteil vom 23.
März 2010

[X.]/08 bis [X.]/08, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 445 Rn.
50
bis 59

[X.] [X.] und [X.]; Urteil vom 25.
März 2010 -
C-278/08, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 451 Rn.
18 -
[X.]/trekking.at Reisen;
Beschluss vom 26.
März 2010 -
C-91/09, [X.], 641 Rn.
17 -
Eis.de/[X.]; Urteil vom 8.
Juli 2010 -
C-558/08, [X.], 841 Rn.
27 = WRP 2010, 1350 -
Por-takabin/[X.]; Urteil vom 22.
September 2011 -
C-323/09, [X.], 1124 Rn.
30 = [X.], 1550 -
[X.]/[X.] Inc.).
Die [X.] hat nicht nur das Schlüsselwort Pralinen

selbst gewählt. Sie hat vielmehr dadurch, dass sie keine der von [X.] angebotenen [X.] (weitgehend passende Keywords, passende Wortgrup-pen

oder genau passende Keywords) gewählt hat, die [X.] weitgehend passende Keywords

gebucht und damit alle bei einer Auswahl dieser Option von [X.] hinzugefügten und vom Werbenden abwählbaren, von ihr
aber nicht abgewählten Schlüsselwörter
dazugebucht, darunter das Schlüsselwort most pralinen.
Damit hat sie auch das Schlüsselwort most pra-linen

für ihre Werbezwecke ausgewählt.
3.
Das Berufungsgericht hat weiter mit Recht angenommen, dass die [X.] das Zeichen most pralinen

für Waren oder
Dienstleistungen

benutzt hat.
Eine Benutzung des Zeichens für Waren oder Dienstleistungen

kann auch in einer Verwendung in der Werbung liegen (Art. 5 Abs.
3 Buchst.
d [X.]nRL; §
14 Abs.
3 Nr.
5 [X.]). Dabei kommt es nicht darauf an, ob das 17
18
19
-
11
-
als Schlüsselwort verwendete Zeichen oder
die anhand
des Schlüsselworts beworbenen Waren oder Dienstleistungen
in der Werbeanzeige selbst erschei-nen. Vielmehr reicht es aus, dass der Werbende mit der Auswahl eines der Marke entsprechenden Schlüsselworts erreichen möchte, dass der [X.]nut-zer nach Eingabe
des Suchworts den Werbelink anklickt und die von ihm auf der sich öffnenden [X.]seite angebotenen Waren oder Dienstleistungen wahrnimmt (vgl. [X.], [X.], 445 Rn.
60 bis 74
-
[X.] [X.] und [X.]; [X.], 451 Rn.
19 -
[X.]/trekking.at Reisen; [X.], 641 Rn.
18 -
Eis.de/[X.]; [X.], 841 Rn.
42 -
Portakabin/[X.]; [X.], 1124 Rn.
31 -
[X.]/[X.] Inc.; [X.], Urteil vom 13.
Januar 2011 -
I
ZR
125/07, [X.], 828 Rn.
20 = [X.], 1160 -
Bananabay
II).
Die [X.] hat das Zeichen most pralinen

danach durch seine Aus-wahl als Schlüsselwort ihrer Werbeanzeige für die in ihrem Onlineshop angebo-tenen Waren oder
Dienstleistungen
benutzt, auch wenn in der Werbeanzeige weder
das Zeichen noch die Waren oder Dienstleistungen zu sehen sind.
4.
Das Berufungsgericht ist auch
zutreffend davon ausgegangen, dass zwischen der [X.]

MOST

und dem Schlüsselwort most pralinen

kei-ne Identität, sondern nur Ähnlichkeit besteht, weil es sich bei der [X.] um eine [X.] handelt. Es hat mit Recht angenommen, dass es [X.] auf die Frage der [X.] ankommt (vgl. [X.],
[X.], 445 Rn.
78 -
[X.] [X.] und [X.]; [X.], 451 Rn.
22

[X.]/trekking.at Reisen; [X.], 841 Rn.
50 -
Portakabin/[X.])
und der Schutz einer Marke vor [X.] auf die Fälle be-schränkt ist, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen [X.] die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder beein-20
21
-
12
-
trächtigen könnte ([X.], Urteil vom 12.
Juni 2010 -
C-533/06, [X.]. 2008, [X.] = [X.], 698 Rn.
57 -
O2/Hutchison, [X.]; [X.], Urteil vom 13.
Januar 2011 -
I
ZR
46/08, [X.], 608 Rn.
24, [X.]).
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist die Herkunftsfunktion der Marke der Klägerin durch die Anzeige der [X.]n jedoch nicht beeinträchtigt.
a)
Nach der Rechtsprechung des [X.]s der [X.]
erfordert die
Beurteilung, ob die Herkunftsfunktion einer Marke beeinträchtigt wird, wenn [X.]nutzern anhand eines mit der Marke identischen oder der Marke ähnlichen Schlüsselworts eine Anzeige eines [X.] gezeigt wird, eine zweistufige Prüfung: Zunächst hat das Gericht festzustellen, ob bei einem nor-mal informierten und angemessen aufmerksamen [X.]nutzer aufgrund der allgemein bekannten [X.] das Wissen zu unterstellen ist, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern miteinander im Wettbewerb stehen. Falls ein solches allgemeines Wissen fehlt, hat das Gericht sodann festzustellen, ob für den [X.]nutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaft-lich verbundenen Unternehmen stammen (vgl.
[X.], [X.], 1124 Rn.
51 -
[X.]/[X.] Inc.).
Im Streitfall hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen, aus denen sich Anhaltspunkte dafür ergeben könnten, dass der
normal informierte und angemessen aufmerksame [X.]nutzer aufgrund der allgemein bekann-ten [X.] Kenntnis davon hat, dass der Werbende und der Markenin-haber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern miteinander im Wettbewerb stehen. Daher kommt es allein darauf an, ob für den [X.]nutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaft-22
23
-
13
-
lich verbundenen Unternehmen stammen. Diese Beurteilung hängt nach der Rechtsprechung des [X.]s der [X.] insbesondere von der Gestaltung der Anzeige ab. Ist aus der Anzeige für einen normal informier-ten und angemessen aufmerksamen [X.]nutzer nicht oder nur schwer zu erkennen, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr
von einem [X.] stammen, ist die herkunftshinweisende Funkti-on der Marke beeinträchtigt (vgl. zum mit der Marke identischen Schlüsselwort [X.], [X.], 445 Rn.
82
bis 87
-
[X.] [X.]
und [X.]; [X.], 451 Rn.
35 -
[X.]/trekking.at Reisen; [X.], 641 Rn.
24

Eis.de/[X.]; [X.], 841 Rn.
34 -
Portakabin/[X.]; [X.], 1124
Rn.
44
-
[X.]/[X.] Inc.;
zum der Marke ähnlichen Schlüs-selwort [X.], 451 Rn.
38
f.
-
[X.]/trekking.at Reisen; [X.], 841 Rn.
52 -
Portakabin/[X.]).
Auf eine Beeinträchtigung in diesem Sinne ist zu schließen, wenn die
Anzeige des [X.] suggeriert, dass zwischen ihm und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht. Dasselbe gilt, wenn die Anzeige das Bestehen einer wirtschaftlichen Verbindung zwar nicht suggeriert, hinsichtlich der Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistung aber so vage gehalten ist, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer [X.]nutzer aufgrund des Werbelinks und der ihn begleitenden
Werbebotschaft nicht erken-nen kann, ob der Werbende im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr
mit ihm
wirtschaftlich verbunden ist
([X.], [X.], 445 Rn.
89
f.
-
[X.] [X.]
und
[X.]; [X.], 451 Rn.
36 und 40 -
BergSpech-te/trekking.at Reisen; [X.], 641 Rn.
26
f.
-
Eis.de/[X.]; [X.], 841 Rn.
35 und 53 -
Portakabin/[X.]; [X.], 1124 Rn.
45 -
Inter-flora/[X.] Inc.).
24
-
14
-
Ob nach diesen Grundsätzen eine Beeinträchtigung der herkunftshinwei-senden Funktion vorliegt oder vorliegen kann, ist Sache der Würdigung durch das nationale Gericht ([X.], [X.], 445 Rn.
88 -
[X.] [X.]
und [X.]; [X.], 451 Rn.
37 -
[X.]/trekking.at Reisen; [X.], 641 Rn.
25 -
Eis.de/[X.]; [X.], 841 Rn.
36 -
Portakabin/Primaka-bin; [X.], [X.], 1124 Rn.
46
-
[X.]/[X.] Inc.).
b) Nach der Rechtsprechung des [X.] liegt nach diesen Grundsätzen keine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vor, wenn die Werbeanzeige
in einem von der Trefferliste eindeutig ge-trennten
und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält (vgl. [X.], [X.],
828 Rn.
22 bis 28 -
Bananabay
II; [X.], 608 Rn.
26).
Der verständige [X.]nutzer erwartet in einem von der Trefferliste räumlich, farblich oder auf andere Weise deutlich abgesetzten und mit dem Be-griff Anzeigen

gekennzeichneten Werbeblock nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder mit ihm verbundener
Unternehmen. Der Verkehr, der eine Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung aus dem Bereich von Presse und Rundfunk kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen in
der Trefferliste und den als solche gekennzeichneten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine notwendige Bedingung für das Erscheinen der Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den Werbenden ist. Ihm ist zudem bekannt, dass regelmäßig auch Dritte bezahlte Anzeigen bei [X.] schalten. Er hat [X.] keinen Anlass zu der Annahme, eine bei Eingabe einer Marke als Suchwort in der Anzeigenspalte erscheinende Adword-Anzeige weise allein auf das [X.] oder eines mit ihm wirtschaftlich verbundenen [X.] hin
([X.], [X.], 828 Rn.
28 -
Bananabay II).
25
26
27
-
15
-
Rechnet der [X.]nutzer mit Angeboten, die nicht vom Markeninhaber oder von mit ihm verbundenen Unternehmen stammen, bedarf es keines [X.] auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Wer-benden und dem Markeninhaber, um eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunk-tion der Marke auszuschließen. Der Umstand, dass ein
in der Werbeanzeige angegebener
Domain-Name auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist
(vgl. [X.], [X.],
828 Rn. 27 -
Bananabay
II), ist daher keine notwendige Be-dingung, sondern nur ein zusätzlicher Grund für den Ausschluss einer Beein-trächtigung der Herkunftsfunktion.
Andererseits kann die Herkunftsfunktion der Marke auch bei einer Platzierung der Anzeige in einem deutlich abgesetzten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock beeinträchtigt sein, wenn die Werbeanzeige einen Hinweis auf das Markenwort oder den Markeninhaber [X.] die unter der Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung ange-botenen Waren oder Dienstleistungen enthält. Allein der Umstand, dass Waren oder Dienstleistungen der unter der Marke vertriebenen Art in der [X.] mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden, kann allerdings grundsätzlich nicht zu einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke führen.
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist der Rechtsprechung des [X.]s nicht zu entnehmen, dass es für die Frage der Beeinträchti-gung der Herkunftsfunktion unerheblich ist, ob die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste deutlich abgesetzten und entsprechend gekennzeichneten [X.] steht. Soweit der [X.] in den Vorabentscheidungsverfahren [X.]

und Portakabin

die Vorlagefrage, ob es von Bedeutung ist, ob die Anzeige in der Trefferliste oder im [X.] erscheint, als unerheblich erachtet und nicht beantwortet hat, beruht dies ersichtlich allein auf seiner An-nahme, die Vorlagefrage betreffe die -
in den betreffenden Ausgangverfahren nicht gegebene -
Fallgestaltung, dass die Anzeige nicht im [X.], son-dern in der Trefferliste erscheint (vgl. [X.], [X.], 451 Rn.
42 bis 44 28
29
-
16
-

[X.]/trekking.at Reisen; [X.], 841 Rn.
37 bis 39 -
Portakabin/[X.]).
c) Danach ist im Streitfall eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und damit eine Verletzung der [X.] zu verneinen. Gibt ein [X.]nutzer den als Schlüsselwort gebuchten Begriff MOST Pralinen

als Suchwort ein, erscheint nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Anzeige der [X.] in einem mit der Überschrift Anzeigen

gekennzeichneten, deutlich ab-gesetzten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigentext

Pralinen. Weine, Pralinen, Feinkost, Präsente. Geniessen und schenken!

noch der aufgeführte elektronische Verweis www.feinkost-geschenke.de

enthalten einen Hinweis auf das Markenwort MOST, den Markeninhaber oder die vom Markeninhaber oder mit seiner
Zustimmung unter der Marke angebotenen Produkte. Sie ent-halten lediglich Gattungsbegriffe und weisen nicht auf eine Herkunft der [X.] aus dem Betrieb der Klägerin hin.
d) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist auch im
Blick auf die Rechtsprechung des [X.] Obersten [X.]s und der fran-zösischen [X.] keine Vorlage an den [X.] zur Klärung der Frage erforderlich, ob der [X.] an seiner Beurteilung festhalten kann.
Der [X.] Oberste [X.]
ist nach der Vorabentscheidung des [X.]s in der Sache [X.]/trekking.at Reisen

([X.], 451) davon ausgegangen, die Herkunftsfunktion der Marke werde bereits dann beeinträchtigt, wenn die Werbeanzeige keinen klarstellenden Hinweis enthält, dass zwischen dem Markeninhaber und dem Werbenden keine wirtschaftliche Verbindung besteht ([X.], Beschluss vom 21.
Juni 2010 -
17 Ob 3/10f, [X.] Int. 2011, 173, 175 -
[X.] II; vgl. dazu [X.], [X.] Int. 2011, 175). Die [X.] [X.] hat nach der Vorabentscheidung des Ge-30
31
32
-
17
-
richtshofs in einer der Sachen [X.] [X.] und [X.]

([X.], 445) die Annahme des Berufungsgerichts als nicht rechtsfehlerhaft erachtet, dass nicht jede [X.] ausgeschlossen sei, auch wenn die Anzeige die fragliche Marke nicht erwähne, das eigene, nicht verwechselbare
Unter-scheidungszeichen verwende und in einer separaten Kolumne unter der Über-schrift
[X.] erscheine
(Urteil vom 13.
Juli 2010, [X.] Int. 2011, 625, 627 -
CNRRH; vgl. dazu [X.], [X.] Int. 2011, 592).
Der [X.] Oberste [X.] und die [X.] [X.] haben demnach -
wie auch der [X.] in seinen
Ent-scheidungen vom 13.
Januar 2011
-
lediglich geprüft, ob
die Werbeanzeigen
aufgrund ihrer Gestaltung nach den vom [X.] der [X.] aufgestellten Grundsätzen die herkunftshinweisende Funktion der Marke [X.]. Diese Beurteilung
hat der [X.] der [X.] den nationalen Gerichten
überlassen (vgl. oben Rn.
22
ff.).
Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sind auch die Ausführun-gen des [X.]s in der Entscheidung [X.], die nach den vorgenann-ten
Entscheidungen der nationalen Gerichte ergangen ist, nicht dahin zu [X.], dass der [X.]
die Anforderungen an die markenrechtliche Zuläs-sigkeit des [X.]

mit seinen Vorgaben für die zweite Stufe der Prüfung verschärft hat (so [X.], K&R 2011, 724, 725; [X.], [X.] 2012, B-3
f.). Insbesondere ist dieser Entscheidung nicht zu entnehmen, dass eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion nur dann ausgeschlossen ist, wenn der Werbende in der Anzeige ausdrücklich auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zum Markeninhaber hinweist; sie enthält auch keinen Hinweis dar-auf, dass es für den Ausschluss jeder [X.] nicht
ausreicht, 33
34
-
18
-
wenn die Anzeige in einem von der Trefferliste deutlich abgesetzten und ent-sprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint.
Der [X.] hat lediglich ausgeführt, dass es unter den im zu beurtei-lenden Fall vorliegenden Umständen für den normal informierten und angemes-sen aufmerksamen [X.]nutzer besonders schwer sein kann, ohne Hinweis des Werbenden, dessen Werbeanzeige auf eine Suche mit der genannten [X.] als Suchwort erscheint, zu erkennen, ob der Werbende wirtschaftlich mit dem Markeninhaber verbunden ist (vgl. [X.], [X.], 1124 Rn.
52 -
In-terflora/[X.] Inc.). Danach ist die Annahme nicht ausgeschlossen, dass der durchschnittliche [X.]nutzer unter anderen Umständen auch ohne Hinweis des Werbenden
erkennt, ob dieser mit dem Markeninhaber wirtschaft-lich verbunden ist. Darüber hinaus hat der [X.] auch in diesem Zusam-menhang nochmals hervorgehoben, dass es Sache des nationalen Gerichts ist, die Frage der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion unter Berücksichtigung aller Faktoren, die es für relevant erachtet, zu prüfen ([X.], [X.], 1124 Rn.
53 -
[X.]/[X.] Inc.).
II[X.] Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der [X.]n aufzu-heben. Das landgerichtliche Urteil ist auf die Berufung der [X.]n abzuän-dern. Die Klage ist abzuweisen. Hinsichtlich der Widerklage wird die Sache zur
neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Der [X.] kann insoweit
in der Sache
35
36
-
19
-
nicht selbst entscheiden, da das Berufungsgericht -
von seinem Standpunkt aus folgerichtig -
noch keine Feststellungen zu den Voraussetzungen einer [X.] Schutzrechtsverwarnung getroffen hat.

Bornkamm
Pokrant
Büscher

Koch
Löffler

Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 27.08.2008 -
9 O 1263/07 -

[X.], Entscheidung vom 24.11.2010 -
2 [X.] -