Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 02.04.2009, Az. I ZR 199/06

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/06 Verkündet am: 2. April 2009 [X.] als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja Ausbeinmesser UWG §§ 3, 4 Nr. 9 Allein der Umstand, dass es sich bei einer Gestaltung eines Werkzeugs um eine für den [X.] "optimale" Kombination technischer Merkmale handelt, nötigt noch nicht zu der Annahme, es handele sich um eine technisch zwingend notwendi-ge Gestaltung mit der Folge, dass Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leis-tungsschutz ausgeschlossen seien. Denn es kann sich auch um Gestaltungsmerk-male handeln, die zwar technisch bedingt, gleichwohl aber frei austauschbar sind. [X.], [X.]eil vom 2. April 2009 - [X.]/06 - [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. April 2009 durch [X.] und die [X.], Prof. Dr. Büscher, Dr. [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 20. Oktober 2006 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand: 1 Die Klägerin stellt her und vertreibt Messer für den Fleischerfachhandel, dar-unter ein als "[X.]" bezeichnetes, nachfolgend abgebildetes spezielles [X.], das insbesondere in Schlachthöfen und in der fleischverarbeitenden Industrie verwendet wird. - 3 - Die Beklagte vertreibt gleichfalls Messer für den [X.], unter anderen ein nachfolgend abgebildetes Ausbeinmesser in der Gestaltungsform der Anlage [X.] 11. 2 Die Klägerin hält das von der Beklagten angebotene Ausbeinmesser in der Gestaltungsform der Anlage [X.] 11 für eine identische Nachahmung des "[X.]" und hat die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtli-3 - 4 - [X.] sowie der Mitbewerberbehinderung auf Unterlassung, Aus-kunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genom-men. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Dagegen wendet sich die Klä-gerin mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt. 4 Entscheidungsgründe: [X.] Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin aus ergänzendem wett-bewerbsrechtlichem Leistungsschutz verneint, weil das Produkt "[X.]" der Klägerin nicht über die nach § 4 Nr. 9 UWG erforderliche wettbewerbliche Eigenart verfüge. Eine Anwendung des § 4 Nr. 10 UWG scheide im Streitfall neben § 4 Nr. 9 UWG aus. 5 6 Die wettbewerbliche Eigenart des Ausbeinmessers der Klägerin könne sich [X.] aus der besonderen Gestaltung des Griffs ergeben. Die [X.], die die Besonderheiten des Produkts der Klägerin ausmachten und die sich bei dem angegriffenen Ausbeinmesser der [X.], folgten jedoch un-eingeschränkt technischen Notwendigkeiten, ohne zugleich durch frei wählbare und austauschbare Variationen, etwa in Zuschnitt, Formung oder Maß der fraglichen Merkmale, ersetzt werden zu können. Bei den besonderen Merkmalen des Griffs handele es sich um uneingeschränkt durch den [X.] der Messer vorge-gebene Notwendigkeiten. Die tastbaren Formelemente des Griffs wirkten sich näm-lich unmittelbar auf die Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Messer aus. Deshalb - 5 - schließe die für den [X.] nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin optimale Merkmalskombination des "[X.]" frei variierbare und solcherart zu einer Unterscheidbarkeit geeignete Änderungen aus. Da die Merkmale, welche die Besonderheit der Messer der Klägerin ausmachten, technisch bedingt und nicht will-kürlich wählbar und austauschbar seien, [X.] es ihnen an wettbewerblicher Eigenart. § 4 Nr. 9 UWG regele grundsätzlich abschließend die Frage, unter [X.] welcher besonderen Voraussetzungen eine Ware wettbewerbsrechtlichen Schutz vor Nachahmung genieße, so dass der Vertrieb nachgeahmter Produkte nicht zugleich dem Tatbestand einer gezielten Absatzbehinderung i.S. des § 4 Nr. 10 UWG unterfalle. I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen [X.]eils und zur Zurückverweisung an das Berufungsgericht. 7 1. Nach der Verkündung des Berufungsurteils ist das Gesetz gegen den un-lauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 durch das [X.] zur Änderung des [X.] gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 2008 ([X.] I S. 2949), in [X.] getreten am 30. Dezember 2008, geändert worden. Die für die Be-urteilung des Streitfalls maßgebliche Rechtslage hat sich dadurch allerdings inhaltlich nicht verändert. 8 9 2. Nach den bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen können Ansprüche der Klägerin unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtlichen Leis-tungsschutzes nach §§ 3, 4 Nr. 9, §§ 8, 9 UWG nicht verneint werden. a) Der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses kann wettbewerbswidrig sein, wenn dieses von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände [X.] - 6 - treten, die seine Nachahmung als unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je größer der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen (vgl. [X.], [X.]. [X.], [X.], 79 [X.]. 27 = [X.], 76 - [X.], m.w.N.). [X.] Eigenart setzt auch bei technischen Produkten voraus, dass die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses ge-eignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. [X.], [X.]. v. [X.], [X.], 984 [X.]. 16 = [X.], 1455 - Gartenliege). Insoweit ist es erforderlich, dass der Verkehr - anders als dies bei "Allerweltserzeug-nissen" oder "[X.]" der Fall ist - auf die betriebliche Herkunft des Erzeugnis-ses Wert legt und gewohnt ist, aus bestimmten Merkmalen auf die betriebliche Her-kunft zu schließen ([X.], [X.]. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, [X.], 339 [X.]. 26 = [X.], 313 - [X.], m.w.N.). Weitere Voraussetzung für die wettbe-werbliche Eigenart technischer Produkte ist es, dass es sich bei den betreffenden Gestaltungselementen nicht um Merkmale handelt, die bei gleichartigen Erzeugnis-sen aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen. Bei solchen technisch notwendigen Gestaltungselementen ist nach dem Grundsatz des freien Stands der Technik bereits die wettbewerbliche Eigenart zu verneinen (vgl. [X.], [X.]. v. 10.1.2008 - I ZR 67/05, [X.], 790 [X.]. 36 = [X.], 1234 - Baugruppe, m.w.N.). Handelt es sich dagegen nicht um technisch zwingend notwendige Merkma-le, sondern nur um solche, die zwar technisch bedingt, aber frei austauschbar sind, so können sie eine wettbewerbliche Eigenart (mit) begründen, sofern der Verkehr im Hinblick auf sie auf die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Betrieb Wert - 7 - legt oder mit ihnen gewisse Qualitätserwartungen verbindet (vgl. [X.] [X.], 984 [X.]. 20 - Gartenliege, m.w.N.). b) Das Berufungsgericht ist zwar gleichfalls von diesen Grundsätzen [X.]. Es hat sie jedoch nicht rechtsfehlerfrei auf den von der Klägerin vorgetrage-nen Sachverhalt angewendet. 11 aa) Das Berufungsgericht hat zu der Frage, ob das Produkt "[X.]" der Klägerin herkunftshinweisende oder sonstige besondere Merkmale aufweist, die es aus dem wettbewerblichen Umfeld heraushebt, keine Feststellungen getroffen, son-dern hat insoweit das - von der Beklagten bestrittene - Vorbringen der Klägerin zugrunde gelegt. Von diesem Vorbringen ist auch für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz auszugehen. Danach soll sich die wettbewerbliche Eigenart des Ausbeinmessers der Klägerin aus der besonderen Gestaltung des Messergriffs erge-ben. Folgende Gestaltungselemente seien als solche bzw. in ihrer Kombination nur bei ihrem Messer gegeben: dreieckige, muldenförmige und nahezu parallel zur [X.] verlaufende Daumenauflagen, Daumenauflage auf der [X.], 135°-Winkel des Griffs am Übergang zur Klinge, offen geformtes Griffende mit abgeflachtem Oval am [X.]. Diese Merkmale dienen nach dem Vorbringen der Klägerin einem aus-schließlich technischen Zweck. Die seitlichen Daumenauflagen sollen ein Abrutschen der Hand auch bei hoher [X.]anstrengung verhindern und sowohl Rechts- als auch Linkshändern eine Verwendung des Messers ermöglichen. Auch die Daumenauflage an der Oberseite des Griffs dient dazu, ein Abrutschen zu verhindern. Der spezielle Winkel zwischen Griff und Klinge soll eine Spaltenbildung und damit verhindern, dass die Arbeit durch sich dort verfangende Fleischstücke oder Ähnliches behindert wird. Die besondere Ausformung des Griffendes soll wiederum eine abrutschsichere Handhabung des Messers erlauben, und zwar unabhängig von der jeweiligen [X.]. 12 - 8 - bb) Den Feststellungen des Berufungsgerichts lässt sich nicht entnehmen, wa-rum es sich seiner Ansicht nach bei diesen Merkmalen gerade in der von der Kläge-rin verwendeten Ausgestaltung um technisch zwingend notwendige Gestaltungsele-mente handelt, die nicht durch frei wählbare und austauschbare andere Gestaltun-gen, die denselben technischen Zweck erfüllen, ersetzt werden können. Aus dem vom Berufungsgericht in den Vordergrund seiner Erwägungen gestellten Umstand, dass es sich bei sämtlichen in Rede stehenden Merkmalen des Messergriffs um er-fühlbare Gestaltungselemente handelt, ergibt sich dies nicht ohne weiteres. Es mag sein, dass die angesprochenen Fachkreise den haptischen Eigenschaften der [X.] höchste Bedeutung zumessen, weil die mit dem [X.] beschäftig-ten Facharbeiter infolge der über viele Stunden auszuübenden, einseitig ausgerichte-ten und körperlich anstrengenden Arbeit in Fleischkolonnen in hohem Maße auf die einfache, sichere und effektive Gebrauchsfähigkeit der Messer als ihrem Hand-werksgerät angewiesen sind, wie das Berufungsgericht angenommen hat. Allein [X.] folgt jedoch nicht, dass eine einfache, sichere und effektive Gebrauchsfähigkeit von [X.] auch im Hinblick auf ihre haptischen Eigenschaften technisch zwingend nur durch eine Gestaltung des Messergriffs herbeigeführt werden könnte, wie sie das Produkt "[X.]" der Klägerin aufweist. Dass sich die tastbaren Formelemente des Griffs unmittelbar auf die Sicherheit und die Einsatzfähigkeit der Messer auswirken, schließt nicht aus, dass auch bei anderen [X.] eine auch unter haptischen Gesichtspunkten einfache, sichere und effektive Handhabung möglich sein kann. Die Revision weist insoweit mit Recht darauf hin, dass es nach dem Vorbringen der Klägerin eine Vielzahl von Konkurrenzprodukten mit abweichen-den Gestaltungen im Gesamtbild wie im Detail gibt. Dem Vortrag der Klägerin zur Gestaltung der Konkurrenzprodukte sowie zu den besonderen Gestaltungsmerkma-len ihres Produkts lässt sich nicht entnehmen, dass die [X.] der Wett-bewerber für den [X.] der Ausbeinmesser auch unter Berücksichtigung 13 - 9 - einer einfachen, sicheren und effektiven Gebrauchsfähigkeit nicht geeignet sind. Das folgt auch nicht ohne weiteres aus dem Vorbringen der Klägerin, bei ihrer Gestaltung handele es sich um eine für den [X.] optimale Merkmalskombination. Es ist nichts dazu festgestellt, dass das Messer der Klägerin einen derart großen technischen Vorsprung gegenüber anderen Gestaltungen aufweist, dass die Benut-zung anderer Messer den angesprochenen Facharbeitern aus technischen Gründen nicht zumutbar ist. Auch der Vortrag der Beklagten, die [X.] würden aus Gründen des Unfallschutzes einzelne der Gestaltungsmerkmale empfehlen, die der Messergriff der Klägerin aufweise, gibt dafür nichts her, weil die Beklagte weiterhin vorträgt, der spezifische Einsatz von [X.] erfordere diese Gestaltungsmerkmale, so dass es zahlreiche Messer mit einer entsprechenden Gestaltung gebe. Soweit das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang weiter anführt, der tägliche Gebrauch versetze die mit der Ausbeinarbeit beschäftigten Facharbeiter in die Lage, "ihr" Messer und damit die Modelle verschiedener Hersteller ohne weiteres allein an der Art und Weise, wie es sich [X.], zu unterscheiden, und auch hierfür liege der Grund in technischen Umständen, lässt sich daraus gleichfalls nicht herlei-ten, dass es sich bei der von der Klägerin verwendeten Gestaltung um eine technisch zwingend vorgegebene Lösung handelt. Die Feststellung, dass die die Messer hand-habenden Facharbeiter die Produkte verschiedener Hersteller danach unterscheiden können, wie diese sich aufgrund der jeweiligen Gestaltung des Messergriffs [X.]n, spricht vielmehr im Gegenteil dafür, dass es sich insoweit um herkunftshinweisende und im Hinblick auf den [X.] austauschbare Merkmale handelt. Eine technische Notwendigkeit der [X.] der Klägerin ergibt sich daraus nicht, weil auch bei Messern mit einer anderen Griffgestaltung der tägliche Gebrauch die betreffenden Facharbeiter in die Lage versetzt, das betreffende Messer als "ihr" Messer erkennen zu können. 14 - 10 - c) Da die Klägerin behauptet hat, die von ihr angeführten Gestaltungsmerkma-le oder deren Kombination würden von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Herkunft der Messer aufgefasst oder stellten jedenfalls Besonderhei-ten dar, die ihr Produkt aus dem wettbewerblichen Umfeld heraushöben, kann nach ihrem Vorbringen demnach eine wettbewerbliche Eigenart ihres Messers nicht ver-neint werden. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts macht das [X.] Ausbeinmesser der Beklagten von den nach dem Vortrag der Klägerin die wett-bewerbliche Eigenart ihres "[X.]" begründenden Gestaltungsmerkmalen in identischer Form Gebrauch. Zu dem Vorliegen besonderer unlauterkeitsbegründen-der Umstände hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. Auch insoweit ist daher von dem Vorbringen der Klä-gerin auszugehen. Danach verfügt ihr Messer insbesondere über eine für die [X.] einer Herkunftstäuschung ausreichende Bekanntheit. Bei einer identischen Übernahme besteht zudem grundsätzlich die Gefahr einer Herkunftstäu-schung. Die auf die Beklagte hinweisende Kennzeichnung auf der Messerklinge [X.] die Farbgebung ihres Produkts schließen die Annahme einer vermeidbaren Ge-fahr einer Herkunftstäuschung nicht von vornherein aus. Denn für die Gefahr einer Herkunftstäuschung reicht es aus, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen, wie die Klägerin behauptet hat, der Eindruck erweckt wird, es handele sich bei dem Messer der Beklagten um eine neue Serie oder eine Zweitmarke der Klägerin oder es bestünden zumindest lizenz- oder gesellschaftsvertragliche Beziehungen zur Klä-gerin. Ob diese Gefahr im Streitfall gegeben ist, hängt von der tatrichterlichen Würdi-gung der Umstände des Einzelfalls ab (vgl. [X.], [X.]. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, [X.], 251, 253 f. = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung; [X.]. [X.], [X.], 443, 445 f. = WRP 2001, 534 - Viennetta), die das Berufungsgericht gegebenenfalls nachzuholen haben wird. Bei einer identi-schen Übernahme kann sich der Nachahmer grundsätzlich auch nicht darauf [X.] - 11 - fen, er habe lediglich eine nicht unter [X.] stehende angemessene technische Lösung übernommen (vgl. [X.] [X.], 984 [X.]. 35 f. - Gartenliege). II[X.] Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist zur neuen [X.] und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungs-gericht zurückzuverweisen. 16 Bornkamm Pokrant Büscher [X.] Richter am [X.] [X.] ist in Urlaub und kann daher nicht unter- schreiben

Pokrant Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 07.02.2006 - 33 O 264/05 - [X.], Entscheidung vom 20.10.2006 - 6 U 65/06 -