Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 15.03.2012, Az. I ZR 137/10

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I [X.]
Verkündet am:

15. März 2012

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.] II
[X.] § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6, § 24 Abs. 1, § 30 Abs. 3
a)
Eine Umkehr der Beweislast zu den Voraussetzungen der Erschöpfung nach §
24 Abs.
1 [X.] setzt eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten durch den Markeninhaber voraus. Die tatsächli-che Gefahr einer [X.] kann ausgeschlossen sein, wenn der in der Lieferkette zwischen Markeninhaber und Drittem stehende Zwischen-händler aus dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden ist.
b)
Die Zustimmung des Markeninhabers zur Klage des Lizenznehmers wegen Verletzung der Marke nach §
30 Abs.
3 [X.] enthält nicht regelmäßig auch eine konkludente materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung.
[X.], Urteil vom 15. März 2012 -
I [X.] -
O[X.]

[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 21.
Dezember 2011 durch [X.] Dr.
Bornkamm und [X.], [X.] und Dr.
Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten und der Streithelferin wird das Ur-teil des [X.], 5.
Zivil-senat, vom 7.
Juli 2010 unter Zurückweisung der Rechtsmittel im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich der Feststellung der Schadensersatzpflicht zum Nachteil der [X.] erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung und im Kostenpunkt wird das Urteil des [X.], Zivilkammer
27, vom 30.
Oktober 2008 auf die Berufung der Beklagten und der Streithelferin abgeändert.

Die
Klage wird insoweit abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu
1/12 und die Beklagte zu
11/12. Die durch die Nebenintervention verursachten Kosten fallen der Klägerin zu
1/12 und der Streithelferin zu
11/12 zur Last.

Von Rechts wegen
-
3
-
Tatbestand:

Die [X.], ein [X.] Unternehmen, produziert und vertreibt Freizeitschuhe. Sie ist Inhaberin der nachfolgend dargestellten deut-schen Wo/Bildmarke Nr.
1129307

(Klagemarke 1), die für Schuhwaren eingetragen ist. Darüber hinaus ist sie In-haberin der nahezu gleich gestalteten [X.] Wo/Bildmarke Nr.
2029812, der für Schuhwaren eingetragenen Wortmarke Nr.
2001711 "[X.]" (Klagemarke
2) sowie weiterer Marken mit den Wortbestandteilen "CON-VERSE" oder "[X.]"
oder mit dem Abbild eines fünfzackigen
Sterns. Sie stellt einen als "[X.] [X.]" bezeichneten Sportschuh her, den sie unter der Klagemarke
1 weltweit in Verkehr bringt (nachfolgend "[X.]).

Die Klägerin ist aufgrund einer
Vereinbarung mit der Markeninhaberin die ausschließliche Vertriebsgesellschaft für Schuhe der [X.] in [X.], [X.] und der [X.].

Die Beklagte gehört zu den weltweit größten Handelskonzernen. [X.] dem 10. und dem 16.
August 2006 und dem 11. und 18.
Januar 2007 sowie am 3.
August 2007 und am 2.
Januar 2008 verkaufte
sie in ihren Ein-kaufsmärkten original "[X.].
1
2
3
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4
-

Die Klägerin hat behauptet, sie sei von der [X.] mit der Verfol-gung von Markenrechtsverletzungen
bevollmächtigt worden. Die von der [X.] vertriebenen "[X.] seien ursprünglich in den [X.] in Verkehr gebracht worden.

Die Klägerin hat beantragt,

[X.]
der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten, Schuhe, die mit "[X.] [X.]" gekennzeich-net sind, im geschäftlichen Verkehr in der [X.] an-zubieten, abzugeben, feilzuhalten oder sonst in den Verkehr zu bringen und/oder einzuführen, soweit die genannten Produkte nicht vorher mit Zu-stimmung der [X.] oder von der [X.] selbst im Gebiet des [X.] in Verkehr gebracht worden sind;

I[X.]
die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über alle Handlungen gemäß dem Antrag zu
I zu erteilen, durch Vorlage eines chronologisch ge-ordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben muss: Lieferzeitpunkt, [X.], Bezugspreis und Name und Anschrift des jeweiligen Lieferanten aller bezogenen Schuhe, Lieferzeitpunkt, Liefermenge, Abgabepreis und Name
und Anschrift etwaiger gewerblicher Abnehmer und Auftraggeber al-ler diese Schuhe betreffenden
Verkäufe sowie der aktuelle Bestand dieser Schuhe; ferner Auskunft zu erteilen über Namen und Anschriften der Vor-besitzer der in Ziffer
I bezeichneten Schuhe;

II[X.]
festzustellen, dass die Beklagte wegen der in Ziffer
I beschriebenen Hand-lungen der Klägerin zum Ersatz des ihr daraus bereits entstandenen und/oder künftig noch entstehenden Schadens verpflichtet ist.

Die Beklagte ist
der Klage entgegengetreten. Sie
hat geltend gemacht, die Markenrechte an den in Rede stehenden "[X.]n seien [X.]. Alle von ihr verkauften "[X.] habe sie von der [X.], einer in [X.] ansässigen Gesellschaft, erworben. Die im August 2006 und Januar 2007 verkauften Schuhe habe die Streithelferin im März 2006 von einer ehemaligen Lizenznehmerin der Markeninhaberin, der in [X.] ansässigen S.

(nachfolgend S.

), bezogen. Die-
se Schuhe seien zuvor von der Markeninhaberin an die S.

geliefert
worden. Die im August 2007 verkauften Schuhe habe die Streithelferin von ei-4
5
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-
5
-
ner [X.] Händlerin
bezogen, die sie ihrerseits vom [X.] Ge-neralimporteur der Markeninhaberin
erworben habe. Bei den im Januar 2008 verkauften Schuhen habe es sich ebenfalls um Waren gehandelt, bei denen die Voraussetzungen
der Erschöpfung vorgelegen hätten. Die Beweislast dafür, dass die Ware nicht von der Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung im [X.] in Verkehr gebracht worden sei, treffe die Kläge-rin, weil die Markeninhaberin ein Vertriebssystem unterhalte, bei dem die Ge-fahr einer [X.] bestehe.

Das [X.] hat der Klage weit überwiegend entsprochen
und die Beklagte zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung verurteilt sowie die Pflicht zum Ersatz des der Klägerin entstandenen Schadens festgestellt. Es hat ledig-lich das Verbot darauf beschränkt, dass die Ware nicht mit Zustimmung der [X.] oder mit Zustimmung der Klägerin im [X.] in Verkehr gebracht worden ist. Die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten und der Streithelferin ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom [X.] zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin [X.], erstreben die Beklagte und die Streithelferin weiterhin die Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe:

[X.] Das Berufungsgericht hat die Ansprüche der Klägerin auf [X.], Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht aus §
14 Abs.
2 Nr.
1, Abs.
3 Nr.
2, Abs.
5 und 6, §
19 [X.] bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7
8
-
6
-
Die Klägerin könne die Ansprüche aufgrund einer Zustimmung der Mar-keninhaberin zur Prozessführung im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft im eigenen Namen verfolgen. Die Beklagte habe ohne Zustimmung der [X.] die in Rede stehenden Schuhe im August 2006 in der Bundesrepub-lik [X.] angeboten und vertrieben. Dies rechtfertige das Verbot, ohne dass es auf die drei weiteren
Verkaufsaktionen ankomme. Die Markenrechte an der Ware seien nicht erschöpft gewesen. Die Beklagte sei [X.] be-weisbelastet für die gesamte Lieferkette bis zu einem Unternehmen, das sei-nerseits von der Markeninhaberin beliefert worden sei oder das die Ware mit deren Zustimmung in Verkehr gebracht habe. Den Beweis dafür, dass die von der S.

gelieferte Ware von der Markeninhaberin oder mit deren
Erlaubnis in den [X.] eingeführt worden sei, habe die Beklagte nicht angetreten. Da sie ihre gesamte Lieferkette bereits dargelegt habe und die lizenzvertraglichen Beziehungen zur S.

zudem be-
endet gewesen seien, bestehe nicht mehr die Gefahr, dass die nationalen Märkte abgeschottet würden, falls die Beklagte den Beweis erbringen müsse, dass Erschöpfung eingetreten sei.

I[X.] Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die [X.] der Beklagten zur Unterlassung und Auskunftserteilung (nachfolgend
II
1 bis 3). Sie führt jedoch zur Abweisung der Klage, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten festgestellt hat (nachfol-gend
II
4).

1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig.

a) Die Klägerin hat in der Revisionsinstanz das mit dem Unterlassungs-antrag begehrte Verbot kumulativ aufgrund der
Klagemarken
1 und 2 verfolgt. 9
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11
12
-
7
-
Für den Fall, dass eine kumulative Geltendmachung ausscheidet, hat die Klä-gerin die Klage
in erster Linie auf die Klagemarke
1 und in zweiter Linie auf die Klagemarke
2 gestützt.

aa) Die Klägerin hat den Unterlassungsantrag nicht in wirksamer Weise
kumulativ auf
beide
Klagemarken
gestützt.

(1) Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor,
wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festge-legt (vgl. [X.], Urteil vom 7.
Dezember 2000

I
ZR
146/98, [X.], 755, 756
f. =
[X.], 804
Telefonkarte; Urteil vom 20.
September 2007

I
ZR
6/05, [X.], 1071 Rn.
56 =
[X.], 1461
Kinder
II; Urteil vom 9.
November 2011
I
ZR
150/09, [X.], 304
Rn.
18 = [X.], 330

[X.] Haarkosmetik). Danach bestehen insoweit unterschiedliche Streitge-genstände, als die Klägerin das Unterlassungsbegehren auf zwei Klagezeichen gestützt hat.

(2) Die Klägerin hat die verschiedenen Streitgegenstände in den [X.] nicht kumulativ, sondern alternativ geltend gemacht. Die alternative Klagehäufung, bei der der Kläger sein Klagebegehren aus mehreren Streitge-genständen herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen
Streitgegenstand es die stattgebende Entscheidung stützt, entsprach einer im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes verbreiteten Übung. Diese hat der [X.] in der Vergangenheit nicht beanstandet und erst in dem im "TÜV"-Verfahren ergangenen Hinweisbeschluss vom 24.
März 2011 als unzulässig angesehen ([X.], Beschluss vom 24.
März 2011
I
ZR
108/09, [X.]Z 189, 56 Rn.
8
TÜV
I). Ohne entgegenstehende konkrete Anhaltspunkte, an denen es vorliegend fehlt, ist davon auszugehen, dass die Klägerin das Unterlassungs-begehren in den Vorinstanzen im Wege einer alternativen und nicht einer kumu-13
14
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-
8
-
lativen Klagehäufung verfolgt hat. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin nicht mehr von der alternativen zur kumulativen Klagehäufung übergehen, weil darin eine Klageänderung liegt, die in der Revisionsinstanz nicht mehr möglich ist (vgl. [X.], Urteil vom 17.
August 2011
I
ZR
108/09, [X.], 1043 Rn.
32 =
[X.], 1454
TÜV
II).

bb) Danach ist im Streitfall
nachdem eine kumulative Klagehäufung ausscheidet
aufgrund der Klarstellung der Klägerin davon auszugehen, dass sie ihre Ansprüche zuerst auf die Klagemarke
1 und hilfsweise auf die Klage-marke
2 stützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der
Klagemar-ke
1 zu entscheiden.

b) Dagegen braucht die Klägerin nicht anzugeben, in welcher [X.] sie die Klageanträge auf die drei vor Klageerhebung erfolgten vermeintlichen Verletzungshandlungen stützt. Die drei vor Klageerhebung durchgeführten [X.] stellen lediglich einen Streitgegenstand dar. Mehrere mit der [X.] vorgetragene gleichartige Verletzungshandlungen, auf die ein [X.]santrag mit einem bestimmten Klageziel gestützt wird, bilden einen einheit-lichen Klagegrund (vgl. [X.], Urteil vom 18.
April 1985

I
ZR
155/83, [X.], 980, 982 =
[X.], 484
Tennisschuhe; Urteil vom 23.
Februar 2006

I
ZR
272/02, [X.]Z 166, 253 Rn.
26
Markenparfümverkäufe). Davon ist [X.] bei den drei Verkaufsaktionen von "[X.]n
durch die [X.] in den Jahren 2006 und 2007 auszugehen, die sämtlich gleichartige [X.] bilden und die [X.] der mit der Klage geltend gemach-ten Verletzungsform unberührt lassen.

Ob etwas anderes für die weitere Verkaufsaktion im [X.] zu gelten hat, die die Klägerin erst nach Klageerhebung in den Rechtsstreit eingeführt hat, braucht nicht entschieden zu werden. Die Klägerin hat insoweit in zulässi-16
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-
9
-
ger Weise in der Revisionsinstanz klargestellt, dass sie
ihr Klagebegehren in zeitlicher Reihenfolge staffelt.

c) Für die Frage der Bestimmtheit der Urteilsformel kommt es auch nicht darauf an, dass das Berufungsgericht offengelassen hat, ob Rechtsverletzun-gen
auch aufgrund der Verkaufsaktionen von Januar und
August 2007 sowie Januar 2008 vorliegen. Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz können

soweit Wiederholungsgefahr gegeben ist

über die konkret festgestellte Verletzungshandlung hinaus für solche
Handlungen gege-ben sein, in
denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Aus-druck kommt (vgl. [X.], Urteil vom 23.
Februar 2006

I
ZR
27/03, [X.]Z 166, 233 Rn.
36

Parfümtestkäufe; Urteil vom 14.
Februar 2008

I
ZR
55/05, [X.], 796 Rn.
15 =
[X.], 1200 -
Hollister). Da das Berufungsgericht Feststellungen dahin getroffen hat, dass die Verkaufsaktion im August 2006 die Rechte der Markeninhaberin verletzt hat, erfasst die Urteilsformel, zu deren In-haltsbestimmung auch die Entscheidungsgründe herangezogen werden [X.], alle im [X.] gleichartigen Verletzungshandlungen.

2. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass der Klägerin der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung und Auskunftserteilung auf-grund der Verletzung der Klagemarke
1 nach §
14 Abs.
2 Nr.
1
und Abs.
5, §
19 [X.] zusteht. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision bleiben ohne Erfolg.

a) Die Revision macht vergeblich geltend, die Klägerin sei nicht dazu le-gitimiert, die Rechte aus der Klagemarke
1 zu verfolgen.

aa) Nach §
30
Abs.
3 [X.] kann der Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers Klage wegen der Verletzung der lizenzierten Marke erhe-19
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22
-
10
-
ben. Das Berufungsgericht hat zutreffend festgestellt, dass die Klägerin
Inhabe-rin einer Markenlizenz
an der Klagemarke 1 ist. Es hat angenommen, dass die für die Klage erforderliche Zustimmung der Markeninhaberin im Sinne von §
30 Abs.
3 [X.] im Streitfall vorliegt. Nach den Feststellungen des Berufungs-gerichts erteilte die Markeninhaberin der Klägerin in dem Schreiben vom 3.
Januar 2007 eine bis zum 31.
Dezember 2007 befristete und in dem weiteren Schreiben vom 18.
November 2009 eine weitere Ermächtigung, Verletzungen der lizenzierten Rechte im eigenen
Namen geltend zu machen.

Die Ermächtigung vom 18.
November 2009 sollte nach dem Wortlaut un-ter Nr.
3 zwar erst ab dem 1.
Januar 2009 gelten. Anders als die Revision meint, musste das Berufungsgericht daraus aber nicht den Schluss ziehen, dass die Markeninhaberin der bereits im [X.] erhobenen Klage nicht wirk-sam zugestimmt hat.

bb) Für die Zustimmung nach §
30 Abs.
3 [X.] genügt es, wenn sie mit Rückwirkung bis zum Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhand-lung erteilt wird (vgl. [X.], [X.] 2002, 381, 382; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
30 Rn.
94). Ob eine Rückwirkung der Ermächtigung vom 18.
November 2009 auf den Zeitpunkt der [X.] deshalb ausscheidet, weil die Ermächtigung erst ab dem [X.] gültig ist, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Die Klageerhebung im Jahr
2007 ist jedenfalls von den
weiteren Ermächtigungen
der Markeninhaberin erfasst.
Für die [X.] und 2008 hatte die Markeninhaberin die Zustimmung gemäß §
30 Abs.
3 [X.] mit dem
Schreiben vom 3.
Januar 2007 für das [X.] und mit dem weiteren Schreiben vom 20.
November 2007 für das [X.] erteilt. Die Klägerin hat damit eine lückenlose Zustimmung der Markeninhaberin zu der vorliegenden Klage nachgewiesen.

23
24
-
11
-
b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Beklagte die Rechte aus der Klagemarke
1 verletzt hat.

aa) Die Voraussetzungen des §
14 Abs. 2 Nr.
1 und Abs.
3 Nr.
2 [X.]
sind im Streitfall erfüllt. Die Beklagte hat mit der Klagemarke [X.], für die die Marke Schutz genießt, ohne Zustimmung der [X.]in im Inland angeboten und vertrieben. Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts wurden bei der Verkaufs-aktion im August 2006 von der Beklagten "[X.]
angeboten und vertrieben, die mit der Klagemarke
1 gekennzeichnet waren. Dass die Benut-zung der Klagemarke
1 mit Zustimmung der Markeninhaberin erfolgt wäre, hat die Beklagte nicht geltend gemacht.

bb) Hinsichtlich der Markenrechte sind in Bezug auf die in Rede stehen-den Waren die Voraussetzungen der Erschöpfung nach §
24 Abs.
1 [X.] nicht gegeben.

Im Streitfall ist nicht geklärt, in welchem Gebiet die fraglichen Waren erstmals durch die Markeninhaberin oder mit ihrer Zustimmung in [X.] worden sind. Nach der Darstellung der Klägerin ist dies in den [X.] Staaten von Amerika geschehen, während die Beklagte behauptet, die [X.]n seien von der Markeninhaberin im [X.] in [X.] gebracht worden. Feststellungen dazu hat das Berufungsgericht nicht ge-troffen. Es ist davon
ausgegangen, dass die Beklagte die [X.] Be-weislast für ein Inverkehrbringen im [X.] trägt und sie für ihre Behauptung beweisfällig geblieben ist, die Ware sei von der [X.]in im [X.] in Verkehr gebracht worden. Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand.

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27
28
-
12
-
(1) Die Voraussetzungen der Schutzschranke der Erschöpfung nach §
24 Abs.
1 [X.] sind nach den allgemeinen Regeln von demjenigen darzulegen und zu beweisen, der wegen
einer Markenverletzung in Anspruch genommen wird. Die Erfordernisse des Schutzes des freien Warenverkehrs nach Art.
34 und 36 AEUV gebieten allerdings eine Modifizierung dieser allgemeinen Be-weisregel, wenn sie es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationa-len Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen. Danach obliegt dem [X.] insbesondere dann, wenn er seine Waren im [X.] über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt, der [X.], dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des [X.]s in Verkehr gebracht worden sind, wenn der von ihm wegen Schutzrechtsverletzung in Anspruch
genomme-ne Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den Beweis der Erschöpfung zu erbringen hat (vgl. [X.], Urteil vom 8.
April 2003

C244/00, [X.]. 2003, [X.] =
[X.], 512 Rn.
33 bis 38
und 42
-
Van Doren +
Q; [X.], Urteil vom 23.
Oktober 2003

I
ZR
193/97, [X.], 156, 158
=
WRP 2004, 243
stüssy
II; Urteil vom 3.
Februar 2011

I
ZR
26/10, [X.], 820 Rn.
28 =
[X.], 1180

[X.]). Danach genügt für eine Umkehr der Beweislast nicht allein ein Vertriebssystem des Markeninhabers, das ihm die Möglichkeit eröff-net, die Märkte der Mitgliedstaaten abzuschotten. Hinzutreten muss die tatsäch-liche Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte, wenn der in Anspruch genommene Dritte den Nachweis führen muss, dass die Voraussetzungen der Erschöpfung vorliegen.

Zum Beweis der tatsächlichen Gefahr einer [X.] bedarf es allerdings nicht des unmittelbaren Nachweises, dass der Markeninhaber eine (weitere) [X.] tatsächlich beabsichtigt. Die tatsächliche Gefahr der 29
30
-
13
-
[X.] besteht schon dann, wenn der als Verletzer in Anspruch Ge-nommene durch die [X.] seiner Bezugsquelle nachweisen müsste, dass er die in Rede stehende Ware innerhalb des
[X.]s von einem Vertragshändler des Markeninhabers
erworben hat
und dem Vertragshändler der Weiterverkauf an Zwischenhändler außerhalb des [X.] untersagt ist. In diesem Fall spricht bereits die allgemeine Le-benserfahrung dafür, dass der Markeninhaber

schon um sein Vertriebssystem aufrechtzuerhalten

auf seinen Vertragshändler einwirken wird, derartige Liefe-rungen künftig zu unterlassen (vgl. [X.], [X.], 156, 158

stüssy
II).

(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es
hat zutreffend angenommen, dass keine tatsächliche Gefahr einer Markt-abschottung besteht, wenn die Beklagte den Nachweis erbringen muss, dass die im August 2006 vertriebenen "[X.]
von der Markeninhaberin
oder mit ihrer Zustimmung im [X.] in [X.] worden sind.

Nach dem Vortrag der Beklagten hat sie die im August 2006 verkauften "[X.]
von der Streithelferin erworben, die die fraglichen Schuhe im März 2006 unmittelbar von der S.

bezogen hat. Nach
Darstel-
lung der Beklagten hat diese die Schuhe von der Markeninhaberin erhalten.
Danach hat die Markeninhaberin die S.

noch bis August 2005 auf-
grund eines im selben Jahr beendeten Lizenzvertrages beliefert.

In dieser Fallkonstellation scheidet die
tatsächliche Gefahr einer Markt-abschottung aus, wenn die Beklagte den Nachweis der von ihr behaupteten Lieferkette führen muss.
31
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33
-
14
-

In diesem Zusammenhang braucht nicht entschieden zu werden, ob eine tatsächliche Gefahr einer [X.] allein schon dann ausgeschlossen ist, wenn der in Anspruch genommene Dritte die Lieferkette offenbart hat. [X.] hiergegen könnten sich

wenn der Markeninhaber über ein zur Markt-abschottung geeignetes System verfügt
daraus ergeben, dass der [X.] Maßnahmen zur [X.] eher ergreifen wird, wenn nicht ledig-lich eine Darstellung des wegen Markenverletzung in Anspruch genommenen
Dritten zu der Lieferkette vorliegt, sondern der gerichtliche Nachweis der Liefer-kette geführt wird. Vorliegend kommt es darauf aber nicht an. Sämtliche in die Lieferkette der "[X.] zwischen der Markeninhaberin und der [X.] eingeschalteten Unternehmen gehören dem Vertriebssystem der Mar-keninhaberin nicht (mehr) an. Dies gilt auch für die S.

, deren Li-
zenz schon vor der hier in Rede stehenden Lieferung an die Streithelferin der Beklagten im März 2006 beendet war. In einem solchen Fall ist die erforderliche tatsächliche Gefahr einer Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten ausge-schlossen, wenn die Beklagte den Nachweis der von ihr behaupteten Lieferket-te führen muss. Ist der Händler nicht mehr vertraglich an den Markeninhaber gebunden und aus dessen Vertriebssystem ausgeschieden, besteht weder ein Anlass noch die Möglichkeit für den Markeninhaber, auf ein künftiges Lieferver-halten des Händlers einzuwirken, um die nationalen Märkte zur Beibehaltung von Preisunterschieden gegeneinander abzuschotten.

(3) Die Revision hält dem ohne Erfolg entgegen, es bestehe ein [X.], wenn der Markeninhaber, der einen Vertriebspartner aus seinem Vertriebssystem ausgeschlossen habe, in prozessualer Hinsicht besser gestellt werde als in einem Fall, in dem durch die Benennung eines Vorlieferan-ten
erst die Gefahr einer [X.] begründet werde.

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-
15
-
Die Erfordernisse des in den Art.
34 und 36 AEUV verankerten Schutzes des freien Warenverkehrs gebieten eine Modifizierung der allgemeinen Beweis-regel, wenn diese Regel es dem Markeninhaber ermöglichen könnte, die [X.] Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisun-terschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen. Ziel der Modifizie-rung der Beweisregel
im Rahmen der markenrechtlichen Erschöpfung ist es
zu verhindern, dass durch
ihre
Anwendung ein Verhalten ermöglicht wird, das der [X.] in der [X.] zuwiderläuft. Ein Bedürfnis, die auf den Wertungen des allgemeinen Deliktsrechts beruhende
Beweisregel
zu modi-fizieren, besteht hingegen nicht, wenn die Offenlegung der Lieferkette nicht [X.] beitragen kann, die Gefahr einer [X.] zu begründen oder zu verstärken. So liegt
der Fall, wenn der Vertriebspartner schon zuvor und unab-hängig von der in Rede stehenden Lieferung aus dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden ist.

(4) Anders als die Revision meint, besteht im Streitfall auch kein Anlass für eine von der allgemeinen Regel
abweichende Verteilung der [X.] Beweislast für die Voraussetzungen der Erschöpfung nach den Grundsät-zen von Treu und Glauben.

In der Rechtsprechung des [X.] ist allerdings anerkannt, dass sich auch für eine nicht beweisbelastete Partei Darlegungspflichten erge-ben können, wenn der darlegung und beweisbelasteten Partei die für einen substantiierten Vortrag erforderlichen Kenntnisse fehlen, während dem Pro-zessgegner
die notwendige und zumutbare Aufklärung ohne weiteres möglich ist (vgl. [X.], Urteil vom 26.
Oktober 2006
I
ZR 97/04, [X.], 251 Rn.
31 =
[X.], 308
Regenwaldprojekt
II; Fezer, Markenrecht, 4.
Aufl., §
24 Rn.
121). Diese Voraussetzungen sind vorliegend aber nicht erfüllt, weil 36
37
38
-
16
-
die Beklagte die genaue Herkunft der von ihr im August 2006 zum [X.] "[X.] kennt und hierzu im Einzelnen vorgetragen hat.

(5) Derjenige, der die Markenverletzung verfolgt, muss nach der Recht-sprechung des erkennenden [X.]s auch nicht die "Zustimmungslage" hinsicht-lich des Inverkehrbringens der beanstandeten Ware näher darlegen (vgl. [X.], Beschluss vom 11.
Mai 2000
I
ZR
193/97 GRUR 2000, 879, 881
=
WRP 2000, 1280

stüssy
I; [X.], 156, 158
stüssy
II). In diesem Zusammenhang kommt es entgegen der Ansicht der Revision nicht darauf an, ob die von der Klägerin vorgelegten, bei [X.] erworbenen "[X.]
von der Beklagten stammen. Steht
wie hier
die Zeichenbenutzung wegen des [X.] der mit der Klagemarke gekennzeichneten Ware durch die Beklagte au-ßer Streit, muss sie hinsichtlich dieser Markenware die Voraussetzungen der Erschöpfung nach §
24 Abs.
1 [X.] nachweisen.

(6) Das Berufungsgericht hat die Beklagte zu Recht als beweisfällig für ihre Behauptung angesehen, dass die von ihr im August 2006 verkauften "[X.]e aus einem Warenbestand stammten, der von der Markeninhabe-rin oder mit ihrer Zustimmung an die in [X.] ansässige S.

geliefert worden ist.

Die Beklagte hat für ihre Behauptung, wonach die in Rede stehende [X.] von der Markeninhaberin an die S.

geliefert worden sei, als Be-
weis die
Vernehmung eines noch zu benennenden Mitarbeiters der S.

angeboten. Mit Recht hat das Berufungsgericht darin keinen hinreichen-
den Beweisantritt gesehen.

Nach §
373 ZPO erfordert der Antritt des Zeugenbeweises die Benen-nung des Zeugen unter Angabe des [X.]. Fehlt die vollständige Na-39
40
41
42
-
17
-
mensnennung des Zeugen,
darf allerdings
die Beweiserhebung nicht schon deswegen generell unterbleiben. Hat der [X.] einen Zeugen benannt, der anhand bestimmter Merkmale
-
wie Funktion oder Tätigkeit in einem be-stimmten Unternehmen -
individualisiert werden kann, ist nach §
356 ZPO eine Frist zu bestimmen, innerhalb deren
die Partei den bislang fehlenden Namen des Zeugen anzugeben hat, um durch die vollständige Namensnennung die Ladung des Zeugen zur Beweisaufnahme zu ermöglichen (vgl. [X.],
Urteil vom 16.
März 1983

VIII
ZR
346/81, NJW 1983, 1905, 1908; Urteil vom 5.
Mai 1998

VI
ZR
24/97, NJW 1998, 2368, 2369; Beschluss vom 30.
November 2010

VI
ZR
25/09, [X.] 2011, 428 Rn.
6; Urteil vom 4.
März 2011

V
ZR
190/10, NJW 2011, 1738 Rn. 8; [X.]/[X.],
ZPO, 29. Aufl., §
356 Rn.
4; [X.] in [X.], ZPO, 22.
Aufl., §
356 Rn.
5; [X.] in Prütting/Gehrlein, ZPO, 3.
Aufl., §
356 Rn.
6).

Die Revision rügt vergeblich, dass das Berufungsgericht hiernach von der Zeugenvernehmung nicht ohne vorherige Fristsetzung nach §
356 ZPO hät-te absehen dürfen. Das Beweisangebot der Beklagten erlaubte nicht die erfor-derliche Individualisierung einer bestimmten Person, weil die Bezeichnung "[X.] der S.

" keine besonderen persönlichen Merkmale enthielt,
sondern auf jede beliebige Person zutraf, die für dieses Unternehmen arbeitete.

Ohne Erfolg bleibt auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe in diesem Zusammenhang seine Hinweispflicht verletzt. Die Revision ver-weist hierzu darauf, dass die Beklagte davon ausgegangen sei, für das Vorlie-gen der Voraussetzungen der Erschöpfung nicht beweisbelastet zu sein. Sie möchte hieraus ableiten, dass das Berufungsgericht die Beklagten darauf hätte hinweisen müssen, dass es auf die namentliche Benennung des Zeugen an-kam. Die Frage der Hinweispflicht nach §
139 ZPO braucht indes nicht ent-schieden zu werden, weil die Verfahrensrüge nicht ordnungsgemäß erhoben ist. 43
44
-
18
-
Derjenige, der eine Verletzung des §
139 ZPO durch das Berufungsgericht rügt, muss im Einzelnen angeben, was er auf einen entsprechenden Hinweis vorge-bracht hätte. Der zunächst unterbliebene Vortrag muss vollständig nachgeholt werden (vgl. [X.], Urteil vom 8.
Oktober 1987

VII
ZR
45/87, [X.] 1988, 208, 209; Urteil vom 3.
März 1998
X
ZR
14/95, [X.] 1998, 1268, 1270). Das ist vorliegend nicht geschehen, weil die Revision den Namen des Zeugen nicht angegeben hat.

cc) Das Berufungsgericht hat eine Wiederholungsgefahr bejaht. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Klägerin kann daher nach §
14 Abs.
5 Satz
1 [X.] Unterlassung verlangen.

c) Die Beklagte ist gemäß
§
19 Abs.
1 und 3 [X.] zur Erteilung der Drittauskunft im zuerkannten Umfang verpflichtet. Den Anspruch kann die Klä-gerin als Lizenznehmerin nach §
30 Abs.
3 [X.] verfolgen und Drittaus-kunft an sich verlangen, um gegen weitere Verletzer vorgehen zu können (vgl. [X.], Urteil vom 15.
Dezember 1994
I
ZR
121/92, [X.], 216, 219
f. =
[X.], 320

Oxygenol
II; [X.]/[X.]/[X.], Gewerbli-cher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2.
Aufl., §
19 [X.] Rn.
7; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
19 Rn.
8).

3. Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof
der [X.] nach Art.
267 Abs.
3 AEUV zur Klärung der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Umkehr der Beweislast zu den Voraussetzungen nach Art.
7 Abs.
1 [X.] (=
§
24 Abs.
1 [X.]) eintritt, bedarf es nicht. Die Maßstäbe für diese Beurteilung sind durch die Rechtsprechung des [X.] hinreichend geklärt. Die Umsetzung dieser Entscheidungs-praxis im konkreten Fall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (vgl. [X.], Urteil vom 16.
November 2004
245/02, [X.]. 2004, 989 =
[X.], 153 45
46
47
-
19
-
Rn.
84
[X.]; Urteil vom 8.
Juli 2010
558/08, [X.], 841 Rn.
65
[X.]; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin [X.] vom 6.
April 2006
348/04, [X.]. 2007, 391 Rn.
3
[X.]/Swingward
II).

4. Die Revision hat jedoch Erfolg und führt zur Abweisung der Klage, so-weit das Berufungsgericht die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten fest-gestellt hat. Der Klägerin steht der begehrte Schadensersatzanspruch nach §
14 Abs.
6 [X.] nicht zu.

a) Hinsichtlich der Schadensersatzverpflichtung verfolgt die Klägerin die Feststellung, dass die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des ihr entstandenen und/oder künftig noch entstehenden Schadens verpflichtet ist. Der Antrag ist daher auf die Feststellung eines eigenen Schadensersatzanspruchs der Kläge-rin gerichtet. Als Lizenznehmerin steht der Klägerin kein eigener [X.] wegen Markenverletzung nach §
14 Abs.
6 [X.] zu (vgl. [X.], Urteil vom 19.
Juli 2007
I
ZR
93/04, [X.], 877 Rn.
27
ff., insbe-sondere Rn.
32 =
[X.], 1187
[X.]; Urteil vom 18.
Oktober 2007
I
ZR
24/05, [X.], 614 Rn.
14 =
[X.], 794
[X.]). Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor.

b) An diesem Ergebnis ändert es nichts, dass die Markeninhaberin der Rechtsverfolgung durch die Klägerin nach §
30 Abs.
3 [X.] zugestimmt und sie ermächtigt hat, die Markenrechte im eigenen Namen geltend zu ma-chen und durchzusetzen (vgl. [X.], [X.], 614 Rn.
15
[X.]).

aa) Der Schadensersatzanspruch der Markeninhaberin wird vom Klage-antrag nicht umfasst. Ein dem Lizenznehmer entstandener Schaden kann zwar 48
49
50
51
-
20
-
im Wege der Drittschadensliquidation ersetzt verlangt werden (vgl. [X.], [X.], 877 Rn.
32
[X.]). Inhaber dieses Anspruchs bleibt aber der Markeninhaber. Auch wenn der Lizenznehmer nach §
30 Abs.
3 [X.] zur Rechtsverfolgung ermächtigt ist, muss er Zahlung an den Markeninhaber ver-langen (vgl. [X.], [X.], 877 Rn.
32
[X.]; [X.]/[X.] aaO §
30 Rn.
99). Auf Leistung an sich selbst kann der Lizenznehmer nur dann klagen, wenn ihm vom Markeninhaber zusätzlich zur Zustimmung nach §
30 Abs.
3 [X.] auch eine materiell-rechtliche Einziehungsermächtigung erteilt oder
der Schadensersatzanspruch des Markeninhabers an ihn abgetreten [X.] ist (vgl.
[X.]/[X.]/[X.] aaO §
14 [X.] Rn.
638;
[X.]/[X.] aaO §
30 Rn.
99). Derartiges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt,
und dafür ist auch nichts ersichtlich.
Dies gilt auch für die von der Klägerin in den Tatsacheninstanzen vorgelegten Erklärungen der Markeninha-berin. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung enthält die Ermächtigung zur Prozessführung auch nicht regelmäßig eine schlüssige Einziehungsermäch-tigung. Der Annahme eines solchen Regel/[X.] stehen die berechtigten Interessen des Markeninhabers entgegen, dass ohne seine Zu-stimmung die Leistung nicht an den Lizenznehmer bewirkt werden darf. Allein die Ermächtigung zur Klageerhebung im Sinne des §
30 Abs.
3 [X.] ent-hält daher nicht zugleich eine konkludente materiell-rechtliche Einziehungser-mächtigung.

bb) Der Klägerin verhilft auch nicht die in der mündlichen Verhandlung in der Revisionsinstanz vorgelegte Einziehungsermächtigung zum Erfolg. Der [X.] kann diese Einziehungsermächtigung nicht berücksichtigen. Anders als bei der Prozessstandschaft, die eine Prozessvoraussetzung betrifft, deren Vorlie-gen das Revisionsgericht von Amts wegen zu prüfen hat ([X.], Urteil vom 19.
März 1987
III
ZR
2/86, [X.]Z 100, 217, 219; Urteil vom 10.
November 1999
VIII
ZR
78/98, [X.], 738
f.), handelt es sich bei der [X.]
-
21
-
ermächtigung um eine Frage des materiellen Rechts, bei der das [X.] auf die Prüfung der Tatsachen und Beweismittel beschränkt ist, die dem Berufungsgericht vorgelegen haben.

Im Übrigen lässt sich der in der Revisionsinstanz vorgelegten Einzie-hungsermächtigung nicht entnehmen, ob sie schon zum Zeitpunkt der mündli-chen Verhandlung in der Berufungsinstanz (23.
Juni 2010) bestand, weil die Urkunde kein Datum enthält.

5. Der Klägerin stehen auch keine weitergehenden Ansprüche aufgrund der Klagemarke
2 zu. Die Begründung, die zur Verneinung des [X.]s der Klägerin nach §
14 Abs.
6 [X.] aufgrund der Klagemar-ke
1 führt, gilt für den auf die Klagemarke
2 gestützten Schadensersatzan-spruch entsprechend.

II[X.] Danach ist auf die Revision der Beklagten und der Streithelferin das Berufungsurteil teilweise aufzuheben. Der [X.] kann in der Sache selbst [X.], weil die Sache zur Endentscheidung reif ist (§
563 Abs.
3 ZPO). Der Klägerin ist nicht durch Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht Gelegenheit zu geben, den der Markeninhaberin zustehenden [X.] nunmehr in den Rechtsstreit einzuführen. Grundsätzlich ist es weder Aufgabe des Gerichts, einen Kläger durch Fragen oder Hinweise zu ver-anlassen, neue Streitgegenstände in den Rechtsstreit einzuführen, die in sei-nem bisherigen Vorbringen nicht einmal andeutungsweise eine Grundlage ha-ben, noch sein Verfahren so zu gestalten, dass dem Kläger die Möglichkeit ge-boten wird, seine Klage zu erweitern (vgl. [X.], [X.], 614 Rn.
16

[X.]). Ob etwas anderes zu gelten hat, wenn die Parteien einen rechtli-chen Gesichtspunkt ersichtlich übersehen haben
vorliegend die Rechtsfrage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bei der Verfolgung von Schadenser-53
54
55
-
22
-
satzansprüchen wegen Markenverletzung

und hierzu
erst während des [X.] eine höchstrichterliche Entscheidung ergangen ist, kann offen-bleiben. Die Entscheidung, in der der [X.] ausgeführt hat, dass dem [X.] kein eigener Schadensersatzanspruch zusteht und eine Ermächtigung zur Rechtsverfolgung nicht zu einer eigenen Anspruchsberechtigung des [X.] führt (vgl. [X.], [X.], 877 Rn.
27
ff.

[X.]; [X.], 614 Rn.
16
[X.]), ist bereits ergangen, als sich das vorlie-gende Verfahren noch in erster Instanz befand.

[X.] Die Kostenentscheidung folgt aus §
92 Abs.
1, §
101 Abs.
1 ZPO.

Bornkamm
Pokrant
Büscher

Kirchhoff
Koch
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 30.10.2008 -
327 O 569/07 -

O[X.], Entscheidung vom 07.07.2010 -
5 U 246/08 -

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