Bundespatentgericht, Beschluss vom 19.10.2010, Az. 27 W (pat) 216/09

Gegen die am 20. Dezember 2006 angemeldete und am 29. März 2007 für die Waren und Dienstleistungen

"Filmapparate, Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Ton, Bild, Computer; Werbung; Unterhaltung"

eingetragene Wortmarke 30 678 642

Pornotube

hat die Antragstellerin am 28. Januar 2008 Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 [X.] gestellt. In dem [X.] ist zwar angekreuzt "vollständige Löschung ...", unter Ziffer 6 des Antrags heißt es dann jedoch, der Antrag auf teilweise Löschung solle für folgende Waren/Dienstleistungen gelten:

"41: Unterhaltung".

Zur Begründung ihres Antrags hat die Antragstellerin vorgetragen, der angegriffenen Marke habe schon im [X.]punkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt, und es habe ein Freihaltungsbedürfnis bestanden. Der [X.] Begriff "tube" bedeute im [X.]" oder "Kanal" und werde im [X.] auch so verstanden. Die angegriffene Marke stehe für einen Kanal, über den sexuelle Unterhaltung wiedergegeben werde.

Webseiten, die den Begriff "tube" in der Adresse aufwiesen, verursachten ausweislich einer Recherche bei "[X.] Trends" in [X.] seit Anfang 2006 eine enorme Nachfrage. Ursache hierfür dürfte die Gründung des führenden und auch in [X.] bekanntesten Portals "[X.]" am 15. Februar 2005 gewesen sein, das am 9. Oktober 2006 von [X.] übernommen worden sei. Bereits im Oktober 2006 - also knapp zwei Monate vor der Anmeldung der angegriffenen Marke - hätten allein in [X.] nach Angaben von [X.] mehr als 3,238 Millionen Menschen das Angebot genutzt.

Da der Anmelderin dies alles bewusst gewesen sei, sei sie im [X.]punkt der Anmeldung bösgläubig gewesen.

Der Löschungsantrag wurde der Markeninhaberin mit Schreiben vom 4. März 2008, das sie am 11. März 2008 erhalten hat, zugestellt. Sie hat ihm mit am 7. Mai 2008 beim [X.] Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 7. Mai 2008 widersprochen. Die Markeninhaberin hält die Marke für schutzfähig. Der [X.] Verbraucher werde "tube" nicht als Übersetzung für "Fernsehen" oder "Kanal" verstehen. Die Zusammenstellung sei weder grammatikalisch korrekt noch sei die Nutzung des Wortes "[X.]" im [X.]n Sprachgebrauch üblich.

Die Markenabteilung 3.4 des [X.] Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 15. Mai 2009 zurückgewiesen, weil nicht festgestellt werden könne, dass der angegriffenen Marke bereits im [X.]punkt der Eintragung in Bezug auf die Dienstleistung "Unterhaltung" die erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt bzw. ein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber bestanden habe.

Aufgrund der Angaben der Antragstellerin in Spalte 6 des Löschungsantrags ist die Markenabteilung im Wege der Auslegung davon ausgegangen, dass lediglich die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung "Unterhaltung" beantragt worden sei.

"tube" stehe im [X.] für "Rohr; Röhre; Schlauch; [X.]"; umgangssprachlich für die "Röhre" (Fernseher) und "vor der Glotze"; "die [X.]". Ein Verständnis im Sinn eines Videoportals lasse sich lexikalisch nicht nachweisen. In einschlägigen Lexika und Fachwörterbüchern werde der Begriff durchgehend im Sinn eines Fernsehgeräts oder einer Bildröhre oder einer (Elektronen-)Röhre verstanden. Auch im Zusammenhang mit Filmen im [X.] ([X.]video, [X.]portal, [X.]fernsehen usw.) finde sich nicht der Begriff "tube". Es sei auch nicht davon auszugehen, dass dem [X.]n Durchschnittsverbraucher der [X.] umgangssprachige Ausdruck "on the tube" für "in der Glotze" bekannt sei und er "Pornotube" im Sinne von "[X.]" verstehe.

Das Vorliegen des Schutzhindernisses im [X.]punkt der Eintragung könne hier nicht nachgewiesen werden. Es möge zwar im Eintragungszeitpunkt bereits Portale gegeben haben, nicht festgestellt werden könne jedoch, dass im [X.]punkt der Eintragung Verbindungen mit "-tube" vom inländischen Publikum mit der rein sachlich beschreibenden Angabe "Videoportal" zu einem bestimmten "Thema" gleichgesetzt worden seien bzw. dass Anhaltspunkte dafür bestünden, dass in Zukunft "-tube" als Synonym für "Videoportal" benutzt werden würde. Die Entstehung von Videoportalen mit dem Bestandteil "-tube" in zeitlich engem Zusammenhang mit der Übernahme von "[X.]" durch [X.] spreche dafür, dass diese von dem Erfolg von "[X.]" profitieren wollten, nicht aber für ein rein beschreibendes Verständnis von "-tube" als Videoportal. Auch der geringe [X.]raum von nicht einmal sechs Monaten zwischen der Übernahme von "[X.]" durch [X.] und der daraus resultierenden Bekanntheit des Videoportals und der Eintragung spreche gegen die Herausbildung eines derartigen Verständnisses in den nationalen Verkehrskreisen. Schließlich sei auch in einschlägigen Beiträgen durchweg von "Videoportalen" und nicht von "tubes" die Rede.

Ob "-tube" sich möglicherweise zu einem Synonym für "Videoportal" entwickelt habe, könne dahingestellt bleiben. Ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der Angabe "Pornotube" könne zumindest für den [X.]punkt der Eintragung nicht nachgewiesen werden. Da die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen im [X.]punkt der Eintragung nicht als bloße beschreibende Angabe wahrgenommen hätten, könne ihm auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Es liege folglich auch keine Bösgläubigkeit der Anmelderin vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie vertritt weiterhin die Auffassung, die angegriffene Marke sei bereits zum [X.]punkt der Eintragung nicht unterscheidungskräftig, aber freihaltungsbedürftig gewesen, und es sei ebenso der Löschungsgrund der Bösgläubigkeit gegeben.

Gerade im Bereich der [X.]dienstleistungen seien englischsprachige Begriffe innerhalb der Verkehrskreise alltäglich und üblich. Es sei daher bei der Beurteilung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft von Begriffen, die im Zusammenhang mit [X.]dienstleistungen zu sehen seien und entsprechende Verkehrskreise ansprächen, zu berücksichtigen, dass sich - gerade bei [X.] oder Innovationsdienstleistern - neue Bezeichnungen schnell als Gattungsbegriffe und Synonyme durchsetzten.

Der sechsmonatige [X.]raum zwischen der medienwirksamen Übernahme des bereits vorher sehr bekannten Portals "[X.]" durch [X.] und dem Eintragungszeitpunkt sei daher völlig ausreichend zur Herausbildung eines allgemein gebräuchlichen und üblichen Wortes oder Wortzusatzes "tube" für [X.]videoportale. Die Schnelligkeit der Trends und Etablierung neuer Produktbegriffe für neue Massenprodukte sei gerade der [X.]branche und [X.]nutzern eigen.

Die Verwendung der Endung "-tube" für [X.]videoportale, die [X.] darstellten, hätte sich bereits im [X.], spätestens aber Anfang 2007 und damit noch vor dem [X.]punkt der Eintragung der angegriffenen Marke, allgemein durchgesetzt. Eine Indikation hierfür finde sich in dem als [X.]. [X.] angefügten Screenshot, der eine Statistik von [X.] wiedergebe, die bereits in der [X.] vor der Anmeldung der angegriffenen Marke den hohen Anstieg von [X.]n [X.]seiten mit dem Wort "[X.]" zeige.

Dass der Begriff "[X.]" bei [X.]nutzern auch schon zum [X.]punkt der Eintragung der angegriffenen Marke üblicherweise [X.] bezeichnet habe, werde auch dadurch ersichtlich, dass bereits seit Januar 2007 eine Open-Source-Software mit Namen "OS[X.]" für die Herstellung von eigenen Videoportalen im [X.] angeboten worden sei, wie sich aus der als [X.]. [X.] beigefügten Pressemitteilung der A.- GmbH ergebe.

Die Endung "-tube" sei schon damals wie heute als allgemein übliche und freie Bezeichnung für [X.]videoportale vom Verkehr aufgefasst worden. Beispielhaft hierfür sei das Portal "Eso[X.]" für esoterische Inhalte, das ausweislich des als [X.]. [X.] beigefügten Screenshots bereits seit 2006 existiere. Auch existiere seit Anfang 2007 das Videoportal TM-[X.], wie sich aus dem als [X.]. [X.] vorgelegten [X.]ausdruck ergebe. Zudem sei das Videoportal "[X.]" bereits 2006 als "Klassiker" bezeichnet worden, wie sich aus der [X.]. [X.] ergebe. Bereits zum [X.]punkt Oktober 2006 seien bei "[X.]" täglich etwa 65 000 neue [X.] hochgeladen worden und 100 Millionen Clips angesehen worden, wie sich aus der [X.]. A 7 ergebe.

Der Wortbestandteil "tube" sei daher schon zum [X.]punkt der Eintragung der angegriffenen Wortmarke rein beschreibend und nicht unterscheidungskräftig gewesen. Warum sonst wenn nicht gerade weil die angesprochenen Verkehrskreise das Wort "tube" gerade sofort mit einem [X.]videounterhaltungsportal bzw. Unterhaltung assoziierten, habe die Inhaberin der angegriffenen Marke diese Bezeichnung gewählt. Ebenso wenig stelle der Zusatz "Porno" Unterscheidungskraft her, da er im Zusammenhang mit der angegriffenen Dienstleistung lediglich beschreibe, dass es sich um Unterhaltung pornographischer Natur handle.

Die Antragstellerin hat in ihrer Beschwerdebegründung der Auslegung des Amtes, dass nur von einem teilweisen Löschungsantrag bezüglich der Dienstleistung "Unterhaltung" ausgegangen ist, nicht ausdrücklich widersprochen. Zwar hat sie auf Seite 6 ihrer Beschwerdebegründung beantragt, "die angegriffene Marke ... zu löschen". Andererseits heißt es auf Seite 5 der Beschwerdebegründung:

im angegriffenen Umfang löschungsreif.“

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.] Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2009 aufzuheben und die Marke 306 78 642 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht eingelassen.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke nach § 54, § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 10 [X.] zurückgewiesen.

1. Aufgrund der Angaben der Antragstellerin und der Ziffer 6 des Löschungsantrags vom 28. Januar 2008 ist die Markenabteilung im Wege der Auslegung zu Recht von einem Antrag auf teilweise Löschung der Marke, nämlich bezüglich der Dienstleistung "Unterhaltung", ausgegangen. Nachdem die Antragstellerin dieser Auslegung in ihrer Beschwerdebegründung nicht ausdrücklich widersprochen hat, sondern im Gegenteil auf Seite 5 ihrer Beschwerdebegründung ausgeführt hat,

im angegriffenen Umfang löschungsreif,"

muss weiterhin von einem nur teilweisen Löschungsbegehren ausgegangen werden.

2. Die Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke, wie der vorliegend angegriffenen, verlangt eine Berücksichtigung der Gesamtwirkung, mithin sämtlicher Wortbestandteile in ihrer Beziehung zueinander. Dem steht aber nicht entgegen, dass zunächst der Bedeutungsgehalt der (einzelnen) Wortelemente untersucht und erst danach - sofern diesen eine beschreibende Bedeutung zu entnehmen ist - der Frage nachgegangen wird, ob sich in der Gesamtwirkung ein kennzeichnungskräftiger "Überschuss" ergibt, der über die Zusammenfassung nicht unterscheidungskräftiger Einzelmerkmale hinaus geht (vgl. [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 8 Rn. 120, 124, 131 m. w. Nachw.).

Für sämtliche absoluten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 [X.] gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von [X.] zu den jeweils maßgeblichen [X.]punkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen (oder mehrere) der Tatbestände des § 8 Abs. 2 [X.] verstoßen, so kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das [X.] sowohl im [X.]punkt der Registrierung einer Marke als auch im [X.]punkt der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.]). Ist eine solche Feststellung nach der gebotenen gründlichen Prüfung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von der Markenabteilung zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben.

Ausgehend von diesen Grundsätzen vermag der [X.] nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit festzustellen, dass es der Marke jedenfalls im [X.]punkt ihrer Eintragung in Bezug auf die Dienstleistung "Unterhaltung" an der erforderlichen Unterscheidungskraft gefehlt hat.

Die angemeldete Marke setzt sich aus den Begriffen "Porno" und "[X.]" zusammen. Dem Wortbestandteil "Porno" werden die von der Dienstleistung "Unterhaltung" angesprochenen Verkehrskreise lediglich den Hinweis auf deren Inhalt entnehmen.

Der weitere Bestandteil "[X.]" ist sowohl ein Wort der [X.]n als auch der [X.]n Sprache. Im [X.] bezeichnet man als [X.] einen aus biegsamem Metall oder elastischem Kunststoff gefertigten kleinen röhrenförmigen Behälter mit Schraubenverschluss für pastenartige Stoffe, die zur Entnahme in gewünschter Menge herausgedrückt werden, z. B. eine [X.] Zahnpasta, Hautcreme, Senf (vgl. [X.], [X.], 6. Aufl., [X.] 2006). Im [X.] hat „tube“ unterschiedliche Bedeutung, nämlich "das Rohr, die [X.], die Röhre, die U-Bahn" (vgl. [X.]-Oxford-Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl., [X.] 2005).

Dass "tube" ins [X.] übersetzt "Fernsehen" oder "Kanal" bedeutet, wie die Antragstellerin im Amtsverfahren behauptet hat, lässt sich lexikalisch nicht belegen. Auch ein Verständnis im Sinn eines [X.]videoportals lässt sich lexikalisch nicht nachweisen. Den vorstehend aufgezeigten lexikalischen Bedeutungen des [X.]n Wortes „[X.]“ und des [X.]n Wortes "tube" vermag der [X.] in Bezug auf die Dienstleistung "Unterhaltung" daher keine beschreibende Bedeutung zu entnehmen.

Dies gilt auch für die zu beurteilende Kombination eines beschreibenden und eines zum [X.]punkt der Eintragung nicht beschreibenden Begriffs. Zum [X.]punkt der Eintragung wird der Verkehr die Bezeichnung "Pornotube" mit "Pornotube" bzw. "Pornoröhre" übersetzt haben und darin keinen die Dienstleistung "Unterhaltung" beschreibenden Begriffsinhalt erkannt haben.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin rechtfertigt die Bekanntheit des Videoportals "You [X.]" keine andere Beurteilung. Dass der Verkehr "tube" aufgrund der Bekanntheit von "[X.]" als Synonym für "[X.]videoportal" versteht, hält der [X.] jedenfalls für den [X.]punkt der Eintragung der streitgegenständlichen Marke für nicht erwiesen. Dagegen spricht insbesondere der geringe [X.]raum von nicht einmal sechs Monaten zwischen der Übernahme von "[X.]" durch [X.] im Oktober 2006 und der Eintragung der angegriffenen Marke im März 2007.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Antragstellerin mit der Beschwerdebegründung als [X.]agen vorgelegten [X.]ausdrucken, da sich diese ebenfalls auf den [X.]raum unmittelbar vor der Eintragung beziehen. Der [X.] vermag den [X.]ausdrucken nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit zu entnehmen, dass das Publikum im März 2007 den Bestandteil "tube" als Synonym für "[X.]videoportal" verstanden hat.

Da "Pornotube" für die Dienstleistung "Unterhaltung" zum [X.]punkt der Eintragung somit keine unmittelbar beschreibende Bezeichnung dargestellt hat, stand einer Eintragung auch nicht das Schutzhindernis eines [X.] gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen.

Demnach liegt auch keine Bösgläubigkeit der Anmelderin gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] zum [X.]punkt der Anmeldung vor.

3. Für eine Kostenauferlegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] bestehen keine Gründe, so dass es bei dem Grundsatz zu verbleiben hat, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 [X.]).