Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 25.04.2012, Az. I ZR 156/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
156/10
Verkündet am:
25.
April 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Orion
[X.] § 26
a)
Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls kann auch ein einzi-ger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat.
b)
Wird mit der Marke gekennzeichnete und für einen [X.] Empfänger bestimmte ausländische Ware auf dessen Weisung in einem [X.] La-ger ausgeliefert, steht es einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in [X.] nicht entgegen, dass der Empfänger die Ware nicht in [X.] in den Handel bringt, sondern entsprechend einer schon ursprünglichen Absicht in andere [X.] ausführt, damit sie ausschließlich dort an Endver-braucher verkauft werden.
[X.], Urteil vom 25. April 2012 -
I [X.] -
OLG [X.]

[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 25.
April 2012 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Bornkamm und [X.] Dr.
Büscher, Prof. Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff und Dr.
Löffler
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.] vom 22.
Juli 2010 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte, ein [X.] Elektronikunternehmen,
ist Inhaberin der [X.] 211
014 [X.], die seit dem 3.
Juli 1958
insbesondere
für

Appareils, installations, leurs pièces détachées et accessoires électriques, élec-tro-acoustiques et électro-optiques pour la télévision
(Geräte und Ersatzteile für das Fernsehen)
registriert ist. Die Klägerin, ein
Elektronikunternehmen mit Sitz in [X.], dessen Firma ebenfalls den Bestand-teil Orion

enthält, nimmt die Beklagte auf Einwilligung in die Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik [X.] in Anspruch.
Sie hat geltend gemacht, die Beklagte
habe ihre
Marke im Inland
nicht rechtserhaltend benutzt.
[X.] lieferte
die Beklagte
aufgrund eines unter dem Briefkopf der [X.]

(nachfolgend:
[X.]

), erteilten [X.]

2.316 mit der Marke [X.]

gekennzeichnete
1
2
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3
-
Fernsehgeräte
nach [X.] und [X.]
in Lager der A.

(nachfolgend: A.
).
Von diesen Abliefe-
rungsorten aus wurden
die Fernsehgeräte an die [X.]

-Auslandsgesellschaften
in [X.], [X.] und [X.] weitergeleitet.
Die Klägerin
hat
vorgetragen, trotz laufender sorgfältiger Marktbeobach-tungen sei weder ihr noch ihrem [X.] Vertriebspartner jemals ein Erzeug-nis der Beklagten unter der Kennzeichnung [X.]

in [X.] bekannt geworden; auch der Internetauftritt der Beklagten sei ausschließlich in [X.] und Englisch
gehalten.
Das [X.] hat die Beklagte
entsprechend dem Antrag der Klägerin dazu
verurteilt,
durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent-
und Markenamt für das Gebiet der Bundesrepublik [X.] in die Entziehung des Schutzes der [X.] 211
014 [X.]

einzuwilligen.
Das Berufungsgericht hat der
Berufung der Beklagten
im Hinblick auf die
Schutzentziehung für die
Waren
Appareils, installations, leurs pièces détachées pour la télévision; dispositifs pour la télévision
stattgegeben,
die Klage insoweit abgewiesen
und die Berufung der Beklagten im Übrigen zurückgewiesen.
Mit der vom Senat zugelassenen Revision, der die Beklagte entgegen-tritt,
erstrebt die Klägerin weiterhin die vollständige Löschung der angegriffenen Marke.
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4
-
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat die
aufgrund des [X.] erfolgte
Lie-ferung der 2.316 Fernsehgeräte als rechtserhaltende Benutzung im Inland an-gesehen und dazu ausgeführt:
Eine Lieferung von 2.316 Fernsehgeräten sei unter Berücksichtigung der Verhältnisse der Beklagten vom Umfang her geeignet, eine ernsthafte Benut-zung der Marke zu belegen. Einem rechtserhaltenden Gebrauch
stehe nicht entgegen, dass lediglich an einen einzelnen Kunden geliefert worden
sei, der die Waren nicht im Inland verkauft, sondern sogleich ins Ausland verbracht [X.], um sie dort an Endverbraucher zu veräußern. Es komme nicht darauf
an, ob
der einzige Kunde Distributionstätigkeit im Inland entfalte. Vielmehr genüge die Veräußerung an ihn unabhängig vom weiteren Schicksal der mit der Marke ge-kennzeichneten Waren. Im Streitfall
handele
es
sich um einen Fall des Imports
nach [X.], weil [X.]

über die Waren
frei
habe verfügen und sie nach
ihrem
Gutdünken auch anderweitig als durch Weiterleitung nach
[X.], [X.] und [X.] habe vertreiben können. Die Lieferung der Fernseher wirke
rechtserhaltend
für die Waren Geräte für das Fernsehen, deren Ersatz-teile sowie Vorrichtungen für das Fernsehen.
I[X.] Die Revision der Klägerin hat
keinen
Erfolg. Mit der Lieferung von 2.316 Fernsehgeräten aufgrund des [X.] erteilten [X.]
hat die Beklagte die angegriffene Marke
in [X.]
rechtserhaltend benutzt.
1. Die Klage auf Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik [X.] ist gemäß §
115 Abs.
1 in Verbindung mit §
49 Abs.
1 [X.] begründet, wenn die Marke nach dem [X.] innerhalb eines [X.] von fünf Jahren von ihrem Inhaber
nicht gemäß §
26 [X.] ernsthaft 7
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im Inland benutzt worden ist. Dabei ist von folgenden
Grundsätzen auszuge-hen:
a)
Die Darlegungs-
und Beweislast für die Voraussetzungen der Lö-schungsklage
hat
der Kläger. Den Beklagten kann aber nach dem auch im [X.] geltenden Grundsatz von Treu und Glauben (§
242 BGB) eine pro-zessuale Erklärungspflicht treffen, wenn der [X.] keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären ([X.], Urteil vom 10.
April 2008

I
ZR
167/05, [X.], 60 Rn.
37 = [X.], 1544

[X.] mwN).
b) Die
rechtserhaltende Benutzung
setzt voraus, dass die Marke für
die
Waren oder Dienstleistungen
verwendet wird, für die sie geschützt ist,
um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. [X.], Urteil vom 11.
März 2003

40/01, [X.]. 2003, 439 = [X.], 425 Rn.
43

Ansul/[X.]; Urteil vom 15.
Januar 2009

495/07, [X.]. 2009, 137 = [X.], 410 Rn.
18

Silberquelle/Maselli; [X.], Urteil vom 9.
Juni 2011

I
ZR
41/10, [X.], 180 Rn.
42
= WRP
2012, 980

Werbegeschenke, mwN).
Die Benutzung muss also erfolgen, um im Inland Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen (vgl. [X.], [X.], 60 Rn.
37
= [X.], 1544

LOTTO-CARD).
Daran fehlt es bei einer bloßen
ungebrochenen
Durchfuhr, die mit keiner Vermarktung der betreffenden Waren in [X.] verbunden ist (vgl. [X.], Urteil vom 21.
März 2007

I
ZR
66/04, [X.], 875 Rn.
13 = [X.], 1184

Durchfuhr von Originalware). Der [X.] hat entschieden, dass es keine rechtsverletzende Benutzung einer Marke in 11
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-
einem Mitgliedstaat der [X.] darstellt, wenn eine
mit der Marke gekennzeich-nete Ware lediglich durch das Gebiet dieses Mitgliedstaats in einen Drittstaat befördert wird ([X.], Urteil vom 23.
Oktober 2003

115/02, [X.]. 2003, 705 Rn.
27 = [X.]. 2004, 39

[X.]; Urteil vom 9.
November 2006

281/05, [X.]. 2006, I-10881
Rn.
19 = [X.], 146

[X.]/Diesel). Da der Begriff der rechtserhaltenden Benutzung jedenfalls nicht weiter ist als derjenige der rechtsverletzenden Benutzung, kann die nicht rechtsverlet-zende Warendurchfuhr auch keine rechtserhaltende Benutzungshandlung dar-stellen.
2. Nach
diesen
Grundsätzen
hat
das Berufungsgericht die Lieferung von Fernsehgeräten an die Lager der A.

zu Recht
als rechtserhaltende Benutzung
der angegriffenen Marke in [X.] angesehen.
a) Ohne
Rechtsfehler
hat
das Berufungsgericht angenommen, bei der hier in Rede stehenden Ware

Fernsehgeräte mit einem Herstellerabgabepreis von ca. 80

könne eine Lieferung von 2.316
Geräten an einen einzelnen Kunden für eine rechtserhaltende Benutzung ausreichen. Dies steht im [X.] mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen [X.], [X.] die Frage der rechtserhaltenden Benutzung anhand sämtlicher relevanter Umstände zu prüfen ist, wobei insbesondere die Art der Ware oder Dienstleis-tung sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke wesentlich sind ([X.], [X.], 425 Rn.
43

Ansul/[X.]). Danach kann auch die Be-lieferung
eines
einzigen Kunden für eine rechtserhaltende Benutzung ausrei-chen, wenn sie einen Umfang erreicht, der eine ernsthafte Benutzungsabsicht für einen bestimmten räumlichen Markt erkennen lässt (vgl. EuG, Urteil vom 8.
Juli 2004

T3/02, [X.]. 2005, 47 Rn.
48
ff.

[X.]/HABM).

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-
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-
In diesem Zusammenhang hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei den Lieferumfang von 2.316
Fernsehgeräten ins Verhältnis zu Struktur und Größe der Beklagten gesetzt. Es ist davon ausgegangen, dass es sich bei der [X.] zwar um ein kleineres Unternehmen handele, das aber doch einen Zu-schnitt habe, der ihm eine
internationale
Tätigkeit
ermögliche. Das Berufungs-gericht
konnte daraus schließen, dass der festgestellte Lieferumfang
unter den Umständen des vorliegenden Falls
über einen nur symbolischen Gebrauch der Marke zur Aufrechterhaltung ihrer Schutzfähigkeit hinausgeht
und
grundsätzlich
die Absicht belegen kann, einen Absatzmarkt zu erschließen.
Diese Beurteilung wird auch nicht
dadurch in Frage gestellt, dass der ge-samte Lieferumfang auf nur einen
einzigen
Auftrag
entfiel. Zwar können
Ver-wendungen, die in dem betreffenden Wirtschaftszweig nicht als gerechtfertigt anzusehen sind,
um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, gegen eine
ernsthafte Benutzung sprechen
(vgl. [X.], [X.], 425 Rn.
43

Ansul/[X.]). Das könnte etwa der Fall sein, wenn mit der Lieferung allein bezweckt wird,
ein Überangebot von Waren auf
einem
bestimmten
Markt dadurch zu beseitigen, dass diese Waren in einer einmaligen Aktion zu Schleuderpreisen in einem an-deren räumlichen Markt verkauft werden
(vgl. [X.], Urteil vom 10.
Oktober 2002

I
ZR
235/00, [X.], 428, 431
= [X.], 647

BIG [X.]). Liefert der Markeninhaber dagegen Waren in einem für eine ernsthafte Benut-zung ausreichenden Umfang im Rahmen seiner üblichen Handelsgeschäfte in einen bestimmten Markt, so ist es für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung unerheblich, ob das gesamte Liefervolumen auf mehrere Lieferungen
oder Auf-träge
aufgeteilt oder auf eine Lieferung konzentriert wird. Denn die mit diesem Lieferumfang verbundene Markterschließungswirkung ist in beiden Fällen die-selbe. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls kann daher auch ein
einziger Liefervertrag mit
einem
einzelnen Kunden für eine ernsthafte Be-16
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-
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-
nutzung ausreichen, wenn sie einen
nach den Verhältnissen
des Markenin[X.]rs erheblichen Umfang hat.
b) Das Berufungsgericht konnte auch ohne Rechtsfehler davon ausge-hen, dass Kunde
und Vertragspartner
der Beklagten das in

ansässige Unternehmen
[X.]

war. Das ergibt sich aus den vom Beru-
fungsgericht in Bezug genommenen Feststellungen des [X.]s, die es insbesondere auf Grundlage des [X.]
getroffen hat.
Nach der ersten Seite des [X.] war
Auftraggeber der Beklagten eindeutig [X.]

.
c) Zutreffend hat
das Berufungsgericht
auch
angenommen,
einer
rechts-erhaltenden
Benutzung
der Marke
in [X.]
stehe
nicht
entgegen, dass
[X.]

die
Ware nicht in [X.] in den Handel gebracht, sondern sogleich in
andere Mitgliedstaaten der [X.]
weitergeleitet habe, damit sie
ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werde.
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kamen die aus [X.] an [X.]

gelieferten Fernsehgeräte in [X.] nie in den Einzelhandel, son-
dern wurden aus den Lagern in [X.] und [X.] an die Kon-zerngesellschaften
von [X.]

in [X.], [X.] und [X.] weitergelie-
fert.
Das entsprach
von Anfang an den konzerninternen Dispositionen von [X.]

,
die
in dem mit der Beklagten abgeschlossenen
Globalauftrag auch entspre-chend dokumentiert
waren. Für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Marke der Beklagten in [X.] ist aber ohne Bedeutung, ob
[X.]

die
Fernsehgeräte von vornherein für ihre Auslandsgesellschaften in [X.], [X.] und [X.]
und auf deren Rechnung
einkaufte
und ob die [X.] dies gegebenenfalls
erkennen konnte.

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Die Beklagte hat den [X.] von einem [X.] Unternehmen erhalten und die Ware
auftragsgemäß
an zwei
von diesem Unternehmen ge-nutzte Lager in [X.] geliefert. Damit standen die Fernsehgeräte
in [X.]
für den Vertrieb
zur
Disposition des [X.] Abnehmers
[X.]

.
Mit der Anlieferung in den [X.] Lagern befand sich die Ware in [X.]
auf der Großhandelsstufe
im freien Verkehr. Dabei kommt es weder auf Absprachen an, die die Empfängerin konzernintern hinsichtlich der weiteren Verwendung getroffen hatte, noch auf Weisungen, die sie der Beklagten
zur Kennzeichnung der Waren für die Auslandsgesellschaften erteilt hat. Die sub-jektiven Absichten der Kunden des Markeninhabers sind für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unerheblich. Maßgeblich ist
vielmehr,
ob
die zu beurteilende Verwendung der Marke objektiv geeignet ist, einen bestimmten Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Das ist bei der Lieferung an ein
deutsches
Lager der Fall.
Der [X.] stellt sich nach seinem äußeren Erscheinungsbild als Einfuhr durch einen [X.] Händler dar, der die Ware sodann exportiert.
Der Sachverhalt unterscheidet sich dadurch grundlegend von
einer zeit-weiligen Lagerung von Ware in einem inländischen Zolllager
im Zollverschluss-verfahren
oder der bloßen
ungebrochenen
Durchfuhr von für einen ausländi-schen Empfänger bestimmter Ware durch das Gebiet der Bundesrepublik [X.] (vgl. [X.], [X.]. 2004, 39
Rn.
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[X.]; [X.], 146 Rn.
19
f.

[X.]/Diesel; [X.], [X.], 875 Rn.
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Durchfuhr von Originalware).
In diesen Fällen
kann über die Waren von [X.] nicht für den inländischen Markt disponiert werden.
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-
II[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 97
Abs. 1 ZPO.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom [X.] -
4 [X.] 4066/08 -

OLG [X.], Entscheidung vom 22.07.2010 -
6 U 4709/09 -

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