Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.01.2012, Az. I ZR 17/11

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
17/11
Verkündet am:
18. Januar 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]-Grauimport
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 Abs. 1 Buchst. a; BGB § 242 Cc
a)
Wiederholte gleichartige Markenverletzungen, die zeitlich unterbrochen [X.], lösen jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch aus und lassen die für die Beurteilung des [X.]moments bei der Verwirkung maßgebliche Frist jeweils neu beginnen ([X.] an [X.], Urteil vom 21.
Oktober 2005 V
ZR
169/04, [X.] 2006, 235, 236; Klarstellung zu [X.], Urteil vom 23.
September 1992 -
I
ZR
251/90, [X.], 151, 153 = [X.], 101

Universitätsemblem).
b)
Rechtsfolge der Verwirkung nach §
242 BGB ist im Immaterialgüterrecht al-lein, dass ein Schutzrechtsinhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag.
[X.], Urteil vom 18. Januar 2012 -
I [X.] -
O[X.]

[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom
18.
Januar 2012 durch [X.]
Dr.
Bornkamm und [X.], Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff und Dr.
Koch
für Recht erkannt:
Auf die Revision der [X.]n wird das Urteil des 20.
Zivilsenats des [X.] vom 30.
Dezember 2010 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen insoweit aufgeho-ben, als das Berufungsgericht die [X.] über das Gebiet der [X.] hinaus zur Unterlassung verurteilt hat.
Im Umfang der Aufhebung wird das Urteil der 2a.
Zivilkammer des [X.] vom 13.
Mai 2009 auf die Berufung der [X.]n abgeändert. Insoweit wird die Klage abgewiesen.
Die [X.] trägt die Kosten der Revision.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die in [X.] ansässige Klägerin stellt Motorräder her. Sie ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen [X.] 3310034
(Kla-gemarke
1),

1
-
3
-
die am 3.
November 2003 unter anderem für Fahrzeuge (Klasse
12) eingetra-gen worden ist.
Weiterhin ist sie Inhaberin der
in roter Schrift gehaltenen,
im Übrigen identischen
[X.]
2181519, die am 30.
Septem-ber 2002 ebenfalls für Fahrzeuge (Klasse
12) eingetragen worden
ist (Klage-marke
2).
Die Klägerin
verwendet die Marken zur Kennzeichnung der von ihr hergestellten [X.].
Die [X.] handelt mit Motorrädern. Im Januar 2007 lieferte sie zwei [X.] nach [X.], die sie zuvor von [X.] aus [X.] und [X.] erworben hatte. Ferner bot sie im Februar 2008 in ihrem Laden-geschäft ein Motorrad mit der Bezeichnung [X.] RR

zum Kauf an, das sie ebenfalls aus
[X.] importiert
hatte.
Die Klägerin
sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte
und
mahnte die [X.] im März 2008 erfolglos ab.
Die Klägerin hat
-
soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung
-
beantragt,

die [X.] unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurtei-len,
es zu unterlassen, Motorräder der Marke [X.], die ohne Zustimmung der Klägerin erstmals auf dem Gebiet der [X.] bzw. des [X.] in Verkehr gebracht worden sind, anzubieten, zu [X.], zu vertreiben oder in sonstiger
Weise in Verkehr zu bringen und/oder solche Produkte erstmals ohne Zustimmung der Klägerin in die [X.] bzw. den [X.] einzuführen.
Die [X.] ist der Klage
entgegengetreten. Sie hat sich auf Erschöp-fung der Markenrechte berufen und Verwirkung
des Unterlassungsanspruchs eingewendet, weil sie seit 25 Jahren [X.] aus den [X.], [X.] und [X.] importiere, was der Klägerin nicht verborgen geblieben sei.
2
3
4
-
4
-
Das [X.] hat die [X.] antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der [X.]n ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelas-senen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, begehrt
die Be-klagte weiterhin die Abweisung der Klage.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe ein Unter-lassungsanspruch aus
Art.
9 Abs.
1 Buchst.
a [X.]
zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Die [X.] habe die Rechte der Klägerin aus der Klagemarke
1 ver-letzt, indem sie gekennzeichnete Markenware in den
Europäischen [X.] eingeführt sowie zum Kauf angeboten und weiterverkauft habe. Die Mar-kenrechte seien nicht nach Art.
13 Abs.
1 [X.] erschöpft, da die Klägerin die in Rede stehenden Motorräder im [X.] weder selbst in Verkehr gebracht noch ihre Zustimmung hierzu
erteilt habe. Eine Zustimmung ergebe sich weder daraus, dass die Klägerin dem Modell [X.] RR

sogenannte
Homologationsunterlagen und eine [X.] Bedienungs-anleitung
beigefügt habe, noch
daraus, dass die [X.] im Rahmen von Rückrufaktionen für Motorräder außereuropäischer Herkunft von der [X.] Mo-tor Europe ([X.]) GmbH angeschrieben worden sei;
auch
ein Zuwarten
der Klägerin
vor
Inanspruchnahme der [X.]n
stehe der Klage nicht entgegen.

Der Unterlassungsanspruch sei nicht nach §
242 BGB verwirkt. Ob die Grundsätze von [X.] und Glauben bei unionsrechtlichen Ansprüchen anwend-bar seien, könne dahinstehen, da jedenfalls
die Voraussetzungen der [X.] nicht erfüllt seien. Es fehle bereits an einem länger andauernden
unge-störten
Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung, weil jede Einfuhr eines 5
6
7
8
-
5
-

HONDA-Motorrades
in den [X.]
eine eigene Rechtsverletzung darstelle und einen neuen Anspruch auslöse, wodurch jeweils die für die Beurteilung des [X.]moments
der Verwirkung
maßgebliche Frist neu zu laufen beginne.
I[X.]
Die Revision der [X.]n hat im Wesentlichen keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat dem Unterlassungsantrag der Klägerin für das Gebiet der [X.] zu Recht stattgegeben. Nur soweit das Verbot sich [X.] hinaus auch auf das gesamte Gebiet des [X.]s erstreckt, ist der Revision stattzugeben.
1. [X.] ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit des Klageantrags gemäß §
253 Abs.
2 Nr.
2 ZPO unzulässig.
Die Klägerin hat ihr Klagebegehren auf zwei eingetragene Marken und damit auf zwei verschiedene Streitgegenstände gestützt (vgl. [X.], Beschluss vom 24.
März 2011
I
ZR
108/09, [X.]Z 189, 56 Rn.
3
f.
-
TÜV
I; Urteil vom 17.
August 2011

I
ZR
108/09, [X.], 1043 Rn.
25
ff. = [X.], 1454

TÜV
II). Auf den Hinweis des Senats hat die Klägerin klargestellt, dass sie ihre Rechte in erster Linie aus der Klagemarke
1 und nur für den Fall, dass solche Rechte nicht bestehen sollten, sodann aus der Klagemarke
2 verfolgt. Diese an sich schon in der Klage gebotene Klarstellung konnte die Klägerin auch noch in der Revisionsinstanz nachholen; sie ist auch verfahrensrechtlich unbedenklich, weil das Berufungsgericht die Verurteilung auf die Klagemarke
1 gestützt hat (vgl. [X.], [X.], 1043 Rn.
37

TÜV
II).
2. Das Berufungsgericht hat zu
Recht
den
Verletzungstatbestand des Art.
9 Abs.
1 Buchst.
a [X.] bejaht und
eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin verneint.
9
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11
12
-
6
-
a) Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Be-rufungsgerichts
hat die
[X.]
im Januar 2007
mit der Klagemarke
1 gekenn-zeichnete

[X.]
aus dem asiatischen Raum nach [X.] eingeführt und nach [X.] verkauft. Zudem hat die [X.]
im Februar 2008 ein solches
Motorrad aus [X.] nach [X.] eingeführt und hier zum Kauf angeboten. Dass die darin liegende Zeichenbenutzung mit Zustimmung der Markeninhaberin erfolgt ist, hat die [X.] nicht geltend gemacht.
b) Eine
Erschöpfung
des Markenrechts nach
Art.
13 Abs.
1 [X.]
ist
nicht eingetreten.
Die Klägerin hat die [X.]
nicht selbst im
Europäi-schen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht. Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass sie dazu auch keine
Zustimmung
erteilt hat.
[X.]) Da die Zustimmung einem Verzicht des Inhabers auf sein aus-schließliches Recht im Sinne
des Art.
9 [X.] gleichkommt und das entschei-dende Element für die Erschöpfung dieses Rechts ist, muss sie auf eine Weise geäußert werden, die
einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmt-heit erkennen lässt
(vgl. zu Art.
7 Abs.
1 [X.], Urteil vom 20.
No-vember 2001
-
C-414/99, [X.].
2001, 8691 = [X.], 156
Rn.
45 = [X.], 65 -
Davidoff; Urteil vom 15.
Oktober 2009
-

324/08, [X.].
2009, [X.] = [X.], 1159 Rn.
22
-
Makro [X.]). Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung. Er
kann sich aber auch konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des [X.]s
ergeben, die ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht er-kennen lassen (vgl. [X.],
[X.], 156 Rn.
46
f.
-
Davidoff).

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen,
dass die Klägerin
dem
In-verkehrbringen der [X.]
im [X.] 13
14
15
16
-
7
-
nicht
ausdrücklich zugestimmt
hat
und auch keine
Anhaltspunkte vorliegen, die die
Annahme einer konkludenten Zustimmung rechtfertigen. Dem Umstand, dass sich die Klägerin um die Zulassungsfähigkeit der Motorräder der Baureihe [X.] RR

im [X.] bemüht und eine dahinge-hende
Homologation auch tatsächlich erhalten hat, hat das Berufungsgericht lediglich entnommen, dass die Klägerin die rechtlichen Voraussetzungen für ei-nen Vertrieb dieses
Modells in [X.] schaffen
wollte, damit aber keine Global-zustimmung für ein Inverkehrbringen aller Motorräder
dieses Typs im Europäi-schen Wirtschaftsraum erteilt
hat.
Diese auf tatrichterlichem Gebiet liegende Würdigung wird von der Revision nicht in Zweifel gezogen.
Sie ist weder erfah-rungswidrig noch sonst aus Rechtsgründen zu beanstanden.
Gleiches gilt
für die Beurteilung des Umstandes, dass
die Klägerin die Motorräder nach [X.] Spezifikationen hergestellt und ihnen deutsch-sprachige Bedienungsanleitungen beigegeben hat. Das Berufungsgericht
hat darin zu Recht
lediglich Rationalisierungsmaßnahmen
beim
Herstellungsverfah-ren
gesehen,
nicht aber die generelle Zustimmung zum Inverkehrbringen der Waren in [X.].
Die Erschöpfung der Rechte aus der Marke tritt immer nur im Hinblick auf die konkreten [X.] ein, für die die Voraussetzungen des Art.
13 Abs.
1 [X.] vorliegen
([X.], Urteil vom 1.
Juli 1999
-
C-173/98, [X.]. 1999, [X.] = GRUR Int.
1999, 870
Rn.
18
ff.
= [X.], 803
-
Sebago; Ur-teil vom 3.
Juni 2010
-
C-127/09, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 723
Rn.
31
= [X.], 865
-
Coty Prestige).
Es
genügt daher
nicht, dass die Motorräder der Baureihe [X.] RR

allgemein
für den [X.]
Markt geeignet
sind
und andere Fahrzeuge aus dieser Baureihe mit Zustimmung der Klägerin
möglicherweise dort
in Verkehr gebracht wurden.
cc) Eine konkludente Zustimmung der Klägerin ergibt sich auch
nicht [X.], dass die [X.] im Rahmen von Rückrufaktionen für Motorräder außer-17
18
-
8
-
europäischer Herkunft von der [X.] Motor Europe ([X.]) [X.] wurde, ohne dass
dabei
der Import der Motorräder missbilligt
wurde. Nach den insoweit
weder erfahrungswidrigen noch anderweitig zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts waren diese Schreiben allein Ausdruck der
Verkehrssicherungspflicht
der Klägerin; sie dienten dazu, die Besitzer [X.] Fahrzeuge über alle einschlägigen Betriebe zuverlässig zu erreichen.
Ein
Verzicht der Klägerin auf ihre Markenrechte folgt daraus nicht.
dd) Das Berufungsgericht ist schließlich zutreffend davon ausgegangen, dass in einem
Zuwarten
der Klägerin
mit der Beanstandung des Verhaltens der [X.]n selbst dann
keine konkludente Zustimmung läge, wenn die Klägerin
vom Parallelhandel der [X.]n
Kenntnis
erlangt haben sollte. Eine konklu-dente Zustimmung zum Vertrieb
von Waren
im [X.], die
-
wie im Streitfall
-
zunächst außerhalb dieses Gebietes in den Verkehr [X.] worden sind, kann sich
nicht
aus dem bloßen Schweigen des Markenin-habers ergeben
(vgl. [X.], [X.], 156 Rn.
55
-
Davidoff).
3.
Das Berufungsgericht
hat eine
Verwirkung des Unterlassungsan-spruchs der Klägerin
verneint, weil nach jeder Einfuhr eines mit der Marke HONDA

gekennzeichneten Motorrads in den [X.] die maßgebliche Frist für die Beurteilung des erforderlichen [X.]moments [X.] neu zu laufen beginne. Auch das hält der Nachprüfung durch das
Revisi-onsgericht stand.
a) Das Berufungsgericht konnte im Streitfall offenlassen, ob mitglied-st[X.]tliche Grundsätze der Verwirkung der Ausübung der Rechte aus Gemein-schaftsmarken entgegenstehen können
(insoweit verneinend im hier nicht er-öffneten Anwendungsbereich des Art.
9 Abs.
1 MarkenRL
jetzt [X.], Urteil vom 22.
September 2011
-
C-482/09, [X.], 519 Rn.
33
ff.
= [X.], 19
20
21
-
9
-
1559
-
Budweiser, dazu [X.]/[X.],
[X.] 2012, 134, 138; Hacker, [X.], 266, 267).
Denn die Voraussetzungen einer Verwirkung liegen schon nach [X.] Recht nicht vor. Es bedarf deshalb unter diesem Aspekt auch keiner Vorlage an den Gerichtshof der [X.].

[X.]) Verwirkung ist ein Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen wi-dersprüchlichen Verhaltens, bei dem der Verstoß gegen [X.] und Glauben in
der Illoyalität der verspäteten Rechtsausübung liegt ([X.]Z 25, 47, 51
f.; [X.], Urteil vom 29.2.1984 -
VIII
ZR
310/82, NJW 1984, 1684).
Dabei ist indes zu be-achten, dass bei wiederholten, gleichartigen Verletzungshandlungen jede Ver-letzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen
lässt. So ist im Nachbarrecht anerkannt,
dass wiederholte gleichartige Störungen, die zeit-lich unterbrochen auftreten, jeweils einen neuen Unterlassungsanspruch auslö-sen und die für die Beurteilung des [X.]moments
bei der Verwirkung
maßgebli-che Frist jeweils neu beginnen lassen (vgl. [X.], Urteil vom 21.
Oktober 2005
-
V
ZR
169/04, [X.] 2006, 235, 236). Dieser nachbarrechtliche Grundsatz kann, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, auf die Verwirkung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs übertragen werden
(ebenso für das Wettbewerbsrecht [X.] in [X.]/Bornkamm, [X.], 30.
Aufl., §
11 Rn.
2.14).
Auch
längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber
bestimmten
gleichartigen
Verletzungshandlungen
kann
kein berechtigtes Vertrauen eines Händlers begründen, der Markeninhaber dulde auch künftig sein Verhalten und werde weiterhin nicht gegen
solche -
jeweils neuen -
Rechtsverletzungen
vor-gehen. Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benut-zungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nämlich nicht dazu führen, dass dem Benutzer eine zusätzliche Rechtspo-sition
eingeräumt wird und die Rechte des nach [X.] und Glauben nur aus-nahmsweise und in engen Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über die-22
23
-
10
-
se Grenzen hinaus erweitert werden (vgl. [X.], Urteil vom 14.
Februar 2008
-
I
ZR
162/05, [X.], 803 Rn.
29
= [X.], 1192, 1195 -
HEITEC). Rechtsfolge
der
allgemeinen
Verwirkung
auf der Grundlage des §
242 BGB
ist
im Markenrecht
allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte
konkrete, bereits begangene oder noch andauernde
Rechtsverlet-zungen
nicht mehr durchzusetzen vermag
(vgl. [X.]/[X.]/Olzen, BGB [2009], §
242 Rn.
304; MünchKomm.BGB/[X.]/[X.], 6.
Aufl., §
242 Rn.
331). Ein Freibrief für künftige Schutzrechtsverletzungen ist damit nicht [X.].
Ohne Erfolg wendet die Revision ein, die in den speziell geregelten Ver-wirkungstatbeständen des §
21 Abs.
1 und 2 [X.] sowie
des Art.
54 Abs.
1 und 2 [X.] zum Ausdruck kommende Wertung gebiete
es, für die Frage der Verwirkung auf den [X.]raum gleichgearteter Benutzungshandlungen abzustel-len und nicht auf den einzelnen Importvorgang. Die genannten Bestimmungen betreffen nicht den
vorliegenden Fall der
über längere [X.] ständig wiederholten
Benutzung einer fremden Marke beim Handel mit nicht erschöpfter Markenwa-re, sondern setzen die ununterbrochene Benutzung eines eigenen Zeichens des Anspruchsgegners
über einen [X.]raum von fünf Jahren
voraus.
Unter dem Gesichtspunkt
der Verwirkung kann
der rechtsverletzend im-portierende Händler
daher
keine Rechtsposition erlangen, die ihm ein Recht auf immer neue Verletzungshandlungen gewähren und ihm so auf Dauer faktisch eine kostenlose Lizenz verschaffen würde. Es wäre ein nicht hinnehmbarer Wertungswiderspruch, wenn der Markenverletzer seine
rechtsverletzenden Handlungen unbefristet fortsetzen dürfte, während jedem Lizenznehmer durch Ausübung eines vertraglichen Kündigungsrechts ein in der
Vergangenheit zu-lässiger Vertrieb für die Zukunft
untersagt werden könnte. Soweit der Senats-[X.], Urteil
vom 23.
September 1992
24
25
-
11
-
-
I
ZR
251/09, [X.], 151, 153 = [X.], 101
-
Universitätsemblem,
insoweit
nicht in [X.]Z 119, 237) etwas anderes entnommen werden kann, wird daran nicht festgehalten.
bb) Die vom Antrag der Klägerin umfasste Verletzungsform ist die ohne ihre Zustimmung erfolgende Einfuhr
von Motorrädern der Marke HONDA
in den [X.] Wirtschaftsraum. Die
für die
Beurteilung
des [X.]moments
der Verwirkung maßgebliche
Frist hat daher mit jeder Einfuhr eines einzelnen Mo-torrads neu
zu laufen begonnen. Die Klägerin hat die [X.] wegen des im Februar 2008 von ihr ausgestellten
[X.]-Motorrads bereits
am 10.
März 2008 abgemahnt.
Unabhängig von den sonstigen Einzelumständen des Streitfalls und insbesondere von der Frage einer fortgesetzten Importtätigkeit der [X.] während des vorliegenden Gerichtsverfahrens kommt
schon mangels eines
relevanten [X.]moments eine Verwirkung des von der Klägerin geltend gemach-ten, allein in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs nicht in Betracht.
Für die mögliche Verwirkung eines
Schadensersatzanspruches ist damit nichts gesagt. Hierauf kommt es im Streitfall nicht mehr an, nachdem die Klägerin die Klage, soweit sie auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflich-tung gerichtet war, in der Berufungsinstanz zurückgenommen hat.
b) Ein etwa unmittelbar im Unionsrecht bestehender Verwirkungsgrund-satz könnte keine geringeren Anforderungen an den Eintritt der Verwirkung stel-len als das in dieser Hinsicht bereits weitgehende [X.] Recht
(zu anderen Rechtsordnungen vgl. [X.]/[X.]/Olzen [X.]O §
242 Rn.
1116
ff.; zur engen Auslegung unionsrechtlicher Ausnahmen von Unterlassungspflichten aus Gemeinschaftsmarken vgl.
[X.], Urteil vom 14.
Dezember 2006

316/05, [X.].
2006, [X.] = [X.], 228 Rn.
30
-
Nokia). Daran [X.] keine vernünftigen Zweifel, so dass auch insoweit eine Vorlage an den 26
27
-
12
-
Gerichtshof der [X.] nach Art.
267 Abs.
3 AEUV nicht erforder-lich ist.
4. Die Revision hat gleichwohl zu einem geringen Teil Erfolg. Die Kläge-rin hat in der Klagebegründung klargestellt, dass sie das Verbot hinsichtlich al-ler Verletzungshandlungen für den gesamten [X.] erstrebt. Das Berufungsgericht hat die entsprechende Verurteilung durch das [X.] in vollem Umfang bestätigt. Das Unterlassungsgebot kann indes nicht für das gesamte Gebiet des [X.]s ausgespro-chen werden. Schutzgebiet der Gemeinschaftsmarke ist allein das Gebiet der [X.] (vgl. [X.], Urteil vom 13.
September 2007
-
I
ZR
33/05, [X.], 254 Rn.
39 = [X.], 236
-
THE HOME STORE).
28
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13
-
II[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf §
97 Abs.
1, §
92 Abs.
2 Nr.
1 ZPO.
Bornkamm
Pokrant
Schaffert

Kirchhoff
Koch
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 13.05.2009 -
2a [X.]/08 -

O[X.], Entscheidung vom 30.12.2010 -
I-20 [X.]/09 -

29