Bundespatentgericht, Beschluss vom 04.05.2010, Az. 11 W (pat) 15/06

[X.] wird nicht zurückgezahlt.

[X.] ist zu Recht mit der Einlegung der Beschwerde gezahlt worden. Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 23 K des [X.] vom 25. Januar 2006, durch den die - aus einer [X.] stammenden - Patentanmeldung mit der Bezeichnung „[X.]“ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen worden ist, war zulässig.

Auch dann, wenn - wie hier - die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr bereits als zurückgenommen gilt, kann das Gericht nach billigem Ermessen anordnen, dass die [X.] zurückgezahlt wird (§ 80 Abs. 3 und 4 [X.]).

Der [X.] hält die Rückzahlung der [X.] jedoch nicht für angebracht. Ein Verfahrensfehler der Prüfungsstelle liegt nicht vor. Der Ansicht des Beschwerdeführers, die Prüfungsstelle habe ihm das rechtliche Gehör versagt, indem sie die beantragte mündliche Anhörung abgelehnt habe, vermag sich der [X.] nicht anzuschließen.

Eine zwingend vorgeschriebene Anhörung auf Antrag, wie sie durch das - am 1. Juli 2006 in [X.] getretene - Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 ([X.] 2006, 225) in der neuen Bestimmung des § 59 Abs. 3 [X.] für das Einspruchsverfahren eingeführt wurde, ist im Erteilungsverfahren nach wie vor nicht vorgesehen.

Im Erteilungsverfahren findet gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 [X.] auf Antrag nur dann eine Anhörung statt, wenn sie sachdienlich ist. Erachtet die Prüfungsstelle die Anhörung nicht als sachdienlich, so weist sie den Antrag zurück (§ 46 Abs. 1 Satz 4 [X.]).

[X.], die vom Anmelder „höchstvorsorglich“ beantragte Anhörung als nicht sachdienlich abzulehnen, kann nicht als fehlerhaft angesehen werden.

Im Prüfungsbescheid vom 29. Juni 2005 war der Anmelder umfassend auf die Mängel des Patentanspruchs 1 sowie die Gründe für die Beurteilung fehlender erfinderischer Tätigkeit hingewiesen worden. Daraufhin hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 4. Januar 2006 ausführlich Stellung genommen und auch seine Auffassung dargelegt, weshalb die erforderliche erfinderische Tätigkeit gegeben sei. Der Prüfer hat dann die Sachdienlichkeit einer Anhörung mit der Begründung verneint, die Weiterverfolgung der Anmeldung mit einem neuen, aber den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 lediglich klarstellenden, merkmalsgleichen Hauptanspruch lasse erkennen, dass sich gefestigte Meinungen gegenüberstünden.

[X.], dass der technische Sachverhalt und das Patentbegehren so weit wie möglich geklärt sei und eine Anhörung keine weitere zum Ziel der Patenterteilung führende Förderung des Verfahrens erwarten ließe, trifft auf keine Bedenken (vgl. z. B. B[X.]E 13, 69, 71).

Falls der Beschwerdeführer mit seinem Antrag auf Rückzahlung der [X.] auch den hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung aufrechterhalten sollte, ergeht die Entscheidung dennoch gemäß § 128 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 [X.] - lex specialis gegenüber § 78 Nr. 1 [X.] - ohne mündliche Verhandlung (vgl. auch B[X.]E 13, 69, 71; [X.], [X.], 8. Aufl. 2008, § 78 RdNr. 14 e) ii)).