Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 02.10.2012, Az. I ZR 37/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
37/10
Verkündet am:
2.
Oktober 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom
2.
Oktober 2012
durch [X.]
Dr.
Bornkamm
und die Richter Pokrant, Prof.
Dr.
Büscher, Prof.
Dr.
Schaffert und Dr.
Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten und des Streithelfers wird das Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.] vom 13.
Janu-ar 2010 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als über die Klage zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird das Urteil der
7.
Zivilkammer des [X.] vom 22.
August 2008 abgeändert. Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der außergerichtlichen Kosten des Streithelfers trägt der Kläger.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger war Inhaber der am 23. und
26.
April 2004 unter anderem
für die Waren DVDs

eingetragenen [X.] Wortmarken Nr.
30
34
77
19.9

18+

und Nr.
30
34
77
18.0

18 Plus.
1
-
3
-
Diese Marken sind zwischenzeitlich gelöscht worden.
Die Beklagte zu
1, deren
Geschäftsführer der Beklagte zu
2 ist, vertreibt DVDs mit pornographischem Inhalt. Aufgrund einer Lizenzvereinbarung mit ih-rem Streithelfer versieht sie diese DVDs mit einem Siegel, das der Marke des Streithelfers entspricht, ergänzt durch eine in [X.] und kleiner Schrift gehaltene dritte Zeile mit der Buchstabenfolge [X.]:

Der
Streithelfer
der Beklagten
ist Inhaber der am 10.
April 2007 [X.] und unter anderem für die Vermietung und den Verleih von [X.] und DVDs sowie Filmproduktion am 21.
Juni 2007 eingetragenen [X.] Wort-Bild-Marke Nr.
30
72
31
63:

Der vom Kläger gegen die Eintragung dieser Marke eingelegte [X.] ist durch Entscheidung des [X.] für den Binnenmarkt vom 10.
September 2010 zurückgewiesen
worden.
Der Kläger hat
eine Verletzung der beiden [X.] und hilfsweise eine Verletzung der Firmenrechte der 18+-GmbH, die einen
Erotik-Fachhandel 2
3
4
5
6
-
4
-
sowie Kabinen und Kinos betreibe, geltend gemacht. Er hat dazu eine Ermäch-tigung vom 1.
Dezember 2007 und eine Vereinbarung vom 20.
Januar 2009 vorgelegt, nach denen er ermächtigt ist, die Firmenrechte der 18+-GmbH sowie sich hieraus ergebende Unterlassungs-, Auskunfts-
und Schadensersatzan-sprüche im
eigenen
Namen geltend zu machen. Ausweislich der Vereinbarung hat
die 18+-GmbH dem
Kläger ferner sämtliche bereits entstandenen und künf-tig noch entstehenden Schadensersatzansprüche
abgetreten, die ihr aufgrund
einer
Verletzung ihrer Firmenrechte gegen die Beklagte
zu
1
zustehen.
Mit Anwaltsschreiben vom 29.
November 2007
hat
der Kläger die Be-klagte
zu
1
wegen der Verletzung seiner Markenrechte abgemahnt.
Das [X.] hat es der Beklagten
zu
1
unter Androhung von [X.] untersagt,
im geschäftlichen Verkehr Filme, insbesondere DVDs, die mit [X.] Zeichen versehen sind

,
anzubieten und/oder zu bewerben.
Außerdem hat es, soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, die Beklagte
zu
1
zur Auskunft verurteilt und die Schadensersatzpflicht beider [X.] festgestellt.
Die Widerklage, mit der
die Beklagte
zu
1
Erstattung
von Kosten in Höhe von 1.288

hatte, weil sie
anwaltliche Hilfe zur Abwehr der vom Kläger mit
der
Abmahnung angedrohten gerichtlichen Maßnahmen in Anspruch ge-nommen hatte, hat
das [X.] abgewiesen.
7
8
9
10
-
5
-
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten
zurückgewiesen und
-
nach entsprechender
Klageerweiterung im Wege der Anschlussberufung
-
die Pflicht der Beklagten
auch
zum Ersatz
des
der 18+-GmbH aus den verbote-nen Handlungen entstandenen Schadens festgestellt.
Auf den Widerspruch des Streithelfers
sind die [X.] am 16.
November 2011 im Register des Deutschen Patent-
und Markenamtes ge-löscht worden. Daraufhin hat der Kläger die Klage zurückgenommen, soweit
sie auf die [X.] gestützt war. Die Beklagte hat in die Teil-Klagerücknahme eingewilligt. Der Kläger macht nunmehr ausschließlich
noch
eine Verletzung der Firmenrechte der 18+-GmbH geltend.
Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten und ihr Streithelfer ihre Anträge
auf vollständige Abweisung der Klage
weiter. Die Beklagte
zu
1
wendet sich zudem
gegen die Abweisung der
Widerklage. Der Kläger beantragt, das
Rechtsmittel zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Beklagten
weitgehend
auf eine Verletzung der inzwischen gelöschten Marken des [X.] gestützt. Allein die Feststellung der Schadensersatzpflicht hat es, soweit sie sich auf den der 18+-GmbH entstandenen oder künftig entstehenden Schaden bezieht, mit der Verletzung der Firmenrechte der 18+-GmbH begründet. Dazu hat es ausge-führt:
Der Firmenbestandteil 18+

sei von Haus aus schutzfähig, da er hinrei-chende Kennzeichnungskraft aufweise. Insbesondere handele es sich dabei nicht um eine rein beschreibende Angabe. Die Verwendung des angegriffenen 11
12
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14
15
-
6
-
Zeichens begründe Verwechslungsgefahr mit dem Firmenbestandteil. Es be-stehe [X.], weil auch die 18+-GmbH DVDs mit pornografischem In-halt
vertreibe.
Da die Beklagten die Markenrechte des [X.] verletzt hätten, habe das [X.] die Widerklage zu Recht abgewiesen.
I[X.]
Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat
weitgehend
Erfolg und führt zur vollständigen Abweisung der Klage.
Das Berufungsurteil hat nur insoweit Bestand, als die Widerklage als unbegründet abgewiesen worden ist.
1. Die Klage ist gegen den Beklagten zu
2 unzulässig und im Übrigen unbegründet.
a)
Der gegen den Beklagten zu
2 gerichtete [X.] ist als unzulässig abzuweisen, weil dem Kläger insoweit die Pro-zessführungsbefugnis fehlt.
Zwar ergibt sich aus den
vom Kläger vorgelegten Vereinbarungen mit der 18+-GmbH, dass er von dieser ermächtigt worden ist, ihre Firmenrechte sowie die sich daraus ergebenden Unterlassungs-, Auskunfts-
und Schadensersatz-ansprüche in eigenem Namen geltend zu machen. Die Prozessführungsbefug-nis erfordert aber zusätzlich ein eigenes schutzwürdiges Interesse des [X.] an der Geltendmachung der Firmenrechte der 18+-GmbH, wobei auch ein wirt-schaftliches Interesse genügen kann ([X.], Urteil vom 23.
September 1992

I
ZR
251/90, [X.]Z 119,
237, 242
-
Universitätsemblem; Urteil vom 5.
Februar 2009
-
III
ZR
164/08, [X.], 1213 Rn.
21 mwN; [X.]/Vollkommer, ZPO, 29.
Aufl., vor §
50 Rn.
44).
Ausweislich der überreichten Vereinbarungen mit der 18+-GmbH sind dem Kläger indes ausschließlich Schadensersatzansprü-che gegen den Streithelfer und die Beklagte
zu
1
abgetreten worden. Scha-densersatzansprüche
der 18+-GmbH gegen den Beklagten zu
2 werden von 16
17
18
19
-
7
-
der Abtretung nicht umfasst. Ein eigenes schutzwürdiges Interesse des [X.], firmenrechtliche Ansprüche der 18+-GmbH gegen den Beklagten zu
2 zu ver-folgen, ist daher nicht ersichtlich.
b)
Die Revision ist auch begründet, soweit sie sich gegen die [X.] der Beklagten
zu
1 wendet. Die Beklagte
zu
1
hat keine Firmenrechte der 18+GmbH verletzt.
aa) Es ist
bereits
zweifelhaft, ob der Beurteilung des Berufungsgerichts zugestimmt werden kann, dem
Firmenbestandteil 18+

komme von Haus aus kennzeichnungsrechtliche Unterscheidungskraft
zu. Zwar ist besondere Origi-nalität nicht Voraussetzung für die Unterscheidungskraft. Der Namensbestand-teil muss aber ohne weiteres geeignet sein, bei einer Verwendung im Verkehr als Name
eines bestimmten
Unternehmens zu wirken (vgl. [X.], Urteil vom 27.
September 1995
-
I
ZR
199/93, [X.], 68, 69
= WRP 1997, 446

Cotton Line; Urteil vom 21.
Juli 2005
-
I
ZR
318/02, [X.], 873, 874
= [X.], 1246
-
Star
Entertainment; Urteil vom 31.
Juli
2008
-
I
ZR
171/05, GRUR 2008,
1104 Rn.
17 = [X.], 1532
-
Haus & Grund
II). Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts
ist dafür
ohne Bedeutung, dass die Beklagte
zu
1
-
wie sie vorträgt -
durch Verwendung des Zeichens

darauf hinweisen will, die Darsteller in den so gekennzeichneten Filmen
seien
volljäh-rig. Entscheidend ist
vielmehr, wie der Verkehr die Angabe 18+

bei einem Un-ternehmen
versteht, das wie die 18+-GmbH einen
Erotik-Fachhandel mit Kabi-nen und Kinos betreibt.
bb) Die Frage, ob dem Firmenbestandteil 18+

von Haus aus [X.] Unterscheidungskraft zukommt, kann indes offenbleiben. Denn jedenfalls benutzt
die Beklagte
zu
1

PLUS

nicht kennzeichenmäßig, sondern allein beschreibend.
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21
22
-
8
-
Die
beanstandete
Verwendung des Zeichens XVIII
PLUS

durch die Be-klagte zu
1 als Siegel auf DVDs mit pornographischem Inhalt wird vom Verkehr lediglich als beschreibender Hinweis darauf verstanden, dass diese DVDs für die Kundengruppe ab 18 Jahre bestimmt sind und
an jüngere Kunden nicht ab-gegeben werden dürfen.
Durch die Kombination der Zahl 18

plusoder dem ma-ergibt sich die sprachübliche Bezeichnung einer Ziel-gruppe
(vgl.

[X.],
Beschluss vom 18.
August
2011
-
25
W
(pat)
10/11, juris). Dem Verbraucher ist die Zeichenbildung aus einer Zahl und dem Zusatz +

mit der Bedeutung, dass die entspre-chend beworbenen Produkte für Kunden mit einem über der Zahl liegenden Alter bestimmt oder
besonders geeignet sind, aus den verschiedensten Berei-chen bekannt und geläufig. Das gilt auch für die von der Beklagten
zu
1 ver-PLUSkeine arabi-schen, sondern [X.] Ziffern verwendet
werden.
Es kommt hinzu, dass beim Vertrieb pornografischer Medien die Einhal-tung der jugendschutzrechtlichen Bestimmungen von zentraler Bedeutung ist. Die maßgeblichen Verkehrskreise erwarten daher gerade in diesem Bereich entsprechende Angaben und sind mit der gemäß §
14 Abs.
2 Nr.
5 [X.] vorgeschriebenen Kennzeichnung durch die Freiwillige Selbstkontrolle der Film-wirtschaft ([X.]) vertraut (in diesem Sinne auch [X.], Entscheidung
der
Be-schwerdekammer vom 10.
September 2010
-
R
1384/2009-4
Rn.
16, zur Wi-derspruchsmarke des [X.] 18 Plus). Der hier maßgebliche Verkehr ist ins-besondere mit dem auffälligen
roten
Zeichen [X.] ab 18

vertraut, das zur Kennzeichnung von Filmen
zu verwenden ist, die allein für Volljährige freigege-ben sind.
23
24
25
-
9
-
Dass ein maßgeblicher Teil des Verkehrs die Angabe XVIII
PLUS

als einen Hinweis auf das Alter der Darsteller versteht, die in dem angebotenen pornografischen Film mitwirken, kann vernünftigerweise ausgeschlossen wer-den. Herstellung, Vertrieb und Besitz von kinder-
und jugendpornografischen Schriften, zu denen gemäß §
11 Abs.
3 StGB auch DVDs zählen, ist gemäß §§
184b, 184c StGB strafbar. Daher geht der Verkehr als selbstverständlich davon aus, dass die Darsteller
im Handel angebotener
pornografischer Filme mindestens 18
Jahre alt sind, so dass er keine entsprechende Angabe auf den DVDs erwartet.
Für die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Kunden, an die sich die Anbieter von Erzeugnissen des Erotik-Einzelhandels wenden, liegt es fern, dass ein als Altersklassifizierung verstandenes Zeichen, das zudem den Vorgaben des Jugendschutzrechts entspricht, die betriebliche Herkunft einer DVD bezeichnet.

c)
Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben, soweit es
die Verurteilung der Beklagten bestätigt und der Anschlussberufung stattgegeben hat. Der [X.] hat in der Sache selbst zu entscheiden, weil sie zur Endentscheidung reif ist (§
563 Abs.
3 ZPO). Die Klage ist mit
den nach der teilweisen Klagerücknahme noch verbleibenden
Ansprüchen gegen die Beklagten
abzuweisen, die der Klä-ger wegen Verletzung des Unternehmenskennzeichens
der 18+-GmbH geltend gemacht hat.
d)
Das Berufungsgericht hat die Widerklage der Beklagten
zu
1
zu Recht abgewiesen. Der Beklagten
zu
1
steht kein Anspruch auf Kostenerstattung für
anwaltliche Beratung
zu, weil sie aufgrund der Androhung gerichtlicher Maß-nahmen in dem Abmahnschreiben des [X.] vom 29.
November 2007 an-26
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-
10
-
waltliche Hilfe in Anspruch genommen und bei verschiedenen [X.]en Schutzschriften hinterlegt hat.
Zwar kann die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten. Die auf die [X.] gestützte Abmahnung der Beklagten durch den
Kläger war auch unbegründet. Daran ändert der Umstand nichts, dass die [X.] erst während des Revisionsverfahrens gelöscht worden sind. Denn
die Löschung der Marken
hat
zur Folge, dass die Wirkungen der Eintragung als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§
50 Abs.
1 i.V.m. §
8 Abs.
2 Nr.
1, §
52 Abs.
1 [X.]; [X.], Urteil vom 19.
Januar 2006

I
ZR
98/02, [X.], 432 Rn.
20
f. = [X.], 468
-
Verwarnung aus Kennzeichenrecht
II; Beschluss vom 15.
Juli 2005
-
GSZ
1/04, [X.]Z 164, 1, 2
ff.
-
Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung).
Dem Kläger kann aber kein Verschulden vorgeworfen werden, so dass die Frage, ob nach Feststellung der Unbegründetheit einer [X.] ihre Rechtswidrigkeit noch gesondert zu prüfen ist, auch im vorliegen-den Fall nicht erörtert werden muss (vgl. [X.], [X.], 432 Rn.
22
ff.

Verwarnung aus Kennzeichenrecht
II).
Der Kläger konnte bei der Schutz-rechtsverwarnung von der Rechtsbeständigkeit seiner Marken ausgehen, weil das Deutsche Patent-
und Markenamt vor
deren Eintragung zu prüfen hatte, ob absolute Eintragungshindernisse nach §
8 [X.] vorlagen. Die Sorgfalts-pflichten eines Markenrechtsinhabers würden im Allgemeinen überspannt, wenn von ihm bei einer Verwarnung eine bessere Beurteilung der Rechtslage verlangt würde, als sie der Eintragungsbehörde möglich war ([X.], [X.], 432 Rn.
25
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Verwarnung aus Kennzeichenrecht
II).
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11
-
Umstände, aufgrund deren den Kläger ausnahmsweise eine besondere Sorgfaltspflicht getroffen hätte, sind nicht gegeben. Auch dem Berufungsurteil liegt die
-
zweifelhafte
-
Auffassung zugrunde, der Bezeichnung 18+

komme für die von den [X.] erfassten Waren und Dienstleistungen von Haus aus Unterscheidungskraft zu. Die [X.] verfügten zudem
über die bes-sere Priorität als die Wort-/Bild-Marke XVIII
PLUS

des
Streithelfers.
II[X.] [X.] beruht auf §
269 Abs.
3 Satz
2, §
92
Abs.
1
und 2 Nr.
1, §
97 Abs.
1, §
101 Abs.
1
ZPO.
Bornkamm
Pokrant
Büscher

Schaffert
Kirchhoff

Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 22.08.2008 -
7 O 26/08 -

OLG [X.], Entscheidung vom 13.01.2010 -
6 U 136/08 -

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