Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 10.07.2007, Az. X ZR 240/02

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/02 Verkündet am: 10. Juli 2007 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.] - 2 - [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 10. Juli 2007 durch [X.] Melullis, [X.], die Richterinnen [X.] und Mühlens und [X.] für Recht erkannt:
Auf die [X.]erufung der Klägerin wird das am 14. Mai 2002 verkünde-te Urteil des 1. [X.]ats ([X.]) des [X.] abgeändert. Das [X.] Patent 0 205 766 wird mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] für nichtig erklärt. Die Kosten des Rechtsstreits hat die [X.]eklagte zu tragen.
Von Rechts wegen

Tatbestand: Die [X.]eklagte war eingetragene Inhaberin des am 19. März 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität der [X.] Patentanmeldung [X.] vom 2. Mai 1985 angemeldeten, mit Wirkung für die [X.] - 3 - [X.] erteilten [X.]n Patents 0 205 766 ([X.]), das eine "Klappdeckelschachtel für Zigaretten od. dgl." betrifft und elf [X.] umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der [X.]: "[X.] aus faltbarem Material, wie Karton oder dgl., mit im wesentlichen quaderförmiger Gestalt, insbesondere zur Aufnahme einer in einen Innenzuschnitt eingehüllten [X.] (Stan-niolblock), mit einem Schachtelteil (10) und an einer Rückwand [X.] angelenktem Klappdeckel (11), der in [X.] einen mit dem Schachtelteil verbundenen Kragen (22) umfaßt, wobei [X.] (13) bzw. [X.] (18, 19) aus übereinander liegenden [X.] (31, 32) bzw. [X.] (31, 34) gebildet sind, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: a) (aufrechte) Längskanten (26, 27; 28, 29; 30) des [X.] (10), des Klappdeckels (11) und des Kragens (22) sind abgerun-det, wobei der Radius der Rundungen dem einer Zigarette (et-wa) entspricht, b) die [X.] (31, 32) bzw. [X.] (33, 34) sind in ihrer [X.]reite so bemessen, daß sie sich wechselseitig nur im [X.]ereich außerhalb der Rundungen der Längskanten (26....29) überdecken." Wegen der auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezoge-nen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Patentschrift verwiesen. 2 Die aus dem Streitpatent vor dem [X.] ([X.]. 3 [X.]) gerichtlich in Anspruch genommene Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Die Prioritätsinanspruchnahme sei zu Unrecht erfolgt; deshalb sei auch das im Prio-ritätsintervall veröffentlichte US-Design-Patent 279 507 ([X.]. [X.]) zu [X.]. Weiter hat sich die Klägerin auf die [X.] Geschmacksmusteran-meldung 114 028 ([X.]. [X.]) und das dieser entsprechende [X.] 12699 00 ([X.]. [X.]a), die [X.] Patentschrift 24 62 686 ([X.]. [X.]), die [X.] [X.] 29 40 797 ([X.]. [X.]), die [X.] 2 523 251 ([X.]. [X.]) und 4 049 188 ([X.]. [X.]), die [X.] 3 - 4 - Patentschrift 517 947 ([X.]. [X.]) und die Unterlagen des [X.] Gebrauchsmusters 71 20 716 ([X.]. K9) gestützt. Sie hat die Nichtigerklärung des [X.] für die [X.] beantragt. Die [X.]eklagte hat das Streitpatent mit neu gefassten Patentansprüchen 1 - 9 verteidigt; in Pa-tentanspruch 1 hat sie dabei zusätzlich das folgende Merkmal (aus [X.] des erteilten Patents) aufgenommen: "c) an die (innen liegenden) [X.] (32) anschließende [X.] (39) sowie an die innen liegenden [X.] (33) anschließende [X.] (40) sind mit [X.] [X.]reite ausgebildet als die [X.]reite der [X.] (15) bzw. [X.] (21), nämlich entsprechend der [X.]reite der [X.] (31) bzw. [X.] (32) zwischen den Rundungen der Längskanten (26...29)." Das [X.] hat unter Abweisung der weitergehenden Kla-ge das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die Patentansprüche in ihrer verteidigten Fassung hinausgeht. 4 Mit ihrem Rechtsmittel verfolgt die Klägerin weiterhin ihr [X.]egehren auf vollständige Nichtigerklärung des [X.]. Die [X.]eklagte verteidigt das an-gefochtene Urteil. 5 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Univ.-Prof.

R. J.

ein [X.] ches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. 6 - 5 - Entscheidungsgründe: 7 Die zulässige [X.]erufung führt zur Abänderung der angefochtenen Ent-scheidung und zur Nichtigerklärung des [X.] in vollem Umfang, weil dieses auch in seiner zulässigerweise noch verteidigten Fassung nicht patent-fähig ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 [X.]uchst. a, Art. 52 bis 57 EPÜ). Dabei steht der Klägerin das infolge des Ablaufs des [X.] erforderliche eigene Rechtsschutzbedürfnis deshalb zur Seite, weil sie aus dem Streitpatent gerichtlich in Anspruch genommen wird. [X.] 1. Das Streitpatent betrifft eine [X.] aus faltbarem Material, die insbesondere der Aufnahme von eingehüllten Zigarettengruppen ("Stanniol-block") dient. Derartige Verpackungen sind als "[X.]" bekannt. Die [X.]eibung des [X.] gibt dazu an, dass sie in der Vergangenheit ausschließlich scharfkantig ausgebildet gewesen seien, was einen beträchtli-chen Materialaufwand bei diesem beliebten Verpackungstyp begründe. 8 2. Durch das Streitpatent soll nach den Angaben in der Patentschrift der Materialaufwand gegenüber herkömmlichen [X.]n reduziert werden. Außerdem soll die Funktionalität der Packung aufrechterhalten werden ([X.] [X.]. 1 Z. 38-53). Jedenfalls soll, ohne dass dies im Streitpatent aus-drücklich zum Ausdruck gebracht wird, eine ungewöhnliche Verpackung mit hohem Aufmerksamkeitswert geschaffen werden. 9 3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des [X.] in seiner von der [X.] noch verteidigten Fassung eine [X.] aus faltbarem Material wie Karton (insbesondere zur Aufnahme einer in einen Innenzuschnitt einge-hüllten Zigarettengruppe ("Stanniolblock")) 10 - 6 - (1) mit im Wesentlichen quaderförmiger Gestalt (2) bestehend aus einem Schachtelteil (3) mit einem Klappdeckel, (3.1) der an der Rückwand des [X.] angelenkt ist, (3.2) in [X.] einen mit dem Schachtelteil verbundenen Kragen umfasst, (4) dabei sind Seitenwände und [X.] aus [X.] liegenden [X.] bzw. [X.] gebildet, (4.1) die in ihrer [X.]reite so bemessen sind, dass sie sich wechsel-seitig nur im [X.]ereich außerhalb der Rundungen der [X.] überdecken, (5) an die (innen liegenden) [X.] anschließende [X.] sowie an die innen liegenden Deckelseitenlap-pen anschließende [X.] sind mit geringerer [X.] ausgebildet als die [X.]reite der [X.] bzw. [X.], (5.1) nämlich entsprechend der [X.]reite der [X.] bzw. [X.] zwischen den Rundungen der Längskanten, (6) aufrechte Längskanten des [X.], des Klappdeckels und des Kragens sind abgerundet, (6.1) wobei der Radius der Rundungen dem einer Zigarette (etwa) entspricht. Der [X.]at versteht Merkmal 6 des Patentanspruchs 1 dabei dahin, dass alle (und nicht etwa nur bestimmte) aufrechten Längskanten abgerundet sein sollen. 11 - 7 - 4. Die nachfolgend wiedergegebenen [X.]uren 1 und 4 der Zeichnungen des [X.] zeigen eine patentgemäße [X.] in perspektivischer Darstellung sowie die Anordnung eines Zuschnitts für eine solche Klappschach-tel innerhalb eines Nutzens des Verpackungsmaterials: 12 - 8 - 5. Zigarettenverpackungen sind seit langer Zeit in zumindest zwei ver-schiedenen Grundtypen bekannt, nämlich als sog. "[X.]", wozu die im Streitpatent unter Schutz gestellte Verpackung rechnet, und als "Weich-verpackungen" aus relativ dünnem Papier (vgl. die Unterlagen des [X.] Gebrauchsmusters 71 20 716, [X.]eibung S. 1). Dabei ist gerichtsbekannt und wurde mit den Parteien erörtert, dass bei den "[X.]" bereits lange vor dem Prioritätsdatum des [X.] im Allgemeinen, wenn nicht notwendig, eine Anpassung an die Kontur des Zigarettenblocks erfolgt ist, dies bei "[X.]" wie den im Streitpatent beschriebenen Klappschach-teln ("Hinge-Lid"-Packungen) aber schon infolge der Steifigkeit des Verpa-ckungskartons regelmäßig nicht der Fall war, sondern dass diese im allgemei-nen quaderförmig ausgebildet waren. 13 I[X.] 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des [X.] ist nach den vom [X.]at getroffenen Feststellungen neu. Das [X.] Hinterlegungsgesuch für Muster und Modelle Nr. 114 028 ([X.]. [X.]) des [X.] zeigt ebenso wie das gleichfalls [X.] [X.]enelux-Muster 12699 00 ([X.]. [X.]a) Zigarettenschachteln mit acht-eckigem und nicht mit abgerundetem Querschnitt. Die Unterlagen des [X.] veröffentlichten [X.] Gebrauchsmusters 71 20 716 ([X.]. K9) zeigen und beschreiben eine im Prinzip im Querschnitt rechteckige Zigarettenverpa-ckung mit wenigstens an den Seiten abgerundeten Kanten und wenigstens am [X.]oden abgerundeten Ecken. Die Abrundung wird durch Rill- und/oder [X.] bewirkt. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine [X.] im Sinn des verteidigten Patentanspruchs 1 des [X.]. Das im Jahr 1977 veröffent-lichte US-Patent 4 049 188 ([X.]. [X.]) beschreibt ebenfalls keine Klappschach-tel. Die 1981 veröffentlichte [X.] [X.] 29 40 797 ([X.]. [X.]) zeigt eine Zigarettenschachtel, bei der nicht nur die Kanten, sondern auch die Ecken der Schachtel abgerundet sind; zudem wird die Dimensionierung der 14 - 9 - Seiten- und Eckteile ([X.] 4 und 5) nicht beschrieben. Von der - in erster Linie für [X.] bestimmten - Faltschachtel nach der US-Patentschrift 2 523 251 ([X.]. [X.]) aus dem [X.] unterscheidet sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des [X.] jedenfalls dadurch, dass dort ein Kragen (Merkmal 3) ebenso wenig vorgesehen ist wie ein Klappdeckel (Merkmalsgruppe 3). Die anstelle der nicht vorveröffentlichten Patentschrift 24 62 686 ([X.]. [X.]) berücksichtigte vorveröffentlichte [X.] [X.] 24 40 006 beschreibt eine [X.] in Quaderform, d.h. nicht mit abgerundeten oder abgeschrägten Ecken. Auch die 1940 veröf-fentlichte [X.] Patentschrift 517 947 ([X.]. [X.]) zeigt eine quaderförmige Faltschachtel (vgl. insbes. [X.]. 1). Aus der behaupteten Vorbenutzung der [X.] Tobacco Com-pany in den Jahren 1983/1984 ergibt sich, ihre Richtigkeit unterstellt, jedenfalls nicht, dass die Tests auch die [X.] 4 und 5 (Dimensionierung der sich überlappenden Seitenteile, der [X.] und der Deckelseitenlap-pen) des verteidigten Patentanspruchs 1 des [X.] offenbart haben. Das US-Design-Patent 279 507 ist erst nach dem [X.] des [X.] veröffentlicht worden. Selbst wenn es - unter der Voraussetzung, dass die Prio-rität der Voranmeldung in [X.] nicht wirksam beansprucht ist, wie die [X.] geltend macht - zum Stand der Technik rechnen sollte, nähme es die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 1 des [X.] nicht vollständig vorweg, denn die [X.] 4 und 5 werden auch in ihm nicht offenbart. 15 2. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des [X.] ergab sich aber für den Fachmann, als den der [X.]at in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen einen Ingenieur der Fachrichtungen Pa-pierverarbeitungstechnik oder Verpackungstechnik mit langjähriger beruflicher 16 - 10 - Erfahrung in der Herstellung und Verwendung von Faltschachteln ansieht, am Anmeldetag des [X.] in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 56 EPÜ). 17 a) Der [X.]at geht dabei mit dem [X.] davon aus, dass eine [X.] mit den [X.] 1 bis 3 bereits durch den druck-schriftlichen Stand der Technik, z.[X.]. die [X.] [X.] 24 40 006, zum Prioritätszeitpunkt des [X.] jedenfalls im Wesentlichen vorbekannt, zumindest aber durch ihn nahegelegt war. Auch die beklagte Pa-tentinhaberin, die das Streitpatent im [X.]erufungsverfahren nur mehr einge-schränkt verteidigt, stellt dies letztlich nicht in Abrede. b) aa) Eine solche Schachtel mit abgerundeten Kanten herzustellen, ist zunächst eine auf das ästhetische Erscheinungsbild der Schachtel und damit auf deren Marktgängigkeit abhebende Entscheidung. Sie war durch den Stand der Technik nahegelegt, wie sich insbesondere aus den Unterlagen des deut-schen Gebrauchsmusters 71 20 716 ([X.]. K9) ergibt, die wenigstens an den Seiten abgerundete Kanten aufweist ([X.]. S. 3 Z. 1 - 3; einzige [X.]ur der Zeichnungen). Nach dieser Entgegenhaltung dient sie auch dazu, [X.]eschädi-gungen an den Taschen usw. zu vermeiden. Im Wesentlichen dasselbe gilt auch für die Zigarettenschachtel nach der [X.] [X.] 29 40 797 ([X.]. [X.]). Der Leser musste beiden Entgegenhaltungen jedenfalls die Lehre entnehmen, die Längskanten der Schachtel zur Vermeidung von Schäden an der Kleidung abzurunden. Dass bei den Schachteln nach diesen Entgegenhaltungen weitere Abrundungen vorgesehen sein mögen, steht dem nicht entgegen, denn der verteidigte Patentanspruch 1 des [X.] schließt eine derartige Maßnahme ebenfalls nicht aus. 18 - 11 - bb) Allerdings wird die [X.] durch die gerundeten Kanten in den Unterlagen des [X.] Gebrauchsmusters 71 20 716 nicht ange-sprochen. Jedoch konnte der Konstrukteur auf Grund seines Fachwissens ohne weiteres erkennen, dass eine rechteckige Kantenausbildung zu einem fühlbar höheren Materialverbrauch führen musste als eine abgerundete Ausbildung; der gerichtliche Sachverständige hat dies in seinem schriftlichen Gutachten überzeugend bestätigt. 19 c) Griff der Papiertechniker die Anregung auf, die Längskanten abzurun-den, ergaben sich die weiteren Maßnahmen, die [X.] und die [X.] so zu dimensionieren, dass eine Überdeckung im [X.]ereich der Rundungen nicht erfolgt (entsprechend [X.]. [X.]9 Abb. [X.]), und die [X.]odenecklap-pen und [X.] entsprechend der [X.]reite der [X.] zu dimen-sionieren, nahezu mit Notwendigkeit und jedenfalls ohne erfinderisches Zutun. Würden die [X.] in ihrer bisherigen [X.]reite belassen, ragten sie in die Rundungen der Kanten hinein und müssten deshalb auch selbst abgerundet und entweder mit den äußeren Rundungen mechanisch verbunden, z.[X.]. ver-klebt, werden, oder sie könnten auf möglicherweise störende Art nach innen von den Rundungen abstehen und damit den Hohlraum teilweise blockieren. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung zur Über-zeugung des [X.]ats ausgeführt hat, veranlasst dies den Fachmann dazu, diese störenden Teile abzuschneiden und schon wegen des damit verbundenen [X.] Aufwands auf ein Verkleben mit den äußeren Rundungen zu verzichten. Auch weil der Fachmann zudem sofort erkennen musste, dass eine Verschmä-lerung beider [X.] zu einer Volumenverringerung führt, wenn die bis-herige Überdeckung beibehalten wird, weil sich dadurch die Tiefe der Schachtel verringert, musste sich die Überlegung aufdrängen, lediglich die Überdeckung zu verringern und damit die bisherige Tiefe der Schachtel beizubehalten. Dabei musste ihm zweierlei ins Auge springen: Zum einen benötigte er für die [X.]reite 20 - 12 - der [X.] weniger Material als zuvor. Zum anderen wurde erkennbar, dass das Abschneiden im [X.]ereich der Rundungen zu einer stabilen und optisch befriedigenden Ausgestaltung führte. Ob sich dadurch, dass sich die Überde-ckung damit verringerte, Stabilitätsprobleme ergaben, konnte er mit einfachen Versuchen klären (und verneinen). d) Wurde auf diese Weise deutlich, dass mit der verringerten [X.]reite der [X.] und der [X.] eine [X.] in diesen [X.]ereichen zu erzielen war, lag es nahe, sich Gedanken darüber zu machen, ob diese (lokale) Einsparung nicht auch für eine Einsparung insgesamt genutzt werden konnte. Der [X.]eklagten ist dabei darin beizutreten, dass sich die Materi-aleinsparung erst durch das Zusammenwirken aller Merkmale des [X.] des [X.] in optimaler Weise ergibt, wie sie das in den [X.]a-gen [X.]10 und [X.]11 dargestellt hat. Dies erschloss sich aber bereits mit einfachen Überlegungen. Es war nämlich aus verschiedenen Unterlagen bekannt, dass sich die [X.]reite des Nutzens, der für den Zuschnitt einer Zigarettenschachtel benötigt wird, aus der [X.]reite der [X.]elteile zuzüglich der [X.]reite der Seitenteile zusammensetzt, und dass zur optimalen Materialausnutzung die Seitenteile bei üblichen Konstruktionen in zwei gemeinsamen und zueinander parallelen [X.] enden, was es ermöglicht, die einzelnen Nutzen ohne viel Verschnitt unmittelbar nebeneinander zu setzen. Je schmaler dabei der Zuschnitt ist, aus dem die [X.] gefertigt wird, desto besser ist die Ausnutzung des zur Fertigung der [X.]n benötigten Kartons. Es kam für den in der Pa-pierverarbeitungstechnik tätigen Konstrukteur mithin bei seinem routinemäßi-gen [X.]emühen, Material einzusparen, darauf an, den benötigten Kartonstreifen möglichst schmal auszugestalten. So war aus [X.]. 1 der [X.] [X.] 006 für ihn aber ohne Weiteres ersichtlich, dass sich die [X.]reite des benötigten Streifens (Zuschnitts 10) und damit ein wesentlicher Pa-rameter für den benötigten Nutzen aus der übereinstimmenden [X.]reite von [X.] - 13 - [X.] (13) und Rückwand (16) zuzüglich der beiden [X.] (14, 15; 17, 18) und der übereinstimmenden [X.]reite der [X.] (19, 20) und [X.] (29, 30) zusammensetzte und dass eine Verschmälerung der Seitenstreifen mithin zu weniger Materialbedarf führen musste: - 14 - Auch die [X.] Patentschrift 517 947 ([X.]. [X.], [X.]. 2, 3, 4) aus dem [X.] und der [X.] aus dem [X.] ([X.]. [X.], insbesondere [X.]. E530) zeigen entsprechende Ausgestaltungen. Schon daraus konnte der Konstrukteur ersehen, dass darauf zu achten war, dass auch die [X.]oden- und [X.] nicht über die äußeren Fluchtlinien des Nutzens hinausragen dürfen, um nicht die im [X.]ereich der [X.] zu erzielende [X.] zu gefährden. Diese einfache Überlegung legte es nahe, überstehende [X.], mit denen die mögliche [X.] im zusätzlichen Verschnitt untergegangen wäre (wie von der [X.]eklagten in [X.]. [X.]11 eindrücklich darge-stellt), zu vermeiden. Daraus ergab sich allerdings - je nach Anbringung der [X.] im Nutzen - gleichzeitig deren Verkleinerung. Es bedurfte deshalb noch weiterer Überlegungen dahin, ob verkleinerte [X.] ausreichen konn-ten. Das konnte entweder im Weg einfacher und zumutbarer Versuche oder aber mittels einfacher konstruktiver Überlegungen dahin, welche Überdeckung für eine haltbare Verbindung der Schachtelteile und eine ausreichende Stabilität der Schachtel erforderlich war, mit geringem Zeitaufwand geklärt werden. Auf diese Weise ergab sich ohne erfinderischen Aufwand auch die [X.]) Die Kombination der Verminderung der [X.]reite der [X.] und der weiteren Seitenteile ([X.] 4 und 5) und der Abrundung der Kanten ergab somit, was für einen Fachmann der hier zugrundezulegenden Qualifikation ohne Weiteres zu erkennen war, eine gute Ausnutzung des [X.] unter gleichzeitiger Erzielung eines ungewöhnlichen Aussehens, nämlich einer [X.], die sich von den gängigen [X.]n durch die Abrundung ihrer Kanten unterscheidet, und die - wie aus den Unterlagen des Gebrauchsmusters 71 20 716 bekannt war - auch Vorteile in der Handhabung, nämlich eine Verringerung der Gefahr der [X.]eschädigung von Kleidungsstücken, zu bieten geeignet war. 23 - 15 - 24 bb) Eine erfinderische Leistung wird auch nicht dadurch begründet, dass der Fachmann mehrere gedankliche Schritte vornehmen musste, um zur Kom-bination des [X.] zu gelangen. Abgesehen davon, dass schematisches [X.] nicht schon für sich geeignet ist, eine erfinderische Leistung zu begründen, begründet eine Mehrzahl von gedanklichen Schritten, die aber jeder einzeln und insgesamt die Fähigkeiten des Fachmanns nicht überschreiten, eine erfinderische Leistung nicht ([X.]. Urt. v. 19.11.2002 - [X.], Orien-tierungssatz in [X.]. 2004, 69, auszugsweise in [X.] [X.] 110-122 Nr. 60, im Druck sonst nicht veröffentlicht, Umdruck S. 22). Im Sinn der [X.]ats-rechtsprechung ist zudem zu berücksichtigen, dass es sich insgesamt um [X.] vorzunehmende Schritte gehandelt hat, von denen auch eine Mehr-zahl eine erfinderische Leistung nicht begründen kann (vgl. [X.]. Urt. [X.] - [X.], [X.], 930, 934 - [X.]; vgl. auch Niedlich [X.]. 2000, 281, 284 f.). II[X.] Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der verteidigten [X.] ist weder geltend gemacht noch sonst zu erkennen. 25 - 16 - [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 [X.] i.V.m. § 91 ZPO. 26 Melullis [X.] [X.]

Mühlens [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 14.05.2002 - 1 Ni 6/01 ([X.]) -