Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.07.2005, Az. X ZR 167/03

Hinweis: Gegen dieses Versäumnisurteil ist rechtzeitig Einspruch eingelegt worden
[X.]IM NAMEN DES VOLKES [X.] [X.] Verkündet am: 5. Juli 2005 Weschenfelder Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk : ja [X.] : nein [X.]R : ja

[X.] II

[X.] §§ 9 ff., 139

Umsatzeinbußen des [X.] oder eines ausschließlichen [X.] durch Benutzungshandlungen Dritter, die infolge der vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents von diesem nicht mehr erfaßt werden, stellen keinen von einer Ersatzpflicht erfaßten, ausgleichspflichtigen Schaden dar. Das gilt auch für Umsatzeinbußen und Einbußen an Lizenzgebühren, die den Vertragsparteien eines [X.] durch eine infolge der vollständi-gen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents rückwirkend vom [X.] nicht mehr erfaßte Konkurrenztätigkeit entstehen.

[X.], [X.]. v. 5. Juli 2005 - [X.] - [X.]
LG Mannheim

- 2 - [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 5. Juli 2005 durch [X.] [X.], [X.], die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und [X.]

für Recht erkannt:

Auf die Revision des [X.] wird das am 12. November 2003 [X.] [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger war Inhaber des am 1. Dezember 1983 angemeldeten und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 0 116 701 ([X.]), das eine elektronische [X.] 3 - sicherung betrifft und inzwischen durch [X.]ablauf erloschen ist. Er hat das Kla-gepatent auf der Grundlage eines [X.] mit der [X.] (nachfolgend: [X.]) verwertet. Die Beklagten betreiben als Gesell- schafter bürgerlichen Rechts gemeinsam eine Patentanwaltskanzlei und wer-den vom Kläger mit der Begründung auf Schadensersatz in Anspruch genom-men, der Beklagte zu 1 habe dem Kläger zu einem ungünstigen Vergleichsab-schluß in einem das [X.] betreffenden [X.] und Patent-nichtigkeitsverfahren geraten.
[X.] beauftragte der Kläger die Beklagten damit, die Rechte der [X.] im Hinblick auf eine sich anbahnende patentrechtliche [X.] setzung über das [X.] mit der [X.] (nachfolgend: [X.] ) und der [X.] (nachfolgend: [X.] ) wahrzunehmen. Die [X.] stellte elektronische Diebstahlsicherungen her, die von der [X.] vertrieben wurden. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung erhob [X.] 1991 eine Nichtigkeitsklage gegen das [X.]. Kurz nach Erhebung der Nichtigkeitsklage nahm die [X.] [X.] und [X.] wegen Verletzung des [X.]s auf Schadens- ersatz, Rechnungslegung und Unterlassung in Anspruch.
Im Verletzungsverfahren wurden [X.] und [X.] in der ersten Instanz den Anträgen des [X.] entsprechend verurteilt. Im [X.] leg-te [X.] wenige Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung vom 30. Juli 1992 in Ergänzung ihres Klagevorbringens die [X.] [X.] 24 12 145 vor und machte geltend, die Erfindung des [X.] sei durch diese vorweggenommen. In einer daraufhin zwischen dem Kläger und dem Beklagten zu 1 geführten Besprechung vertrat der Beklagte zu 1 die Auffassung, das [X.] des [X.] werde wegen der von [X.] vorgelegten [X.] für nichtig erklärt werden. Deshalb sei ein Vergleich mit [X.]
geboten. Unmittelbar - 4 - vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung fand am 29. Juli 1992 in den Räumen von [X.] ein Vergleichsgespräch statt, an dem der Kläger, ein von ihm zugezogener Rechtsanwalt und der Beklagte zu 1 teilnahmen. Es kam zum [X.] eines Vergleichs, in dem sich [X.] zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage und zur Zahlung eines [X.] von 80.000,-- DM verpflichtete; im Gegenzug wurde die Verletzungsklage zurückgenommen und darauf verzichtet, das [X.] gegen [X.] geltend zu machen.
Der Kläger nimmt die Beklagten im vorliegenden Regreßprozeß auf Schadensersatz in Anspruch. Der Rat des Beklagten zu 1, wegen der von [X.] in das [X.] eingeführten [X.] den genannten Vergleich zu schließen, sei falsch gewesen. Das [X.] hat dem Zahlungsbegehren des [X.] in Höhe von 127.145,-- DM nebst Zinsen stattgegeben, festgestellt, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der ihm ab dem 1. Januar 1995 dadurch entstanden ist und künftig entstehen wird, daß die Beklagten den Kläger und die [X.] dazu bewogen haben, mit der [X.] den Vergleich vom 29. Juli 1992 abzuschließen, und die Klage im übrigen abgewiesen.
Gegen dieses [X.]eil haben beide Parteien Berufung eingelegt. Mit dem ersten Berufungsurteil hat das Berufungsgericht die Berufung des [X.] zu-rückgewiesen und die Klage auf die Berufung der Beklagten abgewiesen. Auf die dagegen gerichtete Revision des [X.] hat der [X.]at das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, weil das Berufungsgericht die Anforderungen an Inhalt und Umfang der anwaltlichen Be-- 5 - ratungstätigkeit verkannt hatte ([X.].[X.]. v. 30.11.1999 - [X.], [X.], 396 ff. - [X.]).
Bereits im Jahre 1997 war von dritter Seite eine weitere Nichtigkeitskla-ge gegen das [X.] erhoben worden. Mit [X.]eil vom 12. November 1998 hat das [X.] das [X.] für nichtig erklärt. Die hiergegen eingelegte Berufung des [X.] hatte teilweise Erfolg. Mit [X.]eil vom 9. Okto-ber 2002 ([X.]) hat der erkennende [X.]at das Patent des [X.] unter Abweisung der weitergehenden Nichtigkeitsklage dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind durch Fettdruck hervorgehoben):
"Diebstahlsicherung für Waren, mit mindestens einer Überwa-chungsstromquelle, mit mindestens einem Fühler, der mit der Ware zusammenarbeitet, der in den Überwachungsstromkreis einge-schaltet ist, der bei Entfernung von der Ware den Überwachungs-strom modifiziert und mit einer Überwachungsschaltung, welche ein Alarmsignal bereit stellt, wenn eine Modifizierung des Überwa-chungsstroms festgestellt wird, wobei die durch Fühler und [X.] zwischen Fühler und Überwachungsschaltung gebilde-te Einheit bei ordnungsgemäßer Wirkverbindung zur Ware einen solchen Überwachungsstrom vorgibt, welcher bezüglich seiner [X.] und/oder Frequenz oder seiner Phasenlage zu größeren und kleineren Werten hin veränderbar ist, so daß sowohl beim [X.] zwischen Fühler und Ware als auch beim Herbeiführen eines Kurzschlusses im Verbindungskabel eine Änderung des [X.] bezüglich Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage erhalten wird, dadurch gekenn-- 6 - zeichnet, daß die Überwachungsschaltung einen Aktivierungskreis aufweist, welcher über eine Steckverbindung mit einem Steuer-strom beaufschlagt ist, welche auch zum Anschließen des [X.] an die Überwachungsschaltung dient, wobei der [X.] als elektrischer Schaltkreis ausgestaltet ist, der aufgrund der Beaufschlagung mit dem Steuerstrom die Überwachung des über den zugeordneten Fühler fließenden Überwachungs-stromes mit definierter zeitlicher Verzögerung aktiviert, so daß auch beim Auftreten der ordnungsgemäßen Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung eine Änderung des Überwa-chungsstroms bezüglich Amplitude und/oder Frequenz und/oder Phasenlage erhalten wird, das Herstellen der Verbindung zwischen Fühler und Überwachungsschaltung dagegen ohne Auslösen eines Alarms möglich ist."
Die Beklagten haben daraufhin zur Begründung ihrer Berufung vorgetra-gen, die von [X.] und [X.] vertriebenen Ausführungsformen von Diebstahlsi- cherungen, die mit der Verletzungsklage vor dem [X.] [X.] an-gegriffen worden seien, hätten das Patent des [X.] in der durch das [X.]eil des [X.]ats im [X.] eingeschränkten Fassung nicht verletzt, so daß dem Kläger durch den [X.] kein Schaden ent-standen sei.
Mit dem zweiten Berufungsurteil hat das Berufungsgericht erneut die Be-rufung des [X.] zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die vom [X.]at zugelassene zweite Revision des [X.], mit der dieser die Aufhebung des Berufungsurteils, die Zurückweisung der Berufung der Beklagten und eine Entscheidung nach [X.] 7 - nen zuletzt gestellten Berufungsanträgen erstrebt. Die Beklagten sind der Revi-sion entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

Die Beklagten sind über ihre zweitinstanzlichen Prozeßbevollmächtigten am 12. Mai 2005 zur mündlichen Verhandlung vor dem [X.]at geladen worden. Da sie in der Verhandlung säumig waren, ist im Wege des Versäumnisurteils zu entscheiden, wobei die Entscheidung nicht auf der Säumnis der Beklagten be-ruht ([X.] 37, 79 ff.). Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Beru-fungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsge-richt zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revi-sion.
[X.] 1. Das Berufungsgericht hat in seinem zweiten Berufungsurteil ausge-führt, dem Kläger sei der geltend gemachte Schaden nicht entstanden. Der Schaden wäre dem Kläger nur dann entstanden, wenn ihm aus dem Patent [X.] und Schadensersatzansprüche gegen [X.] zugestanden hätten, deren Geltendmachung ihm durch den [X.] abgeschnitten [X.] wäre. Das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn die mit der Verletzungs-klage vor dem [X.] [X.] angegriffene Ausführungsform von [X.] das [X.] in der im [X.] vom Bundes-gerichtshof eingeschränkten Fassung verletzt hätte. Weitergehende Rechte aus der ursprünglichen, weiteren Fassung des Patentanspruchs 1 hätten dem Klä-ger zu keiner [X.] zugestanden. - 8 - 2. Die Revision greift diesen Ausgangspunkt des Berufungsurteils an und macht geltend, die Auffassung des Berufungsgerichts, der [X.] vor dem [X.] in [X.] sei "Vorprozeß" zu dem hier [X.] gegen die Beklagten, stelle ein grundlegendes Fehlverständnis dar. Aus dem ersten Revisionsurteil des [X.]ats in der vorliegenden Sache er-gebe sich, daß es darauf ankomme, ob das Patent bei hypothetischer Fortset-zung des ersten [X.]s der Nichtigkeitsklage standgehalten [X.]. Hierzu habe das Berufungsgericht zu Unrecht keine Feststellungen getrof-fen. Hätte das Berufungsgericht sich mit dem hypothetischen Ausgang des er-sten [X.]s befaßt, hätte es zu dem Ergebnis kommen müssen, daß das [X.] den Angriffen dieser Nichtigkeitsklage standgehalten [X.]. Auf tatsächliche Umstände, die erst im zweiten [X.] eine Rolle gespielt hätten, dürfe nicht abgestellt werden. Im Regreßprozeß sei zwar im allgemeinen für die Beurteilung der Frage, ob dem Mandanten dadurch ein ersatzfähiger Schaden entstanden ist, daß infolge eines Fehlers des rechtlichen Beraters im Ausgangsverfahren eine dem Mandanten ungünstige Entscheidung gefallen ist, auf die damals geltende höchstrichterliche Rechtsprechung abzu-stellen, wobei [X.] des Regreßprozesses im allgemeinen neue Beweis-mittel berücksichtigen könne, die im Vorprozeß noch nicht zur Verfügung ge-standen hätten. Bei Anwendung dieser Grundsätze im Bereich des Patent-rechts komme es jedoch zu Ungereimtheiten, die ihren Grund darin hätten, daß auf das formelle Bestehen des Schutzrechts abgestellt werde. So dürfe etwa der Patentinhaber Lizenzeinnahmen behalten, auch wenn das lizenzierte [X.] später ex tunc vernichtet werde. Deshalb müsse darauf abgestellt werden, ob das [X.] schon im ersten [X.] mit den damals vor-gelegten Entgegenhaltungen vernichtet oder eingeschränkt worden wäre. [X.] würden dem Kläger die von der Rechtsordnung anerkannten und ihm - 9 - zugeordneten, aus dem bloßen Bestehen des ihm erteilten Patents resultieren-den Vermögenswerte zu Unrecht entzogen.
3. Mit diesen Angriffen zeigt die Revision einen Rechtsfehler des [X.] nicht auf. Die Revision verkennt die Rechtswirkungen der [X.] oder teilweisen Nichtigerklärung eines Patents. a) Nach Art. 68, 138 Abs. 1 EPÜ, Art. II § 6 [X.], § 21 Abs. 3, § 22 Abs. 2 [X.] haben der vollständige oder teilweise Widerruf sowie die vollstän-dige oder teilweise Nichtigerklärung eines Patents zur Folge, daß die Wirkun-gen des Patents und der Anmeldung von Anfang an ganz oder teilweise als nicht eingetreten gelten ([X.], EPÜ, Art. 68 Rdn. 2; [X.], EPÜ, Art. 138 Rdn. 44; [X.]/[X.], [X.] u. [X.], 9. Aufl., § 22 Rdn. 61 ff.). Vollständiger oder teilweiser Widerruf oder Nichtigerklärung des Patents wirken gegenüber jedermann auf den [X.]punkt der Anmeldung der [X.] zum Patent zurück (ex tunc; vgl. Busse/Schwendy, [X.], 6. Aufl., § 21 [X.] Rdn. 135, 136 mit Nachw. zur entsprechenden Rechtsprechung vor In-krafttreten des [X.]; [X.]/[X.], [X.] u. [X.], aaO, § 22 [X.] Rdn. 63 m.w.N.). Sie haben zur Folge, daß Unterlassungs- und Schadenser-satzansprüche in dem Umfang, in dem das Patent widerrufen oder für nichtig erklärt worden ist, nicht mehr bestehen. Vom vermeintlichen Verletzer bereits gezahlte [X.] können jedenfalls bis zur Rechtskraft der Ent-scheidung im [X.] zurückgefordert werden.
Daraus folgt, daß die Rechtsstellung, die durch ein Patent erlangt wird, das in dem für nichtig erklärten Umfang nicht hätte erteilt werden dürfen, dem Patentinhaber von Gesetzes wegen bereits anfänglich nicht zusteht. Herstel-lung und Vertrieb von Produkten, die vom Gegenstand des erteilten Patents, - 10 - jedoch nicht vom Gegenstand des Patents in der Fassung, die es durch eine teilweise Nichtigerklärung erhalten hat, Gebrauch machen, werden im Umfang der Nichtigerklärung rückwirkend nicht mehr von dessen Schutzbereich erfaßt, so daß es an einer Benutzung der patentierten Erfindung (§§ 9 bis 13 [X.]) fehlt, die Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des [X.] auslösen könnte (§ 139 [X.]). Umsatzeinbußen des [X.] oder eines ausschließlichen Lizenznehmers durch Benutzungshandlungen Dritter, die in-folge der vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents von [X.] nicht mehr erfaßt werden, stellen daher keinen von einer Ersatzpflicht er-faßten, ausgleichspflichtigen Schaden dar. Für Umsatzeinbußen und Einbußen an Lizenzgebühren, die den Vertragsparteien eines [X.] durch eine infolge der vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des Patents rückwir-kend patentfreie Konkurrenztätigkeit entstehen, gilt nichts anderes. Auf die [X.], wie lange das Patent in seiner erteilten Fassung bis zur vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung in [X.] stand, kommt es insoweit nicht an. Herstel-lung und Vertrieb von Produkten, die vom Gegenstand des Patents vor wie nach seiner teilweisen Nichtigerklärung Gebrauch machen, stellen demgegen-über Patentverletzungen dar und lösen Unterlassungs- sowie Schadensersatz-ansprüche aus, die im Falle der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz auch den Ersatz geminderter Lizenzeinnahmen des Lizenzgebers umfassen können (vgl. [X.]/[X.], [X.] u. [X.], aaO, § 139 Rdn. 17, 58). Auf die Frage, bis zu welchem [X.]punkt das Patent in der zunächst erteilten Fassung in [X.] stand, kommt es auch insoweit nicht an.
Maßgebend für die Frage, ob dem Kläger überhaupt [X.] zustehen, ist daher, ob [X.] vom Gegenstand des [X.]s Ge- brauch gemacht hat, wobei die Fassung des Patentanspruchs 1 maßgeblich ist, - 11 - die er durch das [X.]eil des erkennenden [X.]ats vom 9. Oktober 2002 ([X.]) erhalten hat.
Eine solche Änderung der Patentlage ist auch dem Regreßprozeß gegen anwaltliche Berater eines [X.] zu Grunde zu legen, dessen Patent in einem Nichtigkeitsprozeß vollständig oder teilweise für nichtig erklärt worden ist (zur Änderung der Patentlage vgl. nur [X.].[X.]. v. 14.07.1970 - [X.], [X.] 1971, 78, 79 - [X.]; Busse/[X.], aaO, § 143 [X.] Rdn. 309; [X.]/[X.], [X.] u. [X.], aaO, § 139 [X.] Rdn. 145 [X.]. m.w.N.). Die Beklagten haften - eine fehlerhafte Beratung des [X.] un-terstellt - danach nur für solche Schäden aus einer Benutzung des [X.] und gegebenenfalls daraus resultierender Minderungen der Lizenzan-sprüche des [X.] gegen seinen ausschließlichen Lizenznehmer, die darauf beruhen, daß in dem mit [X.] geschlossenen Vergleich darauf verzichtet wor- den ist, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aus dem [X.] gegenüber [X.] geltend zu machen und davon auch solche elektronische Dieb- stahlsicherungen erfaßt worden sind, die vom Gegenstand des [X.]s in der Fassung der Patentansprüche Gebrauch machen, die diese durch die teil-weise Nichtigerklärung des [X.]s in dem genannten [X.]atsurteil gefun-den haben.
b) Die Revision kann sich für ihren gegenteiligen Standpunkt nicht auf die Rechtsprechung zu den Rechtswirkungen berufen, die die vollständige oder teilweise Nichtigerklärung eines Patents auf die Ansprüche des Lizenzgebers gegen den Lizenznehmer auf Zahlung von Lizenzgebühren zeitigt.
Nach dieser Rechtsprechung hat der Lizenznehmer bis zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung des Patents an der durch den Bestand des Patents - 12 - begründeten Vorzugsstellung teil, wenn das Patent bis dahin von den [X.] respektiert wird ([X.].[X.]. v. 14.05.2002 - [X.], [X.] 2002, 787, 789 - Abstreiferleiste m.w.N.). Die Einräumung dieser Vorzugsstellung auf Grund des [X.] wird, auch wenn sie sich durch die vollständige [X.] teilweise Nichtigerklärung des lizenzierten Schutzrechts rückwirkend als ei-ne patentrechtlich ungeschützte Stellung im Markt erweist, im Regelfall nicht beseitigt, solange das Patent in [X.] steht und von den Mitbewerbern [X.] wird. Deshalb bleibt, solange die Parteien nichts anderes vereinbart haben, die Zahlungspflicht des Lizenznehmers für Verwertungshandlung in der [X.] von der Nichtigerklärung grundsätzlich unberührt; für die [X.] nach einer teilweisen Nichtigerklärung hat eine Anpassung der vertraglichen [X.] an die veränderten Umstände zu erfolgen ([X.]/Ullmann, [X.] u. [X.], aaO, § 15 [X.] Rdn. 111 f., 116; [X.]/[X.], aaO, § 22 [X.] Rdn. 64). Daraus läßt sich jedoch nicht herleiten, daß dem Patentinhaber im Verhältnis zu [X.] durch den Bestand eines zu Unrecht erteilten Patents eine geschützte Rechtsstellung erwachsen würde.
I[X.] 1. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die von [X.] hergestell- ten und von [X.] vertriebenen Geräte vom [X.] in der Fassung nach Teilnichtigerklärung durch den [X.]at Gebrauch gemacht haben. Es hat ausge-führt, dies stehe nicht fest und könne dahinstehen, weil sich nicht feststellen lasse, ob das dem Berufungsgericht vorgeführte Gerät vor dem 29. Juli 1992, dem Tag des Abschlusses des Vergleichs, von der [X.] hergestellt und von der [X.] vertrieben worden sei.
2. Das greift die Revision mit Erfolg an.
- 13 - Für die Frage, ob dem Kläger aufgrund des umstrittenen Vergleichs ein Schaden in Form entgangener Lizenzeinnahmen bis zum Ablauf des [X.] entstanden sein kann, kommt es darauf an, ob die von [X.] hergestellten und von [X.] vertriebenen Geräte vom Gegenstand der Patentansprüche des [X.]s in der Fassung der Teilnichtigerklärung durch das [X.]atsur-teil vom 9. Oktober 2002 ([X.]) Gebrauch gemacht haben. Haben die umstrittenen Geräte von dem Gegenstand des [X.]s in dieser Fassung Gebrauch gemacht, liegt eine Benutzung des [X.]s bis zu dessen [X.] unabhängig davon vor, ob diese Geräte vor oder nach dem Abschluß des Vergleichs hergestellt worden sind. Wie die Revision zu Recht rügt, hatte der Kläger vorgetragen, daß die von [X.] hergestellten und von [X.] vertriebe- nen Gegenstände vom Gegenstand der Patentansprüche des [X.]s auch in der durch das [X.]eil des [X.]ats beschränkten Fassung Gebrauch [X.] haben (Schriftsatz vom 25. Juli 2003, [X.] 2 f. mit Verweis auf den [X.] vom 26. Mai 2003, [X.] 18, [X.]. mit Beweisantritt). Hierzu hat das [X.] keine Feststellungen getroffen. Das Berufungsurteil kann daher keinen Bestand haben. - 14 - II[X.] Die erforderlichen Feststellungen werden in dem neuen Berufungs-verfahren zu treffen sein. In ihm wird auch zu klären sein, ob eine schuldhafte fehlerhafte Beratung des [X.] durch den Beklagten zu 1 vorgelegen hat, der Kläger hierdurch zum Abschluß des Vergleichs veranlaßt worden ist und er die-sen bei zutreffender und vollständiger Beratung nicht abgeschlossen hätte.

[X.] [X.] Mühlens

Ri[X.] Prof. Dr. Meier-Beck
ist urlaubsbedingt abwesend
und deshalb gehindert zu
unterschreiben

[X.] [X.]