Bundespatentgericht, Beschluss vom 19.07.2016, Az. 24 W (pat) 5/16

Die am 12. Juli 2006 angemeldete Wortmarke

[X.] [X.]

ist am 16. Januar 2007 unter der Nr. 306 43 152 in das beim [X.] ([X.]) geführte Markenregister eingetragen worden. Nach einem Teilverzicht bezieht sich die Eintragung noch auf die nachfolgend genannten Waren der Klasse 19:

Straßenbaustoffe, nicht aus Metall, nämlich Mischfüller für Asphaltdeckschichten.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 16. Februar 2007 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin aus der am 14. April 1997 angemeldeten und am 8. Juli 1997 für die Waren

Klasse 4: Staubabsorbierungs- und Staubbindemittel;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Kalk;

eingetragenen Wortmarke Nr. 397 16 461

[X.]

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 20. August 2007 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin im Verfahren vor dem [X.] u. a. eidesstattliche Versicherungen von Geschäftsführern einer Tochtergesellschaft vom 21. Januar 2008 und vom 7. Dezember 2012 vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 19 des [X.] hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 19. September 2012 und vom 13. März 2014 zurückgewiesen. Den [X.] hat die Markenstelle damit begründet, dass die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe. Im Erinnerungsbeschluss hat die Markenstelle zwar die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren bejaht, hat aber das Vorliegen einer [X.] zwischen den Vergleichsmarken verneint. Trotz Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien mit Rücksicht auf den gegebenen Abstand der [X.] Verwechslungen nicht zu erwarten. Insbesondere könne nicht von einer Prägung der Widerspruchsmarke durch den mit dem Markenelement „[X.]“ der jüngeren Marke übereinstimmenden Bestandteil ausgegangen werden, weil der Anfangsbestandteil „PRO-“ innerhalb der Widerspruchsmarke nicht vernachlässigt werden könne. Die Vergleichsmarken könnten auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, da der Verkehr den Bestandteil „[X.]“ der jüngeren Marke nicht dem Unternehmen der Widersprechenden zuordne. Ferner sei weder ein Fall einer mittelbaren [X.] unter dem Aspekt einer selbständig kennzeichnenden Stellung noch eine [X.] im weiteren Sinne gegeben.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken [X.] bestehe. Die angegriffene Marke werde durch den Bestandteil „[X.]“ geprägt, während der Bestandteil „[X.]“ als erkennbare Herstellerangabe in den Hintergrund trete. Das Publikum werde ferner die Wortsilbe „PRO-“ der Widerspruchsmarke für ein kennzeichnungsschwaches Adverb in der Bedeutung „für“ halten, so dass der Bestandteil „[X.]“ den Gesamteindruck des Zeichens präge. Außerdem bestehe eine assoziative [X.]. Das Publikum könne unter der angegriffenen Marke angebotene Produkte für ein Lizenzprodukt der Widerspruchsmarke „[X.]“ halten.

Die Widersprechende, die nach einem Hinweis des Senats zu Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde mitgeteilt hat, nicht an der zunächst von ihr hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung teilzunehmen, hat schriftlich sinngemäß beantragt,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des [X.] vom 19. September 2012 und vom 13. März 2014 aufzuheben und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 397 16 461 die Löschung der Marke Nr. 306 43 152 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Insbesondere seien den von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen keine konkreten Angaben zum Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke für bestimmte Waren im Inland zu entnehmen. Ferner sei eine relevante Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Insbesondere bestehe für die beteiligten Verkehrskreise kein Anlass, den aus Sicht der Markeninhaberin kennzeichnungskräftigeren Bestandteil „[X.]“ zu vernachlässigen. In Bezug auf die Widerspruchsmarke bestehe kein Anlass, das geschlossene Markenwort „[X.]“ in Einzelbestandteile zu zergliedern. Der Verkehr könne die [X.] sicher voneinander unterscheiden.

Ergänzend wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schrift-sätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.].

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 20. August 2007 ohne Beschränkung auf einen der beiden in § 43 Abs. 1 [X.] geregelten Benutzungszeiträume in rechtserheblicher Weise bestritten. Die ältere Marke, die keinem Widerspruch ausgesetzt war (vgl. § 26 Abs. 5 [X.]), war nämlich zum Zeitpunkt der [X.] der Eintragung der angegriffenen Marke am 16. Februar 2007 bereits länger als fünf Jahre eingetragen.

Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin oblag es der Widersprechenden insbesondere, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „[X.]“ in Bezug auf den Zeitraum von fünf Jahren vor der [X.] der eingetragenen Marke, also vom 16. Februar 2002 bis zum 16. Februar 2007, nach Gegenstand, Zeit, Art/Form, Umfang und Ort glaubhaft zu machen, vgl. § 26 Abs. 1 [X.]. Hieran fehlt es vorliegend im Hinblick auf die notwendige Glaubhaftmachung einer

auch in der [X.] vertrieben worden sein sollen. Die Erklärung erstreckt sich mithin zwingend auch auf außerhalb der [X.] vertriebene Kalkprodukte. Die anschließend genannten Umsätze von jährlich mehr als … € ab dem [X.] beziehen sich nach dem Zusammenhang der Erklärung kumuliert auf den Vertrieb dieser vorgenannten Produkte. Wie bereits die Markenstelle für Klasse 19 im Beschluss vom 19. September 2012 ausgeführt hat, ist dieser Erklärung damit mangels näherer Aufschlüsselung der sowohl den internationalen als auch den inländischen Vertrieb betreffenden Umsatzangabe nicht zu entnehmen, in welchem Umfang die Marke im Inland benutzt worden ist. Aus der weiteren von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 7. Dezember 2012 ergibt sich für den hier maßgeblichen Benutzungszeitraum (16. Februar 2002 bis 16. Februar 2007) ebenfalls keine aussagekräftige Angabe zum Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke im Inland. Die darin dargestellten Umsätze beziehen sich nämlich ebenfalls, ohne nach internationalem und inländischem Vertrieb zu unterscheiden, schlechthin auf die von der Tochtergesellschaft der Markeninhaberin vertriebenen Kalkprodukte und lassen daher nicht erkennen, in welchem Umfang die Marke im Inland benutzt worden ist. Außerdem bezieht die Erklärung sich insgesamt auf das [X.] und kann daher ohne nähere zeitliche Zuordnung nicht dem maßgeblichen Benutzungszeitraum, der am 16. Februar 2007 endet, zugerechnet werden. Auch die sonstigen von der Widersprechenden vorgelegten [X.] enthalten in Bezug auf den genannten Zeitraum keine konkreten Angaben zum Umfang der inländischen Benutzung der Widerspruchsmarke für bestimmte Waren.

Da den [X.] danach keine eindeutigen Angaben zum Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke „[X.]“ im Inland zu entnehmen sind, bleibt der Widerspruch aus dieser Marke mangels Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ohne Erfolg (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 [X.]). Auf die Frage des Vorliegens einer [X.] kommt es daher im Streitfall nicht an.

Eine Abweichung von der nach § 71 Abs. 1 [X.] vorgesehenen eigenen Kostentragung der Beteiligten ist nicht veranlasst.