Bundespatentgericht, Beschluss vom 30.03.2012, Az. 29 W (pat) 96/10

Die Wort-/Bildmarke

ist am 12. Mai 2005 angemeldet und am 23. Januar 2006 als Marke unter der Nummer 305 27 630 in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden für die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Personalbereitstellung, Personal- und Zeitarbeitsvermittlung, Personalleasing, Personalanwerbung, Personalverleih; Stellenvermittlung; Arbeitskräfteüberlassung, Arbeitsvermittlung; Unternehmensberatung, nämlich Beratung in Bezug auf Bewertung, Entwicklung, Einsatz von Human Ressourcen;

Klasse 37:

Bauwesen, Reparaturwesen auf dem Gebiet des Bauwesens; Installationsarbeiten;

Klasse 38:

Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich Telekommunikationsberatung; Telekommunikation; Nachrichtenübermittlung; Vermittlung des Zugangs zum [X.] (Dienste eines [X.]providers);

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung, insbesondere in Personalberatung, EDV-Schulung, Personalausbildung, insbesondere von Büro-, gewerblichen, Fahr- und technischem Personal, [X.] im Geschäftswesen;

Klasse 42:

Rechtsberatung; Beratung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung in Bezug auf berufsbezogene Tests und Anleitung von Personal, Persönlichkeitstest und Berufsberatung; Design von Webseiten; technische Konstruktionsplanung; Dienstleistungen eines Ingenieurs, nämlich Bauprojektprüfungen; Bauprojektprüfungen als Qualitätsprüfungen; Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich technische Bauberatung.

Die Eintragung wurde am 24. Februar 2006 veröffentlicht. Dagegen hat die Inhaberin der am 24. Juni 2004 unter der Nummer 303 22 639 eingetragenen Wortmarke

[X.]

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Computer-Datenbanken-Hardware und Computer-Software, alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 09 enthalten, für die Eingabe, Speicherung, Verarbeitung und Auffindung von Daten und Informationen betreffend die Durchführung eines Dienstleistungsunternehmens für Personalvermittlung und Personalberatung sowie damit im Zusammenhang stehende elektronische Benutzerdokumentationen und [X.], die mit der vorgenannten Computer-Datenbanken-Hardware und Computer-Software als Einheit vertrieben werden; Software für die Bewertung und Beurteilung von [X.] und Software für die Ausbildung und Unterweisung von Zeitarbeitspersonal; Computer-Software;

Klasse 16

Druckereierzeugnisse, gedruckte Publikationen und gedruckte Instruktionen sowie Lehrmittel und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Vermittlung und Plazierung von Zeitarbeitspersonal, nämlich Zeitarbeitsvermittlung, Plazierung von Zeitarbeitspersonal und Rekrutierung von Personal, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermittlung und Plazierung von Arbeitskräften, nämlich Plazierung von Dauerarbeitskräften, soweit in Klasse 35 enthalten; Personalvermittlung; Dienstleistungen im Bereich der Vorführung von Waren und Dienstleistungen für Werbezwecke und Verkaufsförderung; Unternehmensverwaltung und Unternehmensberatung eines kaufmännischen Unternehmens; Werbung; betriebswirtschaftliche Beratung; Geschäftsführung; Büroarbeiten, Bereitstellung von Geschäftsinformationen und Beratungsdienstleistungen betreffend die Beschaffung und Vermittlung von Zeitarbeitspersonal und von Dauerarbeitskräften; Personalberatung; Dienstleistungen im Bereich der [X.], nämlich Bereitstellung von [X.], soweit in Klasse 35 enthalten; Vermittlung und Plazierung von [X.], nämlich Plazierung und Rekrutierung von professionellem Zeitarbeitspersonal sowie die Arbeitsvermittlung für die Plazierung von professionellem Zeitarbeitspersonal, soweit in Klasse 35 enthalten; Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests, nämlich Durchführung von Tests zwecks Feststellung der Beschäftigungs- und Arbeitsfähigkeit, des Könnens, der Befähigung und der Fach- und Sachkenntnisse von Arbeitskräften, soweit in Klasse 35 enthalten; Durchführung von Tests zur Feststellung der gewerblichen Fähigkeiten und Sachkenntnisse, Geschicklichkeit, der praktischen Begabung und Hand-Auge-Koordination von Arbeitskräften, soweit in Klasse 35 enthalten;

Klasse 41:

Unterweisung und Lehre betreffend Berufsausübung, Geschäftstätigkeit und Datenverarbeitung; Erziehung und Ausbildung;

Klasse 42:

Durchführung von Tests aller Art im Bereich industrieller und gewerblicher Arbeits- und Tätigkeitsverhältnisse; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Die Markenstelle für Klasse 35 des [X.] hat mit Beschluss vom 5. August 2009 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die Vergleichsmarken könnten sich nach der [X.] mit zum Teil identischen oder sehr ähnlichen Dienstleistungen begegnen, insbesondere im Bereich der jeweils in Klasse 35 geschützten Personaldienstleistungen. Die Widerspruchsmarke verfüge originär nur über eine sehr geringe Kennzeichnungskraft, da "Manpower" in seiner Bedeutung von "Personal, Arbeitskräfte" im unmittelbar überschneidenden Bereich der Personaldienstleistungen eine glatt beschreibende Angabe sei. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft könne nicht angenommen werden, da eine intensive Benutzung der Widerspruchsmarke in [X.] nicht hinreichend dargetan sei. Die angegriffene Marke hebe sich im Gesamteindruck aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung erkennbar von der Widerspruchsmarke ab. In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die [X.] noch ausreichend in [X.] und [X.]. Auch bestehe keine begriffliche Verwechslungsgefahr, da die Begriffe "[X.]" und "[X.][X.]" keine vollständigen Synonyme darstellten. Während die Widerspruchsmarke einen festen Begriffsinhalt aufweise, wirke die angegriffene Marke eher als Fantasiezeichen. Dennoch bestehende Gemeinsamkeiten im Sinngehalt erschöpften sich in beschreibenden Angaben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des [X.] vom 5. August 2009 aufzuheben und das [X.] anzuweisen, die Löschung der angegriffene Marke anzuordnen.

Sie ist der Ansicht, dass "[X.]" kein unmittelbar beschreibender Begriff für Dienstleistungen im [X.] sei, so dass der Widerspruchsmarke von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Diese sei durch intensive, langjährige und flächendeckende Benutzung in [X.] erheblich gesteigert worden. Sie, die Widersprechende, sei eine der führenden Personaldienstleister und unterhalte weltweit ein Netzwerk von … Niederlassungen in [X.]. In [X.] sei sie an über … Standorten mit etwa… Mitarbeitern präsent und habe im Jahr 2009 mit der Marke "[X.]"einen Umsatz von mehr als … Mio. Euro erzielt. Sie betreibe einen im Millionenbereich liegenden Aufwand für die Bewerbung der unter der Widerspruchsmarke angebotenen Waren und Dienstleistungen. Wegen der Einzelheiten des diesbezüglichen Vorbringens wird auf die Schriftsätze der Beschwerdeführerin vom 15. Januar 2010 ([X.]. 20/30 GA) und 6. September 2010 ([X.]. 54/59 GA) samt der hierzu vorgelegten Anlagen 4 – 6 und 9 – 13 ([X.]. 38 – 41 und [X.]. 60 – 125 GA) verwiesen. Ausgehend von identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen halte die angegriffene Marke den erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. [X.] sei die Widerspruchsmarke komplett in die jüngere Marke integriert. Acht der zehn Buchstaben der jüngeren Marke stimmten identisch mit der Widerspruchsmarke überein. Dies begründe auch eine klangliche Verwechslungsgefahr, da die Anfangsbuchstaben "[X.]" der jüngeren Marke, die bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen überhört würden, kaum zur Unterscheidung beitrügen. Entgegen der Ansicht der Markenstelle bestehe zwischen den [X.] zudem eine begriffliche Verwechslungsgefahr. Denn in der [X.] würden die Begriffe "man" und "human" synonym verwendet. Die Wortzusammensetzung "human power" beziehe sich in ihrer Bedeutung auf die Leistungsfähigkeit eines Menschen, die wiederum im unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeitskraft ("manpower") stehe.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde ist im tenorierten Umfang begründet, weil insoweit zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] besteht. In Bezug auf die für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen in Klasse 37 "Bauwesen, Reparaturwesen auf dem Gebiet des Bauwesens; Installationsarbeiten" und in Klasse 42 "Rechtsberatung" ist wegen absoluter Unähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.], 865, 866 - [X.]; [X.], 598, 599 - Kleiner Feigling; [X.], 783, 784 - [X.]/[X.]; [X.], 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; [X.], 859, 860 Rdnr. 16 – [X.]; [X.] 2008, 405 [X.]. 10 - [X.]; [X.], 906 - [X.]; [X.], 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - [X.]/[X.]; [X.] [X.], 237, 238 – PICARO/PICASSO).

1. Ausgehend von der [X.] werden die Vergleichsmarken größtenteils zur Kennzeichnung identischer bzw. hochgradig und durchschnittlich ähnlicher Waren und Dienstleistungen verwendet.

a) Die für die jüngere Marke in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen

sind weitgehend identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich zu den für die Widerspruchsmarke in Klasse 35 geschützten Dienstleistungen

b) Entsprechendes gilt hinsichtlich der für beide Marken in Klasse 41 geschützten Dienstleistungen im Erziehungs- und Ausbildungsbereich.

c) Zwischen den von der jüngeren Marke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen "Beratung und Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung in Bezug auf berufsbezogene Tests und Anleitung von Personal, Persönlichkeitstest und Berufsberatung" und der für die Widerspruchsmarke in Klasse 42 geschützten Dienstleistungen "Durchführung von Tests aller Art im Bereich industrieller und gewerblicher Arbeits- und Tätigkeitsverhältnisse; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" besteht - hinsichtlich der Erstellung von Programmen/Software - Identität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit, da es sich um einander ergänzende Dienstleistungen handelt.

d) Die computergestützten Widerspruchswaren in Klasse 9 und die damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen in Klasse 42 "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software" sind durchschnittlich ähnlich zu den von der angegriffenen Marke in Klasse 38 beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen [X.]/Stoppel, [X.]. 15. Aufl., Seite 363, 364 - [X.] R 956/09-2; [X.] (pat) 147/02; 33 W (pat) 91/07). Denn Telekommunikationsdienstleistungen können nach dem heutigen Stand der Technik nur noch unter Verwendung von hochwertiger Computerhardware und -software angeboten werden.

e) Eine durchschnittliche Ähnlichkeit ist auch zwischen den für die Widerspruchsmarke in Klasse 42 geschützten "wissenschaftlichen und technologischen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten" und den von der angegriffenen Marke in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen "technische Konstruktionsplanung; Dienstleistungen eines Ingenieurs, nämlich Bauprojektprüfungen; Bauprojektprüfungen als Qualitätsprüfungen; Dienstleistungen eines Call-Centers, nämlich technische Bauberatung" anzunehmen, da die Technologie als die Wissenschaft von der Technik die Grundlage bildet für die genannten technischen Dienstleistungen. Des Weiteren ist die Dienstleistung "Design von Webseiten" der jüngeren Marke hochgradig ähnlich zu den für die Widerspruchsmarke in Klasse 42 geschützten Designerdienstleistungen.

f) Die übrigen für die angegriffene Marke in Klasse 37 und 42 eingetragenen Dienstleistungen sind als unähnlich zu bezeichnen, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet. Denn die Dienstleistungen "Bauwesen, Reparaturwesen auf dem Gebiet des Bauwesens; Installationsarbeiten" und "Rechtsberatung" haben keinerlei Bezug zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen.

2. a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "[X.]" ist von Haus aus wegen ihres beschreibenden Charakters im Zusammenhang mit den hier relevanten Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 unterdurchschnittlich.

aa) Der aus dem [X.] Grundwortschatz stammende Begriff "manpower" bedeutet übersetzt "[X.]; Arbeitskräfte; Personal; Stärke" ([X.]-Oxford - Großwörterbuch [X.], 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]). Das Wort ist inzwischen auch in den [X.] Sprachgebrauch eingegangen mit den Bedeutungen "Personal, Arbeitskräfte" ([X.] - [X.], 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]).

bb) Das Markenwort "[X.]" enthält damit in Bezug auf die in Klasse 35 eingetragenen Personaldienstleistungen einen unmittelbar beschreibenden Sachhinweis darauf, dass sich diese Dienstleistungen auf Arbeitskräfte bzw. Personal beziehen. Hinsichtlich der in Klasse 35 weiter geschützten Dienstleistungen "Unternehmensverwaltung und Unternehmensberatung eines kaufmännischen Unternehmens; Werbung; betriebswirtschaftliche Beratung; Geschäftsführung; Büroarbeiten" weist "[X.]" schlagwortartig und anpreisend auf die – ausreichende – ([X.] bzw. das Arbeitspotential des Anbieters dieser Dienstleistungen hin. Entsprechendes gilt auch für die in den Klassen 41 und 42 geschützten Dienstleistungen.

b) Die Widersprechende hat aber geltend gemacht - und dies durch Vorlage teils aussagekräftiger Unterlagen auch belegt -, dass die Widerspruchsmarke jedenfalls für Personaldienstleistungen in beträchtlichem Umfang seit 2004 tatsächlich benutzt worden ist. Die Frage, ob die in diesem Zusammenhang vorgelegten Unterlagen als ausreichend anzusehen sind, bedarf keiner näheren Erörterung, da die intensive Benutzung der Widerspruchsmarke "[X.]", die gleichzeitig ein bekanntes Firmenschlagwort der Widersprechenden ist, jedenfalls für den Bereich der Personaldienstleistungen gerichtsbekannt ist. Die ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche des Wortzeichens "[X.]" ist daher für die in Klasse 35 geschützten Personaldienstleistungen als kompensiert anzusehen, so dass der Widerspruchsmarke insoweit ein durchschnittlicher Schutzumfang zukommt. Diese Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Personaldienstleistungen lässt sich wegen ihrer engen Ähnlichkeit auch auf die übrigen für sie in den Klassen 35, 41 und 42 eingetragenen Dienstleistungen übertragen.

Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke insoweit jedoch nicht beigemessen werden. Denn die im Zusammenhang mit der Benutzung vorgelegten Unterlagen reichen allein nicht aus, um über eine Stärkung der originär schwachen Kennzeichnungskraft auf eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinaus eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu begründen.

c) Hinsichtlich der in Klasse 9 geschützten Widerspruchswaren kommt dem Markenwort ein beschreibender Charakter nicht zu, so dass die Widerspruchsmarke insoweit von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

3. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke bei sämtlichen im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr gebotenen normalen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

a) Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. [X.] [X.], 428, 431 Rdnr. 53 - [X.]; BGH [X.] 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im [X.] zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ([X.], 340, 347 - Lions; BGH [X.] 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - [X.]). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen.

b) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden jedenfalls begrifflich ähnlich wahrgenommen.

Unmittelbare begriffliche Verwechslungen sind zu befürchten, wenn sich Wörter der [X.] oder einer gängigen Fremdsprache gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen ([X.] 1968, 196, 197 -Jägerfürst/Jägermeister; NJW -RR 1991, 1066 - [X.][X.]; [X.], 1025, 1026 - [X.]/[X.]). Dies ist hier der Fall.

Die aus dem [X.] Grundwortschatz stammenden und dem inländischen Publikum geläufigen Begriffe "human" und "man" haben jeweils u. a. die Bedeutung "Mensch" und werden im [X.]en als Synonyme verwendet (vgl. [X.]-Oxford - Großwörterbuch [X.] a. a. O; [X.], [X.], 893/894, Anlage 14 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 6. September 2010, [X.]. 126 - 129 GA). Als Adjektiv bedeutet "human" zudem "menschlich" ([X.]-Oxford - Großwörterbuch [X.] a. a. O).

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_power, Anlage 1 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 15. Januar 2010, [X.]. 31 -33 GA). Mithin stimmen die beiden Markenwörter in ihrem Sinngehalt im Wesentlichen überein, so dass eine begriffliche Verwechslungsgefahr vorliegt.

Dieser Annahme steht auch der Grundsatz, dass schutzunfähige, beschreibende Angaben für sich gesehen prinzipiell nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein dürfen, nicht entgegen. Zwar weist die Widerspruchsmarke - wie oben ausgeführt - in Bezug auf die hier relevanten Dienstleistungen einen beschreibenden Charakter auf. Aufgrund der erworbenen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung kann das Zeichen "[X.]" jedoch Grundlage für die Feststellung der begrifflichen  Verwechslungsgefahr sein.

Ob darüber hinaus eine Verwechslungsgefahr auch unter anderen Gesichtspunkten gegeben ist, bedarf somit keiner abschließenden Klärung mehr.