Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 19.04.2012, Az. I ZR 42/11

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZR 42/11
vom
19. April 2012
in dem Rechtsstreit

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Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat am 19.
April 2012 durch [X.]
Dr.
Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr.
Büscher, Prof.
Dr.
Schaffert und Dr.
Koch
beschlossen:
Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten wird das Urteil des 29.
Zivilsenats des Oberlandesgerichts [X.] vom 10.
Fe-bruar 2011 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens, an das Berufungsge-richt zurückverwiesen.
Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 400.000

festgesetzt.
Gründe:
[X.] Die Klägerin stellt Sportschuhe her. Sie ist Inhaberin der Wort-/Bildmar-ke Nr.
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eingetragen für die Reparatur von Schuhen (Klagemarke
1)
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sowie der Bild-marke Nr.
1
034
164, die einen springenden
[X.] zeigt (Klagemarke
2), der Wort-/Bildmarke Nr.
994
108 mit dem Wortbestandteil [X.]

(Klagemarke
3) und der nachfolgenden Bildmarke Nr.
2
011
596 mit dem Abbild eines Streifens auf [X.] (Klagemarke
4)

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Die [X.]
2 bis 4 sind für Schuhe eingetragen.
Die Beklagte zu
1, eine in der [X.] ansässige Gesellschaft, deren Verwaltungsratspräsident der Beklagte zu
2 ist, lieferte der M.

GmbH (nachfolgend: M.

) Schuhe, die mit den [X.] versehen [X.] und die dem Modell Speed Cat

der Klägerin entsprachen. Die M.

lie-ferte die Schuhe weiter an die [X.].

GmbH (nach-folgend: [X.].

). Die Klägerin erwarb bei zwei
Testkäufen
am 4.
Oktober und 8.
November 2007 in einer [X.].

-Filiale Schuhe, die dem Modell Speed Cat

entsprachen und mit den [X.]-Marken versehen waren.
Die Klägerin hat behauptet, bei den von ihr bei den zwei
Testkäufen er-worbenen Schuhen
handele es sich
um Fälschungen.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagten zu verurteilen, es unter Androhung näher bezeichneter [X.] im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, Schuhe anzubieten und/oder zu
vertreiben, wenn diese mit zugunsten der Firma [X.] AG [X.] Sport geschützten Marken, nämlich dem Wortzeichen [X.] und/oder dem Bildzeichen springender [X.] und/oder dem [X.] beste-hend aus dem Wortzeichen [X.] und dem Bildzeichen springender [X.] und/oder dem [X.] Formstrip versehen sind und eine Genehmigung der [X.] [X.] AG [X.] Sport zur Verwendung dieser Zeichen auf den Schuhen nicht vorliegt.
Die Klägerin hat die Beklagten darüber hinaus auf Auskunftserteilung (Klageanträge
2 und 3) und Vernichtung
der
in ihrem Besitz befindlichen
Schu-he (Klageantrag
5) in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Scha-densersatzpflicht begehrt
(Klageantrag
4).
Das [X.] hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Beru-fung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Das Berufungsgericht hat lediglich das Wort Genehmigung

im Tenor des landgerichtlichen Urteils durch das Wort 2
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Zustimmung

ersetzt. Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen wenden sich die Beklagten mit der Nichtzulassungsbeschwerde.
I[X.] Die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten hat Erfolg und führt gemäß §
544 Abs.
7 ZPO zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur [X.] an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hat den Anspruch der Beklagten auf rechtliches Gehör (Art.
103 Abs.
1 GG) in ent-scheidungserheblicher Weise verletzt.
1. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass [X.], der aus dem Testkauf vom 4.
Oktober 2007 stamme und dessen Sohle in der Anlage K
20 abgebildet sei, eine Fälschung sei. Es sei als unstreitig zu behandeln, dass die-ser Schuh aus einer Lieferung der Beklagten zu
1 an M.

stamme. Das erstmalige Bestreiten der Herkunft dieses Schuhs durch die Beklagten im [X.] zur mündlichen Verhandlung vor dem [X.] am 26.
November 2009 sei vom [X.] mit Recht als verspätet zurückgewiesen worden, so dass die Beklagten mit ihrem Bestreiten auch im Berufungsverfahren ausgeschlos-sen seien.
2. [X.], dass die Beklagten den Vortrag der Klägerin zur Herkunft des in Rede stehenden Schuhs nicht erst in der mündlichen Verhandlung am 26.
November 2009, sondern bereits mit Schriftsatz vom 28.
Januar 2009 bestritten hatten. Das [X.] durfte das Bestreiten der Beklagten daher nicht nach §§
282, 296
Abs.
2
ZPO
als verspä-tet
zurückweisen; entsprechend durfte
das Berufungsgericht nicht von einem Ausschluss des Verteidigungsmittels der Beklagten nach §
531 Abs.
1 ZPO ausgehen.
a) Allerdings macht die Nichtzulassungsbeschwerde ohne Erfolg geltend, die Beklagten hätten bereits im Schriftsatz vom 1.
Dezember 2008 die Herkunft des in der Anlage K
20 teilweise abgebildeten Schuhs hinreichend bestritten. 8
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Das Bestreiten zur Herkunft [X.]e in diesem Schriftsatz bezieht sich nur auf die Schuhe mit weißer Innenauskleidung, die aus dem Testkauf vom 8.
No-vember 2007 stammen. Ob Entsprechendes auch für die Ausführungen im Schriftsatz der Beklagten vom 25.
September 2008 gilt oder ob sich das Be-streiten der Herkunft in diesem Schriftsatz nicht auch auf die Schuhe aus bei-den Testkäufen bezieht, kann offenbleiben.
b) Die Beschwerde dringt jedenfalls mit ihrer Rüge durch, dass die [X.] mit Schriftsatz vom 28.
Januar 2009 bestritten haben, ein von der Klä-gerin als Anlage K
27 [X.] stamme von der Beklagten zu
1 und sei Gegenstand des Testkaufs vom 4.
Oktober 2007. Dieses Bestreiten erfasst auch die Herkunft des Schuhs, dessen Sohle in der Anlage K
20 abgebildet ist, auf dessen Herkunft aus der Lieferkette der Beklagten zu
1 an M.

und von dort an die [X.].

das Berufungsgericht seine Entscheidung gestützt hat. Denn der als Anlage K
27 vorgelegte Schuh und [X.], dessen Sohle in der An-lage K
20 abgebildet sind, gehören zu demselben [X.]. Bei dem in der Anlage K
20 teilweise abgebildeten Schuh handelt es sich um das rechte [X.] zu [X.] der Anlage K
27.
aa) Nach dem Vortrag der Klägerin bei der Vorlage der Anlage K
20 ge-hört die dort abgebildete Schuhsohle zu [X.], der im [X.] vor dem [X.] Düsseldorf über den sechsten [X.] der Klägerin gegen [X.].

als Anlage OG
3 vorgelegt worden ist. Bei der Vorlage der Anlage K
27 mit Schriftsatz vom 17.
Dezember 2008, in der münd-lichen Verhandlung vor dem [X.] vom 26.
November 2009 und in der Berufungserwiderung vom 6.
September 2010 hat die Klägerin geltend ge-macht, dass es sich bei [X.] der Anlage K
27 um [X.] zur Anlage OG
3 des Ordnungsmittelverfahrens zum sechsten [X.] der Klägerin gegen [X.].

beim [X.] Düsseldorf handelt.

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bb) Bilden die beiden Schuhe aus den Anlagen K
20 und K
27 dasselbe Paar, das die Klägerin nach ihrem Vortrag anlässlich des Testkaufs vom 4.
Ok-tober 2007 bei der [X.].

erworben haben will und aus der Lieferung der [X.] zu
1 an M.

stammen soll, folgt daraus, dass das Bestreiten der [X.] im Schriftsatz vom 28.
Januar 2009 nicht allein [X.] der Anlage K
27, sondern [X.] aus diesem Paar erfasst hat. Etwas anderes käme
allenfalls dann in Betracht, wenn die beiden Schuhe [X.] [X.]s eine unterschiedliche Herkunft haben könnten. Derartiges hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt; auch sonst sind hierfür
keine Anhaltspunkte ersichtlich.
c) Da die Beklagten bereits annähernd zehn Monate vor der mündlichen Verhandlung vom 26.
November 2009 vor dem [X.] den Vortrag der Klägerin zur Herkunft des Schuhs, dessen Sohle in der Anlage K
20 abgebildet ist, bestritten haben, hat schon
das [X.] das Bestreiten zu Unrecht als verspätet nach §
296 Abs.
2 ZPO zurückgewiesen. Das Berufungsgericht durfte danach die entsprechenden Ausführungen der Beklagten nicht nach §
531 Abs.
1 ZPO unberücksichtigt lassen.
d) Damit hat das Berufungsgericht den Anspruch der Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt. Zwar führt nicht jedwede fehlerhafte Anwendung [X.] durch das Gericht zu einem Verstoß gegen das [X.] nach Art.
103 Abs.
1 GG (vgl. [X.], Beschluss vom 5.
Mai 1987
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BvR
903/85, NJW 1987, 2733, 2735). Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs ist
aber verletzt, wenn durch die fehlerhafte Anwendung von Präklusionsvorschriften die erforderliche Anhörung nicht stattgefunden hat (vgl. [X.], NJW 1987, 2733, 2735). Das ist vorliegend der Fall. Das Berufungsge-richt hat das Bestreiten der Beklagten als unbeachtlich und das Vorbringen der Klägerin zur Herkunft der in Rede stehenden Schuhe deshalb als unstreitig an-gesehen, obwohl die Beklagten auch in der Berufungsbegründung vom 4.
Mai 14
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2010 darauf hingewiesen haben, die Herkunft des Schuhs der Anlage [X.] schon erstinstanzlich rechtzeitig bestritten zu haben. Dieses Vorbringen hat das Berufungsgericht nicht zur Kenntnis genommen und jedenfalls dadurch den [X.] auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt.
e) Das Urteil des Berufungsgerichts beruht auch auf der Verletzung des Verfahrensgrundrechts der Beklagten aus Art.
103 Abs.
1 GG. Dies ist bereits dann der Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass das Berufungsgericht bei Berücksichtigung des übergangenen Vorbringens anders entschieden hätte (vgl. [X.], Beschluss vom 9.
Juni 2005
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V
ZR
271/04, NJW 2005, 2624, 2625).
Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Beklagten einzig darauf gestützt, dass der in der Anlage K
20 abgebildete Schuh eine Fälschung dar-stellt. Da die Herkunft dieses Schuhs nach dem wirksamen Bestreiten der [X.] nicht feststeht, ist der Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagten hätten durch den Vertrieb gefälschter Markenprodukte die Markenrechte der Klägerin verletzt, die Grundlage entzogen.
3. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
a) Die Klageanträge sind hinreichend bestimmt.
aa) Die Klägerin hat im Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde angegeben, dass sie das begehrte Verbot kumulativ aufgrund der streitgegen-ständlichen [X.] verfolgt. Sollte eine kumulative Geltendmachung [X.], hat die Klägerin ihre Ansprüche in erster Linie auf die [X.]
2 bis 4 und hilfsweise auf die Klagemarke
1 gestützt und für den Fall, dass eine darüber hinausgehende Staffelung erforderlich sein sollte, die Ansprüche [X.] aus der Klagemarke
2 und sie dann in nachstehender Reihenfolge aus den [X.]
3, 4 und 1 hergeleitet. Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob eine kumulative Geltendmachung ganz ([X.]
1 bis 4) oder 17
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teilweise ([X.]
2 bis 4) in Betracht kommt,
und ansonsten auf die [X.] erklärte Staffelung der Reihenfolge, in der die [X.] geltend ge-macht werden, abstellen müssen.
bb) Auch im Übrigen bestehen keine Bedenken gegen die Bestimmtheit des Unterlassungsbegehrens. Die im Unterlassungsantrag angegebenen Mar-ken sind zwar nicht im Einzelnen aufgeführt. Auch auf eine konkrete Verlet-zungsform nimmt der Unterlassungsantrag nicht Bezug. Im Streitfall ergibt sich aber unter Zuhilfenahme des Klagevorbringens mit hinreichender Bestimmtheit, dass die Klägerin sich neben dem Wortzeichen [X.]

gegen die Verwendung von Zeichen wendet, die den [X.]
1, 2 und 4 entsprechen.
cc) Das Berufungsgericht hat den Begriff der Genehmigung in der [X.] (
[X.] Sport zur Verwendung dieser Zeichen auf den Schuhen nicht vorliegt) durch Zustimmung ersetzt. Von dem Ausnahmetatbestand im [X.] sind auch die Fälle erfasst, in denen die Markeninhaberin die Schuhe selbst in den Verkehr gebracht hat.
dd) Der auf Unterlassung
gerichtete Klageantrag und die Anträge auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, die auf den Verbotsantrag Bezug nehmen, sind auch nicht deshalb unbestimmt, weil sie nicht eine konkrete Verletzungshandlung aufgreifen. Ansprüche auf Unter-lassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz können
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soweit Wiederho-lungsgefahr gegeben ist
-
über die konkret festgestellte Verletzungshandlung hinaus für solche Handlungen gegeben sein, in denen das Charakteristische der Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt (vgl. [X.], Urteil vom 23.
Fe-bruar 2006
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I
ZR
27/03, [X.]Z 166, 233 Rn.
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Parfümtestkäufe; Urteil vom 14.
Februar 2008
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I
ZR
55/05, [X.], 796 Rn.
15
= [X.], 1200
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Hollister; Urteil vom 15.
März 2012
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I
ZR
137/10, [X.], 630
Rn.
19
= [X.], 824
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CONVERSE
II).
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b) Die Beklagten trifft grundsätzlich die Darlegungs-
und Beweislast da-für, dass die von der Klägerin beanstandeten Produkte [X.] sind; etwas anderes gilt nur, wenn die Beweisführung durch den in Anspruch genommenen Dritten
-
vorliegend die Beklagten
-
es dem Markeninhaber er-möglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten (vgl. [X.], Urteil vom 15.
März 2012
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I
ZR
52/10, [X.], 626
Rn.
26
= [X.], 819
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CON-VERSE
I).
c) Das Berufungsgericht hat sich den landgerichtlichen Feststellungen angeschlossen, wonach es sich bei [X.], dessen Sohle in der Anlage K
20 abgebildet ist, um eine Fälschung handelt. Das [X.] hat seine [X.] Überzeugung aus den Bekundungen des Zeugen N.

gewon-nen. Entgegen der Ansicht der Beklagten konnten die Vorinstanzen diese
An-gaben des Zeugen N.

als Zeugenaussage würdigen. Der Zeuge hat über das Herstellungsverfahren bei der Klägerin einschließlich der Herstellung der Sohlen und
über
die [X.]rkmale von Originalsohlen des in Rede stehenden Schuhmodells berichtet und unter Vorhalt der Anlage K
20 bekundet, die Lauf-sohle des ihm vorgelegten Schuhs weise Unterschiede zu einer Originalsohle 25
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dieses Modells auf. Er hat damit seine eigenen Wahrnehmungen wiedergege-ben und keine gutachterlichen Äußerungen gemacht, die einem Sachverständi-gen vorbehalten wären.
Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 28.01.2010 -
4 HKO 1874/08 -

OLG [X.], Entscheidung vom 10.02.2011 -
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