Bundespatentgericht, Beschluss vom 31.07.2018, Az. 18 W (pat) 17/17

Die vorliegende [X.] mit der Bezeichnung

„Universalressourcenzugriffssteuerung“

geht aus der [X.] 199 83 738.4 hervor, die wiederum aus der am 15. November 1999 eingereichten und als [X.] 2000/029955 [X.] in [X.] veröffentlichten [X.] ([X.]/[X.] 1999/026994) hervorgeht, welche zwei [X.]-amerikanische Prioritäten vom 16. November 1998 ([X.] 60/108 930) und vom 12. November 1999 ([X.] 09/439 544) in Anspruch nimmt.

Mit in der Anhörung vom 16. November 2011 verkündeten Beschluss, erstellt am 18. November 2011, hat die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des [X.] die [X.] 199 83 738.4 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1 nach Hauptantrag und nach [X.] 1 und 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen würden.

Gegen diesen ihr am 18. November 2011 zugestellten Beschluss hat die Rechtsvorgängerin der Anmelderin mit am 10. Dezember 2011 eingegangenen Schriftsatz vom 9. Dezember 2011 Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerde der beim Senat unter dem Aktenzeichen 18 W (pat) 172/14 anhängig gewesenen [X.] wurde von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 3. Januar 2017 zurückgenommen, nachdem die Anmelderin mit Schreiben vom 16. November 2016 zur mündlichen Verhandlung geladen wurde. Im [X.] wurde die Anmelderin u. a. auf mögliche Zulässigkeitsprobleme und Bedenken gegen die Patentfähigkeit der damals geltenden Ansprüche 1 nach Haupt- und [X.] 1 und 2 hingewiesen.

Vor der Zurücknahme der Beschwerde hatte die Anmelderin mit am 28. Dezember 2016 beim [X.] eingegangenen Schriftsatz vom 28. Dezember 2016 die Teilung der Anmeldung 199 83 738.4 erklärt. Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des [X.] hat dem [X.] mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 mitgeteilt, die Teilung sei wirksam geworden, nachdem die Gebühren fristgerecht und vollständig bezahlt und die Teilungsunterlagen fristgerecht und vollständig eingereicht worden seien. Das [X.] hat unter dem Aktenzeichen 199 84 047.4 die Teilungsakte angelegt.

1. Das [X.] ist für die Entscheidung über die Teilanmeldung nicht zuständig. Die Zuständigkeit für die Teilanmeldung liegt beim [X.], sodass die Teilanmeldung zur weiteren Bearbeitung an das [X.] zu verweisen ist.

Die gemäß § 39 [X.] wirksame Teilanmeldung ist zwar beim [X.] anhängig geworden, da die mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2016 erklärte Teilung während des Beschwerdeverfahrens zur [X.] beim [X.] eingegangen ist. Dies führt jedoch nicht dazu, dass das Gericht für die Prüfung der Teilanmeldung zuständig ist (ebenso B[X.] 7 W (pat) 44/11 – Beschluss vom 22. November 2013; 7 W (pat) 108/11 – Beschluss vom 30. März 2012; 21 W (pat) 1/09 – Beschluss vom 21. Dezember 2010; a. M. BGH GRUR 1999, 574 ff. – Mehrfachsteuersystem; [X.], 458 ff. – Textdatenwiedergabe; B[X.] 17 W (pat) 6/13 – Beschluss vom 22. Oktober 2013).

Die gegenteilige Auffassung beruht auf der Annahme, dass es sich bei der Teilung nach § 39 Abs. 1 [X.] um einen der Prozesstrennung nach § 145 ZPO vergleichbaren Vorgang handelt (vgl. [X.]; u. a. – Textdatenwiedergabe). Wie der 21. Senat des [X.]s in seiner Entscheidung vom 7. Dezember 2010 (21 W (pat) 10/09, [X.], 949 – Teilung einer Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren) im einzelnen dargelegt hat, ist dies jedoch nicht der Fall. Danach entsteht bei einer Teilung nach § 39 [X.] vielmehr ein neuer Verfahrensgegenstand, der im bisherigen Erteilungsverfahren bis zur Erklärung der Teilung keine Rolle gespielt hat. Dementsprechend fällt der Gegenstand der Teilanmeldung auch nicht in der Beschwerde an. Denn der Beurteilung durch das Beschwerdegericht unterliegt ein Rechtschutzbegehren nur insoweit, als darüber in der Vorinstanz entschieden wurde. Nur in diesem Umfang kommt einer Beschwerde der Devolutionseffekt zu (sog. Anfallwirkung). Sie ist das Mittel, um angegriffene Entscheidungen in der höheren gerichtlichen Instanz nachprüfen zu lassen. Entscheidend ist, dass das Rechtsmittelgericht alleine über das prozessuale Schicksal des erstinstanzlichen Streitgegenstandes entscheidet (vgl. [X.]. [X.] NVwZ 2000, 210 f. m. w. N.). Demgegenüber ist die erstmalige Prüfung von Patentanmeldungen – wozu auch die Prüfung einer Teilanmeldung gehört – grundsätzlich die Sache des [X.]. Wegen der Einzelheiten wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den o. g. Beschluss des 21. Senats Bezug genommen, dem sich der erkennende Senat im vollem Umfang anschließt.

Der Senat hält eine Verweisung an das [X.] insbesondere auch deshalb für sachgemäß, damit der Anmelderin für die abgetrennte Teilanmeldung zwei Instanzen zur Verfügung stehen (vgl. Busse, [X.], 8. Aufl., § 39 Rn. 27). Die mit den Teilungsunterlagen eingereichten neuen Ansprüche waren in dieser Form nicht Gegenstand im Prüfungsverfahren der [X.]. Über den Anspruchsgegenstand der Teilanmeldung wurde daher inhaltlich bisher noch nicht entschieden.

Zwar hätte die Anmelderin auch im Beschwerdeverfahren die gemäß Teilungserklärung geltenden Ansprüche hilfsweise einreichen können. Da sie aber die Anmeldung „jederzeit“ bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die [X.] teilen darf, dürfte sie auch ein berechtigtes Interesse daran haben, zur Prüfung „neuer“ Aspekte in einer solchen Teilanmeldung alle Instanzen des Prüfungsverfahrens nutzen zu können.

Ein mangelndes Rechtsschutzbedürfnis wegen Verfahrensverschleppung (vgl. [X.], [X.], 10. Aufl., § 39 Rn. 17) liegt nicht vor, weil die Teilungserklärung keinen Einfluss auf das Beschwerdeverfahren der [X.] hatte.

Da es somit an einer sachlichen Zuständigkeit des [X.]s zur Entscheidung über die Teilanmeldung mangelt, ist diese durch Beschluss gemäß § 17 a Abs. 2 i. V. m. § 13 GVG, § 39 Abs. 1 Satz 3 [X.] an das [X.] zu verweisen.

2. Die Rechtbeschwerde ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zuzulassen, da der Senat zwar mit der Rechtsprechung des 21. Senats des [X.]s übereinstimmt, hiermit aber von der bisherigen Rechtsprechung des [X.] und anderer Senate des [X.]s abweicht.