Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 08.01.2008, Az. X ZR 110/04

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/04 Verkündet am: 8. Januar 2008 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] - 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 8. Januar 2008 durch [X.] Melullis und [X.] Scharen, [X.], Prof. [X.] und [X.] für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 4. Mai 2004 verkündete Urteil des 3. Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. April 1997 unter Inan-spruchnahme der Priorität der [X.] Gebrauchsmusteranmeldung 296 22 349 vom 23. Dezember 1996 angemeldeten Patents 197 15 532 (Streit-patent), das eine Energiezuführungskette (auch: [X.]) betrifft und 19 Patentansprüche umfasst, wegen deren Wortlauts auf die Patentschrift verwiesen wird. Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent im Umfang der [X.] und 2 vollständig, des Patentanspruchs 4, soweit er nicht auf Patentanspruch 3 rückbezogen ist, sowie des Patentanspruchs 11, soweit er nicht auf einen der Patentansprüche 3 oder 5 bis 10 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen ist, für nichtig zu erklären. Sie hat den Gegenstand dieser Ansprü-che teilweise (Ansprüche 1, 2 und 4) schon nicht als neu sowie insgesamt als durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen und sich insoweit auf fol-gende Druckschriften gestützt: 1 - 3 - [X.] [X.] 35 31 066 US-Patentschrift 3 779 003 [X.] Patentschrift 39 09 797 Veröffentlichung der internationalen Patentanmeldung [X.] [X.] Patentschrift 38 40 907 2 Die Klägerin hat außerdem eine offenkundige Vorbenutzung der Erfin-dung geltend gemacht und sich dafür zum einen auf ihre 1995 prospektierte [X.] der Typenreihe K – und zum anderen auf ein von ihr der [X.]

GmbH & Co. unterbreitetes Angebot für eine auf dieser Kette basierende Sonderanfertigung zur Führung des Abgas-schlauchs eines Schweißsystems berufen. Die Beklagte hat das Streitpatent beschränkt verteidigt; das Bundespa-tentgericht hat es, soweit es über diese Beschränkung hinausgeht, antragsge-mäß für nichtig erklärt. 3 Im [X.] verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 unter Aufnahme des Unteranspruchs 2 in folgender Fassung (erstinstanzliche Be-schränkung: kursiv; zweitinstanzliche Beschränkungen: kursiv und [X.]): 4 "Energiezuführungskette zur Aufnahme von Kabeln, Schläuchen oder dergleichen, mit einer Anzahl gelenkig miteinander [X.], die durch zueinander parallele [X.] und [X.] verbindende untere und obere [X.] gebildet werden, wo-bei die [X.] seitliche, [X.] gerichtete Rastvorsprünge zur lösbar rastenden Aufnahme der [X.] aufweisen, da-durch gekennzeichnet, dass Bügel vorgesehen sind, - 4 - die mit sich parallel zu den oberen und unteren Schmalseiten der [X.] (1) erstreckenden Befestigungsbereichen (6) versehen sind, mittels derer die Bügel an den [X.] der [X.], die der lösbar rastenden Aufnahme der [X.] dienen, rastend befestigbar sind, dass die Bügel zumindest einseitig der Kette eine Erweiterung deren Nutzquerschnitts bilden und beliebig gegen die [X.] (2, 3) austauschbar sind und dass die Bügel als einen rechteckigen Erweiterungsquerschnitt bildende Elemente mit [X.] zwei sich parallel zu den [X.] erstreckenden Abschnitten und mit einem diese verbindenden, sich parallel zu den oberen und unteren [X.]schmalseiten erstreckenden Abschnitt ausgebildet sind, und dass die sich parallel zu den [X.] erstreckenden Ab-schnitte [X.] gerichtet von den [X.] beabstandet sind." An diesen Anspruch schließen sich die erteilten Patentansprüche 3 bis 19 als jetzige Ansprüche 2 bis 18 unter Anpassung der Rückbeziehungen, [X.] mit der Maßgabe an, dass der jetzige Patentanspruch 13 (bisher: 14) die [X.] und 2 sowie die Merkmale 3.1 und 3.2 der in den [X.] aufgestellten Merkmalsgliederung ([X.] 4.) anstelle der Rückbezie-hung auf Patentanspruch 1 vorsieht. Die Klägerin beantragt, die Berufung [X.]. 5 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. [X.]

ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der [X.] erläutert und ergänzt hat. 6 - 5 - Entscheidungsgründe: 7 Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem die Beklagte das Streitpatent zulässigerweise nur noch in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat gestellten Berufungsantrags verteidigt, ist es, soweit es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr.; vgl. etwa [X.], 215 - [X.]). In dem vertei-digten Umfang fehlt dem Streitpatent, soweit es angegriffen ist, die Patentfähig-keit (§ 4 [X.]). [X.] 1. Das Streitpatent betrifft eine Energiezuführungskette aus gelenkig miteinander verbundenen Kettengliedern. Solche Ketten dienen vornehmlich der Führung von Kabeln und ähnlichen Energieleitungen oder von Schläuchen bzw. flexiblen Rohrleitungen, mit denen mobile und stationäre Maschinenteile verbunden sind. 8 2. Der Grundaufbau von Energiezuführungsketten ist, wie die Streitpa-tentschrift eingangs ausführt, namentlich aus der [X.] [X.] 35 31 066 und der [X.] Patentschrift 39 09 797 bekannt. Die Kettenglie-der werden üblicherweise aus parallel zueinander angeordneten Seitenlaschen und diese verbindenden, unteren und oberen [X.]n zusammengesetzt. Ausführungen gemäß der [X.] 35 31 066 weisen an den La-schen seitliche, [X.] gerichtete Rastvorsprünge zur lösbar rastenden Aufnahme der [X.] auf. Die [X.] Patentschrift 39 09 797 sieht im mittleren Bereich der [X.], beiderseitig ihrer Mittellängsebene, T-förmige Nuten zur Aufnahme der entsprechend ausgebildeten T-förmigen Enden der [X.] vor. 9 - 6 - 3. In der Beschreibung des Streitpatents werden weiter bekannte [X.] zur Erweiterung des für die Aufnahme von Kabeln oder Schläuchen nutzba-ren Kettenquerschnitts angesprochen. Die von der [X.] Patentschrift 39 09 797 vorgeschlagene Lösung wird dabei wegen des hohen Montageauf-wands, der unveränderlichen Breite des Erweiterungsquerschnitts, der geringen Variabilität der eingesetzten Bauelemente und vor allem wegen des erschwer-ten Öffnens der Kette zum Einlegen oder Herausnehmen von Kabeln als nachteilig angesehen. Der in der US-Patentschrift 3 779 003 offenbarte Kabel-träger könne wegen des asymmetrischen Aufbaus seiner Glieder zwar grund-sätzlich als Erweiterung des durch die [X.] begrenzten Kettenquer-schnitts angesehen werden, jedoch sei das Verhältnis der Höhe der Seitenteile der Kettenglieder zur Höhe der Abdeckungen festgelegt und unveränderbar. Die Lösung der [X.] Patentschrift 37 30 586 biete keine hinreichende Va-riabilität bezüglich der horizontalen und vertikalen Ausdehnung des Kettennutz-querschnitts. 10 4. Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine Energie-führungskette unter Beibehaltung der Konfiguration und Ausbildung der La-schen derart weiterzubilden, dass der Nutzquerschnitt sowohl horizontal als auch vertikal variabel bzw. erweiterbar ist und die Kette leicht geöffnet und [X.] werden kann. Hierzu stellt der Patentanspruch 1 in der zuletzt vertei-digten Fassung eine Energiezuführungskette zur Aufnahme von Kabeln, Schläuchen oder dergleichen unter Schutz, die 11 1. aus einer Anzahl gelenkig miteinander verbundener Kettenglie-der besteht, die durch 1.1 zueinander parallele [X.] und - 7 - 1.2 diese verbindende untere und obere [X.] gebildet werden, wobei 2. die [X.] seitliche Rastvorsprünge aufweisen, 2.1 die [X.] gerichtet sind und 2.2 zur lösbar rastenden Aufnahme der [X.] dienen, und wobei 3. Bügel vorgesehen sind, die 3.1 beliebig gegen die [X.] ausgetauscht werden [X.] und 3.2 zumindest auf der einen Seite der Kette eine Erweiterung deren [X.]s bilden, 3.3 als einen rechteckigen Erweiterungsquerschnitt bildende Elemente ausgestaltet und die 3.3.1 mit jeweils zwei sich parallel zu den [X.] erstre-ckenden, [X.] gerichtet von diesen beabstandeten Abschnitten sowie 3.3.2 mit einem diese verbindenden, sich parallel zu den oberen und unteren [X.]schmalseiten erstre-ckenden Abschnitt ausgebildet sind und die 3.4 Befestigungsbereiche aufweisen, 3.4.1 die sich parallel zu den oberen und unteren Schmalseiten der [X.] erstrecken und 3.4.2 mittels derer die Bügel an den [X.] der [X.] rastend befestigbar sind. - 8 - Die nachstehend abgebildete Figur 7 der Zeichnung zeigt ein nach einem Ausführungsbeispiel erweitertes Glied einer Energiezuführungskette in Vorder-ansicht: 12 I[X.] Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist neu (§ 3 [X.]), da er, wie die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen ergeben hat, in der [X.] seiner Merkmale im Stand der Technik nicht vorweggenommen ist. Die Prospektunterlagen der Klägerin für Energiezuführungsketten der [X.] – offenbaren lediglich eine Basiskette ohne Erweiterung des Nut- zungsquerschnitts. Bei der [X.]

1996 angebotenen Sonderaus- führung einer solchen Kette waren die Stege mit den Seitenlaschen nicht durch Rast- oder Schnappverschlüsse verbunden, sondern verschraubt. Nach den Vorgaben der US-Patentschrift 3 779 003 gefertigte Kabelträger bestehen zwar aus Gliedern, deren jeweilige Oberhälften im weiteren Sinne als Bügel aufge-fasst werden können, die aber nicht als Erweiterung eines gegebenen Nut-zungsquerschnitts dienen. Bei der [X.] Patentschrift 39 09 797 wird der Erweiterungsquerschnitt aus sich auf den Schmalseiten der [X.] abstüt-zenden [X.] und diese verbindenden [X.]n gebildet und nicht 13 - 9 - durch sich [X.] und parallel zu den [X.] erstreckende, miteinan-der verbundene Abschnitte. 14 II[X.] Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist nicht patent-fähig, da er sich für den Fachmann, einen in der Konstruktions- bzw. Entwick-lungsabteilung eines branchenzugehörigen Unternehmens tätigen Fachhoch-schulabsolventen der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik mit einigen Jahren Berufserfahrung, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab (§ 4 [X.]). 1. Die [X.] Patentschrift 39 09 797 schlägt vor, den [X.], wie aus der nachfolgend abgebildeten Figur 8 der Zeichnung ersichtlich, durch aus [X.] (50) und Querste-gen zusammengesetzte Elemente zu erweitern. Die [X.] werden in T-förmige Nuten (58) im [X.] (52) der [X.] eingepasst; die [X.] sind mit ihren hakenförmig ausgebildeten [X.] (51) und den sich daran anschließenden T-förmigen Endbereichen (54) in die T-förmigen, an den Seitenlaschen im Grundaufbau für die Aufnahme der Quer-stege vorgesehenen Nuten einzuschieben. 15 - 10 - 2. Der [X.] wird bei dieser Lösung aus Sicht des Fach-manns durch eine Bügelkonstruktion erweitert. Die Erfindung, die mit dem ver-teidigten Streitpatent unter Schutz gestellt werden soll, verfolgt dasselbe Kon-zept mit modifizierten Bügeln. Eine solche Abwandlung ist von einem Entwickler mit den hier [X.], am Durchschnitt orientierten Fähigkeiten oh-ne weiteres zu erwarten und kann deshalb nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gelten. 16 17 a) Der hier maßgebliche Fachmann ist, wie der gerichtliche Sachver-ständige überzeugend erklärt hat, im Gegensatz zu einem probierend vorge-henden, im Handwerklichen verhafteten Techniker, geschult, im Stand der Technik vorgefundene Lösungen abstrahierend zu zergliedern, um sich auf [X.] Weise Anregungen für Alternativen zu verschaffen. Die analysierende Aus-wertung der [X.] Patentschrift 39 09 797 hat bei fachmännischer Heran-gehensweise, wie der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung über-zeugend ausgeführt hat, vom Bild des fertig nachgerüsteten Kettenglieds aus-zugehen; Modalitäten der Montage spielen dafür keine Rolle. Der Fachmann nimmt als Lösung wahr, dass außen entlang der Kette geführte Kabel oder Lei-- 11 - tungen bügelartig von Aufsätzen umschlossen sind, welche mit der Kette zu einer Einheit verbunden werden. Figur 8 der Zeichnung veranschaulicht die I-dee der bügelförmigen Einfassung. Ob beim Zusammenbau zuerst die Aufsatz-stücke an den Seitenlaschen angebracht, danach die Zusatzleitungen eingelegt und dann erst die [X.] aufgesetzt oder ob die Zusatzleitungen mit den zusammengesetzten Bügeln umfasst und diese in die T-förmigen Nuten an den Seitenlaschen eingeschoben werden, ist für die ergebnisorientierte fachmänni-sche Sicht unerheblich, zumal die Patentschrift 39 09 797 keine bestimmte Rei-henfolge für den Zusammenbau vorschreibt. Dass die Aufsätze und [X.] nicht in Einem angebracht werden können, wenn Zusatzkabel oder -leitungen in mehreren Lagen und durch Zwischenböden getrennt verlegt werden, sondern dass dann mit der Montage der [X.] zu beginnen ist, beeinflusst die fachmännische Wahrnehmung als Bügelkonstruktion deshalb nicht. b) Das Gleiche gilt für den Umstand, dass die Erweiterungen stets aus den seitlichen [X.] und [X.]n als Verbindung zusammenge-setzt sind. Bügel mögen in erster Linie aus einem Stück gefertigt sein. Am [X.] Einsatz eines Bauteils als Bügel ändert sich aus fachmännischer Sicht aber nichts dadurch, dass es aus mehreren Teilen besteht. Auch das Streitpa-tent stellt - im jetzigen Anspruch 3 - ausdrücklich mehrteilig ausgebildete Bügel unter Schutz und auch der [X.] in der verteidigten Fassung ist nicht auf einteilige Bügel beschränkt. Die Mehrteiligkeit mag dabei hauptsächlich auf die sich parallel zu den [X.] erstreckenden Abschnitte (Merkmal 3.3.1) oder die Befestigungsbereiche (Merkmalsgruppe 3.4) der Bügel bezogen sein, wäh-rend bei der [X.] Patentschrift 39 09 797 stets die Einzelteile in den äu-ßeren Eckbereichen der Erweiterungsabschnitte verbunden werden. Dass diese Zonen beim Streitpatent im Gegensatz dazu integral geformt sind, geht als Ab-wandlung nicht über den Bereich des Handwerklichen hinaus. 18 - 12 - 3. Patentschutz kann entgegen der Ansicht der Beklagten auch nicht we-gen der gewählten Befestigung der Bügel an den [X.] gerichteten [X.] ([X.] 2 und 3.4) gewährt werden. Diese Befesti-gungsart ist für die Verbindung der Seitenlaschen und [X.] von Basisket-tengliedern aus der [X.] [X.] 35 31 066 bekannt. Auf [X.] Weise auch die rechtwinklig [X.] Bügel des Streitpatents zu befes-tigen, mag aus fachmännischer Sicht in Anbetracht der starken Kräfte, die pha-senweise an neuralgischen Punkten auf die Bügel wirken, gewagt erscheinen. Die Lehre des Streitpatents nimmt dieses Risiko jedoch lediglich in Kauf; spezi-fische Anweisungen zu seiner Verminderung enthält die Lehre nicht. Dass in-soweit eine Fehlvorstellung der Übernahme einer solchen Konstruktion [X.] hätte, deren Überwindung nicht ohne erfinderisch tätig zu sein möglich war, ist nicht ersichtlich, zumal das Streitpatent Einsatzzweck und Einsatzweise der Energiezuführungskette offenlässt. 19 4. Die übrigen noch angegriffenen [X.] betreffen handwerkli-che Ausgestaltungen der Bügel (Merkmalsgruppe 3), die damit ebenfalls nahe-gelegt sind; auch die Berufung macht insoweit nichts anderes geltend. 20 - 13 - [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO. 21 Melullis Scharen [X.]

Meier-Beck [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 04.05.2004 - 3 Ni 45/02 -