Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.07.2012, Az. X ZR 51/11

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X
ZR 51/11

Verkündet am:

24. Juli 2012

Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:
ja
BGHZ:
ja
BGHR:
ja

Flaschenträger
[X.]§
139 Abs.
2, ZPO §
287
a)
Der [X.]ist verpflichtet, den durch die Verletzungshandlungen erzielten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als er auf der Benutzung des immateriellen Schutzguts beruht.
b)
Für die Bestimmung
des Anteils des [X.][X.]ist bei einer Patentverletzung wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der er-zielte Gewinn auf den durch die Benutzung der Erfindung vermittelten technischen Eigenschaften des Produkts oder anderen für die Kaufentscheidung der Abneh--
2
-
mer erheblichen Faktoren beruht. Die Höhe des [X.]Verletzerge

winns ist insoweit vom Tatrichter unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung zu schätzen.
c)
Der Einwand des Verletzers, er hätte den Gewinn auch bei einem nicht das Schutzrecht verletzenden Verhalten erzielen können, ist bei Bestimmung des her-auszugebenden [X.]unbeachtlich. Eine nichtverletzende Produktge-staltung, die im [X.]tatsächlich nicht zur Verfügung stand, ist für die Beurteilung der mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen [X.]in diesem Zeitraum und damit für die Bestimmung des [X.][X.]unerheblich.
BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 -
X ZR 51/11 -
OLG Frankfurt am Main

LG Frankfurt am Main

-
3
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Der X.
Zivilsenat des [X.]hat auf die mündliche Verhandlung vom 24.
Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin [X.]und
die Richter [X.]und Dr.
Bacher
für Recht erkannt:
Die Revisionen gegen das am 31.
März 2011 verkündete Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.]wer-den zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander auf-gehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin verlangt von der [X.]Schadenersatz wegen Patent-verletzung.
Die Klägerin ist Inhaberin des unter anderem für das Hoheitsgebiet der [X.]erteilten [X.]Patents 0
931
003 (Klage-1
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patents). Es betrifft einen [X.]und einen Zuschnitt hierfür. Ge-genstandsträger sind korbartige Gebilde, die einen Handgriff aufweisen und in denen beispielsweise mehrere Behälter, z.B. Flaschen, transportiert werden können. Sie werden aus flächigem Material, vorzugsweise Pappe, hergestellt und erhalten durch Falten und bereichsweises Verbinden, z.B. Verkleben, der durch Schnitte getrennten Teile ihre dreidimensionale Form.
Eine von der [X.]erhobene [X.]wies der Senat mit Urteil vom 22.
April 2008 (X
ZR
84/06; juris) insoweit ab, als die Klägerin das Klagepatent im Berufungsverfahren beschränkt verteidigt hat. Die
hiernach geltende
Fassung des Patentanspruchs
1 lautet in der [X.]wie folgt:
"A
blank for an article carrier, comprising a pair of side panels (14, 18) and a pair of end panels (12, 16) [X.](20, 22, 24), [X.]panels
(12, 16) having a second upper edge, a pair of handle panels (58, 86, 72, 92) [X.]an inner handle [X.](86, 92) and an outer handle [X.](58, 72), [X.]handle [X.]being connected
to a respective outer handle [X.]along a fold line (88, 94) and provided with a glue flap (130, 110, 134, 126), [X.]handle [X.](58, 72) being disposed adjacent a portion of a respec-tive side [X.](14, 18) along said first upper edge thereof and adja-cent a portion of a respective end [X.](12, 16) along said second upper edge thereof, each outer
handle [X.](58, 72) being separated
from said respective side [X.]by a first cut line (60, 74) extending along said first upper edge, and being partially separated from said respective end [X.]by a second cut line (62, 76) extending
along a portion of said second upper edge, wherein said second cut line (62, 76) terminates at a point spaced from a side edge of the outer handle [X.]and defining a connection portion (66, 78) there between."

3
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5
-
Die Beklagte lieferte von April 2002 bis Ende Januar 2005
nach der [X.]des Klagepatents gefertigte Flaschenträger an die R.

, die zuvor jahrelang von der Klägerin mit erfindungsgemäßen Trägern beliefert wor-rechtskräftiges Urteil vom 11.
Februar 2009 stellte das [X.]die Verpflichtung der [X.]fest, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der durch Herstellung und Vertrieb von [X.]mit dem erfindungsgemäßen Zuschnitt seit dem 9.
Februar
2002 entstanden ist.
Im vorliegenden Verfahren begehrt die Klägerin die Herausgabe des Verletzergewinns. Das [X.]hat -
soweit für das Revisionsverfahren von Interesse
-
der Klägerin den gesamten erzielten Gewinn zuerkannt. Auf die Be-rufung der [X.]hat das Berufungsgericht den [X.]Ge-winnanteil mit 50% bemessen. Hiergegen wenden sich Klägerin und Beklagte mit der durch das Berufungsgericht zugelassenen Revision. Die Klägerin strebt die Verurteilung der [X.]zur Zahlung von 88.092,29

will die vollständige Klageabweisung erreichen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässigen Revisionen haben keinen Erfolg.
I.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Der [X.]stehe ein Schadenersatzanspruch unter dem Gesichtspunkt der Herausgabe des [X.]in Höhe von 50% des um die Verpackungs-
und Frachtkosten bereinigten [X.]zu. Es sei als
[X.]nur 4
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derjenige Gewinn herauszugeben, der gerade durch die rechtswidrige Benut-zung des fremden Schutzrechts erzielt worden sei, wobei es nicht alleine um die Frage der haftungsausfüllenden Kausalität gehe, sondern auch darum, ei-nen "billigen"
Ausgleich dafür zu schaffen, dass der Verletzer sich durch die widerrechtliche Ausnutzung des Patents an die Stelle des [X.]und die diesem zustehenden Vorteile gezogen habe. Ansatzpunkt der Ermittlung des [X.]sei daher die
Frage, in welchem Maß die wi-derrechtliche Nutzung der Erfindung die Kaufentscheidung verursacht oder mit-verursacht habe. Das Gericht müsse feststellen, welche Faktoren den Kaufent-schluss beeinflusst hätten und diese Faktoren wertend bei der Schadensschät-zung gewichten. Bei Verletzung von [X.]durch den Verkauf verlet-zender Gegenstände bestehe in der Regel kein Anhalt dafür, dass der [X.]in vollem Umfang auf der Nutzung des Patents beruhe. Lediglich in Ausnahmefällen komme dies in Betracht, wenn z.B. die Erfindung einen [X.]neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht habe, der neue Einsatzgebiete erschließe und für den es keine äquivalenten, nicht schutzrechtsverletzenden Ausweichmöglichkeiten gebe. Häufig gehe es jedoch nur um Detailverbesse-rungen vorbekannter, tauglicher Vorrichtungen, weswegen sich ein demzufolge begrenzter Schutzumfang des Patents und seine Umgehungsmöglichkeit auch in begrenzender Weise auf den [X.]auswirkten.
So liege der Fall hier. Zwar sei zu berücksichtigen, dass sich der [X.]auf das ganze Erzeugnis und nicht nur eine Komponente eines komplexen Produkts beziehe. Dies besage aber nicht, dass die Erfindung einen völlig neuen [X.]hervorgebracht und neue Absatzmärkte [X.]habe. Zuschnitte für [X.]seien vorbekannt gewesen. Die Erfindung habe lediglich eine Detailverbesserung bewirkt. Aus der Entschei-dung des [X.]im [X.]ergebe sich, dass es 8
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Aufgabe des Patents gewesen sei, einen der bekannten Zuschnitte so zu ver-bessern, dass er (der Optik wegen) symmetrische Außenwände habe, die sich außerdem problemlos bedrucken ließen. In der Lösung dieser beiden Aufgaben liege der erfinderische Schritt. Die den [X.]damit ausma-chende Detailverbesserung schränke den Wert des Klagepatents erheblich ein, so dass es von einem "revolutionären"
Schutzrecht mit entsprechenden [X.]weit entfernt sei.
Es könne aber nicht angenommen werden, dass das von der [X.]verletzte Schutzrecht keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung gehabt habe. Denn der patentgemäße Zuschnitt ermögliche es, alle späteren Außenwände einerseits symmetrisch und andererseits ungeteilt zu erhalten. Diese optischen Vorteile seien wegen der von den Brauereien erwünschten großformatigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunkt der Kaufentscheidung anzu-sehen.
Der Einwand der Beklagten, sie habe die Geschäftsbeziehungen mit der R.

dadurch fortsetzen können, dass sie diese nach dem 31.
Januar 2005 mit einem nicht patentverletzenden Flaschenträger bei ver-minderten Gestehungskosten habe beliefern können, sei unbeachtlich. Denn die Beklagte habe nicht dargelegt, dass diese Produktionsmöglichkeit bereits im patentverletzenden Zeitraum von April 2002 bis Januar 2005 bestanden ha-be. Zudem komme es bei der Bewertung der Faktoren für den [X.]bei der Billigkeitsabwägung nicht auf hypothetische Einwände an. Es sei auch nicht ersichtlich, welche anderen wertbildenden Faktoren bestanden hätten, die neben dem durch die Patentverletzung ermöglichten "kundenorientierten"
Zu-schnitt und dem durch die Patentverletzung ermöglichten günstigeren Preis die Kaufentscheidung der Kundin hätten beeinflussen können.
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8
-
Im Rahmen der wertenden Abwägung sei daher die Hälfte des [X.]der Benutzung des Schutzrechts zuzurechnen. Dies lasse sich durch die [X.]verifizieren, dass eine Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe führen würde, da der zuerkannte [X.]einer Lizenzgebühr von ca. 8% und damit den üblichen Lizenzgebühren im Maschinenbau und der Werkzeugindustrie ent-spreche.
II.
Die Entscheidung des [X.]hält der rechtlichen Nachprü-fung stand.
1.
Durch das im Vorprozess ergangene rechtskräftige Urteil steht die Schadenersatzpflicht der [X.]für die Verletzung des Klagepatents fest (§
139 Abs.
2 [X.]aF).
2.
Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Klägerin ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 44.046,15

u-steht.
a)
Der durch die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts zu kom-pensierende Schaden ist nach der neueren Rechtsprechung des [X.]bereits in der Beeinträchtigung des absoluten Rechts und der mit diesem verbundenen, allein dem Inhaber zugewiesenen Nutzungsmöglichkei-ten zu sehen (BGH, Urteil vom 25.
September 2007 -
X
ZR
60/06, BGHZ 173, 374 =
GRUR 2008, 93 -
Zerkleinerungsvorrichtung; Urteil vom 14.
Mai 2009 -
I
ZR
98/06, BGHZ 181, 98 =
GRUR 2009, 856 =
[X.]2009, 1129 -
Tripp-Trapp-Stuhl; Urteil vom 20.
Mai 2009 -
I
ZR
239/06, GRUR 2009, 864 =
[X.]11
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13
14
15
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9
-
2009,
1143 -
CAD-Software; Urteil vom 29.
Juli 2009 -
I
ZR
169/07, GRUR 2010, 239 =
[X.]2010, 384 -
BTK). Der Schaden besteht darin, dass der [X.]die von dem immateriellen Schutzgut vermittelten konkreten [X.]für sich nutzt und sie damit zugleich der Nutzung durch den [X.]entzieht.
b)
Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, wonach der
Verletzte zur Kompensation dieses Schadens zwischen drei methodischen An-sätzen wählen kann: der konkreten, den entgangenen Gewinn einschließenden Schadensberechnung sowie der Geltendmachung einer angemessen Lizenz-gebühr und der Herausgabe des Verletzergewinns. Dies gilt, auch wenn es nach den Feststellungen des [X.]um Rechtsverletzungen von April 2002 bis Januar 2005 und damit in einem Zeitraum geht, der sowohl vor dem Inkrafttreten des [X.]von [X.]des geistigen Eigentums vom 7.
Juli 2008 am 1.
September 2008 als auch vor dem 29.
April 2006 liegt, dem Datum, bis zu dem die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.
April 2004 zur Durchset-zung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl.
[X.]Nr.
L
157/45, berichtigt ABl.
[X.]Nr.
L
195/16 und ABl.
[X.]Nr.
L
351/44 -
Durchsetzungsrichtlinie) [X.]von den Mitgliedstaaten umzusetzen war. Denn bereits vor diesem Zeit-raum war in der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Möglichkeit des Schutzrechtsinhabers, zwischen diesen drei Berechnungsweisen zu wählen, seit langem anerkannt (s. nur BGH, Urteil vom 13.
März 1962 -
I
ZR
18/61, GRUR 1962, 401 -
Kreuzbodenventilsäcke
III; Urteil vom 29.
Mai 1962 -
I
ZR
132/60, NJW 1962, 509 -
Dia-Rähmchen
II; Urteil vom 17.
Juni 1992 -
I
ZR
107/90, BGHZ 119, 20 =
GRUR 1993, 55 =
[X.]1992, 700 -
Tchibo/Rolex
II). Bei diesen drei Bemessungsarten handelt es sich um [X.]bei der Ermittlung des gleichen einheitlichen Schadens (BGHZ 173, 374 16
-
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Rn.
16
-
Zerkleinerungsvorrichtung; BGHZ 119, 20, 23 -
Tchibo/Rolex
II). Ziel der Methoden ist die Ermittlung desjenigen Betrags, der zum Ausgleich des erlittenen Schadens erforderlich und angemessen ist (Melullis, GRUR Int. 2008, 679) und damit um die Ermittlung des wirtschaftlichen Werts des Schutzrechts, der in ihm verkörperten Marktchance, die durch den erwarteten, aber entgan-genen Gewinn des Schutzrechtsinhabers, durch den tatsächlichen Gewinn des Verletzers oder aber die Gewinnerwartung erfasst wird, die vernünftige Ver-tragsparteien mit dem Abschluss eines Lizenzvertrages über die Nutzung des Schutzrechts verbunden hätten.
c)
Das Berufungsgericht hat weiter zu Recht angenommen, dass die [X.]verpflichtet ist, den durch die Verletzungshandlungen erzielten Gewinn vollständig insoweit, aber auch nur insoweit herauszugeben, als er auf der Be-nutzung des Klagepatents beruht. Denn der Schaden, den die Beklagte auszu-gleichen verpflichtet ist, besteht nach dem Vorstehenden nicht in den wirt-schaftlichen Folgen der Lieferung von [X.]an R.

, sondern ergibt sich aus dem Umstand, dass hierbei die technische Lehre des Klagepatents benutzt worden ist.
aa) Dass ermittelt werden muss, inwieweit der [X.]auf der Rechtsverletzung beruht, ist in denjenigen Fällen offensichtlich, in denen der geschützte Gegenstand nur eine Einzelheit des in den Verkehr gebrachten größeren Gegenstands betrifft. In einem solchen Fall kann regelmäßig [X.]nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der erzielte [X.]gerade auf der Benutzung des Schutzrechts beruht. Aber auch wenn der in den Verkehr gebrachte Gegenstand insgesamt vom Schutzrecht erfasst und durch dieses jedenfalls mitgeprägt wird, beruht der erzielte Gewinn nicht not-wendigerweise nur auf der Benutzung des verletzten Immaterialgüterrechts. So 17
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-
ist für die Entscheidung zum Kauf eines Gebrauchsgegenstandes regelmäßig nicht nur die ästhetische Gestaltung, sondern auch die technische Funktionali-tät von Bedeutung. Es kann daher nicht ohne weiteres angenommen werden, dass der durch die identische Nachahmung eines urheberrechtlich geschützten Gebrauchsgegenstandes erzielte Gewinn in vollem Umfang darauf beruht, dass jeder [X.]und damit der gesamte Gewinn allein durch das imitierte Aussehen und nicht durch andere wesentliche Umstände wie etwa die techni-sche Funktionalität oder den niedrigen Preis verursacht worden ist (BGHZ 181, 98 Rn.
45 -
Tripp-Trapp-Stuhl). Entsprechendes gilt für die Benutzung einer patentgeschützten technischen Lehre: Neben den technischen Vorteilen der erfindungsgemäßen Lösung können hier die Formgestaltung des Produkts, sein Hersteller oder die verwendete Marke und damit verbundene Qualitätserwar-tungen, der Preis und andere vom Patent unabhängige Faktoren die Markt-chancen beeinflussen.
Auch im Streitfall lässt sich zwar nicht sagen, dass der von der Beklagten
vertriebene Gegenstand nicht insgesamt vom Klagepatent erfasst wäre oder teilweise als nicht mehr durch die technische Lehre des Klagepatents mitge-prägt angesehen werden müsste. Gleichwohl hat das Berufungsgericht allein hieraus zu Recht noch nicht gefolgert, dass der mit den [X.]erzielte Gewinn in vollem Umfang auf der Benutzung der Erfindung beruht.
bb)
In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverlet-zung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig -
zumindest mit praktisch ver-tretbarem Aufwand
-
nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der erfor-derliche ursächliche Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist daher nicht im Sinne adäquater Kausalität zu verste-hen. Vielmehr ist wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erziel-19
20
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12
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te Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eigen-schaften des veräußerten Gegenstandes oder anderen Faktoren beruht (BGHZ 181, 98 Rn.
41
-
Tripp-Trapp-Stuhl). Die Höhe des [X.][X.]lässt sich insoweit daher nicht berechnen. Der Tatrichter hat viel-mehr gemäß §
287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls (BGH, Urteil vom 21.
September 2006 -
I
ZR
6/04, GRUR 2007, 431 =
[X.]2007, 533 -
Steckverbindergehäuse) nach freier Überzeugung darüber zu entschei-den, ob zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn der ursächliche Zusammenhang im Rechtssinne besteht und wie hoch der danach herauszugebende Gewinnanteil zu beziffern ist (BGHZ 119, 20, 30 -
Tchibo/Rolex
II; BGHZ 181, 98 Rn.
42 -
Tripp-Trapp-Stuhl). Die Grundlagen dieser Schätzung sind -
soweit möglich
-
objektiv zu ermitteln, und über bestrit-tene Ausgangs-
bzw. Anknüpfungstatsachen ist Beweis zu erheben (BGH, Ur-teil vom 30.
Mai 1995 -
X
ZR
54/93, GRUR 1995, 578 -
Steuereinrichtung
II). Die Gesamtheit aller Umstände ist sodann abzuwägen und zu gewichten (vgl. BGHZ 119, 20, 30 -
Tchibo/Rolex
II). Eine Überprüfung der Schätzung durch das Revisionsgericht erfolgt nur auf -
ordnungsgemäß gerügte
-
Verfahrensfeh-ler sowie daraufhin, ob bei der Ermittlung des auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführenden Gewinns alle wesentlichen, schätzungsbegründenden Tat-sachen, die sich aus der Natur der Sache ergeben oder von den Parteien [X.]wurden, berücksichtigt wurden und keinem Umstand ein ihm offen-sichtlich nicht zukommendes Gewicht beigemessen wurde, keine sachwidrigen Erwägungen angestellt und Denkgesetze und Erfahrungssätze beachtet [X.](BGHZ 181, 98 Rn.
42 -
Tripp-Trapp-Stuhl; BGH, GRUR 2007, 431
Rn.
38 -
Steckverbindergehäuse).
cc)
Diese Maßstäbe stehen entgegen der Auffassung der Revision der Klägerin im Einklang mit Art.
13 Abs.
1 der Durchsetzungsrichtlinie. Die Vor-21
-
13
-
schrift sieht bei der Bemessung des zur Kompensation der Rechtsverletzung erforderlichen Betrags die Berücksichtigung aller in Frage kommenden Aspekte wie der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinnein-bußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers, vor. Dies gebietet die Einordnung der Herausgabe des [X.]in den Zusammenhang der wirtschaftlichen Auswirkungen des Eingriffs in das dem Schutzrechtsinhaber zugewiesene Ausschließlichkeitsrecht. Die nach Erwägungsgrund
26 der [X.]bezweckte Ermittlung einer Ausgleichsentschädigung für den Rechtsinhaber auf objektiver Grundlage unter Berücksichtigung der ihm entstandenen Kosten wird durch die beschriebene wertende Beurteilung des der Rechtsverletzung zuzurechnenden Teils des [X.]gerade erreicht.
d)
Ausgehend hiervon ist die Bestimmung der für den erzielten Gewinn ursächlichen Faktoren, deren Gewichtung und die hierauf beruhende Schät-zung des Berufungsgerichts, dass die Hälfte des erzielten Gewinns auf der Pa-tentverletzung beruhe, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
aa)
Das Berufungsgericht hat zunächst den Abstand der durch das Kla-gepatent geschützten Erfindung zum relevanten Stand der Technik ermittelt. Hierbei hat es durch Bezugnahme auf das Urteil des Senats vom 22.
April 2008 zugrunde gelegt, dass der durch den -
als rechtsbeständig beurteilten
-
Pa-tentanspruch
1 geschützte [X.]folgende Merkmale aufweist:
1.
ein Paar Seitenwandflächen,
2.
ein Paar Endwandflächen;

3.
alle diese Flächen
a)
haben jeweils eine Oberkante,
22
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-
14
-
b)
sind an ihren Seitenkanten entlang entsprechender Faltli-nien miteinander verbunden;
4.
ein Paar Griffwandflächen,
a)
jeweils bestehend aus einer inneren und einer äußeren Griffwandfläche,
b)
die entlang einer Faltlinie miteinander verbunden sind;
5.
jede äußere [X.]
a)
hat (mindestens) eine Seitenkante,
b)
grenzt jeweils an einen Abschnitt einer Seitenwand-
und ei-ner Endwandfläche entlang deren Oberkante an,
c)
ist jeweils durch entlang der Oberkante verlaufende Stanz-linien hiervon getrennt;
6.
jede Stanzlinie zwischen äußerer [X.]und [X.]endet im Abstand zu einer Seitenkante der äußeren Griff-wandfläche, so dass zwischen äußerer [X.]und [X.]jeweils ein Verbindungsabschnitt verbleibt und diese beiden Wandflächen durch die Stanzlinie (nur) teilweise getrennt sind:
7.
jede innere [X.]ist mit einer [X.]versehen.
Merkmal
3 bringt dabei, wie der Senat im genannten Urteil (X
ZR
84/06, juris) ausgeführt hat, zum Ausdruck, dass das Klagepatent einen Zuschnitt lehrt, bei dem die beiden [X.]und die beiden Seitenwandflächen nicht im Abstand von einander angeordnet sind, sondern nur durch [X.]voneinander abgegrenzt nebeneinander liegen. Dies macht es möglich, -
was im Hinblick auf etwaige Werbeaufdrucke erwünscht ist
-
alle späteren [X.]ungeteilt zu erhalten, nämlich indem -
wie in den Figuren des [X.]gezeigt
-
an einer Seitenkante eine [X.]vorgesehen wird, so dass

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-
15
-
die notwendige Verbindungsstelle im Bereich der späteren Außenwände sich (nur) über diese Seitenkante erstreckt. Symmetrische Endwände sind patent-gemäß hingegen möglich, weil der Zuschnitt die Herstellung (Faltung) einer mehrlagigen Griffwand erlaubt und deren dauerhafte Verbindung zu den beiden Endwänden über (mindestens) eine [X.]an den inneren Griffwandflä-chen erfolgen kann, wenn diese
-
wie ebenfalls in den Figuren des [X.]gezeigt
-
über die Kontur der äußeren Griffwand hinausragt (Verlängerung des Zuschnitts nach oben). Die Wandflächen, welche die späteren Griffe bil-den, können deshalb durch Stanzlinien von den übrigen Wandflächen getrennt sein (Merkmal
5c). Damit die [X.]ortsgenau an den übrigen Wänden befestigt werden kann, ist es allerdings vorteilhaft, eine vollständige Loslösung zunächst zu verhindern. Das wird durch Merkmal
6 sichergestellt. Da die innere Grifflasche bis zur Höhe der späteren Seitenwand über die äußere Griffwand-fläche hinausragen kann, ist es schließlich auch möglich, aus einer [X.]verlängerten Fläche Trennwände zu schaffen, die sich weit in den [X.]hinein erstrecken.
Wenn das Berufungsgericht hieraus abgeleitet hat, dass das Klagepa-tent es erlaube, bekannte Zuschnitte so zu verbessern, dass sie aus optischen Gründen erwünschte symmetrische Außenwände aufweisen und sich gleichzei-tig problemlos bedrucken lassen, ist dies
aus Rechtsgründen ebenso wenig zu beanstanden wie die weitere Annahme, dass es sich bei diesen Vorteilen um eine Detailverbesserung handele, die aber im Hinblick auf die von Brauereien gewünschten großflächigen Werbeaufdrucke als wesentlicher Gesichtspunkt für die Kaufentscheidung anzusehen sei.
bb)
Die hiergegen gerichteten weiteren Angriffe der Revision der Kläge-rin gehen fehl.
25
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-
16
-
(1)
Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht annimmt, der herauszugebende [X.]sei deshalb nicht
höher anzusetzen, weil die patentgemäße Erfindung lediglich eine Detailverbesserung eines be-reits bekannten Produkts darstellte. Der Revision der Klägerin kann nicht ge-folgt werden, wenn sie ausführt, die vom Berufungsgericht vorgenommene [X.]von Patenten nach den Kriterien "Detailverbesserung"
einerseits und "revolutionäres Schutzrecht"
andererseits, sei eine generalisierende sach-fremde Einordnung in Patentqualitätskriterien, die die im Einzelfall für die Nach-frage maßgeblichen Faktoren ausblende. Die Ermittlung des Abstands der ge-schützten Erfindung gegenüber dem Stand der Technik lässt Schlüsse darauf zu, in welchem Maß die Nachfrage des Produkts auf die mit der Verwendung des Patents zusammenhängenden technischen Eigenschaften des veräußerten Gegenstands zurückzuführen ist. Sie spiegelt wider, dass die Verkaufs-
und Erlösaussichten des erfindungsgemäßen Produkts davon abhängen, ob und in welchem Umfang gleichwertige Alternativen und damit Umgehungsmöglichkei-ten des Patents im [X.]zur Verfügung standen (vgl. BGH, Ur-teil vom 30.
Mai 1995 -
X
ZR
54/93, GRUR 1995, 578 -
Steuereinrichtung
II). Ergibt sich, dass gegenüber dem erfindungsgemäßen Produkt
im Wesentlichen gleichwertige
Alternativen existieren, da es sich lediglich um eine Detailverbes-serung eines bereits bekannten Produkts handelt, ist eher anzunehmen, dass der [X.]nicht allein auf der Verwendung der technischen Lehre, sondern auf weiteren Faktoren beruht (vgl. BGHZ 181, 98 Rn.
52
-
Tripp-Trapp-Stuhl). Handelt es sich demgegenüber um ein neues Produkt, das neue Ein-satzgebiete
erschlossen hat und zu dem es keine solchen Alternativen gab, kann eher angenommen werden, dass der [X.]gerade auf die Ver-wendung des Patents zurückzuführen ist.

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-
17
-
(2)
Entgegen
dem Vorbringen der Revision der Klägerin sind die Fest-stellungen des [X.]zur Bedeutung der patentgemäßen Erfindung für den [X.]nicht unvollständig. Das Berufungsgericht hat an-genommen, dass die im relevanten Stand der Technik vorbekannten Gegen-standsträger mit Ausnahme des patentgemäßen Vorteils, der es erlaube, alle späteren Außenwände aus optischen Gründen einerseits symmetrisch und an-dererseits ungeteilt zu erhalten, grundsätzlich konkurrenzfähige
Ausweichmög-lichkeiten darstellten. Die vorteilhafte symmetrische Ausgestaltung hat das [X.]berücksichtigt und angenommen, dass diese im Hinblick auf die hierdurch möglichen und von den Kunden gewünschten großformatigen [X.]für die Kaufentscheidung und damit den
erzielten Gewinn wesent-lich gewesen seien. Die Revision der Klägerin gewichtet diese Vorteile lediglich stärker, wenn sie ausführt, die Annahme, die erfindungsgemäße Ausgestaltung sei wesentlich für die Kaufentscheidung gewesen, lasse nur den Schluss zu, dass allein der [X.]Zuschnitt für den [X.]und damit den Gewinn ursächlich gewesen sei. Einen nach den obigen Grundsätzen zur Schätzung des [X.]revisionsrechtlich relevanten Fehler zeigt sie damit nicht auf.
(3)
Die Revision der Klägerin hat auch keinen Erfolg, soweit sie rügt, das Berufungsgericht habe ihren unbestrittenen Vortrag übergangen,
die Beklagte habe sie -
die Klägerin
-
nur deshalb aus der Lieferbeziehung mit der R.

verdrängen
können, weil sie unter massiver Preisunterbietung mit den schutzrechtsverletzenden [X.]in die Geschäftsbeziehung eingedrungen sei. Die Beklagte habe hierbei ein Produkt angeboten, dass mit dem der Klägerin identisch gewesen sei und mit dem deshalb die Verarbeitung der bislang von ihr -
der Klägerin
-
bezogenen Träger ohne Änderung oder An-passung der maschinellen Ausrüstung nahtlos und damit ohne das Risiko von 28
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18
-
Funktionsstörungen bei den Verpackungsmaschinen habe fortgesetzt werden können. Die Möglichkeit, identische Produkte preisgünstiger erwerben zu kön-nen, sei einziger Beweggrund des Erwerbs der patentverletzenden Produkte gewesen.
Es kann offen bleiben, ob bei der Bestimmung des [X.][X.]-
nicht anders als bei der Geltendmachung eines entgange-nen Gewinns
-
schon diejenige [X.]zugunsten des Schutzrechtsinha-bers geschützt ist, die sich daraus ergibt, dass der Schutzrechtsinhaber auf-grund seines Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten daran hindern kann, ein mit seinem schutzrechtsgemäßen Erzeugnis (technisch) identisches Produkt auf den Markt zu bringen, und dies
einmal vom [X.]Abnehmer veranlassen kann, im Interesse der Kontinuität ihrer betrieblichen Abläufe oder ihres Angebots von einem Lieferantenwechsel abzusehen,
oder ob dies nur dann bei Bestimmung des [X.][X.]zu berücksichtigen ist, wenn es die technischen Vorteile der Erfindung waren, die den Abnehmer (mit-)veranlasst haben, Produkte des Verletzers
anstelle der Produkte des Patentinhabers zu beziehen. Denn das Berufungsgericht musste entsprechenden Vortrag der Klägerin jedenfalls deshalb nicht berücksichtigen, weil dieser Vortrag der Klägerin von der [X.]bereits in der Klageerwide-rung vom 29.
Januar 2010
bestritten wurde, ohne dass von der Revision der Klägerin geltend gemacht wird, dass das Berufungsgericht einen von der Kläge-rin angebotenen ([X.]für ihre Behauptung verfahrensfehlerhaft übergangen hätte.
cc)
Auch die Angriffe der Revision der [X.]greifen nicht durch.

30
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(1)
Die Revision der [X.]meint, das Berufungsgericht sei zwar [X.]davon ausgegangen, dass die Erfindung lediglich eine Detailverbesse-rung darstelle, die den Wert des Klagepatents erheblich einschränke. Das [X.]habe aber weiteren unter Beweis gestellten Vortrag der [X.]fehlerhaft nicht berücksichtigt, aus dem sich ergebe, dass die Kaufent-scheidung nicht auf der Patentverletzung beruhe. Das Schnittmuster des pa-tentgemäßen [X.]habe sich von dem nicht patentverlet-zenden Zuschnitt, den sie, die Beklagte, ab 1.
Februar 2005 an die R.

geliefert habe, nur dadurch unterschieden, dass der patentgemäße [X.]eine geringfügige
"Aufbauhilfe"
anlässlich des [X.]aufgewiesen habe, was sich aber lediglich bei dem Lieferanten der Be-klagten, der für sie das Verkleben vorgenommen habe, ausgewirkt habe. Aus Sicht des Abnehmers, der R.

, die lediglich das
Aufrichten und Befüllen des bereits verklebten [X.]vorgenommen habe, habe sich das patentverletzende von dem später gelieferten patentfreien Produkt in dem Zustand, in dem es dem Abnehmer geliefert worden sei, auch optisch nicht unterschieden. Auch das später gelieferte patentfreie Produkt habe groß-formatige Werbeaufdrucke ermöglicht und problemlos in der [X.]verwendet werden können. Der Abnehmer habe die Produktänderung gar nicht bemerkt, so dass ein Einfluss der [X.]auf die Kaufentscheidung denkgesetzlich ausgeschlossen sei.
Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen Vortrag bei Bemessung des [X.]nicht berücksichtigt. Soweit es um die Feststellung der Fakto-ren geht, auf denen die gewinnverursachende Kaufentscheidung beruhte, ist der Verweis auf die erst ab dem 1.
Februar 2005 hergestellten und vertriebenen
nicht schutzrechtsverletzenden [X.]unbeachtlich, weil es hierbei alleine um die Frage geht, ob sich
bei den konkreten Umsatzgeschäften im Ver-32
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letzungszeitraum die schutzrechtsverletzende Gestaltung auswirkte (vgl. BGHZ 119, 20, 29
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Tchibo/Rolex
II). Eine andere Betrachtung ist auch nicht deshalb geboten, weil das Klagepatent nach dem [X.]durch Urteil des Senats teilweise für nichtig erklärt wurde. Dies hat lediglich zur Folge, dass als den [X.]beeinflussender Faktor die erfindungsgemäße Ausgestal-tung zu berücksichtigen ist, wie sie sich aus dem rechtsbeständigen Patent ergibt.
(2)
Die Revision der [X.]hat auch keinen Erfolg, soweit sie geltend macht, das Berufungsgericht habe berücksichtigen müssen, dass sie bereits im [X.]die ab 1.
Februar 2005 tatsächlich gelieferten [X.]hätte produzieren können und damit ebenfalls den Gewinn erzielt hät-te. Soweit das Berufungsgericht dies mit dem Argument nicht berücksichtigt habe, dass entsprechender Vortrag fehle, hätte es entsprechende Bedenken vor der Entscheidung in Form eines Hinweises zum Ausdruck bringen müssen.
Auf das Vorbringen der Beklagten, mit dem sie rechtmäßiges Alternativ-verhalten einwendet, kommt es nicht an. [X.]Alternativverhalten stellt eine hypothetisch gebliebene Schadensursache dar, so dass die Frage seiner Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletzten Norm ausgerichteten Wertung erfordert (BGH, Urteil vom 20.
Juli 2006 -
IX
ZR
94/03, BGHZ 168, 352). Hiernach ergibt sich, dass dieser [X.]bei Bestimmung des [X.][X.]unbeachtlich ist. Eine technische Lösung, die im [X.]tatsächlich nicht zur Verfügung gestanden hat, ist für die Beurteilung der Marktchancen der Erfin-dung in diesem Zeitraum und damit auch für die Bestimmung des herauszuge-benden Verletzergewinns
unerheblich. Die Herausgabe des [X.]zielt auf eine Kompensation des Umstands, dass sich der Verletzer bei Um-34
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satzgeschäften die erfindungsgemäße Lehre zu Nutze gemacht und damit die von der Rechtsordnung dem Schutzrechtsinhaber zugewiesene [X.]für sich genutzt hat. Ausgangspunkt ist daher die Verletzung des Schutzrechts. Die Berücksichtigung des genannten Einwands des Verletzers stünde im [X.]zu Sinn und Zweck der Kompensation der Rechtsbeeinträchtigung in der Form der Herausgabe des [X.]und insbesondere zu dem Ge-danken, dass der Verletzte durch die Herausgabe des [X.]so zu stellen ist, als hätte er ohne die Rechtsverletzung den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt.
dd)
Soweit die Revisionen außerdem -
mit gegenläufigen Zielrichtungen
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rügen, aus den Erwägungen des Berufungsgerichts
sei die Bezifferung des [X.]Gewinns mit 50% nicht nachvollziehbar, tritt ebenfalls kein revisionsrechtlich relevanter Fehler zutage.
Es ist der Gewichtung einzelner Faktoren und der darauf fußenden Schätzung immanent, dass sie zu keinem rechnerisch nachprüfbaren Ergebnis führen. Die Revisionen zeigen, wie ausgeführt, nicht auf, dass das Berufungs-gericht wesentliche Umstände außer [X.]gelassen, einem Umstand ein ihm offensichtlich nicht zukommendes Gewicht beigemessen oder sachwidrige Er-wägungen angestellt hat. Das Berufungsgericht hat in nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass die Erfindung einerseits nur zu einer Verbesserung des Flaschenträgers in einem Detail führt, andererseits gleichwohl eine Ausge-staltung des Erzeugnisses ermöglicht, die für die Kaufentscheidung der [X.]wesentlich ist. Das Berufungsgericht hat damit der Schätzung des her-auszugebenden [X.]die Einordnung der Erfindung als Detailver-besserung zugrunde gelegt, die jedoch nicht lediglich einen Teil des Flaschen-trägers, sondern das Produkt als Ganzes betrifft und mitprägt und wegen der 36
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damit verbundenen Bedeutung für dessen Marktchancen den Zugriff auf einen höheren Anteil des [X.]eröffnet. Die Schätzung der Quote des [X.][X.]mit 50% hält sich insoweit im Rahmen tatrichterlichen Ermessens und ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
ee)
Ohne Erfolg rügen die Revisionen der Klägerin und der [X.]schließlich -
wiederum mit gegenläufiger Zielrichtung
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die Erwägung des [X.]als rechtsfehlerhaft, die quotale Schätzung des herauszugeben-den [X.]werde durch die [X.]bestätigt, dass eine Ermittlung des [X.]nach der Methode der Lizenzanalogie zu einem Betrag in vergleichbarer Höhe führe. Zu Unrecht meinen die Revisio-nen, dass das Berufungsgericht hierdurch die verschiedenen Berechnungsar-ten des Schadenersatzes unzulässig vermenge und bei einer solchen Kontroll-überlegung jedenfalls der Behauptung eines höheren üblichen [X.]seitens der Klägerin bzw. der Behauptung eines niedrigen üblichen Lizenzsat-zes seitens der [X.]hätte nachgehen müssen.
Da die verschiedenen Methoden zur Bemessung des zu leistenden Schadenersatzes der Kompensation ein und desselben, vom Schutzrechtsin-haber durch die rechtsverletzende Handlung erlittenen Schadens dienen, sollen sie für den Regelfall nach ihrem grundsätzlichen Ansatz zu
im Wesentlichen ähnlichen Ergebnissen führen, auch wenn tatsächlich aufgrund der jeweils der Berechnung zugrunde liegenden unterschiedlichen Parameter Abweichungen nicht ausbleiben können (Melullis aaO, S.
684). Damit ist eine Kontrollüberle-gung, wie sie das Berufungsgericht angestellt hat,
nicht per se unzulässig, son-dern kann die tatrichterliche Bemessung des [X.]Gewinnanteils etwa in Fällen, in denen die angemessene Bewertung der für die Bemessung des Gewinnanteils maßgeblichen Faktoren Schwierigkeiten bereitet, zusätzlich 38
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absichern.
Eine derartige Erwägung ist jedoch dann nicht geeignet, die vom Tatrichter vorgenommene Schätzung des Schadenersatzanspruchs auf der Grundlage des [X.]zu verifizieren, wenn über die zugrunde zu legenden Parameter für die Berechnung auf der Grundlage der Lizenzanalogie, wie die Höhe des Lizenzsatzes, Streit besteht. Der Tatrichter ist nicht gehalten, im Zuge von [X.]entsprechendem streitigem Parteivortrag nachzugehen, wenn er zuvor auf der Grundlage der Herausgabe des [X.]den erforderlichen und angemessenen Betrag zur Kompensation der Schutzrechtsverletzung ermittelt hat.
III.
Die Kostenentscheidung folgt aus §
97 Abs.
1, §
92 Abs.
1 ZPO.

Meier-Beck

Mühlens

Gröning
Die [X.]und

Dr.
Bacher
können wegen Urlaubs

nicht unterschreiben.

Meier-Beck
Vorinstanzen:
LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 07.07.2010 -
2-6 O 464/10 -

OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 31.03.2011 -
6 [X.]-

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