Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.04.2011, Az. X ZR 86/10

[X.] DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 5. April 2011 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: ja [X.]R: ja [X.] § 139 a) Dem Inhaber eines Patents, der einem Dritten eine ausschließliche Lizenz erteilt hat, stehen im Falle einer Patentverletzung eigene Ansprüche gegen den Verletzer zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen. b) Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den [X.] wirtschaftlich partizipiert (Bestätigung von [X.], Urteil vom 20. Mai 2008 - [X.], [X.] 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone). c) Für eine wirtschaftliche Partizipation in diesem Sinne genügt es, wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn beteiligt ist. d) Der Anspruch des [X.] auf Ersatz eines solchen Schadens ist grundsätzlich darauf gerichtet, dass der Lizenznehmer in seinem Vermögen so gestellt wird, wie er ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde. [X.], Urteil vom 5. April 2011 - [X.] - [X.] [X.] - 2 -Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 5. April 2011 durch [X.], die Richter [X.], [X.] und [X.] sowie die Richterin Schuster für Recht erkannt: Die Revision gegen das am 6. Mai 2010 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des [X.] wird auf Kosten der [X.]n zurückgewiesen. Von Rechts wegen
- 3 -Tatbestand: Die Parteien streiten um Ansprüche aus der Verletzung eines europäi-schen Patents. 1 Der Kläger ist Inhaber des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 460 146 (Klagepatents), das am 26. No-vember 2010 durch Zeitablauf erloschen ist. Der Hinweis auf die Patentertei-lung ist am 25. August 1993 veröffentlicht worden. Das Klagepatent betrifft eine Klemmvorrichtung zur Herstellung einer elektrischen Leitungsverbindung. Pa-tentanspruch 1 lautet in der [X.]: 2 "Cinch ([X.] mit Klemmvorrichtung, bestehend aus einem [X.] (1) und einer in axialer Richtung [X.], den [X.] (1) um-gebenden [X.] (2), wobei der [X.] (1) an seiner Kontaktseite einen Kontaktstift (8) und einen den Kontaktstift (8) umgebenden, an seiner Außenseite (19) konischen [X.] (9) aufweist, der durch axial ver-laufende Schlitze (18) unterteilt ist und mittels der [X.] (2) bei deren [X.] radial zusammenpressbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die [X.] (2) kontaktseitig mit einem Ringelement (4) versehen ist, welches an einer Lagerstelle (5) drehbar am [X.] (3) der [X.] (2) gelagert ist und mit seiner Innenseite an der konischen Außenseite (19) des [X.] (9) anliegt." Der Kläger ist ferner Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der [X.]

GmbH (im Folgenden: [X.] ). Dieser hat er eine ausschließliche Lizenz am Gegenstand des Klagepatents erteilt. Die [X.] hat an den Kläger keine Lizenzgebühren zu entrichten. 3 - 4 -Die [X.] zu 1, deren Geschäftsführer der [X.] zu 2 ist, vertreibt unter der Bezeichnung "H.

" Audio-Verbindungskabel, deren Aufbau aus Anlage [X.] ersichtlich ist. Die daran angebrachten Stecker machen nach Ansicht des [X.] von den Merkmalen des Klagepatents Gebrauch. Auf eine Abmahnung des [X.] hat die [X.] zu 1 eine strafbewehrte Unter-lassungserklärung abgegeben. Im vorliegenden Rechtsstreit begehrt der Kläger ergänzend Auskunft, Rechnungslegung, Herausgabe zum Zwecke der Vernich-tung, Rückruf und Entfernung aus dem Vertriebsweg, Erstattung der [X.] sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht. 4 Das [X.] hat die [X.]n antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der [X.]n ist erfolglos geblieben. Gegen das Urteil des Berufungsgerichts, das unter anderem in [X.] 12, 88 veröffentlicht worden ist, wenden sich die [X.]n mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision ist unbegründet. 6 [X.] Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: 7 Bei der angegriffenen Ausführungsform seien alle Merkmale von [X.] des Klagepatents wortsinngemäß verwirklicht. Der Kläger sei für alle daraus resultierenden und mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert. Dem stehe nicht entgegen, dass er der [X.] eine ausschließ- liche Lizenz an dem Gegenstand des Klagepatents erteilt habe. Zwar sei der Patentinhaber neben einem ausschließlichen Lizenznehmer nur dann an-8 - 5 -spruchsberechtigt, wenn er selbst durch die Verletzungshandlung betroffen sei. Hierfür genüge aber, dass der Patentinhaber als Gesellschafter der ausschließ-lichen Lizenznehmerin an deren Erträgen aus der Patentbenutzung beteiligt sei. Dies gelte auch für die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie für den Antrag auf Feststellung der Schadensersatzpflicht. Die erforderli-che Wahrscheinlichkeit eines eigenen Schadens ergebe sich im Streitfall [X.], dass der Kläger als Alleingesellschafter nach der allgemeinen Lebenser-fahrung über die Gewinnausschüttung wirtschaftlich an der Ausübung der Li-zenz partizipiere. Der Entscheidung des [X.] (Urteil vom 16. Juni 2005 - 6 U 5629/99, [X.], 1038 ff. - [X.]), wonach ein Urheber, der eine ausschließliche Lizenz vergeben habe, keinen Schadensersatzanspruch geltend machen könne, wenn er nur kapital-mäßig (zum Beispiel als Alleinaktionär) am Lizenznehmer beteiligt sei, sei für das Patentrecht nicht zu folgen. Hier sei eine unmittelbare Schädigung des [X.] nicht erforderlich. Es reiche aus, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiere. 9 I[X.] Diese Beurteilung hält der Überprüfung in der Revisionsinstanz stand. 10 1. Die Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht und die darauf gestützte Beurteilung, dass bei der angegriffenen Ausführungsform alle Merkmale von Patentanspruch 1 wortsinngemäß erfüllt sind, werden von der Revision nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich. 11 2. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Kläger aufgrund der Patentverletzung die geltend gemachten [X.] aus § 139 ff. [X.] zustehen. 12 - 6 -a) Nach der Rechtsprechung des Senats können dem Patentinhaber im Falle einer Patentverletzung auch dann die in §§ 139 ff. [X.] vorgesehenen Ansprüche zustehen, wenn er am Gegenstand des Schutzrechts eine aus-schließliche Lizenz vergeben hat. Unterlassungsansprüche stehen dem Inha-ber jedenfalls dann zu, wenn er sich mit der Lizenzierung nicht sämtlicher Rechte aus dem Schutzrecht begeben hat ([X.], Urteil vom 20. Mai 2008 - [X.], [X.] 176, 311 Rn. 24 - Tintenpatrone). In gleichem Sinne hat der [X.] auch für Ansprüche aus Verletzung von Urheber- und Geschmacksmusterrechten entschieden ([X.], Urteil vom 17. Juni 1992 - [X.], [X.] 118, 394, 399 - [X.]; Urteil vom 11. Dezember 1997 - I ZR 134/95, [X.], 379, 381 - Lunette). In allen genannten Konstellati-onen stehen dem Inhaber des Schutzrechts ferner auch dann eigene Ansprü-che zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile er-wachsen. Letzteres ist bejaht worden, wenn der Patentinhaber vom [X.] die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen kann, deren Höhe vom Umsatz abhängig ist ([X.] 118, 394, 399 - [X.]), oder wenn als Gegenleis-tung für die Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart worden ist ([X.] 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone). 13 Diese Grundsätze gelten auch, soweit es um Ansprüche auf Schadens-ersatz geht. Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht er-forderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Schutzrechtsinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Schutzrechtsinhaber in einer der genannten Weisen an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert ([X.] 176, 311 Rn. 27 - Tintenpatrone). 14 Im Schrifttum wird diese Rechtsprechung zutreffend dahin [X.], dass der Schutzrechtsinhaber, der eine ausschließliche Lizenz [X.] - 7 -geben hat, eigene Ansprüche gegen den Verletzer geltend machen kann, so-weit er durch die Verletzung "betroffen" ist (so die Formulierung bei [X.]/[X.] in [X.], [X.], 10. Aufl., § 139 Rn. 17; [X.], FS Schilling 2007, 311, 318 f.; [X.]., Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl., Rn. 539 f.; ähnlich [X.]/[X.], [X.], 8. Aufl., § 139 Rn. 14) oder ein eige-nes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung hat (so Busse/Keukenschrijver, [X.], 6. Aufl., § 139 Rn. 25; Dreier, [X.], 3. Aufl., § 97 Rn. 19; [X.]/Wild, Urheberrecht, 4. Aufl., § 97 [X.] Rn. 48; Norde-mann, Urheberrecht, 10. Aufl., § 97 [X.] Rn. 128; [X.] GRUR 2007, 1001, 1002 f.). b) Entgegen der Auffassung der Revision, die für den Bereich des Ur-heberrechts auch vom [X.] (Urteil vom 16. Juni 2005 - 6 U 5628/99 - [X.], 1038, 1040) vertreten worden ist, liegen die Vor-aussetzungen für die Geltendmachung von eigenen Ansprüchen durch den Schutzrechtsinhaber - einschließlich der Geltendmachung von Schadens-ersatzansprüchen im Wege der Feststellungsklage - auch dann vor, wenn der Schutzrechtsinhaber als Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn teilhat. 16 (1) Auch in dieser Konstellation partizipiert der Schutzrechtsinhaber an der Ausübung der Lizenz. 17 Die von der Gesellschaft durch Ausübung der Lizenz erzielten Gewinne, an denen der Schutzrechtsinhaber kraft seiner Stellung als Gesellschafter be-teiligt ist, stellen einen aus dem Patent resultierenden wirtschaftlichen Vorteil dar. Dass dieser Vorteil seine rechtliche Grundlage nicht im Lizenzvertrag hat, sondern im Zusammenspiel zwischen der Lizenzeinräumung und dem [X.], begründet keinen relevanten Unterschied. Ob dem [X.] - 8 -rechtsinhaber aus einer begangenen Schutzrechtsverletzung ein eigener Schaden in Form von entgangenem Gewinn entstanden ist, hängt nicht davon ab, auf welcher rechtlichen Grundlage der entgangene Gewinn beruht hätte. Entscheidend ist vielmehr, ob ein hinreichender ursächlicher Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und der [X.] besteht, de-ren Ausgleich der Schutzrechtsinhaber begehrt. Ein solcher Zusammenhang besteht auch dann, wenn der Schutzrechtsinhaber den ihm aufgrund der Ver-letzungshandlung entgangenen Gewinn deshalb erzielt hätte, weil er davon abgesehen hat, eine umsatz- oder stückbezogene Lizenzgebühr zu vereinba-ren und die Vorteile aus der Ausübung der Lizenz deshalb ungeschmälert in den Gewinn der Gesellschaft eingeflossen wären, an dem er als Gesellschafter Teil hat. Die von der Revision und vom [X.] befürwortete Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Vorteilen stellt [X.] kein geeignetes Abgrenzungskriterium dar. Ein Anspruch auf [X.] wegen Verletzung eines geschützten Rechts umfasst nicht nur Schäden, die unmittelbar aus der Verletzung des Rechts entstanden sind, son-dern auch alle mittelbaren Schäden, die mit der Rechtsverletzung in adäqua-tem [X.] stehen. Der Umstand, dass der Berechtigte ei-nem Dritten eine ausschließliche Lizenz an dem verletzten Recht eingeräumt hat, ändert daran nichts. Ausgeschlossen ist ein Ersatzanspruch nur insoweit, als die Lizenzeinräumung dazu geführt hat, dass dem Schutzrechtsinhaber aus der Nutzung des Rechts keine Vorteile mehr zufließen. 19 - 9 -(2) Die von der Revision aufgezeigten [X.] zwingen nicht zu einer anderen Beurteilung. 20 Dabei braucht nicht abschließend entschieden zu werden, ob ein ersatz-fähiger Schaden oder ein rechtlich schützenswertes Interesse an der Geltend-machung anderer Ansprüche auch dann stets oder regelmäßig zu bejahen ist, wenn der Schutzrechtsinhaber nur mit einem geringen Anteil an der Gesell-schaft beteiligt ist, der er das Nutzungsrecht eingeräumt hat. In solchen Kon-stellationen mag in Einzelfällen keine hinreichende Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass der Schutzrechtsinhaber aufgrund einer Schutzrechtsverlet-zung einen eigenen Schaden erlitten hat. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass ihm eine Klage auf Feststellung der Ersatzpflicht und die Gel-tendmachung von sonstigen Ansprüchen auch dann verwehrt sind, wenn eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines eigenen Schadens [X.]. Diese Wahrscheinlichkeit ist grundsätzlich jedenfalls dann gegeben, wenn der Schutzrechtsinhaber wie hier der alleinige Gesellschafter ist. 21 (3) Der Umstand, dass der Inhaber der ausschließlichen Lizenz den ihm entgangenen Gewinn auf der Grundlage von § 139 Abs. 2 [X.] selbst geltend machen kann und durch den Ersatz dieses Schadens auch der beim [X.] eingetretene Vermögensverlust ausgeglichen wird, führt [X.] zu keiner anderen Beurteilung. Sind durch eine Rechtsverletzung mehrere Personen betroffen, steht jedem Geschädigten ein eigener Schadensersatzan-spruch zu, mit dem er den durch die Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden insoweit geltend machen kann, als er sich in seinem Vermögen [X.] hat. Dies gilt auch dann, wenn ein Schaden, der bei einem Ersatzbe-rechtigten eintritt, aufgrund gesellschaftsrechtlicher oder sonstiger Beziehun-gen zugleich zu einem Schaden bei einem anderen [X.] führt. 22 - 10 -Entgegen der Auffassung der Revision führt dies nicht dazu, dass der Verletzer mehr als den von ihm geschuldeten vollen Schadensausgleich zu leisten hat. An[X.] als im Falle einer Stück- oder Umsatzlizenz oder einer Be-zugsverpflichtung des Lizenznehmers (dazu [X.] 176, 311 Rn. 39 - Tinten-patrone) ist es in der hier zu beurteilenden Konstellation in der Regel allerdings nicht möglich, dem Schutzrechtsinhaber und dem Lizenznehmer jeweils einen bestimmten Teil des Gesamtschadens zuzuordnen. Der Schaden des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz wird nicht dadurch vermindert, dass die ihm durch die Schutzrechtsverletzung entgangenen Vermögensvorteile wirtschaft-lich im Ergebnis seinem Alleingesellschafter zugute gekommen wären. Der Schaden des Schutzrechtsinhabers und Alleingesellschafters ist insoweit wirt-schaftlich deckungsgleich mit dem Schaden des Lizenznehmers. Daraus folgt aber nicht, dass nur einem der beiden Geschädigten ein Anspruch auf Ersatz dieses Schadens zusteht. Vielmehr sind beide Geschädigte als Inhaber des Schutzrechts bzw. einer ausschließlichen Lizenz gemäß § 139 Abs. 2 [X.] aktivlegitimiert. 23 Der Verletzer ist vor einer doppelten Inanspruchnahme schon deshalb geschützt, weil der Schutzrechtsinhaber den Ersatz des in Rede stehenden Schadens nach dem das Schadensersatzrecht beherrschenden Grundsatz der Naturalrestitution (§ 249 Abs. 1 BGB) grundsätzlich nur in der Weise verlangen kann, dass die Gesellschaft in ihrem Vermögen so gestellt wird, wie sie ohne die Schutzrechtsverletzung stehen würde. Der Schutzrechtsinhaber hat in die-ser Konstellation grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass die dem [X.] entgangenen Vermögensvorteile durch Zahlung an ihn selbst ausgegli-chen werden. Sein Ersatzanspruch geht in der Regel nur dahin, dass dem [X.] Schadensersatz nach einer der üblichen [X.] wird. 24 - 11 -(4) Entgegen der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vertre-tenen Auffassung der Revision ist auch dieser Anspruch vom Klageantrag um-fasst. 25 Der Kläger begehrt die Feststellung der Ersatzpflicht hinsichtlich allen Schadens, der ihm durch die patentverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Ein dem Lizenznehmer aus der Patentverletzung entstehender Schaden ist aufgrund der Stellung des [X.] als Alleingesell-schafter zugleich ein Schaden, der im Vermögen des [X.] eintritt. Als Pa-tentinhaber ist der Kläger nicht darauf verwiesen, den - grundsätzlich auf Leis-tung an den Lizenznehmer gerichteten - Anspruch auf Ersatz dieses Schadens als Prozessstandschafter oder aufgrund einer Abtretung seitens des [X.]s geltend zu machen. Der ihm zustehende und hier mit der Feststel-lungsklage geltend gemachte eigene Ersatzanspruch aus § 139 Abs. 2 [X.] umfasst auch diesen Schaden. Der Patentinhaber hat deshalb auch Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung, soweit dies zur Bemessung dieses Scha-dens erforderlich ist. 26 (5) Die Bejahung eines eigenen Ersatzanspruchs des Schutzrechtsin-habers steht nicht in Wi[X.]pruch zu den Grundsätzen, die der Senat in der bereits zitierten Entscheidung vom 20. Mai 2008 ([X.] 176, 311 - Tintenpatro-ne) aufgestellt hat. Der dort bejahte Anspruch des Schutzrechtsinhabers auf Ersatz desjenigen Teils des entstandenen Gesamtschadens, der auf den Schutzrechtsinhaber entfällt, weil er eine Stück- oder Umsatzlizenz oder eine Warenbezugsverpflichtung als Gegenleistung für die Lizenzerteilung vereinbart hat, besteht unabhängig von eventuellen gesellschaftsrechtlichen Beziehungen zwischen Schutzrechtsinhaber und Lizenznehmer. Der hier in Rede stehende Anspruch auf Ersatz eines Schadens, der im Vermögen des Lizenznehmers entsteht und sich aufgrund gesellschaftsrechtlicher Beziehungen auch im [X.] - 12 -mögen des Schutzrechtsinhabers auswirkt, betrifft einen anderen Teil des Ge-samtschadens und tritt - sofern der Schutzrechtsinhaber zugleich Alleingesell-schafter des Lizenznehmers ist - neben jenen Anspruch. II[X.] [X.] beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 28 [X.] am Berufungsgericht [X.] kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben.
[X.][X.] Schuster Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 14.07.2009 - 4b [X.]/08 - [X.], Entscheidung vom [X.] - [X.]/09 -