Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.07.2012, Az. X ZB 1/11

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X [X.]
vom

17. Juli 2012
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter
GebrMG § 18 Abs. 4; [X.] § 100 Abs. 2
Die beschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt bei [X.] auch in Bezug auf einzelne [X.] in Betracht.

[X.], Beschluss vom 17. Juli 2012 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-
Der X. Zivilsenat des [X.] hat am 17. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin Mühlens und [X.] [X.] und Dr.
Bacher
beschlossen:
[X.] gegen den am 20. Oktober 2010 [X.] Beschluss des 35. [X.]s (Gebrauchsmusterbeschwerde-senats) des [X.] wird auf Kosten der Antragstel-lerin verworfen, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des auf fehlende Schutzfähigkeit gestützten Löschungsantrags wendet, und im Übrigen zurückgewiesen.
Der Wert des Gegenstands des [X.] wird auf 100.000 [X.] festgesetzt.
Gründe:
I.
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des inzwischen durch Ablauf der Schutzdauer erloschenen, aus einer [X.] Patentanmeldung vom 2.
Oktober 2001, die ihrerseits die Priorität einer [X.] [X.] in Anspruch nimmt, abgezweigten [X.] Gebrauchsmusters 201
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752 ([X.]s), das eine "Vorrichtung zur [X.]"
betrifft. Der eingetragene Schutzanspruch
1 des Streitgebrauchs-musters hat folgenden Wortlaut:
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Die Antragstellerin hat beantragt, das Gebrauchsmuster zu löschen, und dazu geltend gemacht, der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitge-brauchsmusters gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten [X.]

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meldung hinaus, außerdem sei er gegenüber dem Stand der Technik nicht schutzfähig. Die [X.] des Deutschen Patent-
und Mar-kenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen, die hiergegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Antragstellerin, unter Aufhe-bung des angefochtenen Beschlusses die Unwirksamkeit des [X.] festzustellen, hilfsweise das Verfahren
zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Die Antragsgegnerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
II.
Die form-
und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist nur in-soweit zulässig, als mit ihr der [X.] der unzulässigen Erweiterung weiterverfolgt wird; im Übrigen ist sie mangels Zulassung durch das [X.] nicht zulässig.
1.
Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] kann die Zulassung der Revision auf einen tatsächlich und rechtlich selbständigen Teil des [X.] beschränkt werden, der Gegenstand eines [X.] anfechtbaren Teil-
oder Zwischenurteils sein könnte oder auf den der Revisionskläger selbst seine Revision beschränken könnte ([X.], Urteil vom 29.
Juni 1967

VII
ZR
266/64, [X.]Z 48, 134, 136;
Urteil vom 3.
August 2010

VI
ZR
113/09,
NJW 2010, 3037 = [X.], 451 Rn.
8 mwN). Für das Rechtsbeschwerdeverfahren in Patent-
und Gebrauchsmustersachen gilt nichts anderes
([X.], Beschluss vom 14.
Februar 1978

X
ZB
3/76, [X.] 1978, 420

Fehlerortung; Beschluss vom 30.
Oktober 2007

X
ZB
18/06, [X.] 2008, 279

Kornfeinung). Ebenso wie der Rechtsbeschwerdeführer sein Rechtsmittel entsprechend beschränken könnte, kann daher, wenn mehrere Widerrufs-
oder [X.] geltend gemacht worden sind, die Zulassung der Rechtsbe-schwerde auf einen dieser Widerrufs-
oder [X.] beschränkt wer-den.
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2.
Der Annahme einer beschränkten Zulassung der Rechtsbeschwerde steht nicht entgegen, dass die Entscheidungsformel des Patentgerichts insoweit keine Einschränkung enthält. Es entspricht ebenfalls der ständigen Rechtspre-chung des [X.], dass die Entscheidungsformel
im Licht der Gründe
auszulegen und deshalb von einer beschränkten Rechtsmittelzulassung auszugehen ist, wenn sich dies aus den Gründen der Beschränkung klar ergibt. Dies
ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn sich die Frage, die der Vorinstanz
Anlass zur Zulassung gegeben hat, nur für einen eindeutig abgrenzbaren [X.]en Teil des [X.] stellt ([X.], Urteil vom 3.
August 2010

VI
ZR
113/09, NJW 2010, 3037 = [X.], 451 Rn.
9 mwN).
Die Zulassung der Rechtsbeschwerde
durch das Patentgericht ist [X.] nur wegen des geltend gemachten [X.] der unzulässigen Erweiterung erfolgt. Dies folgt eindeutig aus den Entscheidungsgründen des angefochtenen Beschlusses, die die im tatbestandlichen Teil der Gründe wie-dergegebene entsprechende Anregung der Antragstellerin aufgreifen.
III.
Im Umfang der Zulassung ist die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision eröffnet (st. Rspr.; zuletzt [X.], [X.] vom
24.
Januar 2011

X
ZB
33/08, [X.] 2011, 409

[X.]; Beschluss vom
20.
Dezember 2011
X
ZB
6/10, [X.] 2012, 378

In-stalliereinrichtung
II). Dieser Überprüfung hält die Entscheidung des [X.]s stand.
1.
Der Antrag ist weiterhin zulässig. Im Hinblick auf das
Erlöschen des Gebrauchsmusters hat die Antragstellerin unter Darlegung eines eigenen Rechtsschutzbedürfnisses den Löschungsantrag wirksam auf einen Feststel-lungsantrag umgestellt.
2.
Der Feststellungsantrag ist jedoch nicht begründet. Das [X.] hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass das [X.] nicht wegen unzulässiger Erweiterung zu löschen ist.
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a)
Das [X.] betrifft eine Vorrichtung zur [X.] aus der Umgebungsluft mittels eines Trockenmittels, das bei Kontakt mit feuchter Luft in Lösung geht, wobei die flüssige Lösung in einen Auffangbehälter abfließt. Dabei bilden der das Trockenmittel aufnehmende Be-hälter und der Behälter zur Aufnahme der sich
bei der Absorption bildenden Lösung eine Einheit. Durch das [X.] soll es ermöglicht wer-den, eine solche Vorrichtung möglichst klein und gut handhabbar auszubilden.
Hierzu stellt das [X.] eine Vorrichtung zur [X.] in einem Transportcontainer unter Schutz (Merkmalsgliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern),
(1)
für ein Trockenmittel, das im Kontakt mit feuchter Luft eine Trockenmittellösung bildet,
(2)
die einen [X.] aufweist [[X.]],
(2.1)
der das Trockenmittel aufnehmen kann,
(2.2)
mit einer Seitenwand [[X.]],
(2.2.1)
die mindestens eine [X.]söffnung auf-weist [M5],
(2.3)
der in seinem Boden mindestens eine Öffnung um-fasst, durch die die Trockenmittellösung in den für [X.] vorgesehenen Behälter fließen kann
[M6],
(2.4)
und mit einem Mittel zum Zurückhalten des [X.] in dem Behälter [M2],
(3)
weiter einen Behälter für die Trockenmittellösung mit einer Seitenwand und einem Boden [M3],
(3.1)
der eine obere Öffnung aufweist [[X.]], wobei
(4)
der Behälter für die Trockenmittellösung verschiebbar so auf dem [X.] angebracht ist, dass der [X.] im Behälter für die Trockenmittellösung von einer aktiven Position in eine Transport-
oder Lagerposi-10
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tion verschoben und durch einfaches Verschieben in die [X.] Position überführt werden kann [[X.], [X.]1], wobei
(4.1)
in der aktiven Position die [X.]söffnung den [X.] feuchter Luft aus der Umgebung zum [X.] gestattet [M9],
(4.2)
in der Transport-
oder Lagerposition die Seitenwand des Behälters für die Trockenmittellösung die [X.] des [X.]s vollständig bedeckt [[X.]0]
und
(4.3)
der [X.] während des Überführens in die aktive Position seine relative Ausrichtung gegen-über dem Behälter für die Trockenmittellösung ständig beibehält [[X.]2],
(5)
die Unterseite des Bodens des [X.]s ge-genüber der Oberseite des Bodens des Behälters für die Trockenmittellösung liegt [[X.]3] und
(6)
die Vorrichtung ein Mittel umfasst, um eine Trennung des verschobenen [X.]s vom Behälter für die Trockenmittellösung zu verhindern [[X.]4].
b)
Das Patentgericht hat ausgeführt, der Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der Verpackungstechnik, der wegen der Gebrauchseigenschaften und Handhabung von [X.] einen Ingenieur der Verfahrenstechnik oder Chemie zu Rate ziehe, werde die [X.]söffnung als solche mit endli-cher Ausdehnung ansehen, denn der Ausdruck [X.]söffnung impliziere eine allseitige Erstreckung der zwingend geforderten Wand um die Öffnung herum. Auch beim [X.] sei das Vorhandensein eines Bodens zwingende Voraussetzung für eine Öffnung mit endlicher Ausdehnung; ein end-seitig offenes Rohr besäße zwar eine Öffnung, aber keine anteilige stirnseitige Bodenfläche. Die Maßnahme, Mittel zum Zurückhalten des Trockenmittels in 12

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dem Behälter vorzusehen, betreffe die [X.]söffnung sowie die Öffnung im Boden, die mit einem Geflecht oder Gitter versehen sein könnten. Weil der [X.] das Trockenmittel aufnehmen solle, übernähmen Seiten-wand und Boden hierfür die [X.]; insoweit werde lediglich die Be-reitstellung eines ausreichenden Volumens im Innern des Trockenmittelbehäl-ters verlangt. Der [X.] müsse im Transportzustand wie in [X.] aktiven Position gegen [X.] abgeschlossen sein. Die Seitenwände des [X.]s müssten von den Seitenwänden des Behälters für [X.]lösung umgriffen werden und eine Form haben, die eine relative Ver-schiebung der Behälter zulasse. Weil der Behälter für die Lösung nur eine obe-re Öffnung für die Anordnung des [X.]s in ihm besitze, sei eine Überführung von der [X.] in die aktive Position nur entlang der Seitenwände aus der Öffnung heraus oder hinein möglich, die insoweit ei-nen axialen Verschiebeweg definierten. Die [X.]söffnung, die ausschließ-lich den Zutritt feuchter Luft gestatte, müsse an einer Stelle in der Seitenwand des [X.]s angeordnet sein, die im Transportzustand von der umgebenden Seitenwand vollständig bedeckt sei, im aktiven Zustand hingegen freiliege. Hieraus folge eine notwendige gegenseitige Überlappungslänge der Seitenwände in Richtung der Verschiebung sowie eine Zuordnung der Seiten-wände beider Behälter auch in der aktiven Position, die einen [X.] an an-deren Stellen als der hierfür ausgewiesenen Öffnung verhindere. Eine Ver-schiebung über diese Überlappungslänge hinaus werde durch Merkmal 6 (nach der Gliederung des Patentgerichts [X.]4) verhindert. Die Unterseite des Bodens des [X.]s liege zwangsläufig gegenüber der Oberseite des Behälters für die Lösung. Daraus folge insgesamt eine Gestaltung der Vorrich-tung, bei der der [X.] im Behälter für die Trockenmittellösung bei gegenseitiger Überdeckung der Seitenwände der Behälter verschoben wer-den könne. Die Seitenwand des [X.]s weise eine Öffnung auf, durch die allein im Betriebszustand mit relativ verschobenen Behältern Luft, die das Trockenmittel beaufschlage, in das Innere des Behälters treten könne; die

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entstehende Trockenmittellösung fließe durch eine Öffnung im Boden des [X.]s ab. Im Zustand vor Gebrauch sei der [X.] so weit in den für die Aufnahme der abfließenden Lösung vorgesehenen Behäl-ter
vorgeschoben, dass letzterer mit seiner Seitenwand die Luftzuführungsöff-nung des [X.]s vollständig bedecke; dadurch sei das [X.] vor der Einwirkung feuchter Luft geschützt.
Der von der Antragstellerin zu den Merkmalen 4 und 4.3 (Patentgericht: [X.]1, [X.]2)
geltend gemachte und damit begründete [X.] der unzu-lässigen Erweiterung, dass den ursprünglichen Unterlagen der [X.] weder eine Überführung von der [X.] in die aktive Position durch "einfaches Verschieben"
noch die ständige Beibehaltung der relativen Ausrichtung während des Überführens unmittelbar und eindeutig entnehmbar sei, liege nicht vor. Die Antragstellerin unterstelle diesen Merkmalen einen Be-deutungsgehalt dahin, dass diese nicht ursprünglich offenbarte Maßnahmen zur Verhinderung einer Drehbewegung um ihre gemeinsame Achse forderten und ein ständiges Beibehalten der relativen Ausrichtung beim Verschieben ohne jedes Verdrehen um die eigene Achse implizierten. Dies sei nach der
Gesamt-offenbarung unzutreffend. Denn der [X.] befinde sich in der [X.] in einer durch die Seitenwände und die Öffnung definierten Ausrichtung in dem Lösungsbehälter, die die Richtung für die Überführung in die aktive Position [X.]. Für die mit ihren Seitenwänden ineinandergrei-fenden Behälter werde zwingend eine rein relative Versetzbewegung entlang der durch die Seitenwände und die obere Öffnung des [X.] vor-bestimmten Richtung ermöglicht. Die bereits in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten zylindrischen oder parallelepipedischen Formen der Behälter ließen genau diese rein translatorische Auszugsbewegung zu und die komplementäre Formgebung gebe die Richtung der notwendigen Auszugsbewegung vor. Die genannten Merkmale schlössen nicht offenbarte transversale Bewegungen wie eine Schraubbewegung aus, soweit diese durch die gegenseitig angepasste 13

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Gestaltung zwangsläufig ausgeführt werden müssten. Eine ihnen [X.] Gestaltung könne zwar als weiteren Freiheitsgrad eine willkürliche Rotation um die aus der Verschiebung folgende Richtung ermöglichen, wie dies bei kreiszylindrischen Behälterwandungen der Fall sei, jedoch werde auch bei einer Ausführung nach [X.] (der eine im Allgemeinen kreiszylindrische
Ausformung der beiden Behälter vorsieht) die relative Ausrichtung des [X.]s gegenüber dem Behälter für Trockenmittellösung beibehal-ten. Konstruktive Maßnahmen wie angepasste Gestaltungen der Behälter, die ein Öffnen nur durch eine zusammengesetzte Bewegung aus Translation und rotatorischer Komponente, die ursprünglich nicht offenbart sei, schließe Schutzanspruch 1 aus
und stehe damit im Einklang mit der Ursprungsoffenba-rung.
c)
[X.] macht geltend, dass die Merkmale 4 und
4.3 [[X.]1, [X.]2] keine Rotationsbewegung erlaubten; für die vom Patentgericht vor-genommene Differenzierung, ob die Rotationsbewegung willkürlich oder für die Überführung in die aktive Position erforderlich sei, fehle es an jeder Grundlage. Die Annahme des Patentgerichts, die genannten Merkmale verböten eine will-kürliche Rotationsbewegung nicht, stehe in krassem Widerspruch zum Wortlaut des Schutzanspruchs, nach dem der [X.] beim Verschieben seine relative Ausrichtung gegenüber dem [X.] ständig bei-behalte. Dies setze zwingend voraus, dass bei der [X.] die Lage der Behälter zueinander unverändert bleibe, was bei einer relativen Verdrehung nicht der Fall sei.
Dem kann nicht beigetreten werden. Das Patentgericht hat zutreffend aus der Funktion der Merkmale 4 und 4.3 abgeleitet, dass die [X.] Ausgestaltung des Behälters
eine rein translatorische Auszugs-
und Einfüh-rungsbewegung des (inneren) [X.]s gegenüber dem (äuße-ren) Behälter
für die Trockenmittellösung ermöglichen muss. Eine
Schraubbe-wegung, wie sie im Stand der Technik bekannt war, ist
damit nicht erforderlich. 14
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Einen technischen Grund, warum darüber hinaus eine willkürliche Rotationsbe-wegung auch dann, wenn die Behälterform diese wie bei einem Zylinder zu-lässt, erfindungsgemäß verhindert werden sollte, hat weder das Patentgericht festgestellt, noch zeigt die Rechtsbeschwerde entsprechenden Vortrag der An-tragstellerin auf.
d)
[X.] macht weiter geltend, dass das Patentgericht nicht festgestellt habe, dass in den maßgeblichen Unterlagen die Notwendigkeit einer rein [X.] so offenbart sei, dass der Fachmann sie ohne weiteres Nachdenken unmittelbar und eindeutig als zur geschützten Erfin-dung gehörend habe erkennen können. Die vom Patentgericht angenommene "implizite"
Offenbarung reiche nicht aus.
Auch mit dieser Argumentation kann die Rechtsbeschwerde keinen [X.] haben. Die nach dem Vorstehenden mit
den Merkmalen 4 und 4.3 des [X.]s gelehrte Möglichkeit einer rein translatorischen Bewe-gung hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei als der [X.] und eindeutig entnehmbar angesehen. Die maßgeblichen Unterlagen (veröffentlicht als [X.]) führen aus
([X.] ff.): "
... the desiccant
container
21 is inserted in the cylindrical desiccant
solution container
22 in [X.] or storage position ... in [X.] is shielded by the side wall 34 of the
desiccant
solution con-tainer
2."
Damit ist die Handlungsanweisung, die Bewegung translatorisch vor-zunehmen, angesprochen und offenbart. Zutreffend hat das [X.] berücksichtigt, dass die bereits in den ursprünglichen Unterlagen offenbar-ten zylindrischen oder parallelepipedischen Formen der Behälter genau diese (rein) translatorische Auszugsbewegung zulassen und durch die [X.] Formgebung die Richtung der notwendigen Auszugsbewegung vorgeben, und damit dem Fachmann klar und eindeutig zeigen, wie er die Relativbewe-gung der beiden Behälter zueinander auszugestalten hat.
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IV.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs.
1 Satz
2 [X.].
Eine mündliche Verhandlung hat der [X.] nicht für erforderlich erachtet.

Meier-Beck
[X.]
Mühlens

Richter am Bundesgerichtshof

[X.] kann wegen Urlaubs

nicht unterschreiben.

Meier-Beck
Bacher
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 20.10.2010 -
35 W(pat) 437/09 -

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