Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 06.10.2011, Az. I ZR 6/10

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I ZR 6/10
Verkündet am:

6. Oktober 2011

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Echtheitszertifikat
[X.] § 14 Abs. 2 Nr. 1, § 24 Abs. 1 und 2
Bringt ein Wiederverkäufer mit der Marke des Softwareherstellers versehene [X.] eines Computerprogramms in den Verkehr, die er mit Echt-heitszertifikaten des Herstellers versehen hat, die zuvor nicht auf den [X.], [X.] auf [X.] angebracht waren, kann sich der Softwarehersteller dem Vertrieb der Datenträger aus berechtigten Gründen im Sinne von §
24 Abs.
2 [X.] widersetzen.
[X.], Urteil vom 6. Oktober 2011 -
I ZR 6/10 -
OLG [X.] am Main

LG [X.] am Main

-
2
-

Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom
6. Oktober
2011 durch die
Richter Prof.
Dr.
Büscher,
Pokrant, Dr.
Schaffert, Dr. Kirchhoff
und Dr.
Löffler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6.
Zivilsenats des Oberlandes-gerichts [X.] am Main vom 12. November 2009 wird auf Kos-ten der [X.] zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin ist die [X.]. Sie ist unter anderem Inha-berin der Wortmarke Nr. 2058874 "[X.]", die mit Priorität von 1992 unter anderem für Computerprogramme eingetragen ist.
Die Klägerin bringt
ihre Betriebssystem-Software "[X.]"
im deutsch-sprachigen Raum in vier Paket-
oder Lizenzformen in den Verkehr, und zwar in Einzelhandelsversionen, SB-Versionen, OEM-Versionen und durch
die Ertei-lung von
Vervielfältigungslizenzen.
Die OEM-Versionen
werden von bestimmten großen Hardwareherstel-lern ("Original Equipment Manufacturer")
erworben, die mit der Klägerin einen Lizenzvertrag geschlossen haben, um von ihnen produzierte Computer mit einem vorinstallierten Betriebssystem der Klägerin verkaufen zu können. Dieser 1
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Vertriebsweg ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebssysteme von den mit der Klägerin vertraglich verbundenen Computerherstellern ([X.]) bereits auf den Festplatten der Computer installiert sind.
Für den Fall, dass der Kunde bei Datenverlusten die Software erneut installieren muss, wird regel-mäßig ein weiteres Exemplar
der Software mitgeliefert, das entweder auf der Festplatte selbst oder auf einem gesonderten Datenträger ([X.]-ROM) aufge-spielt ist. Die [X.] können aufgrund des [X.] entscheiden, ob sie die Betriebssysteme nur als Vorinstallation auf den Festplatten
verkaufen oder ob sie zusätzlich eine sogleich beigefügte oder später im Bedarfsfall
anzufordernde Sicherungs-[X.] ([X.])
mitliefern. Um den Weitervertrieb solcher [X.]
geht es im Streitfall.
Die Produkte der Klägerin werden mit Echtheitszertifikaten

sogenann-ten
CoA
("Certificates of Authenticity")

ausgeliefert. Bei denjenigen OEM-Ver-sionen, die
zusammen mit
dem Computer einschließlich der dort bereits
aufgespielten Software
und
einer Sicherungs-[X.] vertrieben werden, sind die Echtheitszertifikate
auf dem Computer selbst aufgeklebt. Die Produkte werden von dem
[X.] oder
in dessen Auftrag von [X.] zu einem Paket zusammengefügt. Auf den Echtheitszertifikaten
ist neben der
für die Installation der Software benötigten
Seriennummer und verschiedenen Sicherheitsmerk-malen auch die Marke "[X.]"
aufgedruckt.
Die Beklagte zu
1
(nachfolgend: die Beklagte), deren Geschäftsführer der Beklagte zu
2 ist, handelt mit Softwareprodukten. Die Beklagte lieferte 2006 an die B.
KG
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Datenträger mit der Software "[X.] 2000", die von der [X.] mit Echtheitszertifikaten
versehen waren. Die Beklagte hatte diese
Datenträger als "[X.]"
und
die zuvor von [X.] abgelösten Echtheitszertifikate
jedenfalls zum Teil von Unternehmen
erworben, die [X.] von den Kunden der [X.] ankaufen. Die Siche-4
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rungs-[X.]
und
die mit den Echtheitszertifikaten
versehenen Computer waren
mit Zustimmung der Klägerin im [X.]
in den Verkehr gebracht worden. Die von der [X.] an die
B.
KG
vertriebenen Datenträger waren jedenfalls zum Teil mit Echtheitszertifikaten versehen, die ursprünglich nicht aus demselben Paket
(Computer mit Sicherungs-[X.]) stammten.
Die Klägerin sieht in dem Vertrieb von Datenträgern mit diesen ursprüng-lich nicht von ihr oder ihren Vertragspartnern versehenen
Echtheitszertifikaten
eine Verletzung ihres
Markenrechts.
Das Landgericht
hat die [X.] verurteilt, es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr ohne die Einwilligung der Klägerin Datenträger mit "[X.]"
Computerprogrammen, die mit dem Zeichen "[X.]"
versehen sind, insbesondere mit den Programmen "[X.] [X.] XP Professional"
und/oder "[X.] [X.] XP Home"
und/oder "[X.] [X.] 2000 Professional", zusammen mit solchen Echtheitszertifikaten ([X.]), die ursprüng-lich nicht mit diesen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden sind, [X.], feilzuhalten und/oder sonst in den Verkehr zu bringen, insbesondere zu diesem Zweck zu besitzen und/oder in die [X.] einzu-führen oder auszuführen.
Weiter hat das Landgericht
die
Pflicht der [X.] zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr festgestellt sowie
die [X.] zur Auskunftser-teilung
und
zur Herausgabe der im Unterlassungsantrag bezeichneten Verlet-zungsgegenstände zum Zwecke der Vernichtung verurteilt. Die gegen diese Verurteilung gerichtete Berufung der [X.] ist
ohne Erfolg
geblieben
(OLG [X.], Urteil vom 12.
November 2009
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U
160/08, juris).
Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt,
verfolgen
die [X.]
ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.
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Entscheidungsgründe:
A.
Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten [X.] aus §
14 Abs.
2 Nr.
1, Abs.
3 Nr.
2 und 4, Abs.
5
und
6, §
18 Abs.
1, §
19 [X.] für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:
Der Vertrieb der mit dem Zeichen
"[X.]"
versehenen Datenträger verletze das Markenrecht der Klägerin. Den [X.] sei die Nutzung des Zeichens auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Erschöpfung nach §
24 [X.]
erlaubt. Zwar habe es sich zumindest bei einem Teil der von der [X.] weiterverkauften Datenträger
um von [X.]
bezogene gebrauchte Software gehandelt, die
zuvor mit Einwilligung der Klägerin innerhalb des Euro-päischen Wirtschaftsraums in
den
Verkehr gebracht worden sei.
Diesen [X.] seien jedoch von der [X.] vor dem
Weiterverkauf an die B.
KG andere, ursprünglich nicht mit diesen [X.]-Roms
in den Verkehr gebrachte Echtheitszertifikate beigefügt worden. Die Klägerin habe ein schützenswertes Interesse daran, dass die von ihr in den Verkehr gebrachten "[X.]"-Datenträger nicht nachträglich mit Echtheitszertifikaten versehen und in den Verkehr gebracht würden.
Ein Echtheitszertifikat
sei
ein effektives und für die beteiligten Verkehrskreise wichtiges Mittel zur Unterscheidung echter von ge-fälschten Produkten.
Das markenrechtlich schützenswerte Interesse der [X.] erstrecke sich daher auch darauf, dass die Datenträger nur mit den von ihr angebrachten
Echtheitszertifikaten vertrieben würden.
B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
Die Klage ist in dem in der Revisionsinstanz zur Entscheidung anstehenden Umfang begründet.
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I.
Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass
der Klä-gerin der
Unterlassungsanspruch nach §
14 Abs.
2 Nr.
1, Abs.
3 Nr.
2 und 4, Abs.
5 [X.] zusteht.
1.
Die Beklagte hat Datenträger mit "[X.]"
Computerprogrammen, die mit dem
Zeichen "[X.]"
versehen waren, zusammen mit solchen Echt-heitszertifikaten, die
ebenfalls diese Marke
aufwiesen, vertrieben. Sie hat damit ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§
14 Abs.
2 Nr.
1 [X.]).
2.
Dem Unterlassungsanspruch der Klägerin steht auch nicht der Ein-wand
der Erschöpfung im Sinne von §
24 [X.] entgegen.
a) Allerdings sind die Voraussetzungen
des §
24 Abs.
1 [X.] erfüllt. Danach kann der Inhaber einer Marke
einem [X.] nicht untersagen, die [X.] für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zu-stimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedst[X.]ten der [X.] oder in einem anderen Vertragsst[X.]t des Abkommens über den [X.] in den Verkehr gebracht worden sind. So liegen die Dinge im Streitfall. Die von der [X.] vertriebenen Datenträger sind mit Zustimmung der Klägerin im [X.] in den Verkehr gelangt.
b) Das Berufungsgericht hat jedoch zutreffend angenommen, dass eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin dennoch nicht eingetreten
ist, weil die Voraussetzungen des §
24 Abs.
2 [X.] vorliegen. Die Vorschrift des
§
24 Abs.
1 [X.] findet danach keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke ihrer
Benutzung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand 13
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der Waren nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert worden ist.
Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die
Beklagte
die [X.] vor dem Weiterverkauf an die B.
KG mit Echtheitszertifikaten verse-hen
hat, die ursprünglich nicht mit diesen [X.]
in den Verkehr gebracht worden waren. Die Klägerin könne sich deshalb dem Vertrieb der Datenträger aus be-rechtigten Gründen im Sinne von §
24 Abs.
2 [X.] widersetzen.
Die [X.] habe ein schützenswertes Interesse daran, dass
von ihr in den Verkehr ge-brachte
"[X.]"-Datenträger nur mit den von ihr angebrachten Echtheitszer-tifikaten
vertrieben würden. Diese Beurteilung ist frei von [X.].
[X.]) Der Inhaber des Markenrechts kann
nach Art.
7 Abs.
2 [X.], der durch §
24 Abs.
2 [X.] in das [X.] Recht umgesetzt wird,
nach dem Inverkehrbringen rechtmäßig gekennzeichneter Ware solche Handlungen verbieten, die die Herkunfts-
und Garantiefunktion seines Zeichens verletzen oder die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in [X.] Weise ausnutzen oder beeinträchtigen
([X.], Urteil vom 23.
Februar 1999

63/97, Slg. 1999, 5 =
[X.] Int. 1999, 438 Rn.
51
ff.
[X.]/Deenik; [X.], Urteil vom 3.
November 2005

I
ZR 29/03, [X.], 329 Rn.
28 = [X.], 470

Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; Urteil vom 15.
Februar 2007

I
ZR
63/04, [X.] 2007,
882
Rn.
22
= WRP 2007, 1197

Parfümtester, jeweils mwN). Eine Beeinträchtigung ist insbesondere anzu-nehmen, wenn die Veränderung die Eigenart der Ware berührt.
Davon ist [X.], wenn ihr Verwendungszweck oder solche Merkmale verändert wer-den,
auf die
sich die Garantiefunktion der Marke bezieht ([X.], Urteil vom 9.
Juni 2004

I
ZR
13/02, [X.], 160, 161 = [X.], 106

SIM-Lock, mwN). Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwischen den berechtigten Inter-essen des Markeninhabers und des [X.] (vgl. [X.], Urteil vom 18
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4.
November 1997
[X.]/95, Slg. 1997, [X.] = [X.] Int. 1998, 140 Rn.
44

Dior/[X.]; [X.], [X.], 329 Rn.
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Gewinnfahrzeug mit [X.]).
[X.]) Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin
ein berechtigtes Interesse im Sinne von
§
24 Abs.
2 [X.]
daran, das Inverkehrbringen von
Datenträ-gern
([X.]) zu verbieten, die durch einen Wiederverkäufer mit ei-nem von der Klägerin stammenden Zertifikat versehen werden, das die Echtheit des auf dem Datenträger gespeicherten Computerprogramms garantiert.
(1) Ein berechtigtes Interesse im Sinne des §
24 Abs.
2 [X.] ergibt sich
für die Klägerin
daraus, dass die von der [X.] vorgenommene [X.] des Echtheitszertifikats mit den [X.] den
unzutreffenden

Eindruck hervorruft, die Klägerin stehe durch die Verbindung von Datenträger und Zertifikat für die Echtheit des Produkts ein.

Der Verbraucher wird einer mit einem Echtheitszertifikat der Klägerin versehenen [X.] mit einer Betriebssystemsoftware nicht nur
die Aussage ent-nehmen, dass der zertifizierte Datenträger ein Originalprodukt ist. Er wird die Angabe vielmehr auch dahin verstehen, dass der konkrete Datenträger von der allein zur Erstkennzeichnung von Produkten berechtigten Klägerin
selbst
oder durch einen von ihr beauftragten [X.] als echt zertifiziert worden ist. Der an-gesprochene Verkehr wird die in der Verbindung des Zertifikats mit dem Daten-träger liegende Garantieaussage der Klägerin als Markeninhaberin zuschrei-ben. Die durch das Zertifikat verstärkte Gewähr dafür, dass die mit der Marke gekennzeichnete Ware unter ihrer Kontrolle hergestellt worden ist, kann die Klägerin aber nur übernehmen, wenn die mit der Ware verbundenen Echtheits-zertifikate von ihr oder auf ihre Veranlassung angebracht worden sind. Stellt dagegen ein von der Klägerin nicht ermächtigter Dritter
wie hier die Beklagte

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die Verbindung her, besteht keine in der Verknüpfung von Zertifikat und Daten-träger liegende Garantieaussage der Klägerin. Der Verkehr kann nicht mehr unterscheiden, ob ein echtes Zertifikat mit von der Klägerin autorisierter oder unter Verletzung von Schutzrechten
hergestellter Software verbunden worden ist.
(2) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe bei seiner Entscheidung entgegenstehende überwiegende Interessen der [X.]
nicht hinreichend berücksichtigt.
Es
habe den Vortrag der [X.] übergangen, wonach im Bereich des [X.] eine Zuordnung einzelner Echtheitszer-tifikate zu bestimmten [X.]
nicht möglich
sei, weil auf den Echt-heitszertifikaten
ein Hinweis auf die jeweiligen [X.]
fehle. Deshalb werde die Funktion der Zertifikate, die Echtheit des jeweiligen Datenträgers zu bekunden, durch den Austausch nicht beeinträchtigt. Eine etwaige Neuzusam-menstellung von Datenträger und Echtheitszertifikat bewirke weder eine Verän-derung noch eine Verschlechterung des Datenträgers oder
der darauf enthalte-nen Software. Dem kann nicht zugestimmt
werden.
Für die Frage, ob die Klägerin sich dem weiteren Vertrieb der Ware aus berechtigten Gründen im Sinne des §
24 Abs.
2 [X.] widersetzt, kommt es nicht allgemein auf die Zuordnung von Zertifikaten zu bestimmten [X.] und deren neuer Zusammenstellung an. Unerheblich ist ferner, ob durch die von der [X.] vorgenommene Verbindung der Datenträger und Zertifi-kate eine Verschlechterung der Funktion der Ware herbeigeführt wird (vgl. [X.], [X.], 160, 161
SIM-Lock). Entscheidend ist vielmehr, dass die Beklagte mit der Verbindung von Zertifikat und Datenträger ein nur der [X.] zustehendes Kennzeichnungsrecht für sich in Anspruch nimmt und den unzutreffenden Eindruck erweckt, die in der Verknüpfung zum Ausdruck kommende Herkunftsgarantie sei der Klägerin zuzurechnen.
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Auch im Übrigen
sind durchgreifende entgegenstehende Interessen der [X.] weder dargetan noch ersichtlich.
Ohne Erfolg meint die Revision, das
streitgegenständliche Verbot
stelle das gesamte Geschäftsmodell des Handels mit gebrauchter Software in Frage. Zwar hat die Beklagte ein Interesse daran, darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem von ihr vertriebenen Datenträger um ein Originalprodukt handelt. An einem
solchen
Hinweis wird die Beklagte durch das beantragte Verbot nicht gehindert.
Ein darüber hinausgehendes berechtig-tes
Interesse der [X.], [X.]
erstmalig mit einem
nicht für die-sen Datenträger vorgesehenen
Echtheitszertifikat der Klägerin zu verbinden
und daher den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, die Klägerin selbst habe den konkreten Datenträger in dieser Form als echt zertifiziert, ist indes nicht ersichtlich.
(3) Die Revision vermag auch nichts zu ihren Gunsten aus der Senats-entscheidung "OEM-Version"
([X.], Urteil vom 6.
Juli 2000 -
I
ZR
244/97, [X.]Z 145, 7) herzuleiten. In jener Entscheidung kam
es maßgeblich darauf an, dass der Softwarehersteller sein Interesse, den weiteren Absatzweg bestimmter Werkstücke zu kontrollieren (Vertrieb der Software nur zusammen mit einem neuen PC),
nicht durch ein auf diesen Vertriebsweg beschränktes Nutzungs-recht durchsetzen konnte. Nachdem der Datenträger mit der Software entspre-chend der Zustimmung des Softwareherstellers in Verkehr gebracht worden war, war sein Verbreitungsrecht erschöpft und der nachfolgende Vertriebsweg einer Kontrolle entzogen. Nicht der in jenem Fall
maßgebliche getrennte Wei-terverkauf von Computer und Software und
das Interesse an einem gespalte-nen Vertriebsweg sind
im Streitfall maßgebend, sondern die erstmalige Kenn-zeichnung
eines Datenträgers
mit einem Echtheitszertifikat des Markeninhabers durch den Wiederverkäufer.
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c) Im Streitfall geht es schließlich auch nicht um die Wirksamkeit eines selektiven Vertriebssystems (dazu [X.], Urteil vom 21.
Februar 2002

I
ZR
140/99, [X.] 2002,
709, 711 = WRP
2002, 947

Entfernung der Her-stellungsnummer
III; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl.,
§
24 Rn.
86). Die Beklagte
hat
keine zur Überwachung eines selektiven Vertriebssystems die-nenden Herstellerkennzeichen entfernt, sondern auf dem
Datenträger erstmals ein die Ursprungsidentität garantierendes
Zeichen der Klägerin angebracht.
d) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass neben der [X.] zu
1 auch der Beklagte zu
2 als deren Geschäftsführer für die Marken-verletzungen haftet. Dieser hatte nach den Feststellungen des Berufungsge-richts Kenntnis von den Markenverletzungen und hat sie nicht verhindert (vgl. [X.], Urteil vom 17.
August 2011
I
ZR
108/09, [X.] 2011, 1043 Rn.
70 = [X.], 1454
TÜV
II).
II. Das Berufungsgericht hat auch die Folgeansprüche auf Schadenser-satz, Herausgabe von [X.] zum Zwecke der Vernichtung und Auskunft aus §
14 Abs.
6, §
18 Abs.
1, §
19 [X.], §
242 BGB zu Recht für begründet erachtet.

1.
Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden der [X.] liegt vor. Diese haben die Klagemarke fahrlässig verletzt. Das
gilt auch für den [X.] zu
2, der gegen die Markenverletzung nicht eingeschrit-ten ist, obwohl ihn als Organ der [X.] hierzu eine Rechtspflicht traf.
2.
Den Vernichtungsanspruch nach §
18 Abs.
1 [X.] hat das [X.] ebenfalls zutreffend bejaht. Ein Anspruch auf Herausgabe der [X.] an die Klägerin zum Zwecke der Vernichtung ist [X.] dann gegeben, wenn unter Würdigung aller Umstände, insbesondere 27
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bei Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen,
für den Verletzten das Risiko nicht zumutbar ist, dass die Ware in den Marktkreislauf gelangt
([X.], Urteil vom 10.
April 1997
I
ZR
242/94, [X.]Z
135, 183, 191
f.

[X.]). Davon ist im Streitfall auszugehen. Die Revision erinnert hiergegen auch nichts.
C.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
97 Abs.
1 ZPO.

Büscher
Pokrant
Schaffert

Kirchhoff
Löffler
Vorinstanzen:
LG [X.]/Main, Entscheidung vom 23.07.2008 -
2-6 O 439/07 -

OLG [X.]/Main, Entscheidung vom 12.11.2009 -
6 [X.]/08 -

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