Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.05.2012, Az. X ZR 129/09

Die Klägerin war eingetragene Inhaberin des aus dem [[X.].] Patent 795 461 abgezweigten, am 6. März 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [[X.].] Patentanmeldung vom 15. März 1996 angemeldeten [[X.].] Gebrauchsmusters 297 23 763 ([[X.].]), das inzwischen wegen Ablaufs der Schutzdauer erloschen ist. Es ist auf ein internes Fahrradgetriebe (Nabenschaltung) mit Rücktrittsbremseinheit gerichtet. [[X.].] 1 und 2 lauten (Merkmalsgliederung des Berufungsgerichts in eckigen Klammern hinzugefügt; von den [X.]n hilfsweise als schutzfähig geltend gemachte beschränkte Fassung mit Durchstreichungen und [[X.].] gekennzeichnet):

Die nachfolgend abgebildeten Figuren 5 und 7 der Gebrauchsmusterschrift zeigen die Eingriffs-Teileinheit der Kupplung (Bezugszeichen 67) in Eingriff mit der Vertiefung des [X.] (Bezugszeichen 71-76 in Figur 5) bzw. mit der Kerbverzahnung des [X.]s (Bezugszeichen 54 in Figur 7).

Die [X.] zu 1, deren früherer Geschäftsführer der [X.] zu 2 ist, vertreibt unter der Bezeichnung "[X.].      " eine Fahrrad-Dreigangnabe, die im Wesentlichen einer Patentanmeldung der [X.] vom 9. Mai 1996 ([X.] [X.]) entspricht und die aus der nachstehenden Abbildung (Anlage [X.]) ersichtliche Kupplung aufweist.

Die [X.].   Corporation und deren Tochterunternehmen, zu denen die [X.] zu 1 gehört, erwarben durch am 7. November 1997 geschlossenen Übertragungsvertrag von der M.      S.      AG und deren Tochterunternehmen den Geschäftszweig "Fahrradteile" von F.  & S.   .

Die Klägerin hat die [X.]n aus dem [X.] zunächst auf Unterlassung und Erteilung von Auskunft über Verletzungshandlungen betreffend eine Getriebenabe mit den Merkmalen des erteilten Schutzanspruchs 1, hilfsweise mit zusätzlichen Merkmalen, in Anspruch genommen und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt. Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs hat sie nach Ablauf der Schutzdauer des [[X.].] den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die [X.]n sind der Klage entgegengetreten und haben sich dafür unter anderem auf ein von [X.]abgeleitetes Vorbenutzungsrecht berufen.

Das [X.] hat die Klage abgewiesen; das Berufungsgericht hat die [X.]n auf der Grundlage der vorstehend mitgeteilten beschränkten Fassung von Schutzanspruch 1 verurteilt, der Klägerin nach näher vorgegebener Maßgabe Auskunft zu schutzrechtsverletzenden Handlungen zwischen dem 25. März 1999 und dem 31. März 2007 zu erteilen.

Dagegen wenden die [X.]n sich mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, mit der sie in erster Linie die Wiederherstellung des [X.] landgerichtlichen Urteils begehren. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels.

In einem nach Erlass des Berufungsurteils von der [X.]n zu 1 eingeleiteten Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hat das [X.] das [X.] durch nicht bestandskräftigen Beschluss vom 20. Oktober 2011 in einer Fassung aufrechterhalten, in der Schutzanspruch 1 durch Aufnahme zusätzlicher Merkmale über die dem Berufungsurteil zugrunde liegenden Fassung hinaus weiter beschränkt ist.

Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Die Schaltnaben mit Rücktrittbremseinheiten, die das [X.] betrifft, verwenden Planetenradgetriebe, bei denen die verschiedenen Gänge (bei der Dreigangnabe: Schnell-, Normal- und Berggang) durch Kupplung unterschiedlicher Kraftübertragungswege eingelegt werden. Im Schnellgang wird ein Drehmoment über den Zahnkranz auf den mit diesem drehfest verbundenen Antreiber, von dort weiter auf den Planetenradträger und über die Planetenräder auf das [X.] aufgebracht. Das [X.] ist in diesem Gang durch Klinken mit der [X.] verbunden, wodurch die Drehbewegung auf das Hinterrad übertragen wird (Übersetzung). Im mittleren [X.] ist der Antreiber ohne Übersetzung direkt mit dem [X.] verbunden, das die [X.] weiterhin antreibt. Im Berggang wird die Verbindung zwischen [X.] und [X.] unterbrochen und das Drehmoment vom Antreiber über das [X.] und die Planetenräder auf den Planetenradträger übertragen, von wo eine Verbindung mit der [X.] hergestellt wird (Untersetzung).

Das dem [X.] zugrunde liegende technische Problem besteht darin, dass die [X.]wirkung bei Betätigung der [X.] bei Fahrrädern mit Nabenschaltung unterschiedlich stark ausfallen konnte, was damit zusammenhing, dass die [X.]kraft stets in dem Gang aufgebracht wurde, den der Fahrer gerade eingelegt hatte.

Nach der dem Berufungsurteil zugrunde liegenden Fassung von Schutzanspruch 1 soll dieses Problem durch eine Getriebenabe mit den Merkmalen a bis f gelöst werden, indem bei Aufbringung eines [X.]s auf die [X.] des Fahrrads stets - notfalls durch erzwungenen Gangwechsel - ein bestimmtes Übersetzungsverhältnis hergestellt wird, bei dem die [X.] in die Kerbverzahnung des [X.]es eingreift, so dass die aufgebrachte [X.]kraft immer gleich ist.

II. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass diese technische Lehre von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird. Die Parteien haben nur noch darum gestritten, ob bei dieser Ausführungsform eine erfindungsgemäße [X.] eingesetzt wird. Das Berufungsgericht hat das mit der Begründung bejaht, die Kombination aus [X.] (11) und Längsverzahnung (13), wie sie aus der - vorstehend wiedergegebenen - Abbildung der Kupplung des angegriffenen Erzeugnisses (Anlage [X.]) hervorgehe, stelle eine solche Einheit dar. Dem Gebrauchsmuster könne keine Einschränkung dahin entnommen werden, dass ein und derselbe Bereich der [X.] der Kupplung sowohl das Vorwärtsdrehmoment übertragen als auch, nach Ausführung der erzwungenen Bewegung (Merkmal f), in die Kerbverzahnung eingreifen müsse, um das [X.] zu übertragen. Der Schutzanspruch lasse offen, wie die [X.] körperlich gestaltet sei; sie müsse lediglich die in den [X.] bezeichneten Funktionen erfüllen. Nach dem technischen Zusammenhang nehme der Fachmann auch nicht an, dass die "[X.] nur aus einer Komponente bestehen dürfe; eine ein solches enges Verständnis rechtfertigende technische Notwendigkeit bestehe nicht.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

Es ist zwar richtig, dass die [X.] (67) als Bestandteil der Kupplung (Merkmal e) in Beschreibung und Figuren durchweg als eine Art Nocken auf der rohrförmigen Kupplung gezeigt ist, der, je nach geschaltetem Gang, zu Antriebszwecken entweder in die Vertiefung des Planetenradträgers oder in die Kerbverzahnung des [X.]s eingreift (Merkmale e1 bzw. e2), so dass ein und dasselbe Teil (Bezugszeichen 67) beide Schaltzustände herbeiführt, während diese Funktion bei der angegriffenen Ausführungsform von zwei [X.] der Kupplung übernommen wird ([X.] auf einem größeren Radius und Längsverzahnung mit 13 Zähnen auf einem kleineren Radius des Kupplungsteils).

Die Annahme des Berufungsgerichts, dass die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform das [X.] gleichwohl wortsinngemäß verletze, begegnet gleichwohl keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Seine Auslegung, dass nicht notwendigerweise vorgesehen sein müsse, dass ein und derselbe Bereich der [X.] sowohl in die Vertiefung(en) am Planetenradträger als auch, nach der durch den Rücktritt erzwungenen Bewegung, in die Kerbverzahnung eingreift, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Das gilt ungeachtet des von den [X.] geltend gemachten Umstands, die [X.] erlaube nur bei eingliedriger Ausführung, durch deren geeignete Dimensionierung einschließlich der [X.], einen schnelleren und einfacheren Eingriff in die [X.]verzahnung, wohingegen die Dimensionierung der Klaue bei der angegriffenen Ausführungsform keinerlei Einfluss auf den Eingriff in die Kerbverzahnung des [X.]s habe, weil dieser Eingriff über ein anderes Element (die Längsverzahnung) erfolge. Ein solcher schnellerer und einfacherer Eingriff in die [X.]verzahnung mag bestimmte Ausführungsformen betreffen, etwa eine solche, wie sie im landgerichtlichen Urteil auf S. 60 f. erörtert ist (vgl. auch [X.] ff. i.V. mit [X.]). Der Gegenstand des [X.]s ist aber nicht auf eine solche Ausgestaltung beschränkt. Selbst wenn anzunehmen wäre, dass eine Ausführung gemäß [X.] in Verbindung mit [X.] aus technischen Gründen nur mit einer einstückigen [X.] funktionieren kann, folgte daraus nicht, dass diese Einheit nach dem [X.] so ausgestaltet sein müsste, sondern es handelte sich auch dann nur um eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung, die die Auslegung durch das Berufungsgericht nicht infrage stellte.

IV. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht den Erwerb eines [X.]s durch die Beklagte zu 1 verneint hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das Berufungsgericht hat offen gelassen, ob [X.]     ein [X.] erworben hat, da jedenfalls der Übergang eines solchen Rechts auf die Beklagte zu 1 zu verneinen sei. Dazu hat es im Wesentlichen ausgeführt: Die Befugnis, eine Erfindung für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten zu nutzen, könne nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Eine diesen Erfordernissen genügende Übertragung eines [X.]s auf die Beklagte zu 1 könne nicht festgestellt werden. Von der im Streitfall vereinbarten Übernahme des [X.] "Fahrradteile" sei ein [X.] wie das hier in Rede stehende zwar grundsätzlich erfasst. Zu den vertragsgemäß vom Übergang ausgeschlossenen Teilen gehörten jedoch für die Herstellung der angegriffenen Nabe bestimmte Komponenten, die weiterhin von [X.]nicht nur als Rohteil hergestellt, sondern dort auch einer Wärmebehandlung und/oder Galvanisierung unterzogen würden. Könnten somit für die Herstellung des Endprodukts erforderliche Zwischenschritte von der [X.] zu 1 nicht ausgeführt werden, so sei mit der vertraglichen Regelung die Übertragung eines selbständigen Teilbetriebs nicht erfolgt. Die Tätigkeiten beider Unternehmen seien miteinander verschränkt, bauten aufeinander auf; eine selbständige Fertigung durch die Beklagte zu 1, mit der das [X.] auf diese übergegangen sein könne, finde nicht statt.

2. Gegen diese Beurteilung wenden die [X.] sich mit Erfolg. Das Berufungsgericht hat die in der höchstrichterlichen Rechtsprechung für den Übergang eines [X.]s nach § 12 Satz 3 [X.] in Verbindung mit § 13 Abs. 3 [X.] herausgearbeiteten Grundsätze nicht rechtsfehlerfrei angewandt.

a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der [X.] vom 7. November 1997 die Veräußerung eines Betriebs im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 3 [X.], § 13 Abs. 3 [X.] zum Gegenstand hatte. Die Übertragung eines, wie hier, abgrenzbaren Betriebsteils steht der Übertragung eines (gesamten) Betriebs gleich. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, dass [X.]e der Art, um die es im Streitfall geht, grundsätzlich Gegenstand des [X.]es waren und im Falle ihres Bestehens auf die Erwerber des [X.] Fahrradteile übergegangen sind.

Weiter zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass das [X.] nicht mehreren Betrieben gleichzeitig zustehen kann, sondern unteilbar ist und auch eine Betriebsteilung nicht zu seiner Vervielfältigung führt, sondern dass in jedem Einzelfall geprüft werden muss, bei welchem Betrieb das Recht nach den vertraglichen Regelungen verblieben ist (vgl. [X.], Urteil vom 7. Oktober 1965 - [X.], [X.] 1966, 370, 373 - Dauerwellen II; [X.], 242, 245). Der Übergang eines [X.]s zusammen mit einem Betriebsteil ist aber nicht schon deshalb ohne weiteres ausgeschlossen, weil der Übernehmer einen Teil der zur Herstellung der geschützten Vorrichtung erforderlichen Arbeiten in fremden Werkstätten, zu denen auch diejenigen seines Vertragspartners zählen können, vornehmen lässt.

b) Nach den vertraglichen Vereinbarungen lässt sich der Übergang des [X.]s an der angegriffenen Nabe, - dessen Erwerb durch [X.]     in der Revisionsinstanz zu unterstellen ist, weil das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hat -, auf die Beklagte zu 1 nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneinen. Es fällt weder unter die Rechte, die nach den vertraglichen Vereinbarungen von der Übertragung ausgenommen sein sollten, noch rechtfertigen die Feststellungen des Berufungsgerichts die Annahme, der Geschäftszweig Fahrradteile sei nicht insgesamt auf die Erwerber übergegangen.

aa) Die Vertragsparteien haben den Übergang der den Geschäftsbereich "Fahrradteile" berührenden Rechte und Eigentums- und Vermögenswerte in einem dem Regel-Ausnahme-Prinzip folgenden System vereinbart. Grundsätzlich einbezogen in den Übergang dieser Rechte und Werte sind die in § 1.11 des Vertragswerks bezeichneten Fahrradteile, zu denen Schaltnaben gehören. Ausgenommen sind die in Klausel 1.25 als ausgeschlossene Fahrradteile bezeichneten und in der Anlage 1.25 aufgelisteten Einzelteile, die weiter von [X.]bzw. von nach dem Tag des Vertragsschlusses gemäß den Lieferverträgen noch zu benennenden [X.] hergestellt werden sollten. Dabei handelt es sich um mit [X.] ("part numbers") versehene Einzelteile (Komponenten), darunter [X.] wie [X.]n, [X.], Antreiber, Planetenrad- und Sperrklinkenträger, Kupplungs- und Hohlräder und [X.] und [X.]. In § 3.7 des [X.]es ist ein dazu korrespondierender Vorbehalt für den Übergang der Eigentums und Vermögenswerte sowie Rechte von [X.]vorgesehen, die sich auf die ausgeschlossenen Fahrradteile beziehen. Sie sollen, ebenso wie die Einzelteile gemäß Anlage 1.25, vom Übergang des [X.] "Fahrradteile" ausgenommen sein. Zu dem von den Vertragsparteien ersichtlich gewollten, in sich widerspruchsfreien Ganzen fügen sich die vertraglichen Regelungen dann, wenn die Ausnahmeregelungen (nur) auf die ausgeschlossenen Einzelteile als solche bezogen werden, während die die Schaltnaben als komplexe Vorrichtungen betreffenden Rechte dem zugeordnet werden, was auf die Erwerber übergehen sollte, unabhängig davon, dass für deren Zusammenbau dem [X.] zugeordnete Einzelteile Verwendung finden. Entsprechend verhält es sich mit dem Vorbehalt in 3.8 des Vertrages, wonach Eigentums und Vermögenswerte und Rechte der [X.]    AG, die in oder in Zusammenhang mit der Härterei oder mit Galvanisierungsstätten Anwendung finden, zu den vom Verkauf ausgeschlossenen Gegenständen gehören. Damit sind ebenfalls nur Einzelteile wie die in Anlage [X.] gezeigten Komponenten gemeint, die weiterhin in den Werkstätten von [X.]bestimmten Verarbeitungsschritten (Wärmebehandlung, Galvanisieren; vgl. nachstehend [X.]) unterzogen werden sollten.

Sind danach die Rechte und Eigentums- und Vermögenswerte an Schaltnaben übertragen worden, so gilt das auch für das im Streitfall geltend gemachte [X.]. Es bezieht sich auf eine eine Sachgesamtheit darstellende Vorrichtung und nicht auf deren Einzelteile, und es geht dabei nicht um die Vorbenutzung von auf bestimmte Weise oder nach bestimmten Verfahren hergestellten Nabenkomponenten, sondern von Naben als Vorrichtung mit in einer bestimmten Anordnung zusammengefügten Komponenten, und zwar im Wesentlichen derjenigen, die in der [X.] [X.] dokumentiert ist.

bb) Die vom Berufungsgericht erörterten Fertigungsmodalitäten der Einzelteile rechtfertigen keine abweichende Beurteilung.

Die (weitere) Benutzung eines Schutzrechts in einem fremden Betrieb indiziert für sich genommen nicht dessen Verbleib bei diesem Unternehmen, sondern wird als Fremdfertigung durch das [X.] des Berechtigten so lange gedeckt, wie der [X.] einen bestimmenden wirtschaftlich wirksamen Einfluss auf Art und Umfang der Herstellung und gegebenenfalls des Vertriebs behält (vgl. [X.]/[X.], 10. Aufl., § 12 [X.] Rn. 24 f. mwN). Der Verbleib des [X.]s beim Auftraggeber dieser Fertigung ist in solchen Fällen erst dann infrage gestellt, wenn in der fremden Werkstätte nach eigenen willentlichen Entschließungen ihres Inhabers gearbeitet wird (vgl. [X.], aaO, § 12 [X.] Rn. 24 mwN; Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., § 12 [X.] Rn. 46).

Dementsprechend könnte der Übergang des [X.]s auf die Beklagte zu 1 hier nur dann angezweifelt werden, wenn M.         S.     befugt wäre, die Komponenten nach Gutdünken umzugestalten oder weiterzuentwickeln und auf diese Weise Herrschaft über die Gestaltung des gesamten Produkts gewönne. Das ist nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts aber nicht der Fall. Wie sich aus der von ihm in Bezug genommenen Anlage [X.] ergibt, gestaltet sich der Produktionsprozess beispielsweise von [X.] vielmehr so, dass [X.] bei [X.]hergestellt und dann zu der [X.] zu 1 transportiert werden, um dort - in der Dreherei - weiterbearbeitet zu werden. Anschließend werden diese Werkstücke bei [X.]          wärmebehandelt und nach einem weiteren Transport bei der [X.] zu 1 in die Nabe eingebaut, die von der [X.] zu 1 in den Verkehr gebracht werden. In entsprechender Weise stellt M.         S.      [X.]n als [X.] her, die bei der [X.] zu 1 weiterbearbeitet, danach bei [X.]          wärmebehandelt sowie galvanisiert und nach einem erneuten Transport schließlich bei der [X.] zu 1 für die Endmontage verwendet werden. Genauso ist der Ablauf bei [X.], die als [X.] bei [X.] hergestellt und dort wärmebehandelt werden. Diese Zusammenarbeit wurde nach den ebenfalls unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts auch bei den Komponenten gepflegt, die in die als gebrauchsmusterverletzend angegriffene Nabe eingebaut wurden. Die Herstellung der Nabe liegt damit in den Händen der [X.] zu 1.

Die gegenteilige Sichtweise des Berufungsgerichts liefe, da von [X.]    nicht gesagt werden kann, dass der Gegenstand, auf den sich das [X.] bezieht (die Getriebenabe als Sachgesamtheit), von diesem Unternehmen in eigener Verantwortung hergestellt wird, darauf hinaus, dass das [X.] untergegangen sein müsste, was weder dem Willen der am Vertrag beteiligten Parteien entspräche noch dem in diesem Vertrag geregelten wirtschaftlichen Vorgang angemessen Rechnung trüge. Es kann demjenigen, in dessen Geschäftsbetrieb aufgrund der Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses ein [X.] entstanden ist, nicht verwehrt werden, die Produktion des Erzeugnisses ganz oder teilweise in andere Betriebsstätten und andere Unternehmen auszulagern, solange diese die Bestandteile des Endproduktes nicht zur eigenständigen Vermarktung oder zur Einfügung in ein von dem Vorbenutzer nicht beherrschtes Produkt verwenden. Für denjenigen, der den Geschäftsbetrieb des Vornutzungsberechtigten oder einen abgrenzbaren Teil dieses Betriebs erwirbt, kann nichts anderes gelten. Auch er ist berechtigt, die Produktion ganz oder teilweise in fremde Werkstätten auszulagern oder - was dem gleichsteht - bei dem Veräußerer als fremder Werkstatt zu belassen, solange er bestimmenden Einfluss auf Herstellung und Vertrieb des Endprodukts behält, was regelmäßig jedenfalls dann anzunehmen ist, wenn er zumindest die Endmontage des Produkts vornimmt und das wirtschaftliche Risiko seiner Vermarktung trägt.

V. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Im wiedereröffneten [X.] hat das Berufungsgericht Gelegenheit zu prüfen, ob § 2 des [X.]es bei allseitig interessengerechter Auslegung unter Berücksichtigung des gesamten Vertragswerks einschließlich seiner Anlagen entnommen werden kann, dass das hier in Rede stehende [X.] auf [X.]      übergehen sollte, wie die [X.] in der [X.] geltend gemacht haben.

Wenn das zu verneinen ist, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob [X.]& S.      die Erfindung vor dem [X.] bereits in Benutzung genommen oder die dafür erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (vgl. dazu [X.], Urteil vom 10. September 2009 - [X.], [X.]Z 182, 231 Rn. 15 ff. - Füllstoff). Die Frage, ob der Rechtsstreit nach § 19 [X.] bis zum Abschluss des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens auszusetzen ist, würde sich erst stellen, wenn auch diese Frage zu verneinen sein sollte.